Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
11 gennaio 2024 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Medicinale per uso umano – Certificato protettivo complementare (CPC) – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 9, paragrafo 7 – Immissione sul mercato di prodotti in violazione dei diritti conferiti da un CPC – Misure provvisorie ordinate sulla base di un CPC – Successivo annullamento del CPC e revoca delle misure – Conseguenze – Diritto a un adeguato risarcimento del danno arrecato dalle misure provvisorie – Responsabilità dell’attore che ha chiesto tali misure per il danno da esse causato – Normativa nazionale che prevede una responsabilità oggettiva»
Nella causa C‑473/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche, Finlandia), con decisione del 14 luglio 2022, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2022, nel procedimento
Mylan AB
contro
Gilead Sciences Finland Oy,
Gilead Biopharmaceutics Ireland UC,
Gilead Sciences Inc.,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, N. Piçarra, M. Safjan, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Mylan AB, da A. Jäälinoja e B. Rapinoja, asianajajat;
– per la Gilead Sciences Finland Oy, la Gilead Biopharmaceutics Ireland UC e la Gilead Sciences Inc., da R. Hilli e M. Segercrantz, asianajajat;
– per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;
– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da S.L. Kalėda, P.-J. Loewenthal, J. Ringborg, J. Samnadda e I. Söderlund, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 settembre 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Mylan AB e, dall’altro, la Gilead Sciences Finland Oy, la Gilead Biopharmaceutics Ireland UC e la Gilead Sciences Inc. (in prosieguo, congiuntamente: la «Gilead e a.») in relazione al risarcimento del danno che la Mylan ha subito in conseguenza di una misura provvisoria adottata nei suoi confronti su richiesta della Gilead e a. e successivamente revocata.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 Il primo comma del preambolo dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«accordo sugli ADPIC»), che costituisce l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), è così formulato:
«Desiderosi di ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale e tenendo conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nonché di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi».
4 L’articolo 1 dell’accordo sugli ADPIC, intitolato «Natura e ambito degli obblighi», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:
«I membri danno esecuzione alle disposizioni del presente accordo. Essi hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente accordo, purché tale protezione non contravvenga alle disposizioni dello stesso. Essi inoltre hanno la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure».
5 L’articolo 50 di tale accordo, intitolato «Misure provvisorie», prevede al paragrafo 7:
«Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un’azione o omissione dell’attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest’ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato dalle misure in questione».
Diritto dell’Unione
6 I considerando 4, 5, 7, 8, 10 e 22 della direttiva 2004/48 così recitano:
«(4) A livello internazionale, tutti gli Stati membri e la stessa Comunità [europea], per le questioni di sua competenza, sono legati dall’[accordo sugli ADPIC].
(5) L’accordo sugli ADPIC contiene in particolare alcune disposizioni relative agli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che rappresentano norme comuni applicabili a livello internazionale, attuate in tutti gli Stati membri. È necessario che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, compreso l’accordo sugli ADPIC.
(...)
(7) Dalle consultazioni avviate al riguardo dalla Commissione [europea] risulta che, malgrado l’accordo sugli ADPIC, negli Stati membri sussistono ancora notevoli differenze in relazione agli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, le modalità di applicazione dei provvedimenti provvisori per salvaguardare, in particolare, gli elementi di prova o quelli relativi al calcolo dei risarcimenti o le modalità di applicazione dei procedimenti inibitori d’urgenza variano notevolmente da uno Stato all’altro. (...)
(8) Le disparità tra gli ordinamenti dei singoli Stati membri in materia di strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno e rendono impossibile assicurare che i diritti di proprietà intellettuale beneficino di un livello di tutela omogeneo su tutto il territorio della Comunità. (...)
(...)
(10) L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare [le legislazioni degli Stati membri] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.
(...)
(22) È altresì indispensabile definire misure provvisorie che consentano la cessazione immediata della violazione, senza la necessità di attendere la decisione nel merito, nel rispetto dei diritti della difesa, assicurando la proporzionalità delle misure provvisorie in funzione delle specificità di ciascuna situazione e avendo adottato tutte le garanzie necessarie a coprire le spese o i danni causati alla parte convenuta in caso di domande infondate. Queste misure appaiono particolarmente giustificate nei casi in cui è debitamente accertato che un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto».
7 Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva:
«La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente direttiva i termini “diritti di proprietà intellettuale” includono i diritti di proprietà industriale».
8 L’articolo 2 della suddetta direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», al suo paragrafo 3, dispone quanto segue:
«La presente direttiva fa salv[i]:
(...)
b) gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell’accordo sugli ADPIC, inclusi quelli concernenti i procedimenti e le sanzioni penali;
(...)».
9 Il capo II della direttiva 2004/48, intitolato «Misure, procedure e mezzi di ricorso», contiene gli articoli da 3 a 15 della direttiva in parola. L’articolo 3 di quest’ultima, intitolato «Obbligo generale», prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.
2. Le misure, le procedure e i mezzi [di] ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».
10 L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Misure di protezione delle prove», è così formulato:
«1. Ancor prima dell’instaurazione del giudizio di merito, gli Stati membri assicurano che la competente autorità giudiziaria, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l’asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all’occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Queste misure sono adottate, all’occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.
(...)
4. Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un’azione o omissione dell’attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest’ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.
(...)».
11 L’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Misure provvisorie e cautelari», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell’attore:
a) emettere nei confronti del presunto autore della violazione un’ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e, imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare l’azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare; un’ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, contro un intermediario, i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale; ingiunzioni contro intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o un diritto connesso sono contemplate dalla direttiva 2001/29/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10)];
b) disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale per impedirne l’ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
2. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale gli Stati membri assicurano che, quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, l’autorità giudiziaria competente possa disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi. A tal fine la competente autorità può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l’appropriato accesso alle pertinenti informazioni.
3. L’autorità giudiziaria ha facoltà, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, di richiedere all’attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente.
4. Gli Stati membri assicurano che le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 possano, ove opportuno, essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto. In tal caso le parti ne vengono informate, senza indugio, al più tardi dopo l’esecuzione delle misure.
Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.
5. Gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l’attore non promuove un’azione di merito dinanzi all’autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall’autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.
6. Le competenti autorità giudiziarie possono subordinare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare l’eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, quale previsto al paragrafo 7.
7. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un’azione o omissione dell’attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest’ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione».
Diritto finlandese
12 Il capo 7 dell’oikeudenkäymiskaari (codice di procedura giurisdizionale) contiene un articolo 11 da cui risulta che, nel caso in cui una misura provvisoria sia stata ottenuta senza necessità su richiesta di una parte, quest’ultima deve risarcire la controparte per il danno arrecato da tale misura e dalla sua attuazione, comprese le spese sostenute.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 Il 3 dicembre 2009 il Patentti – ja rekisterihallitus (Ufficio nazionale dei brevetti e della registrazione, Finlandia) ha rilasciato alla Gilead e a., sulla base del brevetto europeo n. EP 0 915 894, che designa la Repubblica di Finlandia, il certificato protettivo complementare n. 266 «Ténofovir disoproxil (TD) e suoi sali, idrati, tautomeri e solventi, in combinazione con l’emtricitabina» (in prosieguo: il «CPC controverso») per un medicinale antiretrovirale indicato per il trattamento delle persone affette da HIV.
14 Nella primavera del 2017 la Mylan ha presentato offerte per appalti pubblici organizzati da due distretti sanitari finlandesi al fine di fornire il suo medicinale generico «EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mg, compressa rivestita con film» (in prosieguo: il «medicinale generico di cui trattasi»). Essa si è aggiudicata entrambi gli appalti.
15 Il brevetto europeo n. EP 0 915 894 è scaduto il 25 luglio 2017.
16 Il 15 settembre 2017 la Gilead e a. hanno adito il markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche, Finlandia) con un’azione per contraffazione del CPC controverso diretta contro la Mylan. La Gilead e a. hanno altresì presentato una domanda di misure provvisorie nei confronti della Mylan. Quest’ultima società si è opposta all’azione per contraffazione e alla domanda di misure provvisorie. Il 30 novembre 2017 essa ha altresì proposto un’azione di dichiarazione di nullità del CPC controverso dinanzi al medesimo giudice.
17 Con decisione del 21 dicembre 2017, il markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche) ha accolto la domanda della Gilead e a. diretta ad ottenere misure provvisorie sulla base del CPC controverso e ha vietato alla Mylan, a pena di un’ammenda di EUR 500 000, di offrire, immettere in commercio e utilizzare il medicinale generico di cui trattasi durante il periodo di validità del CPC controverso, nonché di importare, fabbricare e detenere a tali scopi il medicinale generico di cui trattasi. Esso ha inoltre disposto il mantenimento in vigore di tali misure fino alla decisione nel merito della causa, o fino a nuovo ordine.
18 Le misure provvisorie summenzionate sono state successivamente annullate, su richiesta della Mylan, con decisione del Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia) dell’11 aprile 2019.
19 Con sentenza del 25 settembre 2019, il markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche) ha annullato il CPC controverso. Tale sentenza è stata impugnata dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema), il quale, con decisione del 13 novembre 2020, ha respinto la domanda di ammissione dell’impugnazione della Gilead e a., rendendo così definitiva detta sentenza.
20 Sul fondamento dell’articolo 11 del capo 7 del codice di procedura giurisdizionale, che recepisce nel diritto finlandese l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, la Mylan ha quindi chiesto al markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche), giudice del rinvio nella presente causa, di condannare la Gilead e a. a versarle un risarcimento per un importo di EUR 2 367 854,99, maggiorato di interessi di mora, a titolo di riparazione dei danni causati dalle misure provvisorie ottenute senza necessità sulla base del CPC controverso, che è stato successivamente annullato.
21 Secondo la Mylan, l’interpretazione di tale articolo 9, paragrafo 7, da parte della Corte nella sentenza del 12 settembre 2019, Bayer Pharma (C‑688/17; in prosieguo: la «sentenza Bayer Pharma», EU:C:2019:722), non consente di concludere che tale direttiva osti all’applicazione del principio di responsabilità oggettiva, previsto dal diritto finlandese. Al contrario, la Gilead e a. sostengono che la sentenza Bayer Pharma ha elaborato un’interpretazione di tale disposizione che impedisce di riconoscere un obbligo di risarcimento per il solo motivo che il CPC controverso, la cui contraffazione ha giustificato l’adozione dell’ordinanza di misure provvisorie, è stato successivamente annullato.
22 Il giudice del rinvio osserva che, secondo la giurisprudenza e la dottrina finlandesi, l’articolo 11 del capo 7 del codice di procedura giurisdizionale prevede una responsabilità senza colpa, vale a dire una responsabilità oggettiva. Ne conseguirebbe che chiunque ottenga una misura provvisoria è tenuto a risarcire il danno se il titolo di proprietà intellettuale sulla base del quale tale misura provvisoria è stata concessa viene successivamente annullato.
23 Ciò premesso, esso rileva che, secondo una giurisprudenza finlandese costante, anche nei casi previsti da tale disposizione l’importo del risarcimento può essere ridotto per il motivo che il convenuto ha esso stesso reso possibile il verificarsi del danno o non ha adottato le misure ragionevoli per prevenirlo o limitarlo e ha così contribuito al suo verificarsi.
24 Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che il principio della responsabilità oggettiva, quale figura nell’ordinamento giuridico finlandese, è altresì preso in considerazione al momento della concessione di una misura provvisoria. Affinché una siffatta misura possa essere concessa occorrerebbe, infatti, valutare la probabilità che il titolo di proprietà intellettuale su cui si fonda tale misura sia annullato in esito ad un’eventuale azione di nullità. Per quanto riguarda i danni rispettivamente subiti, occorrerebbe ponderare, da un lato, il danno causato dalla concessione della misura provvisoria per il soggetto contro cui essa è diretta e, dall’altro, il danno che l’attore subirebbe se la misura provvisoria non fosse concessa.
25 Tuttavia, tenuto conto dell’interpretazione adottata dalla Corte nella sentenza Bayer Pharma, il giudice del rinvio si chiede se un regime di risarcimento fondato sulla responsabilità oggettiva possa essere considerato compatibile con l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48.
26 È in tale contesto che il markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una disciplina del risarcimento del danno vigente in Finlandia e fondata sulla responsabilità oggettiva (...) debba essere ritenuta compatibile con l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva [2004/48].
2) In caso di risposta negativa alla prima questione: su quale tipologia di responsabilità per danni si fondi quindi la responsabilità ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva [2004/48]. Se si debba ritenere che tale responsabilità integra una forma di responsabilità per colpa, una forma di responsabilità per abuso del diritto o una responsabilità ad altro titolo.
3) Con riferimento alla seconda questione: si chiede di specificare quali siano le circostanze di cui occorre tener conto nel verificare la sussistenza di una responsabilità.
4) Se, in particolare, per quanto attiene alla terza questione, la valutazione debba fondarsi unicamente sulle circostanze note all’atto dell’ottenimento della misura provvisoria o se possa essere preso in considerazione, ad esempio, il fatto che il diritto di proprietà intellettuale, la cui asserita violazione ha giustificato la misura provvisoria, è stato dichiarato nullo ex tunc successivamente all’ottenimento di tale misura e, in caso affermativo, quale valore occorra attribuire a quest’ultima circostanza».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
27 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di risarcimento del danno eventualmente arrecato da una misura provvisoria, ai sensi di tale disposizione, fondato su un regime di responsabilità oggettiva dell’attore che ha chiesto tali misure, nell’ambito del quale il giudice è tuttavia legittimato ad adeguare l’importo del risarcimento tenendo conto delle circostanze del caso di specie, ivi compresa l’eventuale partecipazione del convenuto alla realizzazione del danno.
28 L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48 prevede che un titolare di un diritto di proprietà intellettuale possa chiedere alle competenti autorità giudiziarie l’adozione di varie misure provvisorie elencate in tale disposizione, che consentono, in particolare, la cessazione immediata della violazione di tale diritto senza la necessità di attendere una decisione nel merito. Tali misure provvisorie devono tuttavia, come indicato dal considerando 22 di detta direttiva, essere adottate nel rispetto dei diritti della difesa, essere proporzionate rispetto alle specificità di ciascuna situazione e adottare tutte le garanzie necessarie a coprire le spese o i danni causati alla parte convenuta in caso di domande infondate.
29 In tale prospettiva, l’articolo 9, paragrafo 7, di detta direttiva prevede che, qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un’azione o omissione dell’attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare a tale attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest’ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.
30 Risulta quindi chiaramente dal tenore letterale di tale disposizione che spetta all’autorità giudiziaria investita di una siffatta domanda esaminare se le tre condizioni previste a detta disposizione siano soddisfatte. In primo luogo, essa deve verificare che le misure provvisorie siano state revocate o abbiano cessato di essere applicabili a causa di un’azione o di un’omissione dell’attore, o che non vi sia stata violazione o minaccia di violazione del diritto di proprietà intellettuale di tale attore. In secondo luogo, essa deve valutare l’esistenza di un danno. In terzo luogo, essa deve stabilire se vi sia un nesso di causalità tra tale danno e dette misure.
31 Tuttavia, occorre constatare che la stessa disposizione non menziona tra tali condizioni l’esistenza di una colpa dell’attore che ha chiesto le misure provvisorie.
32 Al fine di determinare se l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 imponga agli Stati membri un regime di responsabilità specifico nei confronti dell’attore che ha chiesto misure provvisorie, occorre prendere in considerazione il contesto in cui si inserisce tale disposizione, gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui essa fa parte nonché la genesi di quest’ultima.
33 A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni di tale direttiva mirano a disciplinare non già tutti gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale, ma solo quelli inerenti, da un lato, al rispetto di tali diritti e, dall’altro, alle violazioni di questi ultimi, prescrivendo l’esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a porre fine o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente. In tal modo, il legislatore dell’Unione ha scelto di procedere ad un’armonizzazione minima relativamente al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in generale (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Koch Media, C‑559/20, EU:C:2022:317, punti 31 e 32 nonché giurisprudenza ivi citata).
34 Per quanto riguarda, più precisamente, il diritto al risarcimento del danno subito dal convenuto a causa delle misure provvisorie, la formulazione dell’articolo 9, paragrafo 7, di detta direttiva corrisponde, in sostanza, a quella dell’articolo 50, paragrafo 7, dell’accordo sugli ADPIC. Orbene, tale accordo prevede espressamente, al suo articolo 1, paragrafo 1, che i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio hanno la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni di detto accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure.
35 Pertanto, riprendendo, all’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, la formulazione molto ampia dell’articolo 50, paragrafo 7, dell’accordo sugli ADPIC, il legislatore dell’Unione ha manifestato la propria volontà, da un lato, di non armonizzare le norme relative al risarcimento del convenuto al di là di quanto richiesto da tale accordo e, dall’altro, di lasciare agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto all’attuazione concreta del regime di responsabilità dell’attore.
36 Ne consegue che l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, letto alla luce dell’articolo 50, paragrafo 7, dell’accordo sugli ADPIC, deve essere interpretato nel senso che esso prevede uno standard minimo per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, lasciando nel contempo, in linea di principio, agli Stati membri un margine di discrezionalità che consenta loro di optare, eventualmente, per un regime di responsabilità oggettiva o per un regime di responsabilità per colpa.
37 È vero che, nella sentenza Bayer Pharma, la Corte ha dichiarato che l’articolo 9, paragrafo 7, di tale direttiva non ostava, in linea di principio, a una normativa nazionale che neghi un risarcimento al convenuto che ha subito misure provvisorie qualora egli non abbia adottato la condotta che generalmente ci si può attendere da chiunque voglia evitare o ridurre il suo danno, anche qualora il brevetto sulla base del quale tali misure erano state concesse sia stato successivamente dichiarato nullo. La Corte ha tuttavia espressamente precisato che una siffatta normativa era compatibile con tale disposizione solo a condizione che il giudice potesse prendere in considerazione, al fine di pervenire eventualmente a tale diniego, tutte le circostanze della causa (v., in tal senso, sentenza Bayer Pharma, punto 71).
38 Tuttavia, considerato che in tale sentenza la Corte ha circoscritto la sua risposta a un’ipotesi specifica, da detta sentenza non si può dedurre che l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 preveda un risarcimento del convenuto solo in caso di colpa dell’attore che ha chiesto le misure provvisorie. La Corte, come risulta dal punto 51 della sentenza Bayer Pharma, ha unicamente inteso ricordare all’autorità giudiziaria che spetta ad essa valutare le circostanze specifiche della causa di cui è investita al fine di decidere se occorra condannare l’attore a corrispondere al convenuto un risarcimento «adeguato», vale a dire giustificato alla luce di tali circostanze.
39 Se è vero, infatti, che la facoltà dei giudici nazionali competenti di concedere un siffatto risarcimento è strettamente soggetta alle condizioni enunciate all’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, il fatto che tali condizioni siano soddisfatte, in una causa specifica, non implica che tali giudici siano automaticamente e in ogni caso tenuti a condannare l’attore a risarcire il danno eventualmente subito dal convenuto a causa di dette misure (v., in tal senso, sentenza Bayer Pharma, punto 52).
40 Ne consegue che, nel recepire l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, gli Stati membri devono tener conto del requisito secondo cui il giudice deve poter prendere in considerazione tutte le circostanze della causa di cui è investito, ivi compresa la condotta delle parti (v., in tal senso, sentenza Bayer Pharma, punto 71), e ciò indipendentemente dal regime di responsabilità adottato.
41 Il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per tale recepimento è parimenti disciplinato dalle prescrizioni dell’articolo 3 della direttiva 2004/48. Infatti, i mezzi previsti da tali Stati per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in applicazione di detta direttiva devono essere, in particolare, ai sensi di tale articolo 3, equi, proporzionati e dissuasivi, nonché essere applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo, la cui tutela è, conformemente al primo comma del preambolo dell’accordo sugli ADPIC, uno degli obiettivi di tale accordo, nonché prevedere salvaguardie contro gli abusi.
42 Per stabilire se un regime di responsabilità oggettiva sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 3 della direttiva 2004/48, occorre collocarlo nel contesto delle misure provvisorie previste all’articolo 9 di tale direttiva e verificare se il sistema risultante dalla loro combinazione sia equo, proporzionato e se non crei ostacoli al commercio legittimo pur restando dissuasivo.
43 Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, secondo la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, un attore che abbia ottenuto una misura provvisoria senza necessità o senza fondamento deve risarcire il convenuto per il danno arrecato dalla misura provvisoria e dalla sua esecuzione, nonché per le relative spese sostenute. Non è quindi necessario, nell’ambito di una siffatta normativa, che l’attore incorra in colpa affinché sorga la sua responsabilità. Ne consegue che chiunque chieda una misura provvisoria è tenuto a versare un risarcimento per riparare al danno causato da tale misura qualora il diritto di proprietà intellettuale sulla base del quale detta misura è stata concessa venga successivamente dichiarato nullo. Ciò premesso, secondo la giurisprudenza nazionale, l’importo del risarcimento può essere ridotto qualora il convenuto abbia esso stesso reso possibile il verificarsi del danno o non abbia adottato le misure ragionevoli per prevenire o limitare il danno e abbia così contribuito al suo verificarsi.
44 Per quanto riguarda, in primo luogo, il carattere proporzionato ed equo di un sistema di misure provvisorie che integra un regime di responsabilità oggettiva per garantire il risarcimento di un convenuto che ha subito un danno causato da misure provvisorie infondate, si deve constatare che, con la direttiva 2004/48, il legislatore dell’Unione ha previsto strumenti giuridici che consentono di attenuare in modo globale il rischio che il convenuto subisca un danno a causa delle misure provvisorie e, pertanto, di tutelarlo (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Phoenix Contact, C‑44/21, EU:C:2022:309, punto 44). In tal modo, il legislatore dell’Unione ha voluto garantire un equilibrio tra un livello elevato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e i diritti e le libertà del convenuto.
45 Dalle misure, dalle procedure e dai mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/08 emerge, infatti, che i rimedi giurisdizionali diretti ad assicurare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale sono integrati da azioni di risarcimento strettamente connesse ai primi. Così, da un lato, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva prevedono misure cautelari e provvisorie volte, in particolare, a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, e comprendenti segnatamente il sequestro di prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di questo tipo. Dall’altro lato, al fine di garantire l’equilibrio di cui al punto 44 della presente sentenza, l’articolo 7, paragrafo 4, e l’articolo 9, paragrafo 7, di detta direttiva prevedono misure che permettono al convenuto di chiedere un risarcimento nel caso in cui successivamente emerga che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Come risulta dal considerando 22 della medesima direttiva, tali misure di risarcimento costituiscono garanzie che il legislatore ha ritenuto necessarie per controbilanciare le misure provvisorie celeri ed efficaci da lui stesso previste (sentenza del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 74).
46 Non si può sostenere che un meccanismo di responsabilità oggettiva come quello di cui trattasi nel procedimento principale metta in discussione l’equilibrio descritto al punto precedente, dissuadendo il titolare di un diritto di proprietà intellettuale dall’agire in giudizio e dall’avvalersi di tale diritto. Infatti, le misure provvisorie sono destinate a prevenire una violazione imminente di un siffatto diritto o ad impedire la prosecuzione di un presunto atto di contraffazione. Tuttavia, se alla fine risulta che non vi è stata violazione di tale diritto, viene meno il fondamento delle misure provvisorie, il che obbliga, in linea di principio, l’attore a risarcire qualsiasi danno causato da tali misure infondate. A quest’ultimo proposito, occorre tuttavia rilevare che un meccanismo di responsabilità oggettiva come quello di cui trattasi nel procedimento principale, nell’ambito del quale il giudice adito può prendere in considerazione tutte le circostanze del caso di specie, ivi compresa l’eventuale partecipazione del convenuto alla realizzazione del danno, consente in particolare di adeguare l’importo del risarcimento e, in tal modo, di attenuare un eventuale effetto dissuasivo per il titolare del diritto di proprietà intellettuale.
47 Il fatto che l’attore che ha chiesto le misure sia tenuto a valutare il rischio della loro esecuzione corrisponde al rischio che il convenuto assume decidendo di commercializzare prodotti che possono costituire una contraffazione. Pertanto, un meccanismo di responsabilità oggettiva, fondato sul rischio assunto dall’attore, appare proporzionato all’obiettivo del legislatore dell’Unione di garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale attenuando nel contempo in modo globale il rischio che il convenuto subisca un pregiudizio a causa delle misure provvisorie.
48 Del resto, l’equilibrio dei diritti dell’attore e del convenuto risulta perfettamente garantito da un meccanismo di responsabilità oggettiva come quello di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, la circostanza che il convenuto non debba dimostrare una colpa in cui sia incorso l’attore costituisce la contropartita del fatto che tale attore ha potuto ottenere siffatte misure senza dover fornire la prova definitiva di un’eventuale contraffazione, conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2004/48.
49 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’assenza di ostacoli al commercio legittimo, occorre rilevare che la presunzione di validità di un diritto di proprietà intellettuale consente al suo titolare di agire e di chiedere misure provvisorie prima di qualsiasi azione di merito. Tuttavia, quest’ultimo deve agire per contraffazione entro il termine impartito dall’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48, azione, questa, che è generalmente accompagnata da un’azione o da una domanda riconvenzionale di nullità di detto diritto ad opera del convenuto. Se, in esito a tali procedimenti, il diritto di proprietà intellettuale che ha costituito il fondamento delle misure provvisorie viene annullato retroattivamente, come è avvenuto nel procedimento principale, si deve allora constatare che gli atti del convenuto impediti da tali misure rientravano pienamente nel commercio legittimo e non avrebbero dovuto essere ostacolati. Analogamente, in tale ipotesi, l’elevato livello di tutela della proprietà intellettuale voluto dal legislatore dell’Unione non può essere invocato dal momento che il diritto di proprietà intellettuale, annullato retroattivamente, è considerato come mai esistito. Ne consegue che un sistema di misure provvisorie che integra un regime di responsabilità oggettiva come quello di cui trattasi nel procedimento principale non crea ostacoli al commercio legittimo.
50 Per quanto riguarda, in terzo luogo, il carattere dissuasivo di un sistema di misure provvisorie, come quello previsto all’articolo 9 della direttiva 2004/48, che integra un regime di responsabilità oggettiva come quello descritto al punto 43 della presente sentenza, occorre rilevare che, poiché il giudice investito di una domanda di risarcimento può tener conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la condotta del convenuto, per determinare l’importo del risarcimento, un siffatto regime di responsabilità oggettiva non può mettere in discussione il carattere dissuasivo del sistema di misure provvisorie. Infatti, il diritto al risarcimento è strettamente circoscritto ai danni subiti dal convenuto e causati dalle misure provvisorie infondate richieste dal titolare del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi. In tale prospettiva, il diritto al risarcimento previsto all’articolo 9, paragrafo 7, di tale direttiva non può essere invocato per coprire la parte del danno che risulta dalla condotta di tale convenuto e che ha eventualmente portato ad aggravare il danno inizialmente causato dalle misure provvisorie.
51 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di risarcimento del danno eventualmente arrecato da una misura provvisoria, ai sensi di tale disposizione, fondato su un regime di responsabilità oggettiva dell’attore che ha chiesto tali misure, nell’ambito del quale il giudice è autorizzato ad adeguare l’importo del risarcimento tenendo conto delle circostanze del caso di specie, ivi compresa l’eventuale partecipazione del convenuto alla realizzazione del danno.
Sulle questioni dalla seconda alla quarta
52 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, e poiché le questioni dalla seconda alla quarta sono sollevate solo nell’ipotesi di una risposta negativa a quest’ultima, non occorre rispondere a tali questioni.
Sulle spese
53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di risarcimento del danno eventualmente arrecato da una misura provvisoria, ai sensi di tale disposizione, fondato su un regime di responsabilità oggettiva dell’attore che ha chiesto tali misure, nell’ambito del quale il giudice è autorizzato ad adeguare l’importo del risarcimento tenendo conto delle circostanze del caso di specie, ivi compresa l’eventuale partecipazione del convenuto alla realizzazione del danno.
Firme