Sag T-133/09

I Marchi Italiani Srl og

Antonio Basile

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker – ugyldighedssag – EF-figurmærket B. Antonio Basile 1952 – det ældre nationale ordmærke BASILE – relativ registreringshindring – rettighedsfortabelse på grund af passivitet – artikel 53, stk. 2, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 54, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009) – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)«

Sammendrag af dom

1.      EF-varemærker – klagesag – indbringelse af klager for Unionens retsinstanser – Rettens kompetence – prøvelse af lovligheden af appelkamrenes afgørelser – Rettens hensyntagen til retlige og faktiske omstændigheder, som ikke tidligere havde været forelagt Harmoniseringskontorets instanser – udelukket

Rettens procesreglement, art. 135, stk. 4; Rådets forordning nr. 40/94, art. 63)

2.      EF-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – rettighedsfortabelse på grund af passivitet – præklusionsfrist – begyndelsestidspunkt

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 53, stk. 2)

3.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – vurdering af risikoen for forveksling

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

4.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – lighed mellem de pågældende varemærker – bedømmelseskriterier – sammensat varemærke

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

5.      EF-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – relative ugyldighedsgrunde – eksistensen af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – figurmærke B. Antonio Basile 1952 og ordmærke BASILE

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b), og art. 52, stk. 1, litra a)]

1.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 16, 19 og 23)

2.      Fire betingelser skal være opfyldt, for at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet begynder at løbe i en situation, hvor der er tale om brug af et yngre varemærke, som er identisk med eller til forveksling ligner et ældre varemærke. For det første skal det yngre varemærke være registreret, for det andet skal dets indehaver have ansøgt om det i god tro, for det tredje skal brugen af det være gjort i den medlemsstat, i hvilken det ældre varemærke er registreret, og endelig for det fjerde skal indehaveren af det ældre varemærke have kendskab til brugen af dette varemærke efter dets registrering.

Formålet med artikel 53, stk. 2, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker er at pålægge de indehavere af ældre varemærker, der i fem på hinanden følgende år har tålt brugen af et yngre EF-varemærke med kendskab til denne brug, en sanktion i form af fortabelse af muligheden for at anlægge ugyldighedssøgsmål eller rejse indsigelse mod det nævnte varemærke, som dermed vil kunne eksistere side om side med det ældre varemærke. Indehaveren af det ældre varemærke har fra det tidspunkt, hvor han får kendskab til brugen af det yngre EF-varemærke, mulighed for ikke at tåle brugen og dermed for at rejse indsigelse herimod eller indgive en begæring om, at det yngre varemærke erklæres ugyldigt. Indehaveren af det ældre varemærke kan ikke anses for at have tålt brugen af det yngre EF-varemærke efter at have fået kendskabs hertil, hvis han ikke var i stand til hverken at rejse indsigelse mod brugen af varemærket eller at begære det erklæret ugyldigt.

Ifølge formålsfortolkningen af artikel 53, stk. 2, i forordning nr. 40/94 er det relevante udgangspunkt for fristen for rettighedsfortabelse tidspunktet, hvor der er opnået kendskab til brugen af dette varemærke. Dette tidspunkt kan kun ligge efter varemærkets registrering, som er det tidspunkt, hvorfra der er erhvervet ret til EF-varemærket (jf. syvende betragtning til forordning nr. 40/94), og hvorfra der gøres brug af varemærket som et registreret varemærke på markedet, og tredjemand derfor kan opnå kendskab til denne brug. Som følge heraf begynder fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet at løbe på det tidspunkt, hvor indehaveren af det ældre varemærke har opnået kendskab til brugen af det yngre EF-varemærke, dvs. efter dets registrering og ikke på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om EF-varemærket.

(jf. præmis 31-33)

3.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 38, 40 og 62)

4.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 41, 42, 45 og 46)

5.      Der består – for den italienske forbruger – en risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, mellem figurmærket B. Antonio Basile 1952, der er registreret som EF-varemærke for »skjorter, trikotagevarer, tøj til herrer, damer og børn, med undtagelse af skindfrakker, slips, undertøj, sko, hatte, sokker, tørklæder til herrer, damer og børn«, som henhører under i Nicearrangementets klasse 25, og ordmærket BASILE, der tidligere er blevet registreret i Italien som internationalt varemærke for »yderbeklædningsgenstande til mænd, lædervarer, strikvarer og andre varer såsom jakker, bukser, herunder cowboybukser, skjorter, skjortebluser, T-shirts, undertrøjer, trøjer, jakker, overfrakker, regnfrakker, frakker, jakkesæt, badetøj, badekåber«, som henhører under samme klasse, for så vidt som de omtvistede varemærker omhandler varer af samme eller lignende art, og de omtvistede varemærker ligner hinanden.

(jf. præmis 61, 63, 64 og 69)