Sprawa T‑133/09
I Marchi Italiani Srl
i Antonio Basile
przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)
Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny wspólnotowy znak towarowy B. Antonio Basile 1952 – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy BASILE – Względna podstawa odmowy rejestracji – Utrata roszczenia w wyniku tolerowania – Artykuł 53 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 54 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009] – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009)
Streszczenie wyroku
1. Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu Unii – Właściwość Sądu – Kontrola zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych – Uwzględnienie przez Sąd okoliczności faktycznych i prawnych nieprzedstawionych wcześniej przed instancjami Urzędu – Wyłączenie
(regulamin postępowania przed Sądem, art. 135 ust. 4; rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 63)
2. Wspólnotowy znak towarowy – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Utrata roszczenia w wyniku tolerowania – Termin zawity – Rozpoczęcie biegu terminu
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 53 ust. 2)
3. Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))
4. Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych – Kryteria oceny – Złożony znak towarowy
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))
5. Wspólnotowy znak towarowy – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Względne podstawy unieważnienia – Istnienie wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Graficzny znak towarowy B. Antonio Basile 1952 i słowny znak towarowy BASILE
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b), art. 52 ust. 1 lit. a))
1. Zobacz tekst orzeczenia.
(por. pkt 16, 19, 23)
2. Aby termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania późniejszego znaku towarowego identycznego ze znakiem wcześniejszym lub łudząco do niego podobnym mógł rozpocząć swój bieg, konieczne jest spełnienie czterech przesłanek. Po pierwsze, późniejszy znak towarowy musi zostać zarejestrowany. Po drugie, zgłoszenie późniejszego znaku towarowego musi zostać dokonane w dobrej wierze. Po trzecie, późniejszy znak towarowy musi być używany w państwie członkowskim, w którym chroniony jest znak wcześniejszy. Po czwarte, właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi wiedzieć o fakcie używania późniejszego znaku towarowego po uzyskaniu rejestracji.
Celem art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego jest ukaranie właścicieli wcześniejszych znaków towarowych, którzy tolerowali przez kolejne pięć lat używanie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, mając świadomość tego używania, poprzez utratę możliwości domagania się unieważnienia prawa do takiego znaku lub sprzeciwienia się takiemu używaniu, w wyniku czego późniejszy znak towarowy może współistnieć ze znakiem wcześniejszym. Z chwilą, w której właściciel wcześniejszego znaku towarowego dowiedział się o używaniu późniejszego znaku towarowego, ma on możliwość odmówienia tolerowania takiego stanu rzeczy i wniesienia w następstwie sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie prawa do późniejszego znaku towarowego. Nie można uznać, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego tolerował używanie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, mając świadomość takiego używania, jeśli nie był w stanie sprzeciwić się jego używaniu ani domagać się jego unieważnienia.
Z wykładni celowościowej art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że właściwym momentem do obliczenia rozpoczęcia biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania jest chwila powzięcia wiedzy o używaniu znaku towarowego. Moment ten może przypadać wyłącznie po rejestracji znaku towarowego, z którą to chwilą zostaje uzyskane prawo do wspólnotowego znaku towarowego (zob. motyw siódmy rozporządzenia nr 40/94) i wspomniany znak zaczyna być używany na rynku jako zarejestrowany znak towarowy, w wyniku czego osoby trzecie mogą powziąć wiadomość o jego używaniu. Stąd też termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania biegnie od chwili, w której właściciel wcześniejszego znaku towarowego dowiedział się o używaniu późniejszego wspólnotowego znaku towarowego po jego rejestracji, a nie od chwili dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.
(por. pkt 31–33)
3. Zobacz tekst orzeczenia.
(por. pkt 38, 40, 62)
4. Zobacz tekst orzeczenia.
(por. pkt 41, 42, 45, 46)
5. Istnieje w odczuciu konsumenta włoskiego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w przypadku oznaczenia graficznego B. Antonio Basile 1952 zarejestrowanego jako wspólnotowy znak towarowy w odniesieniu do „koszul, nakryć głowy, odzieży wierzchniej dla mężczyzn, kobiet i dzieci, z wyjątkiem odzieży skórzanej, krawatów, bielizny, obuwia, kapeluszy, skarpetek, szalików dla mężczyzn, kobiet i dzieci” należących do klasy 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i słownego znaku towarowego BASILE, zarejestrowanego wcześniej we Włoszech jako międzynarodowy znak towarowy w odniesieniu do „okryć wierzchnich dla mężczyzn wykonanych z tkaniny, skór, trykotu bądź innych materiałów, takich jak kurtek, spodni, w tym dżinsów, koszul, koszulek, t-shirtów, podkoszulek, swetrów, bluz, palt, odzieży wodoodpornej, płaszczy, garniturów, strojów kąpielowych, szlafroków” należących do tej samej klasy, ze względu na identyczność bądź analogię towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami i podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych.
(por. pkt 61, 63, 64, 69)