Vec T‑133/09

I Marchi Italiani Srl

a Antonio Basile

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Spoločenstva B. Antonio Basile 1952 – Skoršia národná slovná ochranná známka BASILE – Relatívny dôvod zamietnutia – Prepadnutie práv v dôsledku strpenia – Článok 53 ods. 2 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 54 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009] – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 nariadenia č. 207/2009]“

Abstrakt rozsudku

1.      Ochranná známka Spoločenstva – Opravné prostriedky – Žaloba pred súdom Únie – Právomoc Všeobecného súdu – Preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov – Zohľadnenie právnych a skutkových okolností, ktoré predtým neboli predložené inštanciám Úradu, Všeobecným súdom – Vylúčenie

(Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 135 ods. 4; nariadenie Rady č. 40/94, článok 63)

2.      Ochranná známka Spoločenstva – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Prepadnutie práv v dôsledku strpenia – Lehota na prepadnutie práv – Začiatok plynutia

(Nariadenie Komisie č. 40/94, článok 53 ods. 2)

3.      Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou – Posúdenie pravdepodobnosti zámeny

[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]

4.      Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Podobnosť medzi dotknutými ochrannými známkami – Kritériá posúdenia – Kombinovaná ochranná známka

[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]

5.      Ochranná známka Spoločenstva – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Relatívne dôvody neplatnosti – Existencia zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou – Obrazová ochranná známka B. Antonio Basile 1952 a slovná ochranná známka BASILE

[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 52 ods. 1 písm. a)]

1.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 16, 19, 23)

2.      Na to, aby v prípade používania neskoršej ochrannej známky, ktorá je so skoršou ochranou známkou zhodná alebo podobná a zameniteľná, začala plynúť lehota na prepadnutie práv v dôsledku strpenia, musia byť splnené štyri podmienky. Po prvé musí byť neskoršia ochranná známka zapísaná, po druhé musí byť jej zápis vykonaný v dobrej viere jej majiteľom, po tretie musí byť používaná v členskom štáte, v ktorom je chránená skoršia ochranná známka, a napokon po štvrté si majiteľ skoršej ochrannej známky musí byť vedomý používania tejto ochrannej známky po jej zápise.

Účelom článku 53 ods. 2 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva je totiž sankcionovať majiteľov skorších ochranných známok, ktorý strpeli používanie neskorších ochranných známok Spoločenstva počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si boli tohto používania vedomí, stratou práv na podanie návrhov na vyhlásenie neplatnosti a námietok proti uvedenej ochrannej známke, ktorá tak bude môcť existovať popri skoršej ochrannej známke. Majiteľ skoršej ochrannej známky má možnosť nestrpieť používanie neskoršej ochrannej známky Spoločenstva, a teda namietať proti neskoršej ochrannej známke alebo navrhnúť vyhlásenie jej neplatnosti, od okamihu, keď sa o používaní dozvie. Nemožno usudzovať, že majiteľ skoršej ochrannej známky strpel požívanie neskoršej ochrannej známky Spoločenstva po tom, ako sa dozvedel o jej používaní, ak nemohol namietať proti jej používaniu ani navrhnúť vyhlásenie jej neplatnosti.

Z teleologického výkladu článku 53 ods. 2 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že relevantným dňom pri výpočte východiskového bodu lehoty na prepadnutie práv je deň nadobudnutia vedomosti o používaní tejto ochrannej známky. Tento deň nemôže nastať skôr ako deň jej zápisu, ktorý je okamihom, keď sa nadobúdajú práva k ochrannej známke (pozri odôvodnenie 7 nariadenia č. 40/94) a uvedená ochranná známka sa na trhu používa ako zapísaná ochranná známka, teda o jej používaní sa môžu dozvedieť tretie osoby. Preto lehota na prepadnutie práv v dôsledku strpenia začína plynúť od okamihu, keď sa majiteľ skoršej ochrannej známky dozvedel o používaní neskoršej ochrannej známky po jej zapísaní, a nie od okamihu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

(pozri body 31 – 33)

3.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 38, 40, 62)

4.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 41, 42, 45, 46)

5.      Pre talianskeho spotrebiteľa existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva medzi obrazovým označením B. Antonio Basile 1952 zapísaným ako ochranná známka Spoločenstva pre „košele, pletený tovar, pánske, dámske a detské oblečenie s výnimkou koženého oblečenia, kravaty, spodná bielizeň, topánky, klobúky, ponožky, pánske, dámske a detské šály“, zaradené do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody, a obrazovou ochrannou známkou BASILE zapísanou skôr v Taliansku ako medzinárodná ochranná známka pre „pánske oblečenie z tkaniny, kože, úpletu alebo iné, ako sú saká, nohavice vrátane džínsov, košele, košele s krátkym rukávom, tričká, tielka, pulóvre, bundy, plášte, nepremokavé bundy, vetrovky, obleky, plavky, župany“ zaradené do tej istej triedy, pokiaľ sú výrobky, na ktoré sa vzťahovali uvedené ochranné známky, zhodné alebo podobné a kolidujúce ochranné známky sú podobné.

(pozri body 61, 63, 64, 69)