Asunto C‑324/08

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV y otros

contra

Diesel SpA

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Directiva 89/104/CEE — Derecho de marcas — Agotamiento de los derechos del titular de la marca — Comercialización de productos en el Espacio Económico Europeo por un tercero — Consentimiento tácito — Requisitos»

Sumario de la sentencia

Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Agotamiento del derecho conferido por la marca — Producto comercializado directamente en el Espacio Económico Europeo por un tercero que no tiene ningún vinculo económico con el titular de la marca — Consentimiento tácito del titular — Requisitos

(Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7, ap. 1)

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), debe interpretarse en el sentido de que el consentimiento del titular de una marca a una comercialización de productos designados con dicha marca realizada directamente en el EEE por un tercero que no tenga ningún vinculo económico con dicho titular puede ser tácito, siempre que tal consentimiento resulte de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización en esta zona que, apreciados por el juez nacional, reflejen de manera cierta una renuncia del citado titular a su derecho exclusivo.

Para garantizar la protección de los derechos conferidos por la marca y para hacer posible la comercialización posterior de los productos designados con una marca sin que su titular pueda oponerse a ello, es esencial que éste pueda controlar la primera comercialización de estos productos en el EEE.

Por tanto, la circunstancia de naturaleza puramente fáctica según la cual los productos designados con la marca de que se trate fueron comercializados por primera vez en el EEE o fuera de éste no tiene, como tal, ninguna pertinencia a efectos de la aplicación de la norma del agotamiento consagrada en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104.

Por consiguiente, limitar únicamente a los casos en los que la primera comercialización de los productos de que se trate se haya producido fuera del EEE la posibilidad de deducir de determinadas circunstancias y de determinados elementos un consentimiento tácito del titular de la marca, en el sentido de la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levis Strauss (C‑414/99 a C‑416/99) no es conforme ni con el tenor ni con los objetivos del citado artículo 7, apartado 1.

(véanse los apartados 32 a 35 y el fallo)