Processo T‑133/09
I Marchi Italiani Srl e
Antonio Basile
contra
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)
«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa comunitária B. Antonio Basile 1952 — Marca nominativa nacional anterior BASILE — Motivo relativo de recusa — Prescrição por tolerância — Artigo 53.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 40/94 [que passou a artigo 54.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 207/2009] — Risco de confusão — Artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 40/1994 [que passou a artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 207/2009]»
Acórdão do Tribunal Geral (Sexta Secção) de 28 de junho de 2012 ?II ‑ 0000
Sumário do acórdão
1. Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso para o Tribunal da União — Competência do Tribunal Geral — Fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso — Tomada em consideração, pelo Tribunal, de elementos de direito e de facto não apresentados anteriormente perante as instâncias do Instituto — Exclusão
(Regulamento de Processo do Tribunal Geral, artigo 135.°, n.° 4; Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 63.°)
2. Marca comunitária — Renúncia, extinção e nulidade — Prescrição por tolerância — Prazo de prescrição — Início da contagem
(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 53.°, n.° 2)
3. Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca anterior — Apreciação do risco de confusão
[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]
4. Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Semelhança entre as marcas em causa — Critérios de apreciação — Marca complexa
[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]
5. Marca comunitária — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade relativa — Existência de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca anterior — Marca figurativa B. Antonio Basile 1952 e marca nominativa BASILE
[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigos 8.°, n.° 1, alínea b), e 52.°, n.° 1, alínea a)]
1. V. texto da decisão.
(cf. n.os 16, 19, 23)
2. Devem estar reunidos quatro requisitos para que o prazo de prescrição por tolerância comece a correr em caso de uso de uma marca posterior idêntica à marca anterior ou a tal ponto semelhante que se preste a confusão. Primeiro, a marca posterior deve estar registada, segundo, o seu depósito deve ter sido feito de boa-fé pelo seu titular, terceiro, deve ser utilizada no Estado‑Membro no qual a marca anterior está protegida e, por último, quarto, o titular da marca anterior deve ter conhecimento do uso dessa marca após o respetivo registo.
Com efeito, a finalidade do artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária consiste em punir os titulares das marcas anteriores que toleraram o uso de uma marca comunitária posterior durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, com a perda dos processos de declaração de nulidade e de oposição contra a referida marca, a qual poderá, assim, coexistir com a marca anterior. É a partir do momento em que o titular da marca anterior toma conhecimento do uso da marca comunitária posterior que passa a ter a possibilidade de não o tolerar e, portanto, de se lhe opor ou de pedir a declaração de nulidade da marca posterior. Não se pode considerar que o titular da marca anterior tolerou a utilização da marca comunitária posterior uma vez que tomou conhecimento da sua utilização, se não tinha a possibilidade de se opor ao seu uso ou de pedir a declaração da sua nulidade.
Resulta da interpretação teleológica do artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 que a data pertinente para calcular o ponto de partida da contagem do prazo de prescrição é a do conhecimento do uso desta marca. Esta data só pode ser posterior à do seu registo, momento a partir do qual é adquirido o direito à marca comunitária (v. considerando 7 do Regulamento n.º 40/94) e a referida marca será utilizada no mercado como marca registada, podendo, pois, a sua utilização ser conhecida de terceiros. Por conseguinte, é a partir do momento em que o titular da marca anterior teve conhecimento do uso da marca comunitária posterior, após o respetivo registo, e não do momento da apresentação do pedido de marca comunitária, que começa a correr o prazo de prescrição por tolerância.
(cf. n.os 31 a 33)
3. V. texto da decisão.
(cf. n.os 38, 40, 62)
4. V. texto da decisão.
(cf. n.os 41 e 42, 45 e 46)
5. Existe, para o consumidor italiano, um risco de confusão na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária entre o sinal figurativo B. Antonio Basile 1952, registado como marca comunitária para «Camisas, artigos de malha, vestuário exterior para homem, senhora e criança, com exceção do vestuário em pele, gravatas, roupa interior, sapatos, chapéus, meias, cachecóis para homem, senhora e criança» pertencentes à classe 25 do Acordo de Nice, e a marca nominativa BASILE, registada anteriormente na Itália e como marca internacional para «Roupa exterior masculina em tecido, couro, malha ou outro, como casacos, calças, incluindo jeans, camisas, camisetas, T‑shirts, camisolas, pulôveres, blusões, sobretudos, impermeáveis, casacos, capas, roupa de banho, roupões» pertencentes à mesma classe, na medida em que os produtos cobertos pelas marcas em conflito são idênticos ou análogos e em que as marcas em conflito são semelhantes.
(cf. n.os 61, 63 e 64, 69)