Cauza T‑133/09
I Marchi Italiani Srl și
Antonio Basile
împotriva
Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne
(mărci, desene și modele industriale) (OAPI)
„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară figurativă B. Antonio Basile 1952 — Marca națională verbală anterioară BASILE — Motiv relativ de refuz — Limitarea drepturilor ca urmare a toleranței — Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009]”
Sumarul hotărârii
1. Marcă comunitară — Procedura căii de atac — Cale de atac în fața instanței Uniunii — Competența Tribunalului — Controlul legalității deciziilor camerelor de recurs — Luarea în considerare de către Tribunal a elementelor de drept și de fapt care nu au fost prezentate anterior în fața organelor Oficiului — Excludere
[Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 135 alin. (4); Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 63]
2. Marcă comunitară — Renunțare, decădere și nulitate — Limitarea drepturilor ca urmare a toleranței — Termen de limitare a drepturilor — Punct de plecare
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 53 alin. (2)]
3. Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare — Risc de confuzie cu marca anterioară — Aprecierea riscului de confuzie
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]
4. Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare — Similitudine între mărcile vizate — Criterii de apreciere — Marcă complexă
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]
5. Marcă comunitară — Renunțare, decădere și nulitate — Cauze de nulitate relativă — Existența unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare — Risc de confuzie cu marca anterioară — Marca figurativă B. Antonio Basile 1952 și marca verbală BASILE
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b) și art. 52 alin. (1) lit. (a)]
1. A se vedea textul deciziei.
(a se vedea punctele 16, 19 și 23)
2. Trebuie întrunite patru condiții pentru ca termenul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței să înceapă să curgă în cazul utilizării unei mărci ulterioare identice cu marca anterioară sau atât de similare încât să creeze confuzie. În primul rând, marca ulterioară trebuie să fie înregistrată, în al doilea rând, depunerea sa trebuie să fi fost efectuată cu bună‑credință de către titular, în al treilea rând, aceasta trebuie să fie utilizată în statul membru în care marca anterioară este protejată și, în sfârșit, în al patrulea rând, titularul mărcii anterioare trebuie să aibă cunoștință despre utilizarea acestei mărci după înregistrare.
Finalitatea articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară este aceea de a‑i sancționa pe titularii mărcilor anterioare care au tolerat utilizarea unei mărci comunitare ulterioare timp de cinci ani consecutivi, având cunoștință despre această utilizare, prin pierderea posibilității de a formula cereri de declarare a nulității și opoziții împotriva mărcii menționate, care va putea coexista, așadar, cu marca anterioară. Momentul în care titularul mărcii anterioare are cunoștință despre utilizarea mărcii comunitare ulterioare este momentul din care acesta are posibilitatea de a nu o tolera și, așadar, de a formula opoziție sau de a solicita declararea nulității mărcii ulterioare. Nu se poate considera că titularul mărcii anterioare a tolerat utilizarea mărcii comunitare ulterioare, odată ce a avut cunoștință despre utilizarea acesteia, dacă nu era în măsură nici să se opună utilizării sale, nici să solicite declararea nulității acesteia.
Din interpretarea teleologică a articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 rezultă că data relevantă pentru calcularea punctului de plecare al termenului de limitare a drepturilor este data cunoașterii utilizării acestei mărci. Această dată nu poate fi decât ulterioară datei înregistrării sale, moment de la care se dobândește dreptul asupra mărcii comunitare [a se vedea considerentul (7) al Regulamentului nr. 40/94], iar marca respectivă va fi utilizată pe piață ca marcă înregistrată, utilizarea acesteia putând fi, așadar, cunoscută de terți. În consecință, termenul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței începe să curgă de la momentul în care titularul mărcii anterioare a avut cunoștință despre utilizarea mărcii comunitare ulterioare, după înregistrarea sa, iar nu de la momentul depunerii cererii de înregistrare a unei mărci comunitare.
(a se vedea punctele 31‑33)
3. A se vedea textul deciziei.
(a se vedea punctele 38, 40 și 62)
4. A se vedea textul deciziei.
(a se vedea punctele 41, 42, 45 și 46)
5. Există, pentru consumatorul italian, un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară între semnul figurativ B. Antonio Basile 1952, înregistrat ca marcă comunitară pentru „Cămăși, galanterie, haine de stradă pentru bărbați, femei și copii, cu excepția hainelor din piele, cravate, lenjerie de corp, încălțăminte, pălării, șosete, eșarfe pentru bărbați, femei și copii” din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa, și marca verbală BASILE, înregistrată anterior în Italia ca marcă internațională pentru „Haine de stradă pentru bărbați din materiale țesute, din piele, din tricot sau din alte materiale, cum ar fi jachete, pantaloni, inclusiv jeans, cămăși, bluze, tricouri, maiouri de corp, pulovere, bluzoane, pardesie, impermeabile, mantouri, costume, costume de baie, halate” din aceeași clasă, în măsura în care produsele acoperite de mărcile aflate în conflict sunt identice sau similare și mărcile aflate în conflict sunt similare.
(a se vedea punctele 61, 63, 64 și 69)