SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 16 de febrero de 2000 (1)
«Marca comunitaria - Forma de pastilla de jabón - Irregularidad formal de la
solicitud de registro - Motivos de denegación de registro absolutos - Examen de
oficio por la Sala de Recurso - Respeto de los derechos de defensa - Signo
constituido exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio
producto - Registro anterior de la marca en algunos Estados miembros»
En el asunto T-122/99,
The Procter & Gamble Company, establecida en Cincinnatti, Ohio (Estados
Unidos), representada por Me T. van Innis, Abogado de Bruselas, que designa
como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me K. Manhaeve, 56-58, rue
Charles Martel,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos),
representada por el Sr. O. Montalto, Director del Departamento Jurídico, el Sr. E.
Joly y la Sra. S. Laitinen, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes,
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. C. Gómez de la
Cruz, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg,
que tiene por objeto un recurso de anulación de la resolución de la Sala Tercera
de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos
y modelos) de 15 de marzo de 1999 (asunto R 74/1998-3), relativa a la solicitud de
marca comunitaria n. 230680 referente a la representación de un jabón,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),
integrado por los Sres.: J. Pirrung, Presidente, A. Potocki y A.W.H. Meij, Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;
visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera
Instancia el 20 de mayo de 1999;
visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera
Instancia el 12 de agosto de 1999;
celebrada la vista el 8 de diciembre de 1999;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
- 1.
- El 16 de abril de 1996, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina») recibió de la demandante una
solicitud de registro de una marca comunitaria calificada como marca figurativa.
- 2.
- Los productos para los que se solicitó el registro de la marca son «jabones»,
pertenecientes a la clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio
de 1957, revisado y modificado.
- 3.
- El 20 de febrero de 1997, el examinador informó por teléfono a la demandante de
que su solicitud de marca no incluía una representación de la marca solicitada.
Mediante escrito recibido en la Oficina el 25 de febrero de 1997, la demandante
envió la reproducción de dicha marca, que describió entonces como una «marca
figurativa 3D».
- 4.
- Entretanto, el examinador había comunicado a la demandante, mediante fax de 20
de febrero de 1997, que a su solicitud de registro se le había atribuido la fecha de
16 de abril de 1996 como fecha de presentación.
- 5.
- Mediante nota de 24 de noviembre de 1997, el examinador comunicó a la
interesada que el signo presentado, constituido exclusivamente por la forma
impuesta por la naturaleza del propio producto, no era susceptible de registro, con
arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento (CE) n. 40/94
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su versión
modificada (DO 1994, L 11, p. 1).
- 6.
- La demandante, a la que se había invitado a que presentase sus observaciones en
el plazo de dos meses, no respondió a las objeciones del examinador.
- 7.
- Mediante fax de 18 de marzo de 1998, el examinador notificó a la demandante su
decisión denegatoria del registro de la marca tridimensional, con arreglo al artículo
7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado.
- 8.
- El 15 de mayo de 1998, la demandante interpuso ante la Oficina un recurso contra
la resolución del examinador, conforme al artículo 59 del Reglamento n. 40/94.
- 9.
- El escrito en el que se exponían los motivos del recurso se presentó el 17 de julio
de 1998. La demandante alegaba en el mismo que la forma tridimensional
presentada tenía carácter distintivo, en el sentido de que la concavidad resultante
de sus escotaduras longitudinales no era habitual en el mercado. Señaló asimismo
que dicha forma se había registrado en varios Estados miembros y que sus
solicitudes presentadas a tal efecto en otros países habían seguido su curso normal,
sin que sus competidores formulasen objeciones al respecto.
- 10.
- El recurso se sometió a revisión prejudicial del examinador, con arreglo al artículo
60 del Reglamento n. 40/94.
- 11.
- El 14 de agosto de 1998 se atribuyó el recurso a las Salas de Recurso.
- 12.
- Mediante nota de 22 de enero de 1999, el Ponente de la Sala de Recurso hizo
observar a la demandante que la representación de la marca solicitada
correspondía a una marca tridimensional, mientras que en el formulario de la
solicitud de registro se indicaba una marca figurativa. Se invitó a la demandante a
que presentase sus observaciones al respecto.
- 13.
- Mediante fax de 15 de marzo de 1999, la demandante reconoció el error contenido
en el formulario y precisó que la marca solicitada tenía efectivamente carácter
tridimensional.
- 14.
- El recurso fue desestimado mediante resolución de 15 de marzo de 1999 (en lo
sucesivo, «resolución impugnada»).
- 15.
- Según la Sala de Recurso, la solicitud de registro no menciona expresamente el
carácter tridimensional de la marca solicitada, como exige la Regla 3, apartado 4,
del Reglamento (CE) n. 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por
el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n. 40/94 del
Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1). Por afectar tal rectificación
sustancialmente a la marca, en el sentido del artículo 44, apartado 2, del
Reglamento n. 40/94, debe declararse la inadmisibilidad de la solicitud
controvertida.
- 16.
- En cualquier caso, según la Sala de Recurso, debe denegarse la solicitud basándose
en tres motivos de denegación de registro absolutos.
- 17.
- En primer lugar, la forma solicitada carece de carácter distintivo, conforme al
artículo 7, apartado 1, letra b) del Reglamento n. 40/94. En efecto, su escotadura
longitudinal, que constituye su único rasgo característico, no está suficientemente
marcada como para que un consumidor medio razonablemente atento y prudente
pueda identificar los productos como procedentes de la demandante.
- 18.
- En segundo lugar, al parecerse a la forma habitual de los jabones en barra y a la
resultante de la utilización normal del producto, el signo presentado consiste
exclusivamente en una forma impuesta por la naturaleza del propio producto, en
el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado.
- 19.
- En tercer lugar, dado que su escotadura tiene por finalidad permitir una mejor
prensión del producto, la forma solicitada es necesaria para obtener un resultado
técnico, conforme al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento
n. 40/94.
- 20.
- Por último, la Sala de Recurso desestimó la alegación de la demandante basada en
el registro de la marca en algunos Estados miembros, fundándose en que esta
circunstancia no vincula a la Oficina.
Pretensiones de las partes
- 21.
- La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule la resolución impugnada.
- Ordene a la Oficina publicar la solicitud de marca comunitaria n. 230680
una vez expirado el plazo señalado en el artículo 39, apartado 6, del
Reglamento n. 40/94.
- Condene en costas a la Oficina.
- 22.
- La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Declare la inadmisibilidad de la segunda pretensión de la demandante.
- Desestime el recurso, basándose en que la marca objeto de la solicitud
n. 230680 carece de carácter distintivo.
- Condene en costas a la demandante.
- 23.
- Durante la vista, la demandante desistió de su segunda pretensión, de lo que toma
conocimiento el Tribunal de Primera Instancia.
Sobre la incompetencia de la Sala de Recurso
Alegaciones de las partes
- 24.
- Según la demandante, la Sala de Recurso no tiene competencia para proceder a
un nuevo examen de los requisitos de presentación de la solicitud de registro, ni
para indicar de oficio la existencia de los dos motivos de denegación de registro
absolutos no señalados por el examinador, a saber, la falta de carácter distintivo
de la forma solicitada, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), antes
citado, y su carácter técnicamente necesario, a que se refiere el artículo 7, letra e),
inciso ii), antes citado.
- 25.
- La Oficina mantiene que la Sala de Recurso puede pronunciarse basándose en los
antecedentes de hecho y, a fortiori, en los fundamentos de Derecho, señalados de
oficio. En efecto, en un procedimiento ex parte, como el del caso de autos, el
artículo 74, apartado 1, del Reglamento n. 40/94 faculta a la Oficina para examinar
de oficio los hechos. Además, la Sala de Recurso no puede negarse a tomar en
consideración motivos formulados ante ella, basándose únicamente en que dichos
motivos no han sido expuestos ante el examinador [sentencia del Tribunal de
Primera Instancia de 8 de julio de 1999, The Procter & Gamble Company/OAMI
(Baby-dry), T-163/98, aún no publicada en la Recopilación, apartado 43]. Por
último, con arreglo al artículo 61, apartado 2, del Reglamento n. 40/94, la Sala de
Recurso únicamente se pronuncia, al igual que el órgano cuya resolución se
impugna, tras haber procedido a un examen, durante el cual invita a las partes,
cuantas veces sea necesario, a que le presenten sus observaciones.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
- 26.
- Procede considerar que, en la medida en que tenía por objeto oponerse a la
denegación de registro del examinador basada en un motivo absoluto, el recurso
interpuesto ante la Sala de Recurso colocó a ésta, en la fase del examen de la
fundamentación de la solicitud de registro, en la posición de examinador.
- 27.
- De ello se deduce que la Sala de Recurso tenía entonces competencia, con arreglo
al artículo 62, apartado 1, del Reglamento n. 40/94, para reanudar el examen de
la solicitud en relación con todos los motivos de denegación absolutos enunciados
en el artículo 7 del Reglamento n. 40/94, sin que estuviera limitada por el
razonamiento del examinador (sentencia The Procter & Gamble Company/OAMI,
Baby-dry, antes citada, apartado 43).
- 28.
- En consecuencia, la Sala de Recurso estaba facultada para oponer a la demandante
los dos nuevos motivos de denegación de registro absolutos basados, por un lado,
en la falta de carácter distintivo de la forma solicitada y, por otro, en su carácter
técnicamente necesario.
- 29.
- En cambio, por lo que se refiere a la crítica de la demandante según la cual la Sala
de Recurso no era competente para proceder a un nuevo examen de los requisitos
de presentación de la solicitud de registro, procede señalar que, si el examinador
hubiese declarado inicialmente la inadmisibilidad de la solicitud debido a la
irregularidad formal de la que adolecía, la demandante habría podido bien
impugnar dicha denegación ante la Sala de Recurso, o bien dirigir inmediatamente
a la Oficina una nueva solicitud de registro.
- 30.
- Al tener en cuenta de oficio, a posteriori, una irregularidad formal no señalada por
el examinador, la Sala de Recurso privó a la demandante de dicha elección y, en
particular, de su segunda posibilidad, que le habría permitido beneficiarse de una
fecha de presentación anterior a la que podría obtener desde la adopción de la
resolución impugnada.
- 31.
- Además, el artículo 130 del Reglamento n. 40/94 confiere competencia a las Salas
de Recurso «para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las
resoluciones de los examinadores [...]». A tenor del artículo 58 del Reglamento
n. 40/94, dichas resoluciones sólo serán recurribles por cualquiera de las partes
«cuyas pretensiones no hayan sido estimadas».
- 32.
- Pues bien, en el caso de autos, la Sala de Recurso examinó la cuestión de la
regularidad formal del procedimiento seguido por el examinador, sin que le hubiera
sido planteada por la demandante, ni pudiera serle planteada, a falta de decisión
denegatoria, a este respecto, de las pretensiones de la interesada.
- 33.
- Por último, dado que la Sala de Recurso, al pronunciarse sobre este punto, no
examinó el fondo de un recurso interpuesto ante ella, no puede afirmarse
válidamente que, con arreglo al artículo 62, apartado 1, del Reglamento n. 40/94,
tuviera las mismas competencias que el examinador.
- 34.
- De las consideraciones precedentes se desprende que procede acoger el motivo en
la medida en que la resolución impugnada declaró la inadmisibilidad de la solicitud
de registro.
Sobre la violación de los derechos de defensa
Alegaciones de las partes
- 35.
- La demandante señala que la Sala de Recurso no le invitó a que presentase sus
observaciones ni sobre el cumplimiento de los requisitos de presentación de la
solicitud ni sobre los dos nuevos motivos de denegación.
- 36.
- La Oficina, por un lado, mantiene que la demandante pudo definir su posición
sobre las razones expuestas por la Sala para aplicar las disposiciones del artículo
44, apartado 2, del Reglamento n. 40/94.
- 37.
- La Oficina, por otro lado, admite que la Sala de Recurso no invitó formalmente
a la demandante a que definiera su posición sobre la falta de carácter distintivo de
la forma solicitada. Dicha omisión no constituye sin embargo, en el presente caso,
una violación de los derechos de defensa de la interesada.
- 38.
- En efecto, existe un claro paralelismo entre una marca compuesta por un signo
contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra b), antes citado, y un signo
constituido exclusivamente por una forma impuesta por la naturaleza del propio
producto, al que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado,
ya que ambos carecen de carácter distintivo. Pues bien, este punto fue
comprendido por la demandante, tanto en la fase del examen realizado por el
examinador como ante la Sala de Recurso.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
- 39.
- Dado que la Sala de Recurso no era competente para señalar de oficio la
irregularidad formal de la solicitud de registro, únicamente procede verificar si se
abstuvo de invitar a la demandante a que presentase sus observaciones respecto
a los dos nuevos motivos de denegación absolutos señalados por ella.
- 40.
- El principio de protección de los derechos de defensa se recoge en el artículo 73
del Reglamento n. 40/94, según el cual las resoluciones de la Oficina solamente
podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido
pronunciarse.
- 41.
- Además, el undécimo considerando del Reglamento n. 40/94 precisa que la Oficina
ejercerá los poderes de ejecución que le confiere dicho Reglamento «en el marco
del Derecho comunitario».
- 42.
- A este respecto, sabido es que el respeto de los derechos de defensa constituye un
principio general del Derecho comunitario, en virtud del cual los destinatarios de
decisiones de la autoridad pública que afecten, como en el caso de autos, de
manera sensible a sus intereses deben estar en situación de dar a conocer
debidamente sus puntos de vista (sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de
octubre de 1974, Transocean Marine Paint Association/Comisión, 17/74, Rec.
p. 1063, apartado 15).
- 43.
- Ahora bien, procede considerar que no se invitó a la demandante a que presentase
válidamente sus observaciones sobre el motivo de denegación que la Sala de
Recurso basó de oficio en la falta de carácter distintivo de la forma solicitada.
Dicha apreciación resulta de la circunstancia de que, contrariamente a lo que
afirma la Oficina, no se pueden reducir a la falta de carácter distintivo, para
asimilarlos, los motivos de denegación absolutos establecidos, por una parte, en el
artículo 7, apartado 1, letra b), y, por otra, en el artículo 7, apartado 1, letra e),
inciso i), ya que están formulados en dos disposiciones distintas.
- 44.
- Por otra parte, de la argumentación por ella expuesta ante el Tribunal de Primera
Instancia se desprende que la propia Oficina considera que el signo presentado
carece de carácter distintivo, sin estimar, no obstante, que consiste exclusivamente
en una forma impuesta por la naturaleza del propio producto.
- 45.
- Además, los signos que carecen de carácter distintivo con arreglo al artículo 7,
apartado 1, letra b), antes citado, cuando han adquirido carácter distintivo como
consecuencia del uso que se ha hecho de los mismos, son susceptibles de recurso,
en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n. 40/94, lo que no es el caso
de los signos constituidos exclusivamente por una forma impuesta por la naturaleza
del propio producto, a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i),
antes citado.
- 46.
- Además, consta que no se ofreció a la demandante la posibilidad de pronunciarse
sobre la aplicación del nuevo motivo absoluto basado por la Sala de Recurso en
el carácter técnicamente necesario de la forma solicitada, con arreglo al artículo 7,
apartado 1, letra e), inciso ii), antes citado.
- 47.
- De ello se deduce que la Sala de Recurso violó los derechos de defensa de la
demandante, al no ofrecerle la posibilidad de pronunciarse sobre los dos nuevos
motivos de denegación absolutos señalados de oficio por ella.
- 48.
- Por todo ello, procede, pues, acoger el motivo.
Sobre la fundamentación de la declaración de inadmisibilidad de la solicitud de
registro
- 49.
- Habida cuenta de su incompetencia, como se ha declarado supra, para señalar de
oficio la irregularidad formal de la solicitud de registro, no procede examinar si la
Sala de Recurso, además, ha aplicado erróneamente el artículo 44, apartado 2, del
Reglamento n. 40/94, como sostiene, por otra parte, la demandante.
Sobre la fundamentación de los tres motivos de denegación de registro absolutos
señalados por la Sala de Recurso
- 50.
- Al haber violado la resolución impugnada el principio de los derechos de defensa
en la aplicación de los dos motivos absolutos señalados por ella de oficio, no
procede que el Tribunal de Primera Instancia examine su fundamentación.
- 51.
- Procede, pues, pronunciarse únicamente, a los fines del presente litigio, sobre la
fundamentación del motivo de denegación absoluto basado en que el signo
presentado está constituido exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza
del propio producto, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes
citado.
- 52.
- Sobre este extremo, la demandante precisa básicamente que no puede considerarse
que la forma controvertida se parezca a la forma habitual del jabón. Además, la
Sala de Recurso hace una interpretación amplia de una excepción a la regla
general según la cual una marca puede consistir en una forma.
- 53.
- La Oficina reconoce que está claro que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i),
antes citado, no es aplicable a la forma presentada por la demandante.
- 54.
- El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, a tenor del artículo 7, apartado 1,
letra e), inciso i), del Reglamento n. 40/94, se denegará el registro de los signos
constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio
producto.
- 55.
- Baste señalar que, como con razón puso de relieve la Oficina ante el Tribunal de
Primera Instancia, la forma controvertida presentada tiene una concavidad
longitudinal y determinadas ranuras que no están impuestas por la naturaleza del
propio producto. Consta, en efecto, que existen en el mercado otras formas de
pastillas de jabón que no tienen estas características.
- 56.
- La Sala de Recurso ha incurrido, pues, en un error de Derecho al señalar el motivo
de denegación absoluto basado en que el signo está constituido exclusivamente por
una forma impuesta por la naturaleza del propio producto, con arreglo al artículo
7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado.
- 57.
- Por todo ello, procede, pues, acoger el motivo.
Sobre el motivo basado en el registro de la forma controvertida en algunos Estados
miembros
- 58.
- La demandante afirma que la forma controvertida se registró como marca de jabón
en varios Estados miembros, previo examen por parte de las Oficinas nacionales
de los motivos de denegación absolutos señalados en este caso.
- 59.
- La Oficina mantiene que, conforme al punto 8.1.4. de las Directrices de examen,
(DO de la Oficina 1996, p. 1347), la Sala de Recurso consideró justificadamente,
tras examinar la pertinencia de los registros nacionales, que la Oficina no estaba
vinculada por éstos.
- 60.
- El Tribunal de Primera Instancia precisa que la marca comunitaria tiene por
objeto, según el primer considerando del Reglamento n. 40/94, permitir a las
empresas «identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la
Comunidad, sin consideración de fronteras».
- 61.
- Los registros ya realizados en algunos Estados miembros constituyen, por tanto, un
elemento que, al no ser decisivo, tan sólo puede ser tomado en consideración para
el registro de una marca comunitaria.
- 62.
- Habida cuenta del principio de unicidad de la marca comunitaria, al que hace
referencia el segundo considerando del Reglamento n. 40/94, no resulta que la Sala
de Recurso haya incurrido en un error de Derecho en relación con el extremo
planteado por el presente motivo.
- 63.
- Por consiguiente, procede desestimar el motivo por infundado.
Conclusión
- 64.
- A la luz de todas las consideraciones anteriores, procede llegar a la conclusión de
que la resolución impugnada debe ser anulada, debido a que la Sala de Recurso,
en primer lugar, se excedió en sus competencias al declarar de oficio la
inadmisibilidad de la solicitud de registro controvertida, en segundo lugar, no invitó
a la demandante a que presentase sus observaciones sobre los dos nuevos motivos
de denegación absolutos que señaló de oficio y, en tercer lugar, denegó el registro
del signo presentado, basándose en que está constituido exclusivamente por una
forma impuesta por la naturaleza del propio producto, en el sentido del artículo
7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado.
Costas
- 65.
- A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que
pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra
parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la Oficina, procede
condenarla a abonar sus propias costas, así como las de la parte demandante,
conforme a lo solicitado por ésta.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
decide:
1) Anular la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de
Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 15 de
marzo de 1999 (asunto R 74/1998-3).
2) La Oficina cargará con sus propias costas, así como con las de la parte
demandante.
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de febrero de 2000.
El Secretario
El Presidente
H. Jung
J. Pirrung