Comunicazione sulla GU
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) con ordinanza 17 giugno 2004 nel procedimento Boehringer Ingelheim KG e altri contro Swingward Ltd e altri.
(Causa C-348/04)
Con ordinanza 17 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 12 agosto 2004, nel procedimento Boehringer Ingelheim KG e altri contro Swingward Ltd e altri, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
Prodotti riconfezionati
1. Qualora un importatore parallelo commercializzi in uno Stato membro un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato membro nella sua confezione originale, ma con un altro cartoncino stampato nella lingua dello Stato membro di importazione (prodotto "riconfezionato"):
a) se l'importatore sopporti l'onere della prova che la nuova confezione soddisfa tutti i requisiti posti dalla sentenza 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb / Paranova, ovvero se il titolare del marchio sopporti l'onere di provare che tali requisiti non sono stati soddisfatti, ovvero se l'onere della prova dipenda da altre circostanze e, in questo caso, da quali;
b) se il primo requisito posto nella sentenza Bristol-Myers Squibb / Paranova, come interpretato nelle sentenze 12 ottobre 1999, causa C-379/97, Upjohn/Paranova, e 23 aprile 2002, causa C-143/00, Boehringer/Swingward, e cioè l'obbligo di provare che è stato necessario riconfezionare il prodotto per non ostacolare l'effettivo accesso al mercato, faccia riferimento al mero riconfezionamento (come ritenuto dalla Corte AELS nella causa E-3/02, Paranova Inc/Merck & Co Inc), oppure al modo ed allo stile del riconfezionamento effettuato dall'importatore parallelo, e in questo caso in che senso;
c) se il quarto requisito posto nella sentenza Bristol-Myers Squibb / Paranova, cioè che la presentazione del prodotto riconfezionato non deve essere tale da nuocere alla reputazione del marchio o del suo titolare, sia violato solo nel caso di riconfezionamento difettoso, di scarsa qualità o scomposto, ovvero si estenda a qualsiasi elemento che possa nuocere alla reputazione del marchio;
d) in caso di soluzione del quesito sub 1, c), nel senso che il quarto requisito è violato da qualsiasi elemento che possa nuocere alla reputazione del marchio e (i) il marchio non è riportato sul nuovo cartoncino esterno ("smarchiatura") ovvero (ii) l'importatore parallelo appone al nuovo cartoncino esterno il suo logo ("co-marchiatura), se tali forme di riconfezionamento debbano essere considerate tali da nuocere alla reputazione del marchio, o se debbano essere considerate circostanze di fatto di competenze del giudica nazionale;
e) in caso di soluzione del quesito sub 1, d), nel senso che si tratta di circostanze di fatto, su chi gravi l'onere della prova.
Prodotti rietichettati
2. Qualora un importatore parallelo commercializzi in uno Stato membro un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato membro nella sua confezione interna ed esterna originale al quale lo stesso importatore parallelo ha applicato un'etichetta esterna stampata nella lingua dello Stato membro di importazione (prodotto "rietichettato");
a) se trovino applicazione tutti i cinque requisiti posti nella sentenza Bristol-Myers Squibb / Paranova;
b) in caso di soluzione affermativa del quesito sub 2, a), se l'importatore abbia l'onere di provare che la confezione rietichettata soddisfa tutti i requisiti posti nella sentenza Bristol-Myers Squibb / Paranova, ovvero se il titolare del marchio abbia l'onere di provare che tali requisiti non sono soddisfatti, ovvero se l'onere della prova dipenda da altre circostanze;
c) in caso di soluzione affermativa del quesito sub 2, a), se il primo requisito posto nella sentenza Bristol-Myers Squibb / Paranova, come interpretato nelle sentenze Upjohn/Paranova e Boehringer/Swingward, e cioè l'obbligo di provare che è stato necessario riconfezionare il prodotto per non ostacolare l'effettivo accesso al mercato, faccia riferimento alla mera rietichettatura, oppure al modo ed allo stile della rietichettatura effettuata dall'importatore parallelo;
d) in caso di soluzione affermativa del quesito sub 2, a), se il quarto requisito posto nella sentenza Bristol-Myers Squibb / Paranova, cioè che la presentazione del prodotto riconfezionato non deve essere tale da nuocere alla reputazione del marchio o del suo titolare, sia violato solo nel caso di riconfezionamento difettoso, di scarsa qualità o scomposto, ovvero si estenda a qualsiasi elemento che possa nuocere alla reputazione del marchio;
e) in caso di soluzione affermativa del quesito sub 2, a), e di soluzione del quesito sub 2, d), nel senso che il quarto requisito è violato da qualsiasi elemento che possa nuocere alla reputazione del marchio, se nuoccia alla reputazione di un marchio il fatto che (i) l'etichetta aggiuntiva è posta in modo da occultare in tutto o in parte uno dei marchi del titolare o (ii) omette di attestare che il marchio di cui trattasi appartiene al titolare, ovvero (iii) il nome dell'importatore parallelo è stampato con lettere maiuscole.
Informazione
3. Se, per il solo fatto che un importatore parallelo non ha dato informazioni in merito ad un prodotto riconfezionato, come stabilito dal quinto requisito posto nella sentenza Bristol-Myers Squibb / Paranova, ed ha quindi violato il diritto di marchio del titolare,
a) qualsiasi atto successivo di importazione di tale prodotto costituisca una violazione, o se l'importatore agisca in violazione solo fino al momento in cui il titolare viene a conoscenza del prodotto ed è scaduto il termine per l'informazione;
b) il titolare abbia il diritto di chiedere risarcimenti economici (ad es. risarcimento per i danni derivanti dalla violazione, o trasferimento del lucro realizzato in seguito alla violazione) basandosi sulle violazioni dell'importatore come se si trattasse di prodotti contraffatti;
c) il riconoscimento al titolare dei risarcimenti economici per tali violazioni dell'importatore sia soggetto al principio di proporzionalità.
d) In caso d soluzione negativa, su quali basi debba essere concesso l'indennizzo, dato che i prodotti di cui trattasi sono stati immessi sul mercato del SEE dal titolare o con il suo consenso.
____________