Mededeling in het PB

 

Verzoek van de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) van 17 juni 2004 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Boehringer Ingelheim KG e.a. en Swingward Ltd e.a.

(Zaak C-348/04)

De Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) heeft bij beschikking van 17 juni 2004, ingekomen ter griffie van het Hof van Justitie op 12 augustus 2004, in het geding tussen Boehringer Ingelheim KG e.a. en Swingward Ltd e.a., het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzocht om een prejudiciële beslissing over de navolgende vragen:

Omgepakte producten

1.    Wanneer een parallelimporteur in een lidstaat een uit een andere lidstaat ingevoerd farmaceutisch product op de markt brengt in zijn oorspronkelijke binnenverpakking maar met een nieuwe kartonnen buitenverpakking, bedrukt in de taal van de lidstaat van invoer (een "omgepakt" product):

(a)    rust in een dergelijk geval de bewijslast op de importeur om te bewijzen dat de nieuwe verpakking voldoet aan elk van de voorwaarden vervat in het arrest in de gevoegde zaken C-427/93, C 429/93 en C-436/93, Bristol-Myers Squibb tegen Paranova, of rust de bewijslast op de merkhouder om te bewijzen dat niet aan deze voorwaarden is voldaan, of varieert de bewijslast van voorwaarde tot voorwaarde en, zo ja, hoe?

(b)    is de eerste voorwaarde in Bristol-Myers Squibb tegen Paranova, zoals uitgelegd in het arrest in zaak C-379/97, Upjohn tegen Paranova en het arrest in zaak C-143/00, Boehringer tegen Swingward, namelijk dat moet worden aangetoond dat het ompakken van het product noodzakelijk is opdat effectieve toegang tot de markt niet belemmerd wordt, enkel van toepassing op het ompakken (zoals verklaard door het EVA-Hof in de zaak E-3/02, Paranova Inc tegen Merck & Co Inc), of heeft deze voorwaarde ook betrekking op de specifieke wijze en stijl van het ompakken door de parallelimporteur en, zo ja, hoe?

(c)    is de vierde voorwaarde in Bristol-Myers Squibb tegen Paranova, namelijk dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, enkel geschonden wanneer de verpakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is, of strekt deze zich uit tot alles wat de goede naam van het merk aantast?

(d)    indien het antwoord op vraag 1 (c) luidt dat de vierde voorwaarde geschonden wordt door al datgene dat de goede naam van het merk aantast en als (i) het merk niet is aangebracht op de nieuwe kartonnen buitenverpakking ("de-branding" of ontmerken) ofwel (ii) de parallelimporteur op de nieuwe kartonnen buitenverpakking zijn eigen logo aanbrengt, of een huisstijl of opmaak dan wel een opmaak die gebruikt wordt voor een aantal verschillende producten ("co-branding" of gezamenlijk vermerken) moeten deze vormen van doosontwerp beschouwd worden als schadelijk voor de goede naam van het merk, of betreft dit een feitelijke vraag waarvoor de nationale rechter bevoegd is?

(e)    Indien uit het antwoord op vraag 1 (d) volgt dat dit een feitelijke vraag is, op wie rust dan de bewijslast?

Producten met nieuwe etiketten

2.    Wanneer een parallelimporteur in een lidstaat een uit een andere lidstaat ingevoerd farmaceutisch product op de markt brengt in zijn oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking, waarop de parallelimporteur aan de buitenkant een extra etiket heeft aangebracht, bedrukt in de taal van de lidstaat van invoer (een "product met nieuwe etiketten"):

(a)    Zijn dan de vijf voorwaarden zoals vastgesteld in Bristol-Myers Squibb tegen Paranova van toepassing?

(b)    Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend luidt, is het dan aan de importeur om te bewijzen dat de verpakking met nieuw etiket voldoet aan elk van de voorwaarden in Bristol-Myers Squibb tegen Paranova, of moet de merkhouder bewijzen dat niet aan deze voorwaarden is voldaan, of varieert de bewijslast van voorwaarde tot voorwaarde?

(c)    Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend luidt, is de eerste voorwaarde in Bristol-Myers Squibb tegen Paranova, zoals uitgelegd in Upjohn tegen Paranova en Boehringer tegen Swingward, namelijk dat moet worden aangetoond dat het ompakken van het product noodzakelijk is opdat effectieve toegang tot de markt niet belemmerd wordt, enkel van toepassing op het aanbrengen van een nieuw etiket of heeft deze voorwaarde ook betrekking op de specifieke wijze van en stijl van het aanbrengen van nieuwe etiketten door de parallelimporteur?

(d)    Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend luidt, is de vierde voorwaarde in Bristol-Myers Squibb tegen Paranova, namelijk dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, enkel geschonden wanneer de verpakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is, of strekt deze zich uit tot alles wat de goede naam van het merk kan schaden?

(e)    Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend luidt, en het antwoord op vraag 2 (d) luidt dat de vierde voorwaarde geschonden is door alles wat de goede naam van het merk schaadt, is het dan schadelijk voor de goede naam van een merk wanneer (i) het extra etiket op een dusdanige wijze is aangebracht dat een van de merken van de merkeigenaar geheel of gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken, of (ii) het extra etiket niet vermeldt dat het betrokken merk toebehoort aan de merkeigenaar, of (iii) de naam van de parallelimporteur in hoofdletters is gedrukt?

Voorafgaande kennisgeving

3.    Wanneer een parallelimporteur geen kennis heeft gegeven van de ompakking van een product, zoals vereist door de vijfde voorwaarde van Bristol-Myers Squibb tegen Paranova, en hij als gevolg daarvan het merk (de merken) van de merkeigenaar alleen om deze reden heeft geschonden:

a)    is dan elke hierop volgende handeling van invoer van dit product een inbreuk of maakt de importeur zich enkel schuldig aan een inbreuk tussen het tijdstip waarop de merkeigenaar kennis krijgt van het product en het tijdstip waarop de periode van kennisgeving verstrijkt?

b)    heeft de merkeigenaar recht om financiële vergoeding te vorderen (d.w.z. schadevergoeding wegens de inbreuk of overhandigen van alle door de inbreuk bedoelde winsten) wegens de onrechtmatige daad van de importeur, op dezelfde grondslag als wanneer deze producten waren nagemaakt?

c)    geldt voor een financiële vergoeding aan de merkeigenaar uit hoofde van dergelijke onrechtmatige daden van de importeur het evenredigheidsbeginsel?

d)    zo neen, op welke gronden moet een dergelijke vergoeding worden vastgesteld, gelet op het feit dat de betrokken producten door de merkeigenaar of met diens toestemming binnen de EER op de markt zijn gebracht?

____________