Comunicação ao JO
Pedido de decisão prejudicial apresentado por decisão da Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), de 17 de Junho de 2004, no processo Boehringer Ingelheim KG e o. contra Swingward Ltd e o.
(Processo C-348/04)
Foi submetido ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias um pedido de decisão prejudicial apresentado por decisão da Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), de 17 de Junho de 2004 no processo Boehringer Ingelheim KG e o. contra Swingward Ltd e o., que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 12 de Agosto de 2004.
A Court of Appeal solicita ao Tribunal de Justiça que se pronuncie a título prejudicial sobre as seguintes questões:
Produtos reembalados
1. Quando um importador paralelo comercializa num Estado-Membro um produto farmacêutico importado de outro Estado-Membro na sua embalagem original interior mas com uma nova embalagem exterior em cartão, impressa na língua do Estado-Membro de importação (um produto "reembalado"):
a) o importador tem o ónus de provar que a nova embalagem preenche todas as condições enunciadas nos processos apensos C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb/Paranova, ou o titular da marca é que tem o ónus de provar que estas condições não se encontram preenchidas ou o ónus da prova varia consoante a condição e, se assim for, de que maneira?
b) A primeira condição enunciada no processo Bristol-Myers Squibb/Paranova, conforme foi interpretada nos processos C-379/97, Upjohn/Paranova, e C-143/00, Boehringer/Swingward, a saber, que deve provar-se que é necessário reembalar o produto para que não seja impedido o acesso efectivo ao mercado, aplica-se unicamente ao facto de reembalar (conforme foi sustentado pelo Tribunal EFTA no processo E-3/02, Paranova Inc/Merck & Co Inc), ou aplica-se igualmente à forma específica e ao estilo da reembalagem adoptados pelo importador paralelo e, se assim for, de que maneira?
c) A quarta condição enunciada no processo Bristol-Myers Squibb/Paranova, a saber, que a apresentação do produto reembalado não seja de molde a prejudicar a reputação da marca ou o seu titular, só é violada se a embalagem apresentar defeitos, for de má qualidade ou não cuidada, ou é extensiva a tudo o que for prejudicial à reputação da marca?
d) Se a resposta à pergunta 1, c), for a de que a quarta condição é violada por tudo o que for prejudicial à reputação da marca e se (i) ou a nova embalagem exterior do cartão não exibe a marca ("debranding") ou (ii) o importador paralelo aplica na nova embalagem exterior e cartão o seu próprio logótipo ou um estilo ou apresentação próprios da empresa ou uma apresentação utilizada para vários produtos diferentes ("co-branding"), deve considerar-se que essas formas de modelos de caixas prejudicam a reputação da marca ou esta é uma questão de facto que cabe ao órgão jurisidicional nacional resolver?
e) Se a resposta à pergunta 1, d), for a de que é uma questão de facto, a quem cabe o ónus da prova?
Produtos com autocolantes apostos
2. Quando um importador paralelo comercializa num Estado-Membro um produto farmacêutico importado de outro Estado-Membro na sua embalagem original interior e exterior sobre a qual o importador paralelo aplicou um rótulo exterior adicional impresso na língua do Estado-Membro de importação (produto "com autocolantes apostos"):
a) São aplicáveis as cinco condições enunciadas no processo Bristol-Myers Squibb/Paranova?
b) se a resposta à pergunta 2, a), for afirmativa, o importador tem o ónus de provar que as embalagens com autocolantes apostos preenchem todas as condições enumeradas no processo Bristol-Myers Squibb/Paranova ou o titular da marca é que tem o ónus de provar que essas condições não estão preenchidas ou o ónus da prova varia consoante a condição?
c) se a resposta à pergunta 2, a), for afirmativa, a primeira condição enunciada no processo Bristol-Myers Squibb/Paranova, conforme foi interpretada nos processos Upjohn/Paranova e Boehringer/Swingward, a saber, que deve provar-se que é necessário reembalar o produto para que não seja impedido o acesso efectivo ao mercado, aplica-se unicamente ao facto de apor autocolantes, ou aplica-se igualmente à forma específica e ao estilo de aposição de autocolantes adoptado pelo importador paralelo?
d) se a resposta à pergunta 2, a), for afirmativa a quarta condição enunciada no processo Bristol-Myers Squibb/Paranova, a saber, que a apresentação do produto reembalado não seja de molde a prejudicar a reputação da marca ou o seu titular, só é violada se a embalagem apresentar defeitos, for de má qualidade ou não cuidada, ou é extensiva a tudo o que for prejudicial à reputação da marca?
e) se a resposta à pergunta 2, a), for afirmativa e a resposta à pergunta 2, d), for que a quarta condição é violada por tudo o que for prejudicial à reputação da marca, a reputação de uma marca é prejudicada, para este efeito, se ou (i) o rótulo adicional for colocado de forma a esconder total ou parcialmente uma das marcas do titular ou (ii) se o rótulo adicional não especificar que a marca em questão é uma marca detida pelo titular ou (iii) se o nome do importador paralelo estiver impresso em letras maiúsculas?
Aviso
3. Quando um importador paralelo não tenha efectuado o aviso relativo a um produto reembalado, conforme é exigido pela quinta condição enunciada no processo Bristol-Myers Squibb/Paranova, e tenha, consequentemente, violado a marca do titular apenas por essa única razão:
a) cada acto subsequente de importação do referido produto constitui uma violação ou o importador só incorre em infracção até ao momento em que o titular tem conhecimento do produto e o prazo de aviso aplicável já expirou?
b) o titular tem direito a reclamar uma reparação financeira (isto é, uma indemnização por violação ou a entrega de todos os lucros resultantes da violação) devido aos actos de violação do importador com base no mesmo fundamento que seria de invocar se os bens fossem espúrios?
c) a atribuição de uma reparação financeira ao titular, relacionada com essas violações cometidas pelo importador, está sujeita ao princípio da proporcionalidade?
d) Se não estiver, com que base essa compensação deve ser avaliada tendo em conta que os produtos em causa foram colocados no mercado no interior do Espaço Económico Europeu pelo titular ou com o seu consentimento?
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