Domstolens dom (Anden Afdeling) af 26. april 2007 - Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG mod Swingward Ltd, og Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG mod Dowelhurst Ltd, og Glaxo Group Ltd mod Swingward Ltd, og Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd mod Dowelhurst Ltd, og SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd mod Dowelhurst Ltd, og Eli Lilly and Co. mod Dowelhurst Ltd, (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal (Det Forenede Kongerige))
(Industriel og kommerciel ejendomsret - varemærkeret - lægemidler - parallelimport - ompakning af varer, der er forsynet med varemærket)
Processprog: engelsk
Den forelæggende ret
Court of Appeal
Parter i hovedsagen
Sagsøgere: Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, Smith Kline & French Laboratories Ltd, Eli Lilly and Co.
Sagsøgte: Swingward Ltd, Dowelhurst Ltd
Sagens genstand
Anmodning om præjudiciel afgørelse - Court of Appeal (Det Forenede Kongerige) - frie varebevægelser - et varemærke anvendt af parallelimportøren af et lægemiddel - ændring af emballagen - betingelser for markedsføring fastsat af Domstolen i de forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb mod Paranova - fortolkning
Konklusion
1) Artikel 7, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, som ændret ved aftalen af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal fortolkes således, at en varemærkeindehaver lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, der er importeret fra en anden medlemsstat i sin oprindelige indre og ydre indpakning, som er forsynet med en ny ydre etiket påsat af importøren, medmindre
- det godtgøres, at varemærkeindehaverens brug af varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring af det produkt, som har været genstand for ometikettering, under varemærket bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne
- det påvises, at ometiketteringen ikke kan berøre det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand
- det klart angives på emballagen, hvem der har foretaget ometiketteringen af produktet, og producentens navn klart angives
- præsentationsmåden for produktet, som har været genstand for ometiketteringen, ikke er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme; etiketten må således ikke være defekt, af ringe kvalitet eller fremtræde ufærdig, og
- importøren, forud for, at produktet, som har været genstand for ometikettering, udbydes til salg, underretter varemærkeindehaveren herom og efter dennes anmodning leverer en prøve af produktet.
2) Betingelsen, hvorefter ompakningen af lægemidlet ved hjælp af en ny emballage for produktet og påsætning af varemærket på ny eller ved hjælp af påsætning af en etiket på produktets emballage er nødvendig for lægemidlets fortsatte markedsføring i importmedlemsstaten, som er en af de betingelser, hvis opfyldelse medfører, at varemærkeindehaveren i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104, som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, ikke kan modsætte sig denne markedsføring, vedrører kun selve ompakningen og ikke fremgangsmåden eller formen, der benyttes ved gennemførelsen af denne.
3) Betingelsen, hvorefter det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, som er en nødvendig betingelse for, at varemærkeindehaveren ikke i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104, som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, retmæssigt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når parallelimportøren enten har givet produktet en ny emballage og har anbragt varemærket på denne på ny eller har påsat en etiket på produktets emballage, er ikke begrænset til tilfælde, hvor ompakningen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig.
4) Spørgsmålet om, hvorvidt den omstændighed, at parallelimportøren
- ikke anbringer varemærket på den nye ydre æske for produktet ("de-branding"), eller
- anbringer sit eget logo, et firmadesign eller "udstyr" eller anvender et udstyr, der benyttes for en række forskellige produkter, på den nye ydre æske ("co-branding"), eller
- anbringer en ny etiket på denne æske på en måde, der helt eller delvist skjuler varemærkeindehaverens varemærke, eller
- ikke angiver på den nye etiket, at det pågældende varemærke tilhører varemærkeindehaveren, eller
- trykker parallelimportørens navn med store bogstaver,
kan være til skade for varemærkets omdømme, er et spørgsmål om de faktiske forhold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag.
5) I situationer som de i hovedsagerne foreliggende påhviler det parallelimportørerne at bevise, at nedennævnte betingelser foreligger:
- Varemærkeindehaverens brug af varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring af de ompakkede produkter under varemærket bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne.
- Ompakningen kan ikke skade det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand.
- Det angives klart på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, og producentens navn angives klart.
- Det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Emballagen efter ompakning må således ikke være defekt, af ringe kvalitet eller fremtræde ufærdig.
- Importøren skal, forud for, at det ompakkede produkt udbydes til salg, bør underrette varemærkeindehaveren herom og efter dennes anmodning levere en prøve af det ompakkede produkt.
Disse betingelser, hvis de er opfyldt, forhindrer varemærkeindehaveren i retmæssigt at modsætte sig fortsat markedsføring af et ompakket lægemiddel.
Vedrørende betingelsen om, at det skal godtgøres, at ompakningen ikke kan skade den originale tilstand af produktet i emballagen, er det imidlertid tilstrækkeligt, at parallelimportøren fremlægger beviser af en sådan karakter, at det med rimelighed kan formodes, at denne betingelse er opfyldt. Det samme gælder i endnu højere grad betingelsen om, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Når importøren fremlægger et sådant første bevis for så vidt angår denne sidste betingelse, tilkommer det i givet fald varemærkeindehaveren, der er bedst i stand til at bedømme, om ompakningen kan være skadelig for hans og varemærkets omdømme, at bevise, at dette omdømme har lidt skade.
6) Når en parallelimportør har undladt at give varemærkeindehaveren forudgående underretning vedrørende et ompakket lægemiddel, krænker han varemærkeindehaverens rettigheder ved enhver efterfølgende import af produktet, så længe han ikke giver ham en sådan underretning. Sanktionen for denne krænkelse skal ikke alene være forholdsmæssig, men ligeledes tilstrækkelig effektiv og afskrækkende til at sikre den fulde virkning af direktiv 89/104, som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. En national foranstaltning, i henhold til hvilken varemærkeindehaveren i tilfælde af en sådan krænkelse er berettiget til en økonomisk godtgørelse under samme betingelser som i tilfælde af en forfalskning, forekommer ikke som sådan at være i strid med proportionalitetsprincippet. Det tilkommer imidlertid den nationale ret fra sag til sag at fastsætte beløbet for den økonomiske godtgørelse under hensyntagen til bl.a. omfanget af den af varemærkeindehaveren lidte skade som følge af parallelimportørens krænkelseshandling og under overholdelse af proportionalitetsprincippet.
____________1 - EUT C 273 af 6.11.2004.