Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal - Reino Unido) - Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG / Swingward Ltd, y Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG / Dowelhurst Ltd, y Glaxo Group Ltd / Swingward Ltd, y Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd / Dowelhurst Ltd, y SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd / Dowelhurst Ltd, y entre Eli Lilly and Co. / Dowelhurst Ltd
(Propiedad industrial y comercial - Derecho de marca - Productos farmacéuticos - Importación paralela - Reenvasado del producto que lleva la marca)
Lengua de procedimiento: inglés
Órgano jurisdiccional remitente
Court of Appeal
Partes en el procedimiento principal
Demandantes: Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratorios Ltd, Eli Lilly and Co.
Demandadas: Swingward Ltd, Dowelhurst Ltd
Objeto
Petición de decisión prejudicial - Court of Appeal (Reino Unido) - Libre circulación de mercancías - Utilización de una marca por el importador paralelo de un producto farmacéutico - Modificación del envase - Requisitos de comercialización establecidos en la sentencia del Tribunal de Justicia Bristol-Myers Squibb/Paranova, asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93 - Interpretación
Fallo
El artículo 7, apartado, 2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, debe interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico importado de otro Estado miembro en su embalaje interno y externo original, al que el importador ha adherido una etiqueta externa adicional, a menos que:
se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos que han sido objeto de un nuevo etiquetado con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros;
se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje;
se indique claramente en el embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste;
la presentación del producto que ha sido objeto de un nuevo etiquetado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular; así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado, y
el importador advierta, antes de la comercialización del producto que ha sido objeto de un nuevo etiquetado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar de este producto.
El requisito según el cual el reenvasado de un producto farmacéutico, mediante un nuevo embalaje de éste o al adherir una etiqueta sobre el embalaje que lo contiene, ha de ser necesario para su comercialización ulterior en el Estado miembro de importación, en la medida en que constituye uno de los requisitos que, si se cumplen, impiden al titular de la marca oponerse a dicha comercialización, con arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, se refiere únicamente al hecho del nuevo envasado, y no a la forma y al estilo concretos de éste.
El requisito según el cual la presentación del producto reenvasado no ha de ser tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular, en la medida en que constituye un requisito necesario para que éste último, con arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, no pueda oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico, cuando el importador paralelo ha realizado un nuevo embalaje del producto incluyendo de nuevo la marca o cuando ha adherido una etiqueta sobre el embalaje que contiene el producto, no se limita a los supuestos en los que el nuevo embalaje es defectuoso, de mala calidad o descuidado.
La cuestión de determinar si el hecho de que el importador paralelo:
no incluya la marca en el nuevo embalaje exterior ("de-branding"), o
aplique en el nuevo embalaje exterior su propio logotipo o su propio estilo o presentación o una presentación que utiliza para varios productos diferentes ("co-branding"), o
adhiera una etiqueta externa adicional de modo que oculte total o parcialmente una de las marcas del titular, o
no señale en la etiqueta adicional que la marca de que se trata pertenece a su titular, o incluso
imprima su nombre en letras mayúsculas,
puede perjudicar la reputación de la marca es una cuestión de hecho cuya apreciación corresponde al juez nacional a la vista de las circunstancias propias de cada caso.
En situaciones como las que son objeto de los litigios principales, corresponde a los importadores paralelos acreditar la existencia de los requisitos según los cuales:
la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos reenvasados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros;
el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje;
se indica claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste;
la presentación del producto reenvasado no ha de ser tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado, y
el importador debe advertir, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y proporcionarle, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado,
y que, si se cumplen, impiden al titular de la marca oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico reenvasado.
En el caso del requisito según el cual debe demostrarse que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje, basta, no obstante, con que el importador paralelo proporcione elementos de prueba que permitan presumir razonablemente que se cumple este requisito. Lo anterior se aplica con mayor razón al requisito según el cual la presentación del proyecto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca o de su titular. Cuando el importador aporta algún principio de prueba respecto de este último requisito, corresponde, en su caso, al titular de la marca, que es el mejor situado para apreciar si el reenvasado puede perjudicar su reputación y la de la marca, probar que se ha producido tal perjuicio.
Cuando un importador paralelo ha omitido realizar la advertencia previa referente a un producto reenvasado al titular de la marca, infringe los derechos de dicho titular con cada importación posterior de dicho producto, en tanto que no proceda a tal advertencia. La sanción de esta infracción no sólo debe ser proporcionada, sino también lo suficientemente efectiva y disuasoria para asegurar la plena eficacia de la Directiva 89/104. No resulta, como tal, contraria al principio de proporcionalidad una medida nacional en virtud de la cual, en caso de producirse tal infracción, el titular de la marca tiene derecho a una reparación económica en las mismas condiciones que si los productos hubieran sido falsificados. No obstante, corresponde al juez nacional determinar, caso por caso, teniendo en cuenta en particular el alcance de los daños y perjuicios causados al titular del derecho de marca por la infracción cometida por el importador paralelo y respetando el principio de proporcionalidad, el importe de la reparación económica.
____________1 - DO C 273, de 6.11.2004.