Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 26 de Abril de 2007 (pedido de decisão prejudicial da Court of Appeal - Reino Unido) - Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG contra Swingward Ltd, e Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG contra Dowelhurst Ltd, e Glaxo Group Ltd contra Swingward Ltd, e Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd contra Dowelhurst Ltd, e SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd contra Dowelhurst Ltd, e Eli Lilly and Co. contra Dowelhurst Ltd
(Propriedade industrial e comercial - Direito de marca - Produtos farmacêuticos - Importação paralela - Reacondicionamento do produto que ostenta a marca)
Língua do processo: inglês
Órgão jurisdicional de reenvio
Court of Appeal
Partes no processo principal
Recorrentes: Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd, Eli Lilly and Co.
Recorridas: Swingward Ltd, Dowelhurst Ltd
Objecto
Prejudicial - Court of Appeal - Livre circulação de mercadorias - Utilização de uma marca pelo importador paralelo de um produto farmacêutico - Modificação da embalagem - Condições de colocação no mercado determinadas pelo acórdão do Tribunal de Justiça nos processos apensos C-274/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb/Paranova - Interpretação
Parte decisória
O artigo 7.°, n.° 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, na redacção dada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992, deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode legitimamente opor-se à comercialização posterior de um produto farmacêutico importado de outro Estado-Membro na sua embalagem original, interior e exterior, sobre a qual o importador aplicou um rótulo exterior adicional, salvo quando
se demonstrar que o uso do direito de marca pelo titular desta para se opor à comercialização do produto objecto de nova rotulagem com essa marca contribuiria para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros;
se demonstrar que a nova rotulagem não pode afectar o estado originário do produto contido na embalagem;
se indicar claramente na nova embalagem o autor da nova rotulagem do produto e o nome do seu fabricante;
a apresentação do produto objecto desta nova rotulagem não seja susceptível de prejudicar a reputação da marca e do seu titular; assim, o rótulo não deve ser defeituoso, de má qualidade ou não cuidado, e
antes da colocação à venda do produto objecto desta nova rotulagem, o importador avisar o titular da marca e lhe fornecer, a seu pedido, uma amostra deste produto.
A condição segundo a qual o reacondicionamento do produto farmacêutico, através de uma nova embalagem do produto na qual a marca é de novo aposta ou da aplicação de um rótulo na embalagem que contém este produto, é necessário para a sua comercialização posterior no Estado-Membro de importação, dado ser uma das condições que, uma vez satisfeitas, impedem, nos termos do artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104, na redacção dada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, que o titular da marca se oponha à referida comercialização, aplica-se unicamente ao reacondicionamento propriamente dito e não à forma ou ao estilo de realização deste.
A condição que impõe que a apresentação do produto reacondicionado não seja susceptível de prejudicar a reputação da marca e do seu titular, enquanto condição necessária para que este último não possa, por força do artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104, na redacção dada pelo acordo sobre o Espaço Económico Europeu, legitimamente opor-se à comercialização posterior de um produto farmacêutico quando o importador paralelo tiver procedido a nova embalagem do produto, nesta apondo de novo a marca, ou aplicado um rótulo na embalagem que contém o produto, não se limita aos casos de acondicionamento defeituoso, de má qualidade ou não cuidado.
A questão de saber se o facto de o importador paralelo:
não apor a marca na nova embalagem exterior do produto ("de-branding") ou
aplicar nesta embalagem o seu próprio logótipo ou um estilo ou apresentação próprios da empresa ou uma apresentação utilizada para vários produtos diferentes ("co-branding") ou
apor um rótulo adicional na referida embalagem de forma a esconder total ou parcialmente a marca do titular ou
não especificar no rótulo adicional que a marca em questão é propriedade do titular ou, ainda,
imprimir o nome do importador paralelo em letras maiúsculas
é de natureza a prejudicar a reputação da marca, é uma questão de facto que cabe ao juiz nacional apreciar face às circunstâncias específicas de cada caso concreto.
Em situações como as dos litígios dos processos principais, incumbe aos importadores paralelos demonstrar a verificação das condições segundo as quais
o uso do direito de marca, pelo seu titular, para se opor à comercialização dos produtos reacondicionados com essa marca contribuiria para estabelecer uma compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros;
o reacondicionamento não pode afectar o estado originário do produto contido na embalagem;
o autor do reacondicionamento do produto e o nome do seu fabricante estão indicados claramente na nova embalagem;
a apresentação do produto reacondicionado não deve ser susceptível de prejudicar a reputação da marca e a do seu titular; assim, o reacondicionamento não deve ser defeituoso, de má qualidade ou não cuidado,
antes da colocação à venda do produto reacondicionado, o importador deve avisar o titular da marca e fornecer-lhe, a seu pedido, uma amostra do produto reacondicionado,
que, estando satisfeitas, impedem que o titular da marca se oponha legitimamente à comercialização posterior de um produto farmacêutico reacondicionado.
No que respeita à condição que impõe que se demonstre que o reacondicionamento não pode afectar o estado originário do produto contido na embalagem, basta, porém, que o importador paralelo apresente elementos de prova susceptíveis de fazer razoavelmente presumir que esta condição está preenchida. O mesmo vale, a fortiori, no que respeita à condição segundo a qual a apresentação do produto reacondicionado não deve ser susceptível de prejudicar a reputação da marca e do seu titular. Uma vez apresentado pelo importador tal início de prova quanto a esta última condição, incumbirá, eventualmente, ao titular da marca, que é quem se encontra em melhor posição para apreciar se o reacondicionamento é susceptível de prejudicar a sua reputação e a da marca, provar que estas foram prejudicadas.
Quando um importador paralelo não efectua o aviso prévio ao titular da marca a respeito de um produto farmacêutico reacondicionado, infringe os direitos deste titular em cada importação subsequente do referido produto e enquanto não tiver efectuado tal aviso. A punição desta infracção deve ser não só proporcional mas também suficientemente eficiente e dissuasiva para garantir a plena eficácia da Directiva 89/104, com a redacção dada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu. Uma medida nacional por força da qual, perante tal infracção, o titular da marca tem direito a uma reparação financeira nas mesmas condições que em caso de contrafacção não é, enquanto tal, contrária ao princípio da proporcionalidade. Todavia, cabe ao juiz nacional determinar em cada caso concreto, tendo nomeadamente em conta a importância do dano causado ao titular do direito de marca pela infracção cometida pelo importador paralelo e no respeito pelo princípio da proporcionalidade, o montante da reparação financeira.
____________1 - JO C273, de 06.11.2004.