Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 april 2007 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal - Förenade kungariket) - Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG mot Swingward Ltd, och Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG mot Dowelhurst Ltd, och Glaxo Group Ltd mot Swingward Ltd, och Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd mot Dowelhurst Ltd, och SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, Smith Kline & French Laboratories Ltd mot Dowelhurst Ltd, och Eli Lilly and Co. mot Dowelhurst Ltd
(Industriell och kommersiell äganderätt - Varumärkesrätt - Läkemedel - Parallellimport - Ompaketering av en vara som är försedd med varumärket)
Rättegångsspråk: engelska
Hänskjutande domstol
Court of Appeal
Parter i målet vid den nationella domstolen
Sökande: Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, Smith Kline & French Laboratories Ltd, Eli Lilly and Co.
Svarande: Swingward Ltd, Dowelhurst Ltd
Saken
Begäran om förhandsavgörande - Court of Appeal - Fri rörlighet för varor - Användning av ett varumärke av den som parallellimporterar ett läkemedel - Ändring av förpackningen - Villkor för saluföringen som fastslagits genom domstolens dom i de förenade målen C-247/93, C-429/93 et C-436/93, Bristol-Myers Squibb c mot Paranova - Tolkning
Domslut
Artikel 7.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, i dess lydelse enligt avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall tolkas så, att varumärkesinnehavaren lagligen kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett läkemedel, som har importerats från en annan medlemsstat, i dess ursprungliga inner- och ytterförpackning, på vilken importören har anbringat en etikett, utom under följande omständigheter:
Det fastställs att innehavarens åberopande av varumärkesrätten för att motsätta sig marknadsföring av en vara som försetts med ny etikett under detta varumärke bidrar till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna.
Det visas att den omständigheten att varan har försetts med ny etikett inte kan påverka beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller.
På förpackningen anges vem som har försett varan med ny etikett och namnet på den som tillverkat varan.
Varans utformning efter att den har försetts med ny etikett är inte sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Följaktligen får inte etiketten vara bristfällig, av dålig kvalitet eller ge ett slarvigt intryck.
Importören underrättar på förhand varumärkesinnehavaren om att den vara som har försetts med ny etikett bjuds ut till försäljning och, om innehavaren begär det, tillhandahåller honom ett prov av denna vara.
Villkoret att det för fortsatt marknadsföring i importmedlemsstaten skall vara nödvändigt att paketera om läkemedlet i en ny förpackning och att åter anbringa varumärket på denna eller att anbringa en etikett på varans förpackning omfattar endast den omständigheten att varan paketeras om, men inte sättet att ompaketera varan eller utförandet, eftersom det är fråga om ett av de villkor som, om de är uppfyllda utgör hinder för att varumärkesinnehavaren motsätter sig denna marknadsföring med stöd av artikel 7.2 i direktiv 89/104, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Villkoret att varans utformning efter ompaketeringen inte får vara sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas är inte begränsat till att förpackningen är bristfällig, av dålig kvalitet eller ger ett slarvigt intryck, eftersom det är ett nödvändigt villkor för att varumärkesinnehavaren med stöd av artikel 7.2 i direktiv 89/104 lagligen skall kunna motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett läkemedel, när parallellimportören antingen har försett varan med en ny förpackning och åter anbringat varumärket på denna eller har anbringat en etikett på varans förpackning.
Frågan, huruvida den omständigheten att parallellimportören
inte har anbringat varumärket på den nya yttre förpackningen ("de-branding"),
på förpackningen har använt sin egen logotyp, stil (house-style) eller utformning, eller en utformning som används för ett flertal olika varor ("co-branding"),
har anbringat en tilläggsetikett på förpackningen så att innehavarens varumärke helt eller delvis döljs,
inte har angett på tilläggsetiketten att det ifrågavarande varumärket tillhör varumärkesinnehavaren, eller
har tryckt parallellimportörens firma med stora bokstäver,
kan skada varumärkets anseende, är en bevisfråga som det ankommer på den nationella domstolen att bedöma mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i varje mål.
Vid sådana förhållanden som i målet vid den nationella domstolen åligger det parallellimportörerna att styrka att följande villkor är uppfyllda:
Innehavarens åberopande av varumärkesrätten för att motsätta sig marknadsföring av ompaketerade varor under detta varumärke bidrar till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna.
Ompaketeringen kan inte påverka den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller.
Det anges på den nya förpackningen vem som har packat om varan och dess tillverkares namn.
Varans utformning efter ompaketeringen får inte vara sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Följaktligen får förpackningen inte vara bristfällig, av dålig kvalitet eller ge ett slarvigt intryck.
Importören skall på förhand underrätta varumärkesinnehavaren om att den vara som har packats om bjuds ut till försäljning och, om innehavaren begär det, tillhandahålla honom ett prov av den vara som har packats om.
Om dessa villkor är uppfyllda kan varumärkesinnehavaren inte lagligen motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett ompaketerat läkemedel.
Beträffande villkoret att det skall visas att ompaketeringen inte kan påverka den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller, är det tillräckligt att parallellimportören förebringar bevisning som gör det rimligt att anta att detta villkor är uppfyllt. Detsamma gäller av desto starkare anledning villkoret att varans utformning efter ompaketeringen inte får vara sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Om importören förebringar sådan bevisning med avseende på det sistnämnda villkoret åligger det i förekommande fall varumärkesinnehavaren, som har bäst möjligheter att bedöma om ompaketeringen kan skada hans, och hans varumärkes, anseende, att styrka att dessa åsamkats skada.
En parallellimportör som underlåter att på förhand underrätta varumärkesinnehavaren om ett ompaketerat läkemedel gör intrång i varumärkesinnehavarens rätt vid varje tillfälle som det ovannämnda läkemedlet därefter importeras och så länge som någon sådan underrättelse inte lämnas. Sanktionsåtgärderna för detta intrång skall inte bara vara proportionerliga, utan även tillräckligt effektiva och avskräckande för att säkerställa att direktiv 89/104, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får full verkan. En nationell bestämmelse enligt vilken en varumärkesinnehavare i samband med ett sådant intrång har rätt till ekonomisk ersättning på samma villkor som när det är fråga om plagiat strider inte i sig mot proportionalitetsprincipen. Det ankommer emellertid på den nationella domstolen att fastställa beloppet för den ekonomiska ersättningen i varje enskilt mål, med beaktande av i vilken omfattning varumärkesinnehavaren har lidit skada på grund av parallellimportörens intrång och med iakttagande av proportionalitetsprincipen.
____________1 - ) EUT C 273, 6.11.2004.