SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)
z dne 31. maja 2017(*)
„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE – Prejšnja besedna znamka Evropske unije VIÑA SOL – Relativni razlog za zavrnitev – Oškodovanje razlikovalnega učinka – Neobstoj podobnosti znakov – Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009“
V zadevi T‑637/15,
Alma-The Soul of Italian Wine LLLP s sedežem v Coral Gables, Florida, (Združene države), ki jo zastopa F. Terrano, odvetnik,
tožeča stranka,
proti
Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa A. Folliard-Monguiral, agent,
tožena stranka,
druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je
Miguel Torres, SA s sedežem v Vilafranca del Penedès (Španija), ki jo zastopa J. Güell Serra, odvetnik,
zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 3. septembra 2015 (zadeva R 356/2015‑2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Miguel Torres in Alma-The Soul of Italian Wine,
SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)
v sestavi M. Prek, predsednik, F. Schalin (poročevalec), sodnik, in M. J. Costeira, sodnica,
sodna tajnica: M. Marescaux, administratorka,
na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 16. novembra 2015,
na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 20. januarja 2016,
na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 17. februarja 2016,
na podlagi obravnave z dne 11. januarja 2017
izreka naslednjo
Sodbo
Dejansko stanje
1 Tožeča stranka, družba Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, je 4. marca 2011 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije.
2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je ta figurativni znak:
3 Proizvodi, za katere se zahteva registracija znamke, spadajo v razred 33 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo temu opisu: „vina“.
4 Prijava znamke Evropske unije je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 64/2011 z dne 1. aprila 2011.
5 Intervenientka, družba Miguel Torres, SA, je 30. junija 2011 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 vložila ugovor zoper registracijo znamke, prijavljene za proizvode iz točke 3 zgoraj.
6 Ugovor, ki je temeljil na razlogih iz člena 8(1)(b) in členu 8(5) Uredbe št. 207/2009, je bil vložen za te prejšnje znamke:
– besedno znamko Evropske unije VIÑA SOL, vloženo 12. februarja 1997, registrirano 29. oktobra 1998 pod številko 462523 in podaljšano 5. marca 2007, za „alkoholne pijače (razen piva)“ iz razreda 33;
– špansko besedno znamko VIÑA SOL, vloženo 9. maja 1944, registrirano 13. januarja 1947 pod številko 152231 in podaljšano 11. septembra 2007, za „vse razrede vina, razen zelo suhega belega namiznega vina, katerega lastnosti so podobne vinu Rhin“ iz razreda 33;
– špansko besedno znamko VIÑA SOL, vloženo 25. maja 1973, registrirano 21. marca 1977 pod številko 715524 in podaljšano 25. marca 2003, za „brandy“ iz razreda 33.
7 Ugovor, ki je temeljil zgolj na razlogih iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, je bil vložen za te prejšnje znamke:
– špansko figurativno znamko, vloženo 26. oktobra 2007 in registrirano 6. maja 2008 pod številko 2796505 za „alkoholne pijače (razen piva)“ iz razreda 33:
– besedno znamko Evropske unije SOL, vloženo 17. oktobra 2007 in registrirano 2. maja 2010 pod številko 6373971 za „alkoholne pijače (razen piva)“ iz razreda 33.
8 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 30. oktobra 2012 ob upoštevanju prejšnje besedne znamke Evropske unije SOL ugodil ugovoru zaradi obstoja verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
9 Tožeča stranka je zoper odločbo oddelka za ugovore 21. decembra 2012 pri EUIPO vložila pritožbo na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009.
10 Drugi odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 10. septembra 2013 (v nadaljevanju: odločba z dne 10. septembra 2013) potrdil odločbo oddelka za ugovore in zahtevo za registracijo v celoti zavrnil. Vendar je navedel, da bo glede na to, da je oddelek za ugovore ugodil ugovoru na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, zaradi ekonomičnosti postopka preizkusil del ugovora, ki temelji na členu 8(5) Uredbe št. 207/2009 ob upoštevanju prejšnje besedne znamke Evropske unije VIÑA SOL (v nadaljevanju: prejšnja znamka). Menil je, da upoštevno javnost sestavlja povprečni potrošnik Evropske unije, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Po eni strani je menil, da je za špansko, francosko in portugalsko govoreče potrošnike stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama povprečna, ker sta si prevladujoči element prejšnje znamke „sol“ in prevladujoči element prijavljene znamke „sole“ zelo podobna, po drugi strani pa, da je za italijanske potrošnike stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama nizka.
11 Odbor za pritožbe meni, da ima prejšnja znamka v Uniji ugled za vina. Odbor za pritožbe je ob upoštevanju podobnosti nasprotujočih si znakov, razlikovalnega učinka, ugleda prejšnje znamke in enakosti proizvodov, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, menil, da obstaja povezava med nasprotujočima si znakoma za pomemben del upoštevne javnosti, in sicer za špansko, italijansko, francosko in portugalsko govoreče potrošnike. Menil je, da obstaja tveganje slabitve, torej tveganje, da uporaba prijavljene znamke oškoduje razlikovalni učinek prejšnje znamke brez upravičenega razloga v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009. Ugotovil je, da je spoštovanje pogojev, določenih v členu 8(5) Uredbe št. 207/2009, v zvezi s špansko, italijansko, francosko in portugalsko govorečimi potrošniki zadoščalo za ugoditev ugovoru.
12 Splošno sodišče je na podlagi tožbe za razveljavitev odločbe z dne 10. septembra 2013, ki jo je tožeča stranka pri njem vložila 21. novembra 2013, navedeno odločbo razveljavilo s sodbo z dne 25. septembra 2014, Alma-The Soul of Italian Wine/UUNT – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (T‑605/13, neobjavljena, EU:T:2014:812).
13 V bistvu je bilo ugotovljeno, da odločba z dne 10. septembra 2013 ne vsebuje nobenega razlogovanja, na podlagi katerega bi bilo mogoče ugotoviti, ali je odbor za pritožbe upošteval dokaze, ki jih je predložila tožeča stranka – da bi z njimi dokazala majhen razlikovalni učinek besed „sol“ in „sole“, ki sta zajeti v nasprotujočih si znamkah – ali razumeti, zakaj je morebiti menil, da ti dokazi niso upoštevni. Sodišče je torej menilo, da navedena odločba ni bila obrazložena in da ni bilo mogoče ugotoviti, ali je odbor za pritožbe te dokaze upošteval pri presoji, na podlagi katere je bilo ugotovljeno, da sta ti besedi prevladujoča elementa teh znamk, in torej pri svoji ugotovitvi, da sta navedeni znamki podobni.
14 Drugi odbor za pritožbe pri EUIPO je po razveljavitveni sodbi, ki jo je izdalo Splošno sodišče, zadevo znova obravnaval in z odločbo z dne 3. septembra 2015 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) potrdil odločbo z dne 10. septembra 2013 in zahtevo za registracijo v celoti zavrnil.
15 Odbor za pritožbe je navedel, da mora glede na pogoje iz sodbe, s katero je bila razveljavljena odločba z dne 10. septembra 2013, opraviti presojo dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka ter ki se nanašajo na morebiten majhen razlikovalni učinek besede „sun“ (v različnih jezikih) in slike sonca glede zadevnih vinskih proizvodov za potrošnike Unije, kar bi lahko vplivalo na primerjavo nasprotujočih si znakov na podlagi njunih prevladujočih in razlikovalnih elementov. Navedel je, da so ti dokazi razdeljeni v tri skupine, ki zajemajo, prvič, izvlečke z več spletnih mest podjetji, ki potrošnikom Unije ponujajo vina, označena z znamkami, ki vsebujejo besede „sol“, „sole“, „soleil“ in „sun“ ter različne slike sonca, drugič, sezname znamk Evropske unije, ki so registrirane za označevanje proizvodov iz razreda 33 in ki vsebujejo enake besede ali slike, ter tretjič predhodno odločbo oddelka za ugovore z dne 26. marca 2004.
16 Odbor za pritožbe je ugotovil, da je ugled prejšnje znamke za vina v Uniji na dan prijave izpodbijane znamke še vedno obstajal, saj tožeča stranka te ugotovitve, navedene v odločbi z dne 10. septembra 2013, ni izpodbijala. Poleg tega je po preizkusu dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka, ugotovil, da so upoštevni potrošniki proizvodov, ki jih označujeta nasprotujoča si znaka, enaki, da sta znaka za del navedenih potrošnikov enaka, da ima prejšnja znamka razlikovalni učinek, da za pomemben del upoštevnih potrošnikov obstaja povezava med nasprotujočima si znakoma, da je razlikovalni učinek prejšnje znamke oškodovan in da ni upravičenega razloga za uporabo prijavljene znamke.
Postopek in predlogi strank
17 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga naj:
– izpodbijano odločbo razveljavi;
– EUIPO naloži plačilo stroškov.
18 EUIPO in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:
– tožbo zavrne;
– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
Pravo
19 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge, pri čemer se prvi nanaša na kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, drugi na kršitev člena 64(1) Uredbe št. 207/2009 in tretji na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
20 Začeti je treba s prvim tožbenim razlogom, ki se nanaša na kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, ter po potrebi nadaljevati z drugim in tretjim tožbenim razlogom.
21 Tožeča stranka v podporo prvemu tožbenemu razlogu v bistvu trdi, da je EUIPO napačno ugotovil, da pojma „sol“ in „sole“ nista neposredno povezana z zadevnimi proizvodi, pri čemer je menil, da ne opisujeta niti vina, niti njegovih lastnosti, niti njegove narave, niti njegovega namena.
22 Tožeča stranka meni, da taka presoja ni pravilna, ker je povezava med soncem in vinom splošno znano dejstvo. Besedi „sol“ in „sole“ naj bi se očitno navezovali na izvor vina, kar naj bi potrjeval seznam znamk Evropske unije, ki zajemajo proizvode iz razreda 33 in vsebujejo izraze „sol“, „sole“, „soleil“ ali „sun“ ali slike sonca, ki ga je navedla tožeča stranka. Razlikovalni učinek teh izrazov ali slik naj bi bil torej v zvezi z vinom zelo majhen. Zadevni seznam naj bi dokazoval tudi, da na trgu Unije soobstajajo znamke, ki označujejo vino in vsebujejo izraze „sol“, „sole“, „soleil“ ali „sun“ ali slike sonca.
23 Tožeča stranka izpodbija tudi to, da ima prejšnja znamka ugled, ki ga je pridobila z uporabo v Uniji. Vsekakor trdi, da tudi od predpostavki, da je ta ugled pridobljen, niso izpolnjeni kumulativni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009. Nasprotujoča si znaka naj si namreč ne bi bila podobna, saj podobnost zaradi prisotnosti besed „sol“, „sole“, katerih razlikovalni učinek je zelo majhen, v teh znakih ne more biti pomembnejša od razlik med navedenima znakoma, tako da razlikovalni učinek prejšnje znamke ni oškodovan. Tožeča stranka nazadnje trdi, da ima upravičen razlog za registracijo in uporabo prijavljene znamke, ker se v zvezi z znamkami, ki označujejo vino, lahko navezuje na sonce po vzoru številnih drugih proizvajalcev vina.
24 EUIPO navaja, da na podlagi presoje dokazov, navedenih v prilogah od 1 do 3, ki so bile predložene v upravnem postopku, ni treba spremeniti ugotovitve, navedene v izpodbijani odločbi, v skladu s katero pojma „sol“ kot prevladujočega elementa prejšnje znamke ni mogoče šteti za opisnega, zaradi česar torej ni brez razlikovalnega učinka, tako da bo upoštevna javnost prejšnjo znamko VIÑA SOL zaznavala kot znamko.
25 EUIPO ugotavlja, da ob upoštevanju, prvič, podobnost nasprotujočih si znakov zaradi prisotnosti pojmov „sol“ v prvem in „sole“ v drugem ter, drugič, ugleda prejšnje znamke v zvezi z vini, obstaja povezava med zadevnima znakoma za pomemben del upoštevnih potrošnikov, ker bo prijavljena znamka ta del javnosti spominjala na prejšnjo znamko. Škodo, povzročeno prejšnji znamki, bi sestavljala izguba njenega ugleda na področju kakovosti in, potencialno, zmanjšanje prodaje.
26 Intervenientka zatrjuje, da je razlikovalni učinek besede „sol“ v zvezi z vini gotov. Zato meni, da v obravnavanem primeru popolna enakost zadevnih proizvodov, ugled prejšnje znamke, ki je ena najbolj znanih znamk za vina v Evropi, ter dejstvo, da sta razlikovalna in prevladujoča elementa nasprotujočih si znamk besedi „sol“ in „sole“ ter ideja sonca, zadošča za ugotovitev, da bodo potrošniki vsaj v Španiji, v Franciji in na Portugalskem vzpostavili povezavo med nasprotujočima si znamkama. Ker so izpolnjeni drugi pogoji iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, in sicer v obravnavanem primeru ugled prejšnje znamke in oškodovanje razlikovalnega učinka brez upravičenega razloga, bi prijavljena znamka, če bi bila registrirana, parazitsko izkoriščala ugled prejšnje znamke, zaradi česar je treba zadevno registracijo zavrniti.
27 Najprej je treba poudariti, da se bo preizkus v obravnavanem primeru nanašal na zakonitost izpodbijane odločbe ne le glede razlogov, ki so navedeni v njej, ampak, v delu, v katerem se razlogi deloma sklicujejo na razloge, ki so bili prvotno navedeni v odločbi z dne 10. septembra 2013, tudi glede vsebine zadnjenavedene odločbe, na katero je napoteno (glej po analogiji sodbo z dne 20. marca 1959, Nold/Haute Autorité, 18/57, EU:C:1959:6, str. 116), vendar zgolj v delu, v katerem na to vsebino ne vpliva sodba z dne 25. septembra 2014, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE (T‑605/13, neobjavljena, EU:T:2014:812).
28 Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 določa, da znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje znamke v smislu odstavka 2 tega člena ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana prejšnja znamka, če ima prejšnja znamka Evropske unije ugled v Evropski uniji in če ima prejšnja nacionalna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke.
29 Predpostavka za širše varstvo, ki ga prejšnji znamki daje člen 8(5) Uredbe št. 207/2009, je torej izpolnitev več pogojev. Prvič, prejšnja znamka in tista, za katero se zahteva registracija, morata biti enaki oziroma podobni. Drugič, v primeru prejšnje znamke Evropske unije mora imeti prejšnja znamka ugled v Evropski uniji ali v primeru prejšnje nacionalne znamke ugled v zadevni državi članici. Tretjič, posledica neupravičene uporabe prijavljene znamke mora biti verjetnost, da bi bil nepošteno izkoriščen razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke ali da bi se lahko oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke. Ker so ti pogoji kumulativni, se navedena določba ne uporabi, če eden od njih ni izpolnjen (sodba z dne 22. marca 2007, Sigla/UUNT – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, točki 34 in 35; glej v tem smislu tudi sodbo z dne 25. maja 2005, Spa Monopole/UUNT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, EU:T:2005:179, točka 30).
30 V zvezi s tretjim od pogojev za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 je treba poudariti, da je pogoj oškodovanja razlikovalnega značaja prejšnje znamke, za katerega se uporablja tudi pojem „tveganje slabitve“, običajno izpolnjen, kadar uporaba znamke, katere registracija se zahteva, povzroči, da prejšnja znamka ne more več izzvati takojšne asociacije s proizvodi ali storitvami, za katere je registrirana in za katere se uporablja (glej v tem smislu sodbo z dne 11. decembra 2014, Coca-Cola/UUNT – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, točka 83 in navedena sodna praksa).
31 Sodišče je navedlo dejavnike, ki so lahko upoštevni pri celoviti presoji, da bi se z vidika zadevne javnosti dokazal obstoj povezave med nasprotujočimi si znamkami. Med temi dejavniki je navedlo, prvič, stopnjo podobnosti med navedenimi znamkami, drugič, naravo proizvodov in storitev, za katere so te znamke registrirane, vključno s stopnjo bližine ali različnosti teh proizvodov ali storitev ter upoštevno javnostjo, tretjič, intenzivnost ugleda prejšnje znamke, četrtič, stopnjo razlikovalnega učinka prejšnje znamke, ki ga ima sama po sebi ali ki je pridobljen z uporabo, in petič, obstoj verjetnosti zmede v javnosti (glej po analogiji sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, točka 42).
32 V obravnavanem primeru je treba po primerjavi zadevnih proizvodov in določitvi upoštevne javnosti preučiti drugi pogoj, ki se nanaša na obstoj ugleda prejšnje znamke v Uniji, pri čemer intenzivnost tega ugleda pogojuje celovito presojo elementov, ki lahko prispevajo k vzpostavitvi povezave med nasprotujočima si znamkama, in nato opraviti preizkus prvega pogoja, ki se nanaša na enakost ali podobnost nasprotujočih si znamk.
Proizvodi, zajeti z nasprotujočima si znamkama
33 Čeprav je varstvo, določeno s členom 8(5) Uredbe št. 207/2009, namenjeno uporabi za proizvode ali storitve, ki si niso podobni, je to varstvo mogoče uporabiti tudi, kadar so proizvodi ali storitve, ki jih zajemata nasprotujoči si znamki, enaki ali podobni (glej v tem smislu sodbo z dne 11. julija 2007, Mülhens/UUNT – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, EU:T:2007:214, točka 54 in navedena sodna praksa).
34 Proizvodi, ki jih zajemata nasprotujoči si znamki, spadajo v razred 33 in ustrezajo po eni strani vinu glede prijavljene znamke in po drugi strani alkoholnim pijačam (razen piva) glede prejšnje znamke. Ugotoviti je torej treba, da so si ti proizvodi enaki, saj so prvi zajeti v drugih, česar stranki tudi ne izpodbijata (glej v tem smislu sodbo z dne 24. novembra 2005, Sadas/UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, točka 34 in navedena sodna praksa).
Upoštevna javnost
35 Glede upoštevne javnosti je treba navesti, da se z obstojem povezave med nasprotujočimi si znamkami, od katerega so odvisne zlorabe, navedene v členu 8(5) Uredbe št. 207/2009, domneva, da so javnosti, ki jih zadevajo proizvodi in storitve, za katere so navedene znamke registrirane ali prijavljene za registracijo, enake ali se v določeni meri „prekrivajo“ (sodba z dne 9. marca 2012, Ella Valley Vineyards/UUNT – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T‑32/10, EU:T:2012:118, točka 23; glej po analogiji sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, točke od 46 do 49).
36 Dalje, v okviru celovite presoje verjetnosti zmede je treba upoštevati povprečnega potrošnika zadevne kategorije proizvodov, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se lahko stopnja pozornosti povprečnega potrošnika spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev (glej sodbo z dne 13. februarja 2007, Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, točka 42 in navedena sodna praksa).
37 V obravnavanem primeru je tožeča stranka v prvem postopku pred odborom za pritožbe trdila, da je pozornost upoštevne javnosti za zadevne proizvode nadpovprečna, kar izpodbija zlasti EUIPO.
38 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da so „vina“, na katera se nanašata prijavljena znamka in prejšnja znamka, namenjena široki javnosti Unije. Ker so namreč v skladu s sodno prakso vina ponavadi predmet široke distribucije, od oddelka z živili velike prodajalne do barov in kavarn, gre za proizvode tekoče potrošnje, glede katerih je upoštevna javnost povprečni potrošnik proizvodov široke potrošnje, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren (glej sodbo z dne 9. marca 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T‑32/10, EU:T:2012:118, točka 25 in navedena sodna praksa).
39 V teh okoliščinah so potrošniki, ki jih zadevajo proizvodi, označeni z nasprotujočima si znamkama, širša javnost Unije, katerih stopnja pozornosti je povprečna, pri čemer je treba ugotoviti, da se v obravnavani zadevi zadevne javnosti, ki jih sestavljajo ti potrošniki, „prekrivajo“ v smislu sodne prakse, navedene v točki 35 zgoraj.
40 Odbor za pritožbe torej pri presoji upoštevne javnosti ni storil napake.
Pogoj ugleda prejšnje znamke
41 V izpodbijani odločbi, ki se v zvezi s tem sklicuje na razloge, navedene v odločbi z dne 10. septembra 2013, je navedeno, da je imela prejšnja znamka na datum vložitve prijavljene znamke, to je 4. marca 2011, ugled v Uniji za „vina“.
42 Tožeča stranka trdi, da so dokazi, ki jih je predložila intervenientka, bodisi nezadostni bodisi nimajo dokazne vrednosti v zvezi s tem, da je prejšnja znamka z uporabo pridobila ugled v Uniji.
43 EUIPO in intervenientka trditve tožeče stranke izpodbijata.
44 V zvezi s tem je treba poudariti, da mora za izpolnitev pogoja ugleda prejšnjo znamko poznati velik del javnosti, na katero se nanašajo proizvodi ali storitve, ki jih ta znamka zajema. V okviru presoje tega pogoja je treba upoštevati vse upoštevne elemente v zadevi, in sicer zlasti tržni delež prejšnje znamke, intenzivnost, geografsko območje in trajanje uporabe te znamke ter obseg sredstev, ki jih podjetje porabi za njeno promocijo, ne da bi bilo treba, da bi to znamko poznal določen odstotek tako opredeljene javnosti ali da bi ta znamka imela ugled na celotnem zadevnem ozemlju, če ima ugled na znatnem delu tega ozemlja (glej sodbo z dne 9. marca 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T‑32/10, EU:T:2012:118, točka 31 in navedena sodna praksa).
45 V obravnavanem primeru je treba ugotoviti, da – v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka – dokazi, ki jih je predložila intervenientka, dokazujejo pridobitev ugleda prejšnje znamke v Uniji. Ti dokazi so med drugim nagrade, podeljene tako intervenientki kot proizvodom, ki se prodajajo pod znamko VIÑA SOL, zaprisežena izjava direktorja intervenientke o obsegu in vrednosti prodaje teh proizvodov v obdobju od 2003 do 2010 na ozemlju različnih držav članic Unije, med katerimi so Belgija, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Latvija, Litva, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo, zaprisežene izjave lokalnih dobaviteljev, časopisni članki ter prospekt največje španske letalske družbe, v katerem so navedeni proizvodi, označeni z znamko VIÑA SOL.
46 V zadevnem obdobju je intervenientka namreč prodala med drugim več kot 41 milijonov steklenic v Španiji, več kot 15 milijonov v Združenem kraljestvu in več kot 3 milijone v Nemčiji, kar dokazuje, da so bili zadevni proizvodi, označeni s prejšnjo znamko, razširjeni na pomembnem delu ozemlja Unije.
47 Poleg tega, kot trdi EUIPO, dokazna vrednost pisnih navedb tretjih oseb, ki jih te navedejo na podlagi modela, ki ga pripravi zadevna stranka, sama po sebi niti ne more pomeniti zmanjšanja zanesljivosti in kredibilnosti navedenih dokumentov niti ne more ogroziti njihove dokazne vrednosti (glej v tem smislu sodbo z dne 16. septembra 2013, Avery Dennison/UUNT – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T‑200/10, neobjavljena, EU:T:2013:467, točka 73).
48 Nazadnje, ugotoviti je treba, da ti dokazi, obravnavani v celoti, niso neskladni.
49 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da tožeča stranka ni dokazala, da je odbor za pritožbe storil napako s tem, da je ugotovil, da ima prejšnja znamka ugled v Uniji.
Pogoj enakosti ali podobnosti nasprotujočih si znakov
50 V zvezi z obstojem podobnosti ali enakosti nasprotujočih si znakov je treba prejšnjo znamko primerjati s prijavljeno znamko, da se ugotovi intenzivnost njune morebitne podobnosti.
51 V zvezi s tem je treba navesti, da za izpolnitev pogoja podobnosti znamk, kot ga določa člen 8(5) Uredbe št. 207/2009, ni treba dokazati, da pri zadevni javnosti obstaja verjetnost zmede glede prejšnje znamke, ki uživa ugled, in prijavljene znamke. Zadostuje, da stopnja podobnosti med tema znamkama učinkuje tako, da zadevna javnost med njima vzpostavi povezavo (glej po analogiji sodbo z dne 18. junija 2009, L’Oréal in drugi, C‑487/07, EU:C:2009:378, točka 36 in navedena sodna praksa). Bolj ko so si nasprotujoče si znamke podobne, verjetneje je torej, da bo upoštevna javnost ob prijavljeni znamki pomislila na prejšnjo znamko, ki ima ugled (glej po analogiji sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, točka 44).
52 Celovita presoja, katere namen je dokazati obstoj povezave med nasprotujočimi si znamkami, mora, kar zadeva vizualno, fonetično ali pomensko podobnost spornih znakov, temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti znaki ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov (sodbi z dne 16. maja 2007, La Perla/UUNT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T‑137/05, neobjavljena, EU:T:2007:142, točka 35, in z dne 25. marca 2009, L’Oréal/UUNT – Spa Monopole (SPALINE), T‑21/07, neobjavljena, EU:T:2009:80, točka 18).
53 Ker je prijavljena znamka sestavljena znamka, ki vsebuje figurativne in besedne elemente, je treba spomniti, da presoje podobnosti med znamkama ni mogoče omejiti zgolj na upoštevanje ene sestavine sestavljene znamke in njeno primerjavo z drugo znamko. Nasprotno, opraviti je treba primerjavo s preučitvijo nasprotujočih si znamk, ob upoštevanju vsake znamke kot celote, kar ne izključuje, da lahko v celotnem vtisu, ki ga v spominu upoštevne javnosti ustvari sestavljena znamka, v nekaterih okoliščinah prevlada ena ali več njenih sestavin (glej po analogiji sodbo z dne 15. decembra 2009 v zadevi Trubion Pharmaceuticals/UUNT – Merck (TRUBION), T‑412/08, neobjavljena, EU:T:2009:507, točka 35 in navedena sodna praksa), čeprav je treba poudariti, da sodna praksa v nekaterih okoliščinah omogoča tudi primerjavo med elementi, ki niso prevladujoči, ampak manj pomembni, vendar nezanemarljivi (sklep z dne 14. aprila 2016, Roland/EUIPO, C‑515/15 P, neobjavljen, EU:C:2016:298, točka 31).
54 Glede na ta načela je treba preizkusiti, ali je odbor za pritožbe storil napako s tem, da je ob upoštevanju intenzivnosti ugleda prejšnje znamke ugotovil, da sta nasprotujoča si znaka dovolj podobna, da bi lahko upoštevna javnost vzpostavila povezavo med njima, pri čemer je treba ta preizkus začeti z določitvijo razlikovalnih in prevladujočih elementov nasprotujočih si znakov.
Razlikovalni in prevladujoči elementi nasprotujočih si znakov
55 V zvezi s prejšnjo znamko je odbor za pritožbe menil, da beseda „viña“ za špansko, pa tudi za portugalsko, italijansko in francosko, javnost pomeni vinsko trto. Upoštevna javnost naj bi z lahkoto prepoznala to navezovanje na izvor proizvoda, zaradi katerega naj bi bila zadevna beseda opisna, tako da naj bi beseda „viña“ imela majhen razlikovalni učinek in je ne bi bilo mogoče šteti za prevladujoči element te znamke. Druge besede, ki sestavlja to znamko, torej besede „sol“ pa ni mogoče šteti za opisno ali brez razlikovalnega učinka, tudi ob predpostavki, da je, kot je trdila tožeča stranka, treba šteti, da ta beseda, ker je sonce bistveno za rast vinske trte in torej za proizvodnjo vina, napotuje na vino. Dokumenti, ki jih je v zvezi s tem predložila tožeča stranka, naj ne bi mogli spremeniti presoje iz sklepa z dne 10. septembra 2013. Odbor za pritožbe je torej menil, da „je treba šteti, da je [izraz ,sol‘], čeprav je njegov razlikovalni učinek malo pod povprečjem, upravičen do razumne stopnje varstva“, glede prejšnje znamke pa, da ni „povsem brez razlikovalnega učinka“.
56 Glede prijavljene znamke je odbor za pritožbe po eni strani menil, da opisnega elementa, ki sestavlja znak, torej prikaz sonca, ni treba šteti za prevladujoči element v okviru celotnega vtisa, ki ga daje ta znak. Po drugi strani je menil, da je za špansko, portugalsko in francosko govoreče potrošnike prevladujoči element besedni element „sole“, ob katerem se pomisli na sonce, in da je za druge potrošnike Unije, vključno z italijanskimi potrošniki, ki razumejo njegov pomen, prevladujoči element izraz „sotto il sole“, kot besedni element figurativne znamke, zapisan z večjimi črkami.
57 Te ugotovitve odbora za pritožbe so deloma netočne.
58 Prvič, v okviru preizkusa prejšnje znamke je treba upoštevati, da je ta znamka sestavljena iz povezave dveh kratkih besed, in sicer besed „viña“ in „sol“. Kot pa je navedel odbor za pritožbe, je razlikovalni učinek prve majhen, medtem ko je razlikovalni učinek drugonavedene besede – ki ni opisna, drugače od prvonavedene besede, zaradi katere lahko upoštevna javnost pomisli na pojem „vinska trta“ in torej „vino“ – nekoliko večji, a vendar nekoliko manjši od običajnega, zaradi česar bi bilo mogoče šteti, da je prevladujoča.
59 Analiza dokazov, ki jih je med razpravami predložila tožeča stranka, v tem primeru prilog od 1 do 3, predloženih v upravnem postopku, glede katerih odločba z dne 10. septembra 2013 ne omenja, da jih je odbor za pritožbe upošteval v okviru svoje presoje, ki pa so bili dejansko upoštevani v izpodbijani odločbi, nekoliko spreminja ugotovitve, ki izhajajo iz navedene presoje.
60 Priloga 2, ki je bila predložena med upravnim postopkom in ki se nanaša na slike sonca, je sicer malo upoštevna za presojo prejšnje znamke, ki je besedna.
61 Na podlagi prilog od 1 do 3, ki so bile predložene med upravnim postopkom in ki jih sestavljajo na eni strani izvlečki spletnih mest, na katerih se potrošnikom Unije ponujajo vina, označena z znamkami, ki vsebujejo besede „sol“, „sole“, „soleil“ in „sun“ ter različne slike sonca, ter na drugi strani seznam znamk Evropske unije, ki so registrirane za proizvode iz razreda 33 in vsebujejo tudi besede ali predstavitve, kot so na primer SOL DE MALAGA, COLORES DEL SOL, PIEDRA DEL SOL, CITA DEL SOL, SOL ROJO, REY SOL ali SOL DES ESPAÑA, pa je mogoče ugotoviti soobstoj znamk Evropske unije, ki se v taki ali drugačni obliki navezujejo na pojem sonca.
62 Res je, kot trdi EUIPO – pri čemer se sklicuje na sodno prakso, ki izhaja iz sodbe z dne 16. septembra 2009, Zero Industry/UUNT – zero Germany (zerorh+) (T‑400/06, neobjavljena, EU:T:2009:331, točka 73) – da samo dejstvo, da več znamk, ki označujejo zadevne proizvode, vsebuje enako besedo, ne zadostuje za ugotovitev, da je ta element postal šibkeje razlikovalen zaradi pogoste uporabe na zadevnem področju, in to tudi, če so proizvodi, ki jih označujejo navedene znamke enaki ali med njimi obstaja povezava. Upoštevati je namreč treba dejansko uporabo znamk na trgu, in ne abstraktni soobstoj znamk, ki vsebujejo skupni element v registru (glej v tem smislu sodbo z dne 24. novembra 2005, GfK/UUNT – BUS (Online Bus), T‑135/04, EU:T:2005:419, točka 68). Vendar je, kot pravilno trdi tožeča stranka, na podlagi dokazov iz priloge 1, ki je bila predložena med upravnim postopkom, torej izvlečkov z več spletnih mest podjetij, ki potrošnikom Unije ponujajo vina, označena z znamkami, ki vsebujejo besede „sol“, „sole“, „soleil“ in „sun“ ter različne slike sonca, mogoče ugotoviti, da so potrošnik Unije splošno in upoštevna javnost ožje konkretno in pogosto izpostavljeni takim znamkam, tako da jim povezava med pojmom sonce na eni strani in vinom na drugi strani ni tuja. Do te ugotovitve je mogoče priti na podlagi dokazov, ki jih je med razpravami predložila tožeča stranka, ne da bi bilo treba preizkusiti, ali je, kot trdi sama, povezava med pojmom sonce in vinom splošno znana.
63 Kot je v bistvu navedeno v točki 27 izpodbijanega sklepa, pravica do registracije prejšnje znamke kot znamke Evropske unije preneha obstajati, če se zunaj ničnostnega postopka ugotovi popoln neobstoj njenega razlikovalnega učinka. Vendar je treba ugotoviti, da je, čeprav pojem „sol“ ni povsem brez razlikovalnega učinka, stopnja njegovega razlikovalnega učinka nizka in da skupaj s pojmom „viña“, katerega razlikovalni učinek je tudi majhen, prejšnji znamki daje le nizko stopnjo razlikovalnega učinka.
64 Do te ugotovitve v zvezi s prejšnjo znamko je mogoče priti na podlagi dokazov, ki so bili prvotno predloženi odboru za pritožbe in ki so bili obravnavani v točkah od 59 do 62 zgoraj, ne da bi bilo treba obravnavati dokumente, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem in za katere intervenientka zahteva izločitev.
65 Drugič, glede preizkusa prijavljene znamke je treba spomniti, da je ta sestavljena iz figurativnega elementa okrogle oblike, ki predstavlja sonce s kontrastom med različnimi točkami. Nad tem figurativnim elementom je prvi besedni element, sestavljen iz izrazov „sotto il sole italiano“, ki so zapisani z velikimi črkami majhnega formata, pod njim pa drugi besedni element, sestavljen iz izrazov „sotto il sole“, ki so zapisani z nekoliko stiliziranimi črkami velikega formata, pri čemer je beseda „il“ zapisana v kurzivi.
66 V skladu s sodno prakso velja, da kadar je znamka sestavljena iz besednih in figurativnih elementov, je njen besedni element načeloma bolj razlikovalen od figurativnega, saj se bo povprečni potrošnik na zadevni proizvod lažje skliceval z navajanjem imena, kot pa z opisovanjem figurativnega elementa (glej sodbo z dne 9. septembra 2008, Honda Motor Europe/UUNT – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, točka 30 in navedena sodna praksa). Poleg tega, kot je navedel tudi odbor za pritožbe v točki 43 odločbe z dne 10. septembra 2013, si povprečni potrošnik lažje zapomni elemente, ki imajo nek pomen. Verjetno je, da bodo v besednem elementu „sotto il sole italiano“ poleg italijansko govorečih potrošnikov tudi špansko, portugalsko in francosko govoreči potrošniki razumeli ne le izraz „sole“, ampak tudi izraz „italiano“ kot izraz, ki se nanaša na Italijo, kot označbo možnega kraja proizvodnje vina. Poleg tega je verjetno, da bo ta izraz razumela večina potrošnikov v Uniji, ker se ta izraz v velikem številu jezikov Unije nanaša na to državo.
67 Res je, da so črke, uporabljene v besednem figurativnem elementu iz zgornjega dela prijavljene znamke, manjše od črk, uporabljenih v besednem figurativnem elementu iz spodnjega dela te znamke, vendar so te črke, ker niso stilizirane, tudi bolj čitljive, tako da so lažje berljive. Potrošnik vina, čeprav je povprečno pozoren, bo ob stiku s prijavljeno znamko pozoren na navedbo o poreklu vina, ki ga kupuje, kot je označeno na navedeni znamki (glej v tem smislu sodbo z dne 9. marca 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T‑32/10, EU:T:2012:118, točka 45). V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da prevladujoči element prijavljene znamke ni le izraz „sole“, ampak povezava izrazov „sole“ in „italiano“, pri čemer drugi elementi niso zanemarljivi.
68 V obravnavanem primeru je tako presoja razlikovalnih in prevladujočih elementov nasprotujočih si znakov, ki jo je opravil odbor za pritožbe, deloma napačna, pri čemer je treba ugotoviti, da je treba celovito presojo, namen katere je ugotoviti obstoj povezave med nasprotujočima si znamkama, opraviti ob upoštevanju po eni strani, da je prevladujoči element prejšnje znamke sestavljen iz besede „sol“, ki ima nizko stopnjo razlikovalnega učinka in ki skupaj z izrazom „viña“ znamki daje le nizko stopnjo razlikovalnega učinka, ter po drugi strani, da prevladujoči element prijavljene znamke sestavlja povezava pojmov „sole“ in „italiano“.
Vizualna primerjava
69 Z vizualnega vidika je stopnja podobnosti nasprotujočih si znakov nizka. Prejšnjo znamko sestavljata le dve besedi, medtem ko je prijavljena znamka sestavljena iz dveh besednih elementov, od katerih ima eden štiri, drugi pa tri besede, in slike sonca med njima, ki pomeni določeno stopnjo izvirnosti. Poleg tega je treba ugotoviti, da figurativni element, ki prikazuje sonce, prijavljene znamke pomeni določeno izvirnost, ki se prenese na celoten znak.
70 Edini skupni element med nasprotujočima si znakoma je zaporedje črk „s“, „o“ in „l“, ki se v prejšnji znamki pojavi enkrat, v prijavljeni znamki pa dvakrat. Ta element ne more prevladati nad številnimi elementi, v katerih se ta znaka razlikujeta.
Fonetična primerjava
71 Tudi s fonetičnega vidika med nasprotujočima si znakoma obstajajo razlike, ki pretehtajo elemente podobnosti. Zaradi razlike v dolžini med znamkama – pri čemer je prejšnja znamka sestavljena iz dveh zelo kratkih besed, od katerih ima prva dva, druga pa en samoglasnik, medtem ko je prijavljena znamka sestavljena iz štirih različnih besed, pri čemer ima že sam besedni element „sotto il sole“ pet samoglasnikov – sta zvok in ritem njune izgovarjave zelo različna.
72 Ti elementi popolnoma nevtralizirajo element bližine, ki bi lahko izhajal iz obstoja besede „sole“ v prijavljeni znamki in besede „sol“ v prejšnji znamki.
Pomenska primerjava
73 Kot trdi tožeča stranka, prijavljena znaka tudi s pomenskega vidika nista dovolj podobna, da bi lahko upoštevna javnost vzpostavila povezavo med njima.
74 Za del upoštevne javnosti, ki razume španski izraz „viña sol“ in italijanski izraz „sotto il sole italiano“, prvi izraz v bistvu pomeni „sončna vinska trta“, medtem ko zveza izrazov „sole“ in „italiano“ pomeni „italijansko sonce“, tako da drugi izraz pomeni „pod italijanskim soncem“ in napotuje na italijanski izvor vina, označenega s prijavljeno znamko.
75 Navezovanje na sonce, ki je edini skupni element, ne zadošča za ugotovitev podobnosti med nasprotujočima si znakoma s pomenskega vidika. Medtem ko prejšnja znamka vsebuje fantazijski element v delu, v katerem se navezuje na vino, pridelano iz „sončne vinske trte“, ki je tudi pohvalni element, prijavljena znamka namreč napotuje na izvor in kraj proizvodnje vina. Pomen vsakega od navedenih znakov je torej drugačen.
Ugotovitve glede obstoja povezave med nasprotujočima si znakoma z vidika podobnosti
76 Na podlagi primerjave nasprotujočih si znakov je treba ugotoviti obstoj nizke stopnje vizualne podobnosti znakov, nevtralizacijo elementa bližine navedenih znakov s fonetičnega vidika in pomensko različnost, tako da je treba v celoti šteti, da je stopnja podobnosti teh znakov nizka.
77 Glede drugih upoštevanih elementov, ki jih je upošteval odbor za pritožbe, je treba poudariti, da – čeprav sta bila v izpodbijani odločbi pravilno ugotovljena enakost potrošnikov in ugled prejšnje znamke za vina – pa je razlikovalni učinek prejšnje znamke majhen.
78 Iz teh preudarkov in tistih, navedenih v točkah od 33 do 75 zgoraj, je razvidno, da v nasprotju s tem, kar je ugotovil odbor za pritožbe, stopnja podobnosti med navedenima znakoma ob upoštevanju drugih upoštevnih elementov – navedenih v točki 35 izpodbijane odločbe, ki so v obravnavanem primeru enakost upoštevnih potrošnikov, stopnja ugleda prejšnje znamke za vina in njen razlikovalni učinek – ni zadostna, da bi ju upoštevna javnost lahko povezala, torej med njima vzpostavila povezavo v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.
79 Na podlagi celovite presoje – katere namen je ugotoviti, ali upoštevna javnost zaznava povezavo med nasprotujočima si znamkama, kot jo zahteva sodna praksa v zvezi s pogoji izvajanja člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, navedena v točki 31 zgoraj – je treba ugotoviti, da ob upoštevanju zlasti razlik med zadevnima znakoma, ne obstaja tveganje, da bi upoštevna javnost tako povezavo lahko vzpostavila.
80 Zato je treba v obravnavani zadevi ugotoviti, da v obravnavanem primeru eden od pogojev uporabe člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, in sicer podobnost ter a fortiori enakost nasprotujočih si znamk – katerega učinek je, da zadevna javnost vzpostavi povezavo med navedenima znamkama – ni izpolnjen.
81 Ker so pogoji za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 kumulativni in ker neobstoj enega izmed njih zadostuje, da se navedena določba ne uporabi, je treba v teh okoliščinah ugoditi tožbi in razveljaviti izpodbijano odločbo na podlagi prvega tožbenega razloga, ne da bi bilo treba preučiti druga tožbena razloga.
82 Nazadnje je treba omeniti, da to, da mora EUIPO v okviru tožbe, ki je pri sodišču Unije vložena zoper odločbo odbora za pritožbe EUIPO, sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe sodišča Unije, lahko pomeni, da v zvezi s tem ob upoštevanju razveljavitve izpodbijane odločbe, ker ta krši člen 8(5) Uredbe št. 207/2009, preizkusi zakonitost odločbe oddelka za ugovore z dne 30. oktobra 2012 v delu, v katerem je bilo z njo prvotno ugodeno ugovoru na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ker zaradi ekonomičnosti postopka razlogi odločbe oddelka za ugovore v zvezi s tem niso bili preizkušeni.
Stroški
83 V skladu s členom 134(1) Poslovnika se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.
84 Ker EUIPO s predlogi ni uspel, se mu v skladu s predlogom tožeče stranke naloži plačilo stroškov.
85 V skladu s členom 138(3) tega poslovnika intervenientka nosi svoje stroške.
Iz teh razlogov je
SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)
razsodilo:
1. Odločba drugega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 3. septembra 2015 (zadeva R 356/2015‑2) se razveljavi.
2. EUIPO se naloži, da poleg svojih stroškov nosi stroške družbe Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.
3. Družba Miguel Torres, SA nosi svoje stroške.
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 31. maja 2017.
Podpisi