Asia T-637/15

Alma-The Soul of Italian Wine LLLP

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki VIÑA SOL – Suhteellinen hylkäysperuste – Erottamiskyvylle aiheutuva vahinko – Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta

Tiivistelmä – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 31.5.2017

1.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia – Edellytykset – Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö – Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuva haitta

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta)

2.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia – Edellytykset – Tavaramerkkien välinen yhteys – Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta)

3.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia – Suoja, jota annetaan myös silloin, kun merkkiä käytetään samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta)

4.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia – Kuviomerkki SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE – Sanamerkki VIÑA SOL

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta)

5.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia – Edellytykset – Tavaramerkin laaja tunnettuus jäsenvaltiossa tai unionissa – Käsite – Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta)

1.      Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa aikaisemmalle tavaramerkille annettu laajennettu suoja edellyttää useiden edellytysten täyttymistä. Ensinnäkin aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin on oltava samoja tai samankaltaisia. Toiseksi jos on kyse aikaisemmasta EU-tavaramerkistä, tavaramerkin on oltava unionissa laajalti tunnettu, tai jos on kyse aikaisemmasta kansallisesta tavaramerkistä, tavaramerkin on oltava kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu. Kolmanneksi haetun tavaramerkin ilman perusteltua syytä käyttämisen on aiheutettava vaara siitä, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta käytetään epäoikeutetusti hyväksi tai aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle voi aiheutua haittaa. Koska nämä edellytykset ovat kumulatiivisia, niistä yhden puuttuminen riittää siihen, että mainittua säännöstä ei sovelleta.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan kolmannen soveltamisedellytyksen osalta on muistettava, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, jota kutsutaan myös vesittymisvaaraksi, on yleensä näytetty toteen silloin, kun rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käytöstä seuraa, että aikaisempi tavaramerkki ei enää voi synnyttää välitöntä mielleyhtymää sellaisiin tavaroihin, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä käytetään.

(ks. 29 ja 30 kohta)

2.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 31, 51 ja 52 kohta)

3.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 33 kohta)

4.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 34, 39, 41, 49, 68 ja 76–80 kohta)

5.      Laajaa tunnettuutta koskevan edellytyksen täyttämiseksi merkittävän osan tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä on tunnettava tavaramerkki. Tutkittaessa tämän edellytyksen täyttymistä on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa aikaisemman tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, mutta ei edellytetä, että näin määritellystä kohdeyleisöstä jonkin tietyn prosentuaalisen osuuden olisi tunnettava tavaramerkki tai että aikaisemman tavaramerkin olisi oltava laajalti tunnettu koko kyseessä olevalla alueella, kunhan se on tunnettu olennaisessa osassa siitä.

(ks. 44 kohta)