Processo T‑637/15
Alma‑The Soul of Italian Wine LLLP
contra
Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia
«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa da União Europeia SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Marca nominativa da União Europeia anterior VIÑA SOL — Motivo relativo de recusa — Violação do caráter distintivo — Inexistência de semelhança entre os sinais — Artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento (CE) n.° 207/2009»
Sumário — Acórdão do Tribunal Geral (Segunda Secção) de 31 de maio de 2017
1. Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Requisitos — Proveito indevidamente obtido do caráter distintivo ou do renome da marca anterior — Prejuízo causado ao caráter distintivo ou ao renome da marca anterior
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)
2. Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Requisitos — Vínculo entre as marcas — Critérios de apreciação
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)
3. Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Proteção concedida igualmente em caso de uso de um sinal para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)
4. Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Marca figurativa SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Marca nominativa VIÑA SOL
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)
5. Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Requisitos — Prestígio da marca no Estado‑Membro ou na União — Conceito — Critérios de apreciação
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)
1. A proteção alargada conferida à marca anterior pelo artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 207/2009 pressupõe, portanto, que estejam reunidos vários requisitos. Em primeiro lugar, a marca anterior e aquela cujo registo é pedido devem ser idênticas ou semelhantes. Em segundo lugar, a marca anterior deve gozar de prestígio na União, no caso de uma marca da União Europeia anterior, ou no Estado‑Membro em questão, no caso de uma marca nacional anterior. Em terceiro lugar, a utilização injustificada da marca pedida deve conduzir ao risco de se poder tirar indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou de se poder causar prejuízo ao caráter distintivo ou ao prestígio da marca anterior. Uma vez que estes requisitos são cumulativos, o não preenchimento de um deles é suficiente para tornar inaplicável a referida disposição.
Quanto ao terceiro requisito de aplicação do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 207/2009, cabe recordar que o prejuízo causado ao caráter distintivo da marca anterior, conceito também denominado «risco de diluição», é normalmente determinado quando a utilização da marca cujo registo é pedido teria por efeito que a marca anterior já não poderia suscitar uma associação imediata com os produtos para os quais foi registada e utilizada.
(cf. n.os 29 e 30)
2. V. texto da decisão.
(cf. n.os 31, 51 e 52)
3. V. texto da decisão.
(cf. n.° 33)
4. V. texto da decisão.
(cf. n.os 34, 39, 41, 49, 68, 76 a 80)
5. Para satisfazer o requisito relativo ao prestígio, uma marca anterior deve ser conhecida por uma parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços por ela abrangidos. No âmbito da apreciação deste requisito, há que ter em consideração todos os elementos pertinentes em causa, a saber, designadamente, a quota de mercado detida pela marca anterior, a intensidade, o âmbito geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efetuados pela empresa para a promover, sem se exigir que essa marca seja conhecida por uma determinada percentagem do público assim definido ou que o seu prestígio se estenda à totalidade do território em causa, desde que o prestígio exista numa parte substancial do mesmo.
(cf. n.° 44)