NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
ELEANOR SHARPSTON
prednesené 13. marca 2008 (1)
Vec C‑488/06 P
L & D SA
„Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Námietka majiteľa skorších ochranných známok – Pravdepodobnosť zámeny – Rozlišovacia spôsobilosť tvaru stromu nadobudnutá prostredníctvom používania ako časti inej ochrannej známky“
1. Majiteľ skoršej ochrannej známky môže podať námietku proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva, pokiaľ vzhľadom na to, že táto ochranná známka je zhodná alebo podobná s jeho skoršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, na ktoré sa tieto ochranné známky vzťahujú, sú zhodné alebo podobné, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, ktorá sa zvyšuje, ak má skoršia ochranná známka mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Hlavné témy v tomto odvolacom konaní súvisia s otázkou, či, a ak áno, na akom základe, môže byť mladšia ochranná známka považovaná za ochrannú známku, ktorá nadobudla takú spôsobilosť prostredníctvom jej používania ako časti dlhodobo používanej ochrannej známky.
Právna úprava Spoločenstva
2. Nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva(2) stanovuje niekoľko dôvodov zamietnutia prihlášky ochrannej známky. „Absolútne dôvody zamietnutia“ sú vymenované v článku 7 a „relatívne dôvody zamietnutia“ – to znamená dôvody, na základe ktorých môže tretia osoba podať námietku, – sú uvedené v článku 8.
3. Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) stanovuje, že do registra sa nezapíšu označenia, ktoré pozostávajú výhradne z „tvaru tovarov, ktorý je nevyhnutný, ak sa má dosiahnuť technický výsledok“.
4. Článok 7 ods. 2 stanovuje: „Odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti spoločenstva.“
5. V časti, ktorá je relevantná, článok 8 nariadenia stanovuje:
„1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:
…
b) ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny – neoficiálny preklad] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny – neoficiálny preklad] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.
2. Na účely odseku 1 sa pod pojmom ‚skoršie ochranné známky‘ rozumie:
a) ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva...:
i) ochranné známky spoločenstva;
ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte...;
iii) ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd, ktoré majú účinnosť v členskom štáte;
…“
6. Článok 8 neobsahuje výslovné ustanovenia, ako sú uvedené v článku 7 ods. 2 v tom zmysle, že relatívne dôvody zamietnutia sa môžu uplatniť aj vtedy, ak existujú iba v časti Spoločenstva.
7. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora sa má v kontexte článku 8 ods. 1 písm. b) pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti posudzovať celkovo pri zohľadnení všetkých rozhodujúcich okolností predmetného prípadu. Toto posúdenie vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti sporných ochranných známok sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vyvolávajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov. To, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných výrobkov alebo služieb, zohráva rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily.(3) Okrem toho pravdepodobnosť zámeny môže vyplývať aj z koncepčnej podobnosti medzi ochrannými známkami a môže sa zvýšiť, ak má skoršia ochranná známka mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť, či už per se, alebo z dôvodu všeobecnej známosti u verejnosti.(4)
8. Článok 73 nariadenia stanovuje: „V rozhodnutiach úradu[(5)] sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušné strany možnosť predložiť svoje pripomienky.“
Konanie
9. Dňa 30. apríla 1996 podala spoločnosť L & D SA (ďalej len „L & D“) na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na zápis obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok „Aire Limpio“. Budem ju označovať ako „ochranná známka Aire Limpio“.
10. Žiadosť o zápis sa týkala najmä tried 3 a 5 Niceskej dohody(6), ktoré zahŕňajú parfumériu, éterické oleje (esencie) a osviežovače vzduchu parfumované.
11. Dňa 29. septembra 1998 spoločnosť Julius Sämann Ltd (ďalej len „Sämann“) podala námietku voči žiadanému zápisu na základe niekoľkých skorších ochranných známok.
12. Medzi uvedené skoršie ochranné známky patrila obrazová ochranná známka Spoločenstva č. 91 991, ktorá bola prihlásená 1. apríla 1996 a zapísaná 1. decembra 1998 pre tovary v triede 5 Niceskej dohody a je vyobrazená nižšie. Ďalej na ňu budem odkazovať ako na „obrysovú ochrannú známku“.
13. Patrilo tam aj ďalších 17 národných a medzinárodných obrazových ochranných známok podobných obrysov, pričom všetky okrem jednej(7) sa líšili bielou spodnou časťou a/alebo nápisom v hlavnej časti stromu. Pre toto odvolacie konanie sú zvlášť relevantné dve medzinárodné ochranné známky(8) zobrazené nižšie, zapísané pre tovary v triede 3 a 5 s účinnosťou najmä v Taliansku. Medzinárodná ochranná známka č. 178 969 bola zapísaná 21. augusta 1954 a č. 328 915 bola zapísaná 30. novembra 1966. Ide o obrazové ochranné známky obsahujúce slovné prvky, ktoré budem ďalej označovať ako „ochranná známka CAR-FRESHNER“ a „ochranná známka ARBRE MAGIQUE“.
14. Námietkové oddelenie ÚHVT námietku zamietlo. Porovnalo ochrannú známku Aire Limpio s obrysovou ochrannou známkou. Zistilo, že tovary v triede 3 a 5, vo vzťahu ku ktorým bola podaná prihláška, sú rovnaké alebo veľmi podobné tovarom v triede 5, na ktoré sa vzťahuje obrysová ochranná známka. Následne posudzovalo, či podobnosť medzi ochrannými známkami je dostatočná nato, aby mohla spôsobiť pravdepodobnosť zámeny. V zásade dospelo k názoru, že tvar borovice alebo jedle (alebo akéhokoľvek iného stromu, ovocia alebo kvetu) nemá osobitne rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o parfumériu alebo osviežovače vzduchu, ale je generický alebo opisný, a preto si ho nemôže prisvojiť len jeden obchodník. Medzi uvedenými dvoma ochrannými známkami existovali významné grafické a slovné rozdiely a výrazná rozlišovacia spôsobilosť rozdielnych prvkov prevážila nad slabou rozlišovacou spôsobilosťou podobných prvkov, takže celkový dojem bol dostatočne odlišný, aby vylúčil akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny alebo asociácie. Po prijatí tohto stanoviska námietkové oddelenie nepovažovalo za potrebné podrobne preskúmať nijakú ďalšiu spomedzi uvádzaných skorších ochranných známok, ktoré voči ochrannej známke Aire Limpio vykazovali ešte väčšie rozdiely ako obrysová ochranná známka.(9)
15. Sämann napadla toto rozhodnutie pred druhým odvolacím senátom ÚHVT, ktorý zaujal odlišné stanovisko, pokiaľ ide o pravdepodobnosť zámeny.(10)
16. Odvolací senát akceptoval nespochybňovanú podobnosť medzi dotknutými tovarmi a svoje posúdenie pravdepodobnosti zámeny zameral na ochrannú známku Aire Limpio a obrysovú ochrannú známku, ale „nie na všetky skoršie ochranné známky, na ktoré sa odvolávala“ Sämann. Urobil tak „z rovnakých dôvodov hospodárnosti konania“ ako námietkové oddelenie, pretože obrysová ochranná známka je „reprezentantkou“ ostatných ochranných známok a práve túto ochrannú známku skúmalo námietkové oddelenie.(11)
17. Zistil, že obe ochranné známky tvorí jedľa s korunou v tvare výčnelkov a zárezov na oboch stranách a s krátkym kmeňom na širšom podstavci, pričom obrysová ochranná známka je skutočnou siluetou, zatiaľ čo ochranná známka Aire Limpio je náčrtom, ktorý obsahuje aj ďalšie prvky. Otázka preto znela, či sú rozdiely dostatočné na vylúčenie pravdepodobnosti zámeny a odpoveď rozhodujúcim spôsobom závisela od rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena skoršej ochrannej známky.(12)
18. Senát pripomenul, že koncepčná podobnosť môže spôsobiť pravdepodobnosť zámeny, najmä ak má skoršia ochranná známka mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť, či už per se, alebo z dôvodu, že ju verejnosť dobre pozná. Na určenie toho, či je druhá uvedená podmienka splnená, sa musia zohľadniť všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzita, geografické rozšírenie a trvanie jej používania, ako aj výška investícií vynaložených podnikom na jej propagáciu.(13)
19. Na základe dôkazov sa preukázalo, že Sämann každoročne predá viac než 45 miliónov osviežovačov vzduchu do áut a že jej približný trhový podiel v Taliansku predstavuje 50 %, pričom skoršia ochranná známka tam je chránená v podstate v rovnakej podobe ako ochranná známka CAR-FRESHNER od roku 1954 a v rokoch 1996 a 1997 sa na jej reklamu vynaložilo 7 miliárd ITL. Dlhodobé používanie a všeobecná známosť „skoršej ochrannej známky“ v Taliansku prisúdili tejto ochrannej známke mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť, prinajmenšom v Taliansku, „hoci samotná ochranná známka nemala túto spôsobilosť per se, ako sa konštatovalo v napadnutom rozhodnutí, pričom ide o zistenie, ktoré možno tiež spochybniť, lebo tvar stromu vo všeobecnosti je jedna vec a tvar jedle je druhá vec“(14).
20. Odvolací senát dospel k záveru, že koncepčná podobnosť medzi ochrannými známkami – myšlienka vyjadrená spoločným tvarom jedle – by mohla, prinajmenšom v Taliansku, vyvolať pravdepodobnosť zámeny u časti dotknutej verejnosti. Rozdiely medzi nimi, predovšetkým skutočnosť, že jedľa v ochrannej známke Aire Limpio obsahuje komickú postavičku a slovný prvok, by nevylúčili pravdepodobnosť zámeny, pretože táto ochranná známka by mohla byť dotknutou verejnosťou vnímaná ako zábavná a oživená obmena skoršej ochrannej známky, najmä ak sa zohľadní podobnosť medzi chránenými výrobkami.(15)
21. Odvolací senát preto čiastočne zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia a zamietol zápis ochrannej známky Aire Limpio pre tovary v triedach 3 a 5.(16)
22. Spoločnosť L & D podala na Súd prvého stupňa žalobu o neplatnosť rozhodnutia odvolacieho senátu. Namietala porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 73 nariadenia o ochrannej známke. Súd prvého stupňa však žalobu zamietol.(17)
Napadnutý rozsudok
Údajné porušenie článku 8 ods. 1 písm. b)
23. Súd prvého stupňa rozhodol, že pravidlo obsiahnuté v článku 7 ods. 2 nariadenia sa analogicky použije na relatívne dôvody zamietnutia podľa článku 8.(18) Uviedol, že záver odvolacieho senátu o tom, že kolidujúce ochranné známky sú koncepčne podobné a že existuje pravdepodobnosť zámeny, vyplýva z jeho zistenia, podľa ktorého obrysová ochranná známka má v Taliansku mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Toto zistenie bolo zase založené na uznaní dlhodobého používania a všeobecnej známosti ochrannej známky ARBRE MAGIQUE v Taliansku, ktorá má rovnaký tvar jedle a obsahuje dodatočný slovný prvok. Bolo preto treba určiť, či toto zistenie bolo správne, najmä či bolo možné rozhodnúť, že obrysová ochranná známka mohla nadobudnúť mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania ochrannej známky ARBRE MAGIQUE.(19)
24. Súd prvého stupňa bol toho názoru, že ochranná známka môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť na základe jej používania ako časti inej zapísanej ochrannej známky, ak v dôsledku tohto používania záujmové skupiny vnímajú tovar alebo službu, označené ochrannými známkami, ako keby pochádzali od určitého podniku.(20) Odvolací senát správne rozhodol, že tvar jedle, ktorý hral podstatnú alebo dokonca prevládajúcu úlohu v ochrannej známke ARBRE MAGIQUE, zodpovedá obrysovej ochrannej známke. Preto bol oprávnený rozhodnúť, že obrysová ochranná známka tvorila časť ochrannej známky ARBRE MAGIQUE. Prostredníctvom jej používania ako časti ochrannej známky ARBRE MAGIQUE mohla získať mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť a odvolací senát preto veľmi správne preskúmal dôkazy súvisiace s používaním a všeobecnou známosťou ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, aby mohol určiť dlhodobé používanie, všeobecnú známosť a rozlišovaciu spôsobilosť jej časti, konkrétne obrysovej ochrannej známky.(21)
25. Aj záver odvolacieho senátu z dôkazného materiálu – že ako časť ochrannej známky ARBRE MAGIQUE bola obrysová ochranná známka predmetom dlhodobého používania v Taliansku, bola tam všeobecne známa, a preto mala mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť – bol správny. Zakladal sa na „skutočnosti, že ročný odbyt tovarov uvádzaných na trh pod touto ochrannou známkou presahuje 45 miliónov kusov a že odbyt v Taliansku tak predstavuje podiel na trhu vyšší ako 50 % v rokoch 1997 a 1998“, a na tom, že náklady na reklamu v Taliansku v rokoch 1996 a 1997 presiahli 7 miliárd ITL. Skutočnosť, že údaje sa týkajú obdobia, ktoré nasledovalo po podaní prihlášky ochrannej známky Aire Limpio, nespôsobuje ich neplatnosť. Údaje z obdobia po podaní prihlášky sa môžu vziať do úvahy, pokiaľ z nich možno vyvodiť závery o situácii, ktorá existovala v čase podania prihlášky.(22) Podiel na trhu vo výške 50 % v rokoch 1997 a 1998 sa mohol získať len postupne. Odvolací senát preto nepochybil, keď rozhodol, že situácia sa významne neodlišovala od situácie v roku 1996.(23)
26. Z judikatúry síce vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť nemôže byť preukázaná len odkazom na všeobecné, abstraktné údaje, akými sú vopred určené percentá(24), ale táto judikatúra sa týkala otázky, či ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, a nie či je zapísaná ochranná známka, ktorá už má rozlišovaciu spôsobilosť, dobre známa. Odvolací senát v každom prípade zohľadnil aj jednoznačné dlhodobé používanie ochrannej známky ARBRE MAGIQUE.(25)
27. Odvolací senát nepostupoval nesprávne ani vtedy, keď vychádzal zo skutočnosti, že skoršia ochranná známka bola chránená od roku 1954 v podstate v nezmenenej podobe ako ochranná známka CAR-FRESHNER bez toho, aby bol predložený akýkoľvek dôkaz o jej používaní od jej zápisu. Vychádzal zo zaužívaného používania ochrannej známky ARBRE MAGIQUE v Taliansku, nie ochrannej známky CAR‑FRESHNER. V jeho rozhodnutí sa síce uvádza, že ochranná známka CAR‑FRESHNER je zapísaná od roku 1954, ale pokiaľ ide o dlhodobé používanie, odkazuje na ochrannú známku ARBRE MAGIQUE. Odvolací senát teda správne rozhodol, že dlhodobé používanie a všeobecná známosť ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, a teda následne aj obrysovej ochrannej známky, v Taliansku, ktoré sú vnímané, ako keby pochádzali od určitého podniku, sú dostatočne preukázané, a určil, že obrysová ochranná známka má v Taliansku mimoriadnu rozlišovaciu schopnosť.(26)
28. Súd prvého stupňa konštatoval, že je nesporné, že dotknuté tovary sú podobné(27) a následne skúmal podobnosť ochranných známok. Domnieval sa, že dve ochranné známky sú podobné vtedy, ak medzi nimi existuje z pohľadu relevantnej skupiny verejnosti aspoň čiastočná zhoda, pokiaľ ide o jedno alebo viaceré relevantné hľadiská.(28)
29. Z vizuálneho hľadiska je, pokiaľ ide o celkový dojem, grafický prvok ochrannej známky Aire Limpio zjavne dominujúci a prevláda nad značne nevýrazným slovným prvkom, ktorý je uvedený malými písmenami a umiestnený vo vnútri jedle. Celkový dojem je taký, že nejde o humornú postavičku, ale o obraz pripomínajúci jedľu. Kresba tváre a ramien humornej postavičky je vložená do strednej časti jedle a kresba dvoch topánok tvorí podstavec. Komický, oživený výraz tejto postavičky dáva grafickému vyobrazeniu fantazijný dojem, takže verejnosť môže ochrannú známku považovať za zábavný a oživený variant obrysovej ochrannej známky. Ochranná známka je teda tvorená označením, ktorého prevažujúcim prvkom je silueta pripomínajúca jedľu, ktorá tvorí podstatu obrysovej ochrannej známky. Spotrebiteľ vníma práve tento dominantný prvok a ten bude určovať jeho výber najmä v prípade tovarov bežnej spotreby predávaných v samoobsluhách.(29)
30. Z koncepčného hľadiska sa obe predmetné označenia spájajú so siluetou jedle. Vzhľadom na dojem, ktorý vyvolávajú, a absenciu osobitného významu výrazu „aire limpio“ pre taliansku verejnosť, odvolací senát správne posúdil, že sú koncepčne podobné. Z fonetického hľadiska existuje rozdiel, pretože obrysová ochranná známka môže byť ústne podávaná opisom, zatiaľ čo ochrannú známku Aire Limpio možno vyjadriť ústne vyslovením jej slovného prvku.(30)
31. Pokiaľ ide o pravdepodobnosť zámeny, Súd prvého stupňa v prvom rade pripomenul judikatúru, podľa ktorej taká pravdepodobnosť existuje, pokiaľ by sa relevantná verejnosť mohla domnievať, že dotknuté výrobky pochádzajú z toho istého podniku, prípadne z hospodársky prepojených podnikov. Posúdenie musí byť globálne na základe toho, ako príslušná verejnosť vníma označenia a výrobky, berúc do úvahy všetky činitele vrátane vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou výrobkov. Pokiaľ ide o podobnosť medzi označeniami, musí sa zakladať na celkovom dojme, berúc do úvahy rozlišovacie a dominantné prvky označenia. Čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky, tým vyššia je pravdepodobnosť zámeny. Koncepčná podobnosť vyplývajúca z používania obrazov, ktoré sa zhodujú v sémantickom obsahu, tak môže vyvolať pravdepodobnosť zámeny v prípade, že skoršia ochranná známka má mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť, či už per se, alebo vďaka dobrému menu, ktoré požíva u verejnosti.(31)
32. Vzhľadom na to, že dotknuté tovary sú tovarmi bežnej spotreby, relevantnú skupinu verejnosti predstavuje priemerný spotrebiteľ, ktorý sa síce považuje za riadne informovaného, pozorného a obozretného, ale pri nákupe dotknutých tovarov neprejavuje zvláštnu pozornosť. Bežne si vyberá predmetné tovary sám a má tendenciu spoliehať sa predovšetkým na obraz ochrannej známky, ktorý je pri nich používaný, teda siluetu jedle. S ohľadom na podobnosť predmetných tovarov a vizuálnu a koncepčnú podobnosť ochranných známok na jednej strane a na druhej strane na skutočnosť, že skoršia ochranná známka má mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť v Taliansku, sa preto odvolací senát nedopustil omylu vyvodením záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny.(32)
33. Súd prvého stupňa následne zamietol viaceré tvrdenia spoločnosti L & D.
34. Tvrdenie, že skoršia ochranná známka má slabú rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na to, že jej tvar má opisný charakter vo vzťahu k dotknutým tovarom, bolo nedôvodné. Obrysová ochranná známka nie je verným vyobrazením jedle, ale je štylizovaná, s veľmi krátkym kmeňom na podstavci obdĺžnikového tvaru a nadobudla mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Odkaz na smernice Patentového úradu Spojeného kráľovstva bol irelevantný, pretože režim ochranných známok Spoločenstva je autonómny a jeho uplatňovanie je nezávislé od akéhokoľvek vnútroštátneho systému. A tvrdenie, že obrysová ochranná známka nemala byť zapísaná, pretože bola v podstate len tvarom výrobku a tento tvar bol potrebný na získanie technického výsledku, o ktorý pri výrobku išlo, nemohlo byť v námietkovom konaní vznesené, pretože ide o absolútny dôvod zamietnutia brániaci platnému zápisu označenia.(33)
Údajné porušenie článku 73
35. Spoločnosť L & D tvrdila, že dôvody rozhodnutia odvolacieho senátu sa týkali skorších ochranných známok, ktoré samotný senát vylúčil z komparatívneho posúdenia na účely zistenia existencie pravdepodobnosti zámeny.
36. Súd prvého stupňa poukázal na to, že odôvodnenie, ktoré vyžaduje článok 73, musí byť jasné a jednoznačné, aby sa dotknutým osobám umožnilo poznať odôvodnenie prijatého rozhodnutia s cieľom obrany ich práv a aby sa súdu Spoločenstva umožnilo vykonať preskúmanie zákonnosti takého rozhodnutia.(34) Okrem toho rozhodnutia ÚHVT sa môžu zakladať výlučne na dôvodoch alebo dôkazoch, ku ktorým mali účastníci konania možnosť vzniesť pripomienky. To sa vzťahuje tak na skutkové a právne dôvody, ako aj na jednotlivé dôkazy. Právo byť vypočutý sa však vzťahuje len na skutkové a právne okolnosti, ktoré tvoria základ rozhodnutia, nie na konečné stanovisko, ktoré má orgán v úmysle prijať. V prejednávanej veci rozhodnutie odvolacieho senátu jasným a jednoznačným spôsobom uvádzalo odôvodnenie. Spoločnosť L & D mohla vzniesť pripomienky ku všetkým skutočnostiam, na ktorých sa rozhodnutie zakladalo, a k tomu, ako odvolací senát využil jednotlivé dôkazy týkajúce sa používania skorších ochranných známok.(35)
37. Súd prvého stupňa preto zamietol žalobu a zaviazal spoločnosť L & D na náhradu trov konania. Spoločnosť L & D sa voči rozsudku odvolala.
Posúdenie odvolania
Úvod
38. Spoločnosť L & D sa domáha, aby Súdny dvor zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa v celom rozsahu, zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu v časti, v ktorej čiastočne zrušuje rozhodnutie námietkového oddelenia, zamieta zápis ochrannej známky Aire Limpio pre tovary v triede 3 a 5 a zaväzuje účastníkov konania na náhradu ich vlastných trov konania, a aby ÚHVT zaviazal na náhradu celkových trov konania. ÚHVT a spoločnosť Sämann žiadajú, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a nariadil L & D náhradu trov konania.
39. Spoločnosť L & D na podporu svojho odvolania tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil po prvé článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia tým, že určil, že: i) obrysová ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, ii) že dotknuté ochranné známky sú podobné a iii) že existuje pravdepodobnosť zámeny, po druhé článok 73 tým, že pri svojom posúdení vychádzal z dôkazu, ktorý sa týkal iných ochranných známok, ako je obrysová ochranná známka.
40. ÚHVT a Sämann uvádzajú, že odvolanie je jednak neprípustné v celom rozsahu, pretože smeruje k tomu, aby Súdny dvor preskúmal posúdenie skutkového stavu, ktoré už vykonal Súd prvého stupňa, najmä pravdepodobnosti zámeny, jednak je nedôvodné v každom odvolacom dôvode.
41. Je samozrejme pravdou, že posúdenie pravdepodobnosti zámeny alebo asociácie je otázkou posúdenia skutkového stavu, ktorá má vychádzať z toho, aký bude asi celkový dojem relevantného priemerného spotrebiteľa. Nevyhnutne obsahuje subjektívny prvok, a preto tu bude vždy existovať priestor na rozpory.
42. Pri odvolaní musí Súdny dvor ignorovať akékoľvek nazeranie na to, že námietkové oddelenie, odvolací senát alebo Súd prvého stupňa mohli prípadne presnejšie posúdiť pravdepodobnosť zámeny na základe skutkových okolností. Svoje preskúmanie musí obmedziť na právne otázky: nedostatok právomoci Súdu prvého stupňa, porušenie procesných pravidiel alebo, čo je najdôležitejšie, porušenie práva Spoločenstva zo strany Súdu prvého stupňa.(36)
43. Posúdenie Súdneho dvora sa tiež v zásade obmedzuje na preskúmanie odvolacích dôvodov, ktoré sú mu predložené, – rovnako ako sa úloha Súdu prvého stupňa v zásade obmedzuje len na preskúmanie žalobných dôvodov účastníkov konania – pokiaľ nejde o otázku verejného záujmu, ktorú musí vzniesť z vlastného podnetu.
44. V súlade s uvedenými zásadami budem ďalej postupne skúmať tvrdenia L & D. Možno však bude nápomocné najprv zdôrazniť neistotu (ku ktorej sa vrátim podrobnejšie neskôr pri skúmaní odvolacieho dôvodu, ktorý sa týka porušenia povinnosti uviesť riadne odôvodnenie) súvisiacu s tým, ktoré ochranné známky sa konkrétne považovali za základ porovnania, ktoré vykonali odvolací senát a Súd prvého stupňa.
45. Odvolací senát uviedol, že porovná ochrannú známku Aire Limpio s obrysovou ochrannou známkou ako zástupkyňou ostatných ochranných známok, následne prijal dôkaz o reklame a predaji osviežovačov vzduchu do áut spoločnosti Sämann bez odkazu na ochrannú známku, pod ktorou sa propagovali alebo predávali, a odkázal na skutočnosť, že ochranná známka CAR-FRESHNER je chránená od roku 1954. Súd prvého stupňa však uviedol, že odvolací senát pri svojich zisteniach vychádzal z používania a dobrého mena ochrannej známky ARBRE MAGIQUE a obrysovú ochrannú známku považoval za časť tejto ochrannej známky. Zohľadnenie týchto nezrovnalostí môže pomôcť pri sledovaní niektorých tvrdení v rámci odvolania.
Prvý odvolací dôvod – porušenie článku 8 ods. 1 písm. b)
Nesprávne posúdenie toho, že obrysová ochranná známka nadobudla mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť
– Celkový dojem
46. Spoločnosť L & D tvrdí, že Súd prvého stupňa nedostatočne zohľadnil nápadné vizuálne rozdiely (presný obrys, plochu obsahujúcu slovný prvok, farbu podstavca) medzi obrysovou ochrannou známkou a ochrannou známkou ARBRE MAGIQUE. Postupoval preto v rozpore s judikatúrou, podľa ktorej sa komplexné posúdenie musí zakladať na celkovom dojme, ktorý vyplýva z ochrannej známky vnímanej ako celok.(37)
47. Súhlasím s ÚHVT a spoločnosťou Sämann, že toto tvrdenie sa rovná kritike posúdenia skutkového stavu Súdom prvého stupňa, ktoré nemôže byť predmetom odvolania. Súd prvého stupňa porovnal obrysovú ochrannú známku s časťou ochrannej známky ARBRE MAGIQUE a tvrdenie L & D ničím nenaznačuje, že tieto dva prvky neboli porovnané na základe celkového vyvolávaného dojmu.
– Úloha obrazového prvku v ochrannej známke ARBRE MAGIQUE
48. Spoločnosť L & D tvrdí, že Súd prvého stupňa neurčil presnú úlohu, ktorú obrazový prvok (silueta jedle) zohráva v ochrannej známke ARBRE MAGIQUE. Keby jej úloha bola len významná, ale nie prevažujúca, dôkazy o používaní a dobrom mene tejto ochrannej známky by nemohli viesť k určeniu rozlišovacej spôsobilosti obrysovej ochrannej známky.
49. Súhlasím s ÚHVT, že Súd prvého stupňa rozhodol, že obrazový prvok v ochrannej známke ARBRE MAGIQUE nehrá len významnú, ale tiež prevažujúcu úlohu.(38)
– Rozsudok Nestlé
50. Spoločnosť L & D ďalej uvádza, že v rozsudku Nestlé(39), o ktorý sa Súd prvého stupňa opieral pri určení, že obrysová ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť ako časť ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, sa neuvádza, že používanie ako súčasti zapísanej ochrannej známky nevyhnutne vedie k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti, ale len že k nej môže viesť. Okrem toho okolnosti uvedenej veci neboli také, že by sa z nich dali urobiť závery pre prejednávanú vec: i) rozsudok Nestlé sa týkal nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, o ktorej sa zápis sa žiadalo, nie ochrannej známky, o ktorú sa opieral odporca; ii) týkal sa dvoch čisto slovných ochranných známok, nie obrazovej a zmiešanej obrazovej a slovnej ochrannej známky; iii) ochranná známka, o ktorej zápis sa žiadalo v rozsudku Nestlé, tvorila dominantný prvok ľahko zapamätateľného sloganu, zatiaľ čo v prejednávanej veci nie je preukázaná prevažujúca úloha obrazového prvku ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, a iv) v rozsudku Nestlé bola ochranná známka, o ktorej zápis sa žiadalo, rovnaká ako časť skoršej ochrannej známky, zatiaľ čo v tejto veci ide len o dve podobné siluety.
51. Jednoznačne sa mi zdá, že Súd prvého stupňa sa oprávnene mohol opierať o rozsudok Nestlé pri určení, že silueta v podstate nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť ako časť ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, ktoré nemožno napadnúť v odvolaní. Pokiaľ ide o údajné rozdiely medzi rozsudkom Nestlé a prejednávanou vecou, body i) a ii) si, zdá sa, nevyžadujú rozdielny prístup, bodom iii) som sa zaoberala v súvislosti s predchádzajúcim tvrdením a bod iv) sa týka posúdenia skutkovej okolnosti.
– Prevažujúca úloha slovných prvkov
52. Spoločnosť L & D ďalej uvádza, že konštatácia, že obrys jedle zohráva významnú úlohu v ochrannej známke ARBRE MAGIQUE, a tým aj vo významnej časti obrysovej ochrannej známky, bola v rozpore s judikatúrou(40) v tom zmysle, že v ochranných známkach, ktoré pozostávajú z obrazových aj slovných prvkov, majú slovné prvky prevažujúcu úlohu, ak obrazový prvok má málo nápaditý obsah – ako to je v prípade obrysu jedle.
53. V judikatúre, ktorú cituje L & D, v skutočnosti neexistuje také prísne a jednoznačné pravidlo. Uvedené tri rozsudky ilustrujú príklady, v ktorých bol slovný prvok určený ako prevažujúci, ale neodôvodňujú záver, že to tak musí byť vždy. V tejto veci urobil Súd prvého stupňa odlišné skutkové zistenia a tieto zistenia nemožno napadnúť v odvolaní.
– Usmernenia Patentového úradu Spojeného kráľovstva
54. Spoločnosť L & D tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne zamietol ako irelevantné tvrdenia založené na usmerneniach Patentového úradu Spojeného kráľovstva o posúdení opisnej povahy. Tieto usmernenia len potvrdili, že tvar jedle bol opisný pre dotknuté výrobky a mohol sa zohľadniť v súvislosti s celkovým posúdením.
55. Nemôžem súhlasiť s tým, že Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v tom, že uviedol, že rozhodnutie odvolacieho senátu možno posúdiť len na základe nariadenia, ako ho vykladajú súdy Spoločenstva. Súd prvého stupňa urobil skutkové zistenie, pokiaľ ide o opisný charakter tvaru dotknutých výrobkov, a ani len usmernenia ÚHVT nemôžu urobiť toto zistenie neplatným, pokiaľ nie je v rozpore s nariadením alebo judikatúrou. O to viac to platí, ak ide o vnútroštátne usmernenia, a L & D neuviedla žiadne porušenie právnych predpisov alebo judikatúry. Rozporné nie je ani to (ako tvrdí L & D), že obrysová ochranná známka je opísaná ako ochranná známka, ktorá má tvar jedle, a súčasne ako ochranná známka, ktorá nie je verným vyobrazením jedle.
– Tvar výrobku nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku
56. Podľa názoru L & D Súd prvého stupňa mal z právneho hľadiska rozhodnúť, že obrysová ochranná známka má nedostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože len reprodukuje časť vzhľadu výrobkov, ktoré sa pod týmto označením predávajú(41), konkrétne ich tvar. Tento tvar bol navyše potrebný na dosiahnutie technického výsledku vyžadovaného od osviežovača vzduchu a nemohol byť zapísaný podľa článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia. Súd prvého stupňa nemal zamietnuť pripustenie tohto posledného uvedeného tvrdenia, pretože sa týkalo absolútneho dôvodu zamietnutia, zatiaľ čo žaloba sa týkala námietkového konania – toto tvrdenie sa mohlo vziať do úvahy pri celkovom posúdení rozlišovacej spôsobilosti.
57. Pokiaľ ide o prvý aspekt tohto tvrdenia, zdá sa mi, že na jeho podporu nemôže L & D využiť judikatúru, ktorú cituje, pretože z nej vyplýva len to, že farba použitá na telekomunikačné zariadenie alebo povrchový vzor použitý na sklený tovar nie sú nevyhnutne vnímané tak, že určujú obchodný pôvod tovaru. Podľa uvedenej judikatúry sa vždy vyžaduje aj skutkové posúdenie, či farba, vzor, tvar alebo iný aspekt môže byť v konkrétnom prípade skutočne tak vnímaný. Každopádne nemožno prijať, že ochranná známka, ktorej tvar má rozlišovaciu spôsobilosť, túto spôsobilosť automaticky stráca, ak sa vyrábajú výrobky takého tvaru.
58. Pokiaľ ide o druhý aspekt, pre Súdny dvor nie je otázkou, či je tvar jedle skutočne nevyhnutný na získanie želaného technického výsledku postupného uvoľňovania deodorantu z osviežovača vzduchu, ale či Súd prvého stupňa správne vylúčil také tvrdenie z posudzovania ako tvrdenie týkajúce sa absolútneho dôvodu zamietnutia, a teda nesúvisiace s námietkovým konaním.
59. Súd prvého stupňa sa touto otázkou zaoberal už pri dvoch predchádzajúcich príležitostiach. Prvýkrát to bolo vo veci Durferrit.(42) Účastník konania, ktorý podal námietku proti zápisu ochrannej známky, zahrnul medzi dôvody spochybňujúce rozhodnutie odvolacieho senátu, ktorým bola námietka zamietnutá, tvrdenie, že ochranná známka bola v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi podľa článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia. Súd prvého stupňa návrh zamietol ako nedôvodný na základe toho, že článok 7 ods. 1 písm. f) „nie je jedným z ustanovení, podľa ktorého má byť posúdená zákonnosť napadnutého rozhodnutia“. Jeho argumentácia je uvedená ďalej v texte.
60. Spôsob preskúmania prihlášky je stanovený v článkoch 36 až 43 nariadenia a predovšetkým znenie a štruktúra článkov 42 až 43, ktoré upravujú námietkové konanie, jednoznačne vyjadrujú, že absolútne dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 sa nemajú skúmať ako súčasť námietkového konania, ktoré sa má zakladať výlučne na relatívnych dôvodoch uvedených v článku 8. Podľa článku 41 ods. 1 síce tretie osoby môžu ÚHVT predložiť pripomienky týkajúce sa absolútnych dôvodov, ale len s tým účinkom, že ÚHVT musí zvážiť opätovné preskúmanie, aby posúdil, či je zápis vylúčený. V kontexte námietkového konania teda ÚHVT nemusí vziať do úvahy také pripomienky, hoci sú v takom konaní predložené. V prípade potreby môže ÚHVT námietkové konanie prerušiť.(43)
61. Okrem toho podľa článku 58 nariadenia môžu odvolanie na odvolací senát podať len účastníci konania pred ÚHVT a podľa článku 63 ods. 4 môžu žalobu na súd Spoločenstva podať len účastníci konania pred odvolacím senátom. Osoby, ktoré môžu podať pripomienky podľa článku 41 ods. 1, či už vzniesli námietky, alebo nie, nie sú účastníkmi konania a nemôžu podať odvolanie na odvolací senát alebo, a fortiori, na súdy Spoločenstva proti rozhodnutiu ÚHVT o absolútnych dôvodoch zamietnutia.
62. Súd prvého stupňa neskôr citoval rozsudok vo veci Durferrit ako precedens vo veci BMI Bertollo(44), kde prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva namietal proti tomu, aby sa odporca odvolával na skoršiu ochrannú známku, z dôvodu, že skoršia ochranná známka nemala byť zapísaná. Súd prvého stupňa neposkytol podrobné odôvodnenie pre použitie postupu vo veci Durferrit na odlišnú situáciu, len uviedol, že pokiaľ bola podľa navrhovateľa skoršia ochranná známka zapísaná v rozpore s článkom 7, mal požiadať o vyhlásenie jej neplatnosti podľa článku 51. V trochu inej súvislosti dodal, že platnosť národnej ochrannej známky nemožno namietať v konaní o zápis ochrannej známky Spoločenstva, ale len v konaní o výmaz, ktoré sa vedie v príslušnom členskom štáte.(45)
63. V prejednávanej veci Súd prvého stupňa uviedol v bode 105 svojho rozsudku, citujúc rozsudok vo veci BMI Bertollo ako precedens: „Žalobca sa nemôže v žiadnom prípade dovolávať v rámci námietkového konania absolútneho dôvodu zamietnutia platného zápisu označenia vnútroštátnym úradom alebo ÚHVT. Absolútne dôvody zamietnutia zápisu uvedené v článku 7 nariadenia č. 40/94 nemajú byť preskúmavané v rámci námietkového konania a tento článok nepatrí medzi ustanovenia, podľa ktorých sa má posudzovať zákonnosť napadnutého rozhodnutia.“
64. Na tomto mieste môže napomôcť rekapitulácia príslušných ustanovení nariadenia.
65. Zatiaľ čo článok 7 uvádza absolútne dôvody zamietnutia zápisu bez odkazu na tretie osoby, článok 8 sa týka námietky majiteľov existujúcich ochranných známok z dôvodu stretu s ich právami. Konanie o zápise je upravené v hlave IV (články 36 až 45) a člení sa takto: i) prieskum náležitostí podania; ii) prieskum z hľadiska absolútnych dôvodov na zamietnutie; iii) rešerš prípadných kolidujúcich skorších ochranných známok; iv) zverejnenie prihlášky; v) pripomienky tretích strán týkajúce sa absolútnych dôvodov zamietnutia uvedených v článku 7; vi) námietky majiteľov existujúcich ochranných známok na základe relatívnych dôvodov uvedených v článku 8; vii) prípadné späťvzatie, zúženie, doplnenie alebo rozdelenie prihlášky; viii) zápis. Články 51 a 52 stanovujú, že po zápise ochrannej známky možno uplatniť absolútne a relatívne dôvody neplatnosti na základe návrhu podaného ÚHVT alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv z ochrannej známky.
66. Pri skúmaní týchto ustanovení pokladám argumentáciu vo veci Durferrit za úplne výstižnú v situácii, keď účastník konania namieta proti zápisu ochrannej známky z dôvodu, ktorý sa dotýka samotnej zapísateľnosti ochrannej známky. Takéto dôvody sa jednak nenachádzajú medzi dôvodmi taxatívne vymenovanými v ustanoveniach upravujúcich námietkové konanie a jednak sú podľa iných ustanovení k dispozícii vhodnejšie postupy, či už súčasne s možnosťou začať námietkové konanie, alebo po zápise.
67. Nie som však presvedčená, že túto argumentáciu možno použiť aj v prípade, ak účastník konania, ktorý sa domáha zápisu ochrannej známky Spoločenstva, má v úmysle v rámci obrany v námietkovom konaní tvrdiť, že ochranná známka, na ktorej sa námietka zakladá, nemala byť zapísaná.
68. Po prvé nariadenie síce taxatívne stanovuje dôvody, na základe ktorých možno namietať zápis, ale nestanovuje výslovné podmienky, pokiaľ ide o protitvrdenia, ktoré možno použiť ako obranu proti námietkam. Keďže podobnosť a pravdepodobnosť zámeny možno posúdiť len porovnaním údajne kolidujúcich ochranných známok, také tvrdenia sa jednoznačne môžu týkať skoršej ochrannej známky, ako aj ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada.
69. V prejednávanej veci sa tak argumentácia sústredila prevažne na stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky. Túto argumentáciu celkom oprávnene zohľadnilo námietkové oddelenie, odvolací senát aj Súd prvého stupňa, pretože uvedený stupeň rozlišovacej spôsobilosti je jedným z aspektov posúdenia pravdepodobnosti zámeny. Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti je však aj absolútnym dôvodom zamietnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. a) a b); napriek tomu Súd prvého stupňa – a podľa mňa opäť úplne správne – nezamietol argument ako neprípustný z toho dôvodu.
70. V súlade s týmto prístupom nie je podľa môjho názoru dôvod na zamietnutie preskúmania tvrdenia týkajúceho sa rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky – čo je základ, na ktorom L & D navrhla svoje tvrdenie týkajúce sa tvaru potrebného na získanie technického výsledku – jednoducho preto, lebo takisto súvisí s absolútnym dôvodom zamietnutia podľa článku 7. Ak je prípustné namietať, že skoršia ochranná známka má len obmedzenú rozlišovaciu spôsobilosť, tvrdenie, že jej chýba rozlišovacia spôsobilosť do takej miery, že nie je spôsobilá na zápis, by nemalo byť vylúčené z posúdenia. Pokiaľ sa tvrdí, že skoršia ochranná známka je tvorená výlučne tvarom, ktorý je potrebný na získanie technického výsledku, preskúmanie tohto tvrdenia môže viesť k záveru, že taká ochranná známka nie je tvorená výlučne týmto tvarom, ale napriek tomu z dôvodu podobnosti s takým tvarom nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť nato, aby sa za okolností v prejednávanej veci potvrdila pravdepodobnosť zámeny.
71. Po druhé súhlasím, že v námietkovom konaní nie je možné vyhlásiť skoršiu ochrannú známku za neplatnú – čo bolo základom rozhodnutia vo veci Durferrit – a že ak sa účastník konania domáha takého vyhlásenia, mal by postupovať tak, že iniciuje konanie o neplatnosť a námietkové oddelenie (alebo prípadne odvolací senát) posúdi, či je potrebné prerušiť námietkové konanie. Tento postup je však pravdepodobne zdĺhavý/ťažkopádny a procesne neúčinný, ak sa nikto nedomáha uvedeného vyhlásenia a ak preskúmanie tvrdenia môže viesť k zisteniu, ktoré som načrtla v predchádzajúcom bode. Je zdĺhavý/ťažkopádny najmä vtedy, ak sa namietajú skoršie národné ochranné známky a ešte problematickejší tam, kde existuje určitý zmätok, pokiaľ ide o identifikáciu skoršej ochrannej známky, na rozlišovacej spôsobilosti ktorej sa zakladá určenie pravdepodobnosti zámeny, ako je to v prejednávanej veci.
72. Po tretie otázka, akými tvrdeniami sa možno brániť proti námietke voči zápisu, sa týka práva na obranu. Donútiť účastníka konania, ktorý iniciuje námietkové konanie, k tomu, aby využil iné vhodnejšie postupy na uplatnenie absolútnych dôvodov zamietnutia, síce môže byť prijateľné, pravdepodobne je však menej spravodlivé vyžadovať od účastníka konania, voči ktorému už bolo také konanie začaté, aby neuplatnil tvrdenie na svoju obranu a inicioval iné konanie, v ktorom by ho mohol uplatniť.
73. Zastávam preto názor, že Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v bode 105 svojho rozsudku tým, že zamietol tvrdenie L & D ako neprípustné bez toho, aby ho vecne preskúmal.
– Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky
74. Nakoniec, pokiaľ ide o určenie rozlišovacej spôsobilosti, L & D tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil judikatúru, ktorú citoval(46) v súvislosti so záverom, že dôkazy z doby po podaní prihlášky možno prijať ako dôkaz o situácii, ktorá existovala predtým, a že nadobudnutie takej spôsobilosti možno určiť na základe všeobecných údajov týkajúcich sa objemu reklamy alebo predaja. Okrem toho tvrdí, že dôkaz o objeme predaja je menej významný pri výrobkoch dennej spotreby nízkej hodnoty, akými sú výrobky v prejednávanej veci. Súd prvého stupňa nesprávne určil dátum zápisu ochrannej známky ARBRE MAGIQUE ako začiatok používania bez dôkazu o skutočnom používaní k tomuto dátumu. Všetky údaje o predaji a reklame sa navyše týkali používania označenia „Arbre Magique“, nie ochrannej známky ARBRE MAGIQUE.
75. Z týchto tvrdení je otázka významu, ktorý sa má priradiť objemu predaja dotknutého typu výrobku, otázkou posúdenia skutkovej okolnosti, ktorá ako taká patrí mimo rozsah odvolania. Tvrdenia týkajúce sa konkrétneho trvania a rozsahu používania ochrannej známky ARBRE MAGIQUE vyvolávajú otázky, ktorými sa radšej budem zaoberať ďalej v súvislosti s odôvodnením. Na tomto mieste sa obmedzím len na preskúmanie tvrdení týkajúcich sa dátumu a povahy prijatého dôkazu.
76. Pokiaľ ide o možnosť prijať dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky po podaní prihlášky ochrannej známky Aire Limpio, nemyslím si, že Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia. Súdny dvor vo veci Alcon(47) uviedol, že „Súd prvého stupňa mohol bez toho, aby sa dopustil nekonzistentnosti v odôvodnení alebo nesprávneho právneho posúdenia, zohľadniť dôkazy, ktoré síce boli predložené po dni podania prihlášky, ale umožňovali vyvodzovať závery o situácii existujúcej k tomuto dňu“. Bez ohľadu na to, či to predstavuje všeobecné pravidlo, ako tvrdí L & D, alebo nie, odvolaciemu senátu a Súdu prvého stupňa to nebráni, aby z toho vyvodili závery, aké prijali na základe toho, že veľký podiel na trhu sa nedá získať zo dňa na deň.
77. Pokiaľ ide o možnosť oprieť sa o všeobecné informácie o objeme reklamy alebo predaja, Súd prvého stupňa uviedol v bode 85 svojho rozsudku:
„… nemožno prijať tvrdenie žalobcu, podľa ktorého odvolací senát nesprávne rozhodol, že skoršia ochranná známka má v Taliansku osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť, vychádzajúc pritom výlučne zo všeobecných informácií týkajúcich sa objemu reklamy a obratu. Istotne, rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky nemožno preukázať len na základe všeobecných a abstraktných údajov, ako sú určené percentuálne podiely (rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 2002, Philips, C‑299/99, Zb. s. I‑5475, bod 62). Predovšetkým po prvé táto judikatúra sa vzťahuje na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorá je predmetom prihlášky na zápis, a nie, ako v prejednávanej veci, posúdenia všeobecnej známosti zapísanej ochrannej známky, ktorá už nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť. Po druhé na účely preukázania všeobecnej známosti predmetnej ochrannej známky nevzal odvolací senát do úvahy len všeobecné údaje, ako sú určené percentuálne podiely, ale tiež dlhodobé používanie ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, ktoré okrem iného žalobca nepoprel.“
78. Spoločnosť L & D tvrdí po prvé, že pokiaľ ide o nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, neexistuje relevantný rozdiel medzi situáciou vo veci Philips a v prejednávanej veci a po druhé, že aj samotné tvrdenie týkajúce sa dlhodobého používania je všeobecné a neoverené.
79. Vec Philips sa týkala zápisu ochrannej známky, ktorá údajne nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, a preto nemohla byť vylúčená zo zápisu ako ochranná známka, ktorá nemá túto spôsobilosť.(48) Časť rozsudku, z ktorej Súd prvého stupňa vychádzal v napadnutom rozsudku, sa zakladá na rozsudku vo veci Windsurfing Chiemsee.(49)
80. Súdny dvor v oboch rozsudkoch tvrdil, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky za takých okolností sa môže vziať do úvahy jej podiel na trhu, intenzita, geografické rozšírenie a dlhodobé používanie, objem prostriedkov vynaložených na jej reklamu, podiel relevantnej skupiny osôb, ktoré podľa nej identifikujú tovar ako pochádzajúci od určitého výrobcu, a vyhlásenia obchodných alebo priemyselných komôr alebo iných obchodných a profesijných združení. Ak sa na základe toho zistí, že prinajmenšom významný podiel relevantnej skupiny osôb na základe tejto ochrannej známky identifikuje tovar ako pochádzajúci od určitého výrobcu, kritérium nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je splnené. Nemôže však byť splnené len na základe odkazu na všeobecné, abstraktné údaje, akými sú určité podiely vyjadrené v percentách.(50)
81. Nie je mi jasné, ako môže byť správne vychádzať len zo všeobecných, abstraktných údajov, ako v prejednávanej veci, ak ide o preukázanie toho, či ochranná známka nadobudla mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu dobrého mena, ktoré požíva u verejnosti, ale nie v tom prípade, ak sa niekto domáha zápisu ochrannej známky, ktorá nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku svojho používania. Kritérium je v oboch prípadoch rovnaké. Ochranná známka nadobúda rozlišovaciu spôsobilosť, keď napriek tomu, že pravdepodobne nie je uspôsobená na to, aby bola vnímaná ako rozlišujúca výrobky určitého podniku, takto vnímaná je. Spôsob určenia tohto vnímania sa nemôže líšiť na základe toho, či sa ním má preukázať, že ochranná známka môže byť zapísaná, alebo či sa má posúdiť pravdepodobnosť zámeny s ochrannou známkou, o ktorej zápis za žiada.(51)
82. Okrem toho prístup Súdu prvého stupňa naznačuje, že výrok vo veci Philips nemožno preniesť na posúdenie toho, či „ochranná známka, ktorá už nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, je všeobecne známa.“ Pokiaľ tento prístup nie je len začarovaným kruhom, znamená, že pri určení pravdepodobnosti zámeny sa musí preukázať vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti ako pri zápise ochrannej známky. Ak všeobecné, abstraktné údaje nestačia v druhom uvedenom prípade, myslím si, že a fortiori nemôžu stačiť ani v prvom prípade.
83. Súhlasím preto s L & D, že rozlíšenie, ktoré vykonal Súd prvého stupňa, je nesprávnym právnym posúdením.
84. Zostáva ešte posúdiť, či trvanie používania skoršej ochrannej známky, jej podiel na trhu a objem prostriedkov investovaných do reklamy predstavujú „všeobecné, abstraktné údaje“. Zdá sa, že Súd prvého stupňa prijal, že posledné dve uvedené kritériá predstavujú „všeobecné informácie, akými sú určité podiely vyjadrené v percentách“, ktoré patria do uvedeného konceptu (tento bod nie je spochybňovaný), ale že to neplatí v prípade dlhodobého používania skoršej ochrannej známky.
85. Ani toto rozlíšenie mi nepripadá platné. Odvolací senát v bode 30 svojho rozhodnutia odkázal na ročný obrat 45 miliónov kusov, podiel na trhu vo výške viac než 50 % a výdavky na reklamu viac než 7 miliárd ITL. V bode 31 uviedol, že skoršia ochranná známka je v Taliansku zapísaná od roku 1954. Ak sú predchádzajúce uvedené údaje všeobecnými, abstraktnými údajmi, potom je takým aj údaj uvedený ako posledný.
86. Pokiaľ budeme na zákaz výlučného spoliehania sa na všeobecné, abstraktné údaje, akými sú určité podiely vyjadrené v percentách, nazerať vo svetle zoznamu kritérií, ktoré sú vo veciach Philips a Windsurfing Chiemsee uvedené ako zohľadniteľné kritériá, zdá sa mi, že názor Súdneho dvora je taký, že okrem číselných údajov, ktorých výklad môže byť ovplyvnený takými kritériami, ako je intenzita hospodárskej súťaže(52), sa musia predložiť ešte ďalšie dôkazy o tom, že dotknutá ochranná známka je skutočne vnímaná ako spájajúca výrobok, ktorý označuje, s konkrétnym podnikom. Ak takýto dôkaz nevyplýva výlučne z údajov, akými sú podiel na trhu a investície do reklamy – a ja súhlasím s tým, že nevyplýva – takisto nemôže vyplývať len zo samotného trvania používania alebo zápisu.
87. Preto, pokiaľ ide o toto tvrdenie, konštatujem, že Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v bode 85 svojho rozsudku v tom, že prijal, že odvolací senát bol oprávnený určiť, že skoršia ochranná známka nadobudla mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť len na základe údajov o predaji a reklame a na základe dátumu prvého zápisu v Taliansku.
Nesprávne právne posúdenie pri určení, že ochranné známky sú podobné
– Slovný prvok v ochrannej známke Aire Limpio
88. Spoločnosť L & D tvrdí, že Súd prvého stupňa postupoval nesprávne, keď neprihliadol na slovný prvok v ochrannej známke Aire Limpio ako na nepodstatný z dôvodu, že pre taliansku verejnosť nemá osobitný význam. Naopak, nedostatok významu prepožičiava ochrannej známke fantazijný, a teda rozlišovací charakter, v súlade s predchádzajúcim rozsudkom Súdu prvého stupňa vo veci Oriental Kitchen.(53)
89. Pri tomto tvrdení ide o uznanie toho, že nedostatok významu slov „Aire Limpio“ u talianskej verejnosti robí túto ochrannú známku v Taliansku fantazijnou a osobitou. Týka sa teda posúdenia skutkovej okolnosti, ktorá patrí mimo rámec odvolania. Skutočnosť, že Súd prvého stupňa urobil podobné posúdenie za okolností jedného prípadu, ho nemôže zaväzovať k tomu, aby také posúdenie vykonával vo všetkých prípadoch. V rozpore s tvrdením L & D neexistuje všeobecné pravidlo, podľa ktorého by platilo, že slovo, ktorému chýba význam, je vždy fantazijné a osobité.
– Obrazový prvok v ochrannej známke Aire Limpio
90. Spoločnosť L & D tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne posúdil, že obrazový prvok v ochrannej známke Aire Limpio je zjavne dominantný v celkovom dojme a nápadne prevláda nad slovným prvkom.
91. Toto tvrdenie len opakuje tvrdenie, ktorým som sa zaoberala v bodoch 52 a 53 a z toho istého dôvodu ho treba zamietnuť.
– Koncepčná podobnosť
92. Podľa názoru L & D, vzhľadom na to, že obrys jedle nie je relevantným prvkom, ktorý sa má zohľadniť pri posudzovaní podobnosti, ochranné známky sa nemôžu považovať za koncepčne podobné.
93. Tento argument vychádzajúci z predchádzajúceho tvrdenia nemožno prijať.
– Rozdiel medzi obrysmi
94. Pokiaľ ide o podobnosť, L & D napokon alternatívne tvrdí, že obrysy ochranných známok Aire Limpio a ARBRE MAGIQUE sú každopádne odlišné.
95. Toto tvrdenie sa zjavne týka skutkovej okolnosti, preto je v odvolaní neprípustné.
Nesprávne právne posúdenie pri konštatovaní pravdepodobnosti zámeny
96. Spoločnosť L & D uvádza, že vo svetle jej tvrdení o rozlišovacej spôsobilosti a podobnosti sa Súd prvého stupňa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri konštatovaní, že také riziko existuje.
97. Vzhľadom na môj názor, že tvrdenia L & D týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti a podobnosti sú neprípustné a/alebo nedôvodné, nepovažujem za potrebné toto tvrdenie skúmať.
Druhý odvolací dôvod – porušenie článku 73 a povinnosti uviesť riadne odôvodnenie
98. V súvislosti so svojím druhým odvolacím dôvodom L & D tvrdí, že vzhľadom na to, že námietkové oddelenie a odvolací senát obmedzili svoje posúdenie len na porovnanie ochrannej známky Aire Limpio a obrysovej ochrannej známky, Súd prvého stupňa porušil článok 73 nariadenia, keď zohľadnil aj dôkazy týkajúce sa iných ochranných známok, najmä ochrannej známky ARBRE MAGIQUE. Spoločnosť L & D sa preto nemohla primerane brániť voči tvrdeniam a dôkazom týkajúcim sa týchto iných ochranných známok.
99. ÚHVT sa domnieva, že tento odvolací dôvod je neprípustný, pretože sa týka preskúmania skutkového zistenia, a že L & D v každom prípade nielen mohla brániť, ale aj skutočne bránila svoj názor primerane, pokiaľ ide o používanie a všeobecnú známosť ostatných ochranných známok. Okrem toho skutočnosť, že ochranná známka ARBRE MAGIQUE bola vylúčená z porovnávania z dôvodu hospodárnosti konania neznamenala, že dôkaz týkajúci sa jej používania a všeobecnej známosti je irelevantný pre dojem talianskej verejnosti z obrysovej ochrannej známky. Spoločnosť Sämann dodáva, že napadnutý rozsudok je vo svojom odôvodnení jasný a jednoznačný.
100. Tvrdenie týkajúce sa tohto odvolacieho dôvodu je stručné (hoci L & D predložila aj ďalšie tvrdenia o prijatí dôkazu v súvislosti s ochrannou známkou ARBRE MAGIQUE(54)) a zdá sa, že samo osebe neodkrýva žiadne zjavné porušenie povinnosti uviesť odôvodnenie. Je úplne zrejmé, že odvolací senát neobmedzil svoje porovnanie len na obrysovú ochrannú známku, ale preskúmal aj dôkazy predložené v súvislosti s používaním ostatných ochranných známok spoločnosti Sämann v Taliansku. A uvedené dôkazy a tvrdenie, ktoré sa ich týkalo, boli spoločnosti L & D prístupné presne tak isto počas konania pred odvolacím senátom, ako aj pred Súdom prvého stupňa.
101. Otázka nedostatočného odôvodnenia sa však týka porušenia podstatnej formálnej náležitosti a vzhľadom na to, že zahŕňa záležitosť verejného záujmu, súd Spoločenstva ju musí uplatniť z vlastného podnetu.(55) Vzhľadom na to, že celkovo cítim pochybnosti, pokiaľ ide o odôvodnenie odvolacieho senátu a Súdu prvého stupňa, navrhujem, aby sa táto otázka skúmala na všeobecnejšom základe.(56)
102. V bodoch 113 a 114 svojho rozsudku Súd prvého stupňa správne uviedol, že rozsah povinnosti odôvodnenia podľa článku 73 nariadenia je rovnaký ako podľa článku 253 ES: jasne a jednoznačne uviesť odôvodnenie autora rozhodnutia, aby sa na jednej strane dotknutým osobám umožnilo poznať jeho odôvodnenie s cieľom obrany ich práv a na druhej strane, aby sa súdu Spoločenstva umožnilo vykonať preskúmanie zákonnosti takého rozhodnutia.(57)
103. Odvolací senát vychádzal pri konštatácii pravdepodobnosti zámeny v podstate z mimoriadnej rozlišovacej spôsobilosti, ktorú „skoršia ochranná známka“ nadobudla v Taliansku na základe dlhodobého používania a všeobecnej známosti. Táto konštatácia si preto vyžadovala jasný a jednoznačný myšlienkový postup spájajúci skoršiu ochrannú známku s dôkazom o používaní a všeobecnej známosti. Rozhodnutie však jednoznačne nevymedzilo, čo sa rozumie pod pojmom „skoršia ochranná známka“.
104. Po prvé odvolací senát uviedol, že porovnával ochrannú známku Aire Limpio len s obrysovou ochrannou známkou ako „zástupkyňou ostatných ochranných známok“.(58) Silu tohto tvrdenia však oslabuje nasledujúce tvrdenie v tej istej vete, že voľba sa urobila na základe „tých istých dôvodov hospodárnosti konania, aké sú uvedené v napadnutom rozhodnutí“ – keďže námietkové oddelenie ako svoje odôvodnenie uviedlo, že ostatné ochranné známky vykazujú voči ochrannej známke Aire Limpio väčšie rozdiely ako obrysová ochranná známka.(59)
105. Odvolací senát potom prijal údaje o reklame a predaji osviežovačov vzduchu do áut spoločnosti Sämann ako dôkaz o používaní a všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky bez akéhokoľvek odkazu na konkrétnu ochrannú známku, pod ktorou boli propagované alebo predávané.(60)
106. Skutočnosť, že ochranná známka CAR-FRESHNER bola v Taliansku chránená od roku 1954, bola citovaná ako dôkaz jej dlhodobého používania v podstate v rovnakej podobe, a tým sa vysvetľoval jej podiel na trhu a všeobecná známosť u verejnosti.(61)
107. Zdá sa, že z tohto odôvodnenia nepriamo vyplýva, že obrysová ochranná známka a všetky skoršie ochranné známky spoločnosti Sämann chránené v Taliansku boli navzájom dostatočne podobné na to, aby mali osoh z rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej inými ochrannými známkami. Odvolací senát však okrem toho, že citoval dátum zápisu ochrannej známky CAR-FRESHNER, neuviedol žiadne podrobnosti, na základe ktorých by sa mohol konkrétny dôkaz spájať s určitou ochrannou známkou alebo určitými ochrannými známkami. Okrem toho jeho predpoklad takej blízkej podobnosti medzi rôznymi ochrannými známkami spoločnosti Sämann nepodporovalo žiadne konkrétne odôvodnenie, ktorého by bolo možné sa dovolávať vo svetle konštatácie námietkového oddelenia, že podobnosť medzi ochrannou známkou Aire Limpio a obrysovou ochrannou známkou je (výrazne) väčšia než medzi ochrannou známkou Aire Limpio a ostatnými známkami spoločnosti Sämann.
108. Na rozdiel od toho, ako ja chápem rozhodnutie odvolacieho senátu, Súd prvého stupňa uviedol, že odvolací senát vychádzal pri svojej konštatácii z používania a všeobecnej známosti ochrannej známky ARBRE MAGIQUE a obrysovú ochrannú známku považoval za jej časť.
109. Rozhodnutie odvolacieho senátu nepodporuje podľa mňa ani jedno z týchto tvrdení. Je pravdou, že podľa záznamu ÚHVT na pojednávaní uviedol, že dôkaz o dlhodobom používaní v Taliansku sa týkal ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, nie ochrannej známky CAR‑FRESHNER.(62) Nemyslím si však, že také tvrdenie môže legitímne doplniť, a už vôbec nie poopraviť odôvodnenie, ktoré vyplýva priamo zo znenia rozhodnutia odvolacieho senátu.
110. Odvolací senát preto podľa môjho názoru nepodal úplné a jasné vysvetlenie myšlienkového postupu, ktorý ho viedol ku konštatácii, že obrysová ochranná známka nadobudla mimoriadnu rozlišovaciu schopnosť v dôsledku veľkosti obratu, rozpočtu na reklamu a dĺžky trvania zápisu jednej alebo viacerých iných ochranných známok, a Súd prvého stupňa túto chybu napravil tým, že na základe dôvodov, ktoré sú nejasné, dospel k domnienkam o tomto myšlienkovom postupe.
111. Je to obzvlášť poľutovaniahodné, lebo prijatý postup – teda v podstate priznanie rozlišovacej spôsobilosti jednej ochrannej známky aj ďalšej ochrannej známke – je nezvyčajný a na prvý pohľad sa zdá byť nepotrebný. Za predpokladu, že obrysová ochranná známka je skutočne tak podobná ochrannej známke alebo ochranným známkam, ktorých rozlišovacia spôsobilosť bola preukázaná, že aj jej možno takú spôsobilosť pripísať, na účely preukázania pravdepodobnosti zámeny mohli byť uvedené ochranné známky porovnané priamo s ochrannou známkou Aire Limpio.
112. Na tomto základe možno argumentáciu odvolacieho senátu vnímať ako nekonzistentnú s judikatúrou Súdneho dvora v tom zmysle, že dôvody, na ktorých sa zakladá rozhodnutie vyplývajúce z ustálených rozhodnutí, sa síce môžu poskytnúť v sumarizovanej podobe, napríklad prostredníctvom odkazu na také rozhodnutia, ale orgán Spoločenstva musí poskytnúť explicitné odôvodnenie, ak rozhodnutie ide podstatne ďalej ako predchádzajúce rozhodnutia.(63)
113. V snahe rekonštruovať myšlienkový postup, ktorý by odzrkadľoval, o čom sa pravdepodobne vo veci rozhodlo, som dospela k nasledujúcemu výkladu.
114. Odvolací senát po prvé rozhodol, že ochranné známky spoločnosti Sämann chránené v Taliansku, spoločne s obrysovou ochrannou známkou, sú všetky podobné ochrannej známke Aire Limpio rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu, takže na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny je rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá(64) jednou z nich (alebo viacerými) spoločná pre všetky.
115. Po druhé dôkaz o veľkosti predaja a výdavkoch na reklamu v Taliansku vo vzťahu k jednej alebo viacerým ochranným známkam spoločnosti Sämann, spoločne s dĺžkou zapísanej ochrany ochrannej známky CAR-FRESHNER, bol dostatočný nato, aby preukázal, že ochranné známky kolektívne, a teda obrysová ochranná známka individuálne, nadobudli mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu všeobecnej známosti, ktorú majú u relevantnej verejnosti, a preto vzhľadom na podobnosť medzi ochrannou známkou Aire Limpio a obrysovou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny.
116. Bez toho, aby som zaujímala postoj k posúdeniu skutkového stavu, myslím si, že takéto odôvodnenie by bolo obhájiteľné. V rozhodnutí odvolacieho senátu však ako celok nie je explicitné. Zložila som ho z rôznych častí rozhodnutia, či už explicitných, alebo implicitných. Okrem toho existujú medzery, ktoré nemožno doplniť zo samotného rozhodnutia: i) na základe čoho sa prijal záver, že ochranné známky spoločnosti Sämann možno považovať za tak podobné, že rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá jednou z nich je spoločná pre všetky?; ii) ktorej ochrannej známky alebo ktorých ochranných známok sa týkali údaje o predaji a reklame?; iii) z akých dôvodov odvolací senát považoval za opodstatnené použiť prístup spočívajúci v „prenose“ nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti z ochranných známok požívajúcich v Taliansku dlhotrvajúcu ochranu na obrysovú ochrannú známku, o ktorej v rozhodnom čase ešte prebiehalo konanie o zápis ako ochrannej známky Spoločenstva, a neporovnal namiesto toho ochrannú známku Aire Limpio priamo s týmito ochrannými známkami?
117. Tieto faktory podľa mňa predstavujú závažné nedostatky v rozhodnutí odvolacieho senátu. Pokiaľ ide o body i) a ii), nie je možné, aby súd Spoločenstva preskúmal zákonnosť rozhodnutia bez toho, aby mohol overiť, či odvolací senát identifikoval ochrannú známku alebo ochranné známky, ktorých sa údaje týkajú, a správne posúdil jej alebo ich podobnosť s obrysovou ochrannou známkou na účely „prenosu“ nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti. Pokiaľ ide o bod iii), nie je možné, aby súd Spoločenstva overil, či odvolací senát nezvolil uvedený prístup preto, lebo zastával názor, že podobnosť medzi ochrannou známkou Aire Limpio a ochrannými známkami, ktoré požívali v Taliansku dlhotrvajúcu ochranu, je nedostatočná nato, aby sa dosiahol rovnaký výsledok pri priamom porovnaní.
118. Podľa môjho názoru preto rozhodnutie odvolacieho senátu neobsahuje dostatočné odôvodnenie, ktoré by spĺňalo štandard stanovený v článku 73 nariadenia, to znamená, aby umožňovalo súdu Spoločenstva vykonať jeho právomoc preskúmania.
119. Na základe toho sa domnievam, že posúdenie Súdu prvého stupňa v bode 117 jeho rozsudku, podľa ktorého „napadnuté rozhodnutie jasným a jednoznačným spôsobom uvádzalo odôvodnenie odvolacieho senátu“, nemožno z rozhodnutia legitímne vyvodiť. Okrem toho Súd prvého stupňa podľa mňa dostatočne nevysvetlil svoje dôvody pre tvrdenie, že dôkaz, z ktorého odvolací senát vychádzal, sa týkal výlučne ochrannej známky ARBRE MAGIQUE alebo že odvolací senát považoval obrysovú ochrannú známku za časť ochrannej známky ARBRE MAGIQUE – toto druhé tvrdenie sa zdá byť možným spätným odôvodnením vo svetle rozsudku vo veci Nestlé, ktorý bol vyhlásený po rozhodnutí odvolacieho senátu.
120. Zastávam preto názor, že odvolací senát ani Súd prvého stupňa neodôvodnili dostatočne svoje rozhodnutia.
Závery
121. Dospela som k záveru, že napadnutý rozsudok má právne vady v štyroch ohľadoch: po prvé Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho posúdenia v bode 85, keď prijal, že odvolací senát oprávnene konštatoval, že skoršia ochranná známka nadobudla mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť len na základe údajov o predaji a reklame a dátume prvého zápisu v Taliansku. Druhýkrát sa dopustil nesprávneho posúdenia v bode 105, keď zamietol tvrdenie, že tvar skoršej ochrannej známky bol potrebný na získanie technického výsledku, bez vecného preskúmania tohto tvrdenia. Tretíkrát sa dopustil nesprávneho posúdenia v bode 117 pri posúdení odôvodnenia odvolacieho senátu. Štvrtýkrát sa dopustil nesprávneho posúdenia (passim), keď predpokladal, že odvolací senát vychádzal pri svojom posúdení z dôkazu týkajúceho sa ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, hoci to nebolo uvedené v rozhodnutí.
122. Na základe uvedeného a vzhľadom na to, že pred Súdom prvého stupňa už nezostávajú žiadne právne otázky, ktorými by sa bolo treba zaoberať, sa domnievam, že napadnutý rozsudok a rozhodnutie odvolacieho senátu by mali byť zrušené a vec by mala byť vrátená ÚHVT.
O trovách
123. Podľa ustanovenia článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Spoločnosť L & D navrhla náhradu trov konania. Vo svojom odvolaní by podľa mňa mala mať úspech. ÚHVT by preto mal byť zaviazaný na náhradu trov konania.
Návrh
124. Vo svetle predchádzajúcich úvah som toho názoru, že Súdny dvor by mal:
– zrušiť rozsudok vo veci T‑168/04,
– zrušiť rozhodnutie odvolacieho senátu vo veci R 326/2003-2,
– vrátiť vec ÚHVT na rozhodnutie vo veci,
– zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania v prvom stupni aj trov odvolacieho konania.