Causa T‑33/11

Peeters Landbouwmachines BV

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo BIGAB — Impedimento assoluto alla registrazione — Insussistenza di malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità assoluta —Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio — Criteri di valutazione — Presa in considerazione di tutti i fattori rilevanti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, & 1, b)]

L’esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, deve essere valutata nel suo insieme, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie, e in particolare:

– del fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;

– dell’intenzione del richiedente di far sì che detto terzo non possa più utilizzare un siffatto segno;

– del grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione.

Inoltre, l’intenzione di impedire la commercializzazione di un prodotto, in certe circostanze, può configurare la malafede del richiedente. Ciò si verifica in particolare qualora emerga successivamente che quest’ultimo ha fatto registrare un segno come marchio comunitario senza l’intenzione di utilizzarlo, unicamente al fine di impedire che un terzo entri nel mercato.

Ciò premesso, i tre fattori citati sopra sono soltanto degli esempi tra un insieme di elementi suscettibili di essere presi in considerazione al fine di decidere sull’eventuale malafede di un richiedente un marchio al momento del deposito della domanda. Infatti, nell’ambito dell’analisi globale effettuata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, si può anche tenere conto dell’origine del segno contestato e del suo utilizzo a partire dalla sua creazione nonché della logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione di detto segno come marchio comunitario.

La circostanza che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, da molto tempo, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene richiesta la registrazione non è sufficiente, di per sé, affinché sia dimostrata l’esistenza della malafede del richiedente. Infatti, non può escludersi che, quando vari produttori utilizzano sul mercato segni identici o simili per prodotti identici o simili e confondibili con il segno di cui viene chiesta la registrazione, il richiedente, mediante la registrazione di detto segno, persegua un obiettivo legittimo. Ciò può avvenire, segnatamente, allorché il richiedente, al momento del deposito della domanda di registrazione, sa che un’impresa terza utilizza il marchio soggetto a registrazione, creando presso la propria clientela l’illusione che la stessa distribuisca ufficialmente i prodotti venduti con detto marchio, nonostante essa non ne abbia ricevuto l’autorizzazione.

La buona fede del richiedente il marchio non può essere rimessa in discussione per il mero fatto che questo stesso richiedente è titolare di altri marchi e non ha preso l’iniziativa di sollecitare la registrazione di questi ultimi come marchi comunitari.

Ai fini della valutazione dell’esistenza della malafede del richiedente il marchio, può essere preso in considerazione il grado di notorietà di cui gode un segno al momento del deposito della domanda presentata in vista della sua registrazione come marchio comunitario, perché un siffatto grado di notorietà può appunto giustificare l’interesse del richiedente a garantire al suo segno una tutela giuridica più estesa.

(v. punti 18-21, 27, 28, 30)