URTEIL DES GERICHTS (Sechste Kammer)
24. Januar 2013(*)
„Gemeinschaftsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke DISCO DESIGNER – Ältere Gemeinschaftsbildmarke DISCO – Relatives Eintragungshindernis – Verwechslungsgefahr – Identität der Waren – Ähnlichkeit der Zeichen – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009“
In der Rechtssache T‑189/11
Peter Yordanov, wohnhaft in Russe (Bulgarien), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt T. Walter,
Kläger,
gegen
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch K. Klüpfel und A. Pohlmann als Bevollmächtigte,
Beklagter,
andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM:
Distribuidora comercial del frio SA mit Sitz in Madrid (Spanien),
betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 14. Januar 2011 (Sache R 803/2010‑2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Distribuidora comercial del frio SA und Herrn Peter Yordanov
erlässt
DAS GERICHT (Sechste Kammer)
unter Mitwirkung des Präsidenten H. Kanninen sowie der Richter S. Soldevila Fragoso (Berichterstatter) und K. O’Higgins,
Kanzler: S. Spyropoulos, Verwaltungsrätin,
aufgrund der am 24. März 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,
aufgrund der am 15. Juli 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,
aufgrund des Beschlusses vom 14. September 2011, mit dem der Antrag, die Einreichung einer Erwiderung zu gestatten, zurückgewiesen wurde,
nach Änderung der Zusammensetzung der Kammern des Gerichts,
auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 2012
folgendes
Urteil
Vorgeschichte des Rechtsstreits
1 Am 11. Januar 2008 meldete der Kläger, Herr Peter Yordanov, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen DISCO DESIGNER.
3 Die Marke wurde u. a. für folgende Waren der Klasse 11 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet: „Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken‑, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen“.
4 Die Anmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 19/2008 vom 13. Mai 2008 veröffentlicht.
5 Am 30. Juli 2008 erhob die Distribuidora comercial del frio SA gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die oben in Randnr. 3 genannten Waren.
6 Der Widerspruch war auf die folgende ältere Gemeinschaftsbildmarke gestützt, die u. a. für die Waren „Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen“ in Klasse 11 eingetragen ist:
7 Als Widerspruchsgrund wurde das Eintragungshindernis des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009) geltend gemacht.
8 Am 9. März 2010 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch auf der Grundlage der älteren Marke statt und lehnte die Eintragung der angemeldeten Marke ab.
9 Am 10. Mai 2010 legte der Kläger gemäß den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 beim HABM gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde ein.
10 Mit Entscheidung vom 14. Januar 2011 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Sie war im Wesentlichen der Ansicht, dass aufgrund der Identität der betroffenen Waren sowie der schriftbildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen eine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken zu bejahen sei.
Anträge der Parteien
11 Der Kläger beantragt,
– die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
– dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
12 Das HABM beantragt,
– die Klage abzuweisen;
– dem Kläger die Kosten aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
Zur Zulässigkeit
Zu den erstmals vor dem Gericht vorgelegten Unterlagen
13 Nach der Rechtsprechung ist die Klage beim Gericht auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des HABM erlassenen Entscheidungen im Sinne von Art. 65 der Verordnung Nr. 207/2009 gerichtet, so dass es nicht Aufgabe des Gerichts ist, im Licht erstmals bei ihm eingereichter Unterlagen den Sachverhalt zu überprüfen (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 24. November 2005, Sadas/HABM – LTJ Diffusion [ARTHUR ET FELICIE], T‑346/04, Slg. 2005, II‑4891, Randnr. 19, und vom 14. Februar 2012, Peeters Landbouwmachines/HABM – Fors MW [BIGAB], T‑33/11, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 12 und 13).
14 Ohne förmlich eine Einrede der Unzulässigkeit zu erheben, trägt das HABM vor, dass die Anlagen A 2 bis A 7 zur Klageschrift, nämlich Rechnungen, Preislisten, Kataloge und Ausdrucke von Internetseiten, unzulässig seien, da sie nicht im Verwaltungsverfahren vor dem HABM eingereicht worden seien.
15 Auf eine in der Sitzung gestellte Frage des Gerichts hat der Kläger eingeräumt, dass die Anlagen A 2 bis A 7 erstmals vor dem Gericht vorgelegt worden sind. Diese Anlagen sind somit als unzulässig zurückzuweisen.
Zur Begründetheit
16 Der Kläger macht einen einzigen Klagegrund geltend, mit dem er einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 rügt.
17 Nach dieser Bestimmung ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen auf dem Gebiet besteht, auf dem die ältere Marke Schutz genießt. Dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
18 Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Nach dieser Rechtsprechung ist die Verwechslungsgefahr umfassend, entsprechend der Wahrnehmung der Zeichen und der betreffenden Waren oder Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM − Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01, Slg. 2003, II‑2821, Randnrn. 30 bis 33 und die dort angeführte Rechtsprechung).
19 Für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 setzt eine Verwechslungsgefahr voraus, dass Identität oder Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken und zugleich Identität oder Ähnlichkeit zwischen den mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen besteht. Es handelt sich hierbei um kumulative Voraussetzungen (vgl. Urteil des Gerichts vom 22. Januar 2009, Commercy/HABM – easyGroup IP Licensing [easyHotel], T‑316/07, Slg. 2009, II‑43, Randnr. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).
20 Im vorliegenden Fall macht der Kläger geltend, die angefochtene Entscheidung sei sachlich nicht begründet, und zwar erstens in Bezug auf die Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise, zweitens in Bezug auf die Ähnlichkeit der Waren, die von den einander gegenüberstehenden Zeichen erfasst werden, und drittens in Bezug auf die Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen.
Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen
21 Nach der Rechtsprechung ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf einen normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in Frage stehenden Art von Waren abzustellen. Es ist auch zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der fraglichen Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (vgl. Urteil des Gerichts vom 13. Februar 2007, Mundipharma/HABM – Altana Pharma [RESPICUR], T‑256/04, Slg. 2007, II‑449, Randnr. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).
22 In der vorliegenden Rechtssache ging die Beschwerdekammer davon aus, dass die in Rede stehenden Waren für alle Verbraucher bestimmt seien und dass die maßgeblichen Verkehrskreise daher aus den angemessen informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern bestünden, die eine durchschnittliche Aufmerksamkeit an den Tag legten. Sie ging ferner davon aus, dass das relevante Schutzgebiet, da es sich bei der älteren Marke um eine Gemeinschaftsmarke handele, das gesamte Gebiet der Europäischen Union sei.
23 Der Kläger rügt diese Beurteilung. Seiner Ansicht nach setzt sich das maßgebliche Publikum in erster Linie aus Erwerbern von Einrichtungsgegenständen für Bars, Diskotheken und Lounges zusammen, da er insbesondere „Nachtclub-Beleuchtung“ sowie „Discoleuchter, Spiegel, LED‑Tanzböden, Nightclub- and Lounge-Einrichtungsgegenstände (Sofas, Stühle, Hocker, Tische) und anderes Nightclub and Lounge Dekorationen, Sound-Systeme and Sound-To-Light-Software“ verkaufe. Das maßgebliche Publikum für die von der älteren Marke erfassten Waren setze sich demgegenüber aus Erwerbern von Kühlaggregaten, Klimaanlagen und Ventilatoren zusammen. Außerdem lege der Verbraucher, der teure Waren wie die des Klägers erwerbe, eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag.
24 Erstens geht, was die Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise betrifft, aus der Rechtsprechung hervor, dass dann, wenn die in der Anmeldung beanspruchten Waren oder Dienstleistungen für alle Verbraucher bestimmt sind, davon auszugehen ist, dass das maßgebliche Publikum die normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher sind (vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 26. April 2007, Alcon/HABM, C‑412/05 P, Slg. 2007, I‑3569, Randnr. 62 und die dort angeführte Rechtsprechung).
25 Im Übrigen erstrecken sich die Rechte, die die einander gegenüberstehenden Marken verleihen oder verleihen können, auf jede der Arten von Waren oder Dienstleistungen, für die diese Marken geschützt sind, oder auf jede der Arten von Waren, die in der Anmeldung beansprucht werden. Die unternehmerischen Entscheidungen, die von den Inhabern dieser Marken getroffen wurden oder getroffen werden können, sind Faktoren, die von den aus diesen Marken abgeleiteten Rechten unterschieden werden müssen, und können, da sie nur vom Willen der Markeninhaber abhängen, Änderungen unterworfen sein. Solange das Verzeichnis der von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren nicht geändert wurde, können sich solche Faktoren in keiner Weise auf die maßgeblichen Verkehrskreise auswirken, die bei der Beurteilung der Frage, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, zu berücksichtigen sind (vgl. Urteil des Gerichts vom 20. Oktober 2011, Poloplast/HABM – Polypipe [P], T‑189/09, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung).
26 Im vorliegenden Fall ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den mit den einander gegenüberstehenden Marken gekennzeichneten, u. a. der Klasse 11 zugehörenden Waren um „Beleuchtungs‑, Heizungs‑, Dampferzeugungs‑, Koch‑, Kühl‑, Trocken‑, Lüftungs‑ und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen“ handelt. Unter Berücksichtigung der breiten Fächerung der in Rede stehenden Waren ist die Beschwerdekammer zu Recht davon ausgegangen, dass sich das maßgebliche Publikum aus allen Verbrauchern zusammensetzt. Es ist nämlich festzustellen, dass zwar auch gewerbliche Abnehmer oder Fachleute die von diesen Marken erfassten Waren erwerben können, doch handelt es sich gleichwohl um Waren, die an die breite Öffentlichkeit gerichtet sind und verkauft werden.
27 Außerdem hätte, selbst unterstellt, die maßgeblichen Verkehrskreise setzten sich auch aus gewerblichen Abnehmern oder Fachleuten zusammen, dieser Umstand keine Auswirkungen auf den Grad der Aufmerksamkeit dieser Verkehrskreise und damit keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung (siehe unten, Randnr. 31).
28 Demnach hat die Beschwerdekammer keinen Fehler begangen, als sie festgestellt hat, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Durchschnittsverbraucher seien.
29 Zweitens ist in Bezug auf den Grad an Aufmerksamkeit, den die maßgeblichen Verkehrskreise an den Tag legen, zu bestimmen, welchen Grad die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers hat, wenn er „Beleuchtungs‑, Heizungs‑, Dampferzeugungs‑, Koch‑, Kühl‑, Trocken‑, Lüftungs‑ und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen“ erwirbt.
30 Unter diese Beschreibung fallen nach dem Abkommen von Nizza insbesondere „Klimageräte; elektrische oder nicht elektrische Wärmflaschen und Bettwärmer; elektrische Heizkissen und Heizdecken, nicht für medizinische Zwecke; elektrische Wasserkessel; elektrische Kochgeräte“. Darunter können auch Leuchten oder Kühlschränke fallen. Wie das HABM zutreffend ausgeführt hat, sind diese Waren, auch wenn sie gleichermaßen von gewerblichen Abnehmern oder Fachleuten erworben werden können, in erster Linie für die breite Öffentlichkeit bestimmt, die einen durchschnittlichen Grad an Aufmerksamkeit an den Tag legt.
31 Jedenfalls besteht nach der Rechtsprechung, selbst wenn ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise aus Fachleuten mit einem höheren Aufmerksamkeitsgrad besteht, jedoch ein weiterer Teil dieses Publikums, von dem nicht behauptet wird, dass er geringfügig sei, aus angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern. Dabei ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf die Verkehrskreise mit der geringsten Aufmerksamkeit abzustellen (vgl. Urteile des Gerichts vom 15. Februar 2011, Yorma’s/HABM – Norma Lebensmittelfilialbetrieb [YORMA’S], T‑213/09, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 25, und vom 15. Juli 2011, Ergo Versicherungsgruppe/HABM – Société de développement et de recherche industrielle [ERGO Group], T‑221/09, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 21 und die dort angeführte Rechtsprechung).
32 Zum Vorbringen des Klägers, wonach die von der angemeldeten Marke erfassten Waren teuer seien, für Diskotheken und Clubs bestimmt seien und die Erwerber eine hohe Aufmerksamkeit an den Tag legten, ist darauf hinzuweisen, dass das Warenspektrum der Klasse 11, wie es in der Markenanmeldung umschrieben worden ist, sehr breit ist und sich nicht auf teure, für Nachtclubs bestimmte Waren beschränkt. Wie das HABM zutreffend vorgetragen hat, handelt es sich bei den Waren der Klasse 11, wie sie in der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke beschrieben wurden, um normale und gängige Konsumgüter, bei deren Erwerb das Publikum nur eine durchschnittliche Aufmerksamkeit walten lässt. Daher ist der Grad an Aufmerksamkeit des durchschnittlichen Verbrauchers zu berücksichtigen, den er an den Tag legt, wenn er Waren wie die in der Markenanmeldung beschriebenen und nicht solche erwirbt, die durch unternehmerische Entscheidungen eingegrenzt sind, die vom Kläger getroffen wurden oder getroffen werden können (vgl. in diesem Sinne Urteil P, oben in Randnr. 25 angeführt, Randnr. 32).
33 Was die Bezugnahme des Klägers auf die frühere Entscheidungspraxis des HABM betrifft, geht aus der Rechtsprechung hervor, dass das HABM verpflichtet ist, seine Befugnisse im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts auszuüben. Zwar muss es nach den Grundsätzen der Gleichbehandlung und der ordnungsgemäßen Verwaltung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht, doch muss die Anwendung dieser Grundsätze mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden. Im Übrigen muss aus Gründen der Rechtssicherheit und gerade auch der ordnungsgemäßen Verwaltung die Prüfung jeder Anmeldung streng und umfassend sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern. Demgemäß muss diese Prüfung in jedem Einzelfall erfolgen. Die Eintragung eines Zeichens als Marke hängt nämlich von besonderen, im Rahmen der tatsächlichen Umstände des Einzelfalls anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, ob das fragliche Zeichen nicht unter ein Eintragungshindernis fällt (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C‑51/10 P, Slg. 2011, I‑1541, Randnrn. 73 bis 77 und die dort angeführte Rechtsprechung, Urteile des Gerichts vom 22. November 2011, LG Electronics/HABM [DIRECT DRIVE], T‑561/10, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 31, und vom 7. Juni 2012, Meda Pharma/HABM – Nycomed [ALLERNIL], T‑492/09 und T‑147/10, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 51).
34 Im vorliegenden Fall beschränkt sich der Kläger in seinen Schriftsätzen aber darauf, eine frühere Entscheidung einer Beschwerdekammer des HABM anzuführen, ohne jedoch einen Verstoß gegen die Grundsätze der Gleichbehandlung und der ordnungsgemäßen Verwaltung oder gegen die Verpflichtung des HABM, diesen Rechnung zu tragen, geltend zu machen. Folglich ist die vom Kläger angeführte frühere Entscheidung für die Entscheidung über den vorliegenden Rechtsstreit unerheblich.
35 Der Kläger macht dem HABM ferner zum Vorwurf, davon ausgegangen zu sein, dass der Verbraucher nur selten in die Lage versetzt werde, die einander gegenüberstehenden Marken nebeneinander zu sehen. Es ist festzustellen, dass sich an diesen Vorwurf die Aussage anschließt, dass die von der Anmeldemarke erfassten Waren wie auch die, die von der älteren Marke erfasst würden, schwerpunktmäßig über das Internet oder in eigenen Verkaufsräumen vertrieben würden. In diesem Fall ist es aber, wie im Übrigen aus der Rechtsprechung hervorgeht, den Verbrauchern nicht möglich, die Marken und Waren unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern sie müssen sich auf das unvollkommene Bild verlassen, das sie von ihnen im Gedächtnis behalten haben (Urteil des Gerichtshofs vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Slg. 1999, I‑3819, Randnr. 26).
36 Daher ist das Vorbringen des Klägers, die Verbraucher der von der Anmeldemarke erfassten Waren legten einen überdurchschnittlichen Grad an Aufmerksamkeit an den Tag, zurückzuweisen.
37 Demnach hat die Beschwerdekammer keinen Fehler begangen, indem sie den Grad der Aufmerksamkeit und der Unterscheidungsfähigkeit des durchschnittlichen Verbrauchers berücksichtigt hat.
Zum Vergleich der Waren
38 Nach ständiger Rechtsprechung sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Waren oder Dienstleistungen alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen ihnen kennzeichnen (vgl. Urteil des Gerichts vom 11. Juli 2007, El Corte Inglés/HABM – Bolaños Sabri [PiraÑAM diseño original Juan Bolaños], T‑443/05, Slg. 2007, II‑2579, Randnr. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).
39 Nach Ansicht des Klägers ist die Beschwerdekammer zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt, dass die betroffenen Waren identisch seien. Er biete nämlich Produkte für Nachtclubs wie Beleuchtungskörper, Discoleuchter, Spiegel, Einrichtungsgegenstände usw. an. Die Inhaberin der älteren Marke sei hingegen lediglich im Bereich industrieller Kühl- und Klimatechnik tätig und vertreibe keine Beleuchtungskörper.
40 Zu diesem Punkt ist zu klären, ob die Beschwerdekammer die von diesen Marken erfassten Waren für die Prüfung der Verwechslungsgefahr zutreffend definiert hat.
41 Bei dem nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 vorzunehmenden Warenvergleich ist auf den sich aus der Urkunde über die Eintragung ergebenden Wortlaut des Warenverzeichnisses der älteren Marke und nicht auf die Waren abzustellen, für die diese Marke tatsächlich benutzt wird, es sei denn, nach einem Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung der älteren Marke nach Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 wird dieser Beweis nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, erbracht (vgl. Urteile des Gerichts vom 7. November 2007, NV Marly/HABM – Erdal [Top iX], T‑57/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 64 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 1. Juli 2009, Perfetti Van Melle/HABM – Cloetta Fazer [CENTER SHOCK], T‑16/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 32).
42 In der vorliegenden Rechtssache hat der Kläger, wie das HABM zutreffend ausgeführt hat, keinen Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke verlangt, die zum Zeitpunkt des Widerspruchsverfahrens und der Beschwerde vor der Beschwerdekammer jedenfalls seit weniger als fünf Jahren eingetragen war und daher keinem Benutzungszwang unterlag, der den Umfang der geschützten Waren hätte einschränken können. Die Beschwerdekammer hat daher für den Warenvergleich zutreffend die von der älteren Marke erfassten Waren in der eingetragenen Form berücksichtigt.
43 Im Übrigen ist in Bezug auf die Waren, auf die sich die angemeldete Marke richtet, daran zu erinnern, dass das HABM nach Art. 43 der Verordnung Nr. 207/2009 im Widerspruchsverfahren nur das Verzeichnis der angemeldeten Waren in der Fassung berücksichtigen kann, wie es sich aus dem Anmeldungsantrag für die betreffende Marke – vorbehaltlich eventueller Änderungen dieses Antrags – ergibt. Da der Kläger das Verzeichnis der Waren, auf die sich die angemeldete Gemeinschaftsmarke richtet, nicht geändert hat, ist sein Vorbringen zu den spezifischen Waren, für die er die angemeldete Marke zu benutzen beabsichtige, in der vorliegenden Rechtssache folglich unerheblich (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 22. März 2007, Saint-Gobain Pam/HABM – Propamsa [PAM PLUVIAL], T‑364/05, Slg. 2007, II‑757, Randnr. 89, und CENTER SHOCK, oben in Randnr. 41 angeführt, Randnr. 34).
44 Daher hat die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung für den Vergleich der betroffenen Waren zutreffend alle Waren, auf die sich die Markenanmeldung des Klägers erstreckte, sowie alle die Waren berücksichtigt, für die die ältere Marke eingetragen worden war.
45 Die Beschwerdekammer ist daher zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass zwischen den von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren Identität bestehe.
Zum Vergleich der Zeichen
46 Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen in Bild, in Klang oder der Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke vom Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen wird. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C‑334/05 P, Slg. 2007, I‑4529, Randnr. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung).
47 Nach der Rechtsprechung sind zwei Marken einander ähnlich, wenn sie aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte, d. h. hinsichtlich des visuellen, des klanglichen und des begrifflichen Aspekts, zumindest teilweise übereinstimmen (Urteile des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/HABM – Hukla Germany [MATRATZEN], T‑6/01, Slg. 2002, II‑4335, Randnr. 30, und vom 10. September 2008, Boston Scientific/HABM – Terumo [CAPIO], T‑325/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 89).
48 Im Licht dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob zwischen den einander gegenüberstehenden Marken eine Ähnlichkeit besteht.
49 Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdekammer von einer Ähnlichkeit der betreffenden Marken in Bild, in Klang und in der Bedeutung ausgegangen. Sie hat nämlich festgestellt, dass der einzige Wortbestandteil der älteren Marke, „Disco“, auch der erste Teil der Anmeldemarke sei und dass er die Aufmerksamkeit der Verbraucher stärker auf sich ziehe.
50 Ohne in seinen Schriftsätzen nach der Ähnlichkeit in visueller, klanglicher und begrifflicher Hinsicht explizit zu unterscheiden, bestreitet der Kläger die Ähnlichkeit der Marken, indem er vorträgt, dass die ältere Marke eine zusammengesetzte Marke sei, während es sich bei der angemeldeten nur um eine Wortmarke handele. Im Übrigen stimmten diese Marken nur in dem Wort „Disco“ überein, an das in der Anmeldemarke das Wort „Designer“ angehängt sei, während die Inhaberin der älteren Marke nur unter dem Namen Grupo Disco auf dem Markt auftrete.
51 Was den visuellen Vergleich betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass gegen eine Prüfung, ob zwischen einer Wortmarke und einer Bildmarke bildliche Ähnlichkeit besteht, nichts einzuwenden ist, da beide Markenarten Gegenstand einer grafischen Gestaltung sind, die einen optischen Eindruck vermitteln kann (vgl. Urteile des Gerichts vom 4. Mai 2005, Chum/HABM – Star TV [STAR TV], T‑359/02, Slg. 2005, II‑1515, Randnr. 43, und vom 21. März 2011, Visti Beheer/HABM – Meister [GOLD MEISTER], T‑372/09, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 26). Wie das HABM zu Recht geltend macht, weist das Bildelement der älteren Marke, nämlich die Großbuchstabengruppe „DIS“ in weißen Schriftzeichen auf schwarzem Grund in runder Form und die ihr nachgestellten Versalien „C“ und „O“ in schwarzen, fett gedruckten Schriftzeichen, keine so hinreichende Besonderheit auf, dass es die Wahrnehmung durch den Verbraucher in Frage stellen könnte, wonach das Wortelement „Disco“ der älteren Marke und der erste Teil der Anmeldemarke identisch sind.
52 Zudem deutet der Umstand, dass eine angemeldete Marke aus der älteren Marke besteht, der ein anderes Wort hinzugefügt ist, auf die Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken hin (vgl. Urteil GOLD MEISTER, oben in Randnr. 51 angeführt, Randnr. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).
53 Im vorliegenden Fall sind sich die einander gegenüberstehenden Marken bildlich ähnlich. Das Element „Disco“ ist der einzige Bestandteil, aus dem die ältere Marke besteht, und der erste der beiden Wortbestandteile der Anmeldmarke, nämlich „Disco“ und „Designer“. Die ältere Marke ist zwar eine Bildmarke, wird jedoch durch das Wortelement „Disco“ dominiert, denn die verwendete Schriftart ist nicht weit von einer Standardschrift entfernt. Zudem ist die Verwendung von schwarzem Grund in runder Form sowie der Farben Weiß und Schwarz für den von dieser Marke hervorgerufenen Gesamteindruck nicht prägend, und demzufolge haben diese grafischen Elemente keine Auswirkung auf die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen (vgl. in diesem Sinne Urteil GOLD MEISTER, oben in Randnr. 51 angeführt, Randnr. 28). Daher kann der Kläger den Nachweis, dass zwischen den beiden Zeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe, nicht auf diese Elemente stützen.
54 Im Übrigen reicht das Element „Designer“ in der Anmeldemarke trotz seiner Auswirkung auf die Länge der Marke nicht aus, um die bildliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken auszuschließen, da sie beide das Element „Disco“ enthalten (vgl. in diesem Sinne Urteil GOLD MEISTER, oben in Randnr. 51 angeführt, Randnr. 28).
55 Auf jeden Fall legt der Verbraucher üblicherweise dem ersten Teil der Zeichen mehr Gewicht bei, der eine größere Wirkung hat als der übrige Teil des Zeichens (vgl. Urteile des Gerichts vom 17. März 2004, El Corte Inglés/HABM – González Cabello und Iberia Líneas Aéreas de España [MUNDICOR], T‑183/02 und T‑184/02, Slg. 2004, II‑965, Randnr. 81, und vom 28. Oktober 2009, X-Technology R&D Swiss/HABM – Ipko-Amcor [First-On-Skin], T‑273/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 33 und die dort angeführte Rechtsprechung).
56 Darüber hinaus hält das HABM das Vorbringen des Klägers, die beiden Marken seien bildlich verschieden, weil die Inhaberin der älteren Marke auf dem Markt nur unter dem Namen Grupo Disco auftrete, für unzulässig, da es auf erstmals vor dem Gericht dargelegtem Tatsachenvortrag beruhe. Auf jeden Fall ist dieses Vorbringen unbegründet, da sich der aus der Eintragung einer Marke ergebende Schutz auf das in der Anmeldung angegebene Wort oder Zeichen erstreckt und nicht auf die einzelnen Aspekte, die diese Marke bei ihrer Verwendung durch ihren Inhaber möglicherweise annehmen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 22. Mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/HABM [RadioCom], T‑254/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 43, und First-On-Skin, oben in Randnr. 54 angeführt, Randnr. 31).
57 In klanglicher Hinsicht hat die Beschwerdekammer in Nr. 24 der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Marken in Bezug auf ihr Element „Disco“ identisch sind. Angesichts der oben in Randnr. 52 angeführten Rechtsprechung vermag das Element „Designer“ in der Anmeldemarke keine Änderung ihres Gesamteindrucks herbeizuführen, die jede Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken ausschlösse. Demnach ist festzustellen, dass die Marken in dieser Hinsicht ähnlich sind.
58 In begrifflicher Hinsicht werden, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung zutreffend ausgeführt hat, das Element „Disco“ vom betreffenden Publikum wahrscheinlich als eine Bezeichnung für eine Musikrichtung oder eine Abkürzung für „Diskothek“ und das Wort „Designer“ als Bezeichnung einer Person verstanden, die eine Entwurfstätigkeit im Bereich der Mode, der Dekoration oder in einem anderen Bereich ausübt. Folglich wird der Ausdruck „Disco Designer“ von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Bezugnahme auf eine Person, die Diskotheken entwirft, oder auf eine Diskothek mit einem besonders ausgeklügelten Entwurf verstanden werden. Daher verweisen die beiden Marken auf eine Musikrichtung oder auf eine Diskothek.
59 Der Kläger trägt hierzu vor, dass das Wort „Disco“ in seiner Branche beschreibenden Charakter habe, und betont, dass dieses Wort mit dem Wort „Designer“ kombiniert sei, was bei der älteren Marke nicht der Fall sei. Nimmt man an, dass der Kläger mit diesem Argument vorträgt, es sei die Kombination der beiden Wörter, die der Anmeldemarke ihre Bedeutung verleihe, ist dies jedoch ohne Belang.
60 Zum einen ist dieses Vorbringen in sich widersprüchlich, denn der Kläger räumt in seinen Schriftsätzen selbst ein, dass der dominierende Teil der Anmeldemarke das Wort „Disco“ sei, das er nach seinem eigenen Vortrag auch in Kombination mit den Wörtern „Design“ und „Panel“ verwendet. Zum anderen erlaubte die vom Kläger vertretene Auffassung die Eintragung einer zusammengesetzten Marke, deren einer Bestandteil identisch oder vergleichbar mit dem einer älteren kennzeichnungsschwachen Marke ist, obwohl die anderen Bestandteile dieser zusammengesetzten Marke noch weniger Kennzeichnungskraft besitzen als der gemeinsame Bestandteil und trotz der Gefahr, dass die Verbraucher annehmen, der geringe Unterschied zwischen den Zeichen spiegele eine Variation in der Art der Waren wider oder beruhe auf Marketingerwägungen, ohne eine unterschiedliche betriebliche Herkunft zum Ausdruck zu bringen (Beschluss des Gerichtshofs vom 27. April 2006, L’Oréal/HABM, C‑235/05 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 45).
61 Schließlich ist die Rüge des Klägers zurückzuweisen, die er auf die Behauptung stützt, dass das dominierende Element „Disco“ der Anmeldemarke sowie die Elemente „Design“, „Designer“ und „Panel“ aufgrund intensiver Benutzung unterscheidungskräftig seien. Selbst unterstellt, der Kläger wolle mit diesem Vorbringen darauf abstellen, dass die angemeldete Marke aufgrund intensiver Benutzung eine hohe Unterscheidungskraft habe, ist nämlich festzustellen, dass dieses Vorbringen zum einen, worauf das HABM zu Recht hingewiesen hat, unzulässig ist, da es erstmals vor dem Gericht geltend gemacht wurde, und zum anderen jedenfalls ins Leere geht, denn diese Prüfung erfolgt im Zusammenhang mit absoluten Einragungshindernissen, um die es aber im vorliegenden Fall nicht geht.
62 Somit ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer die Ähnlichkeit der Zeichen zu Recht bejaht hat.
Zur Verwechslungsgefahr
63 Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine Wechselbeziehung der in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteil des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C‑39/97, Slg. 1998, I‑5507, Randnr. 17, und Urteil des Gerichts vom 14. Dezember 2006, Mast-Jägermeister/HABM – Licorera Zacapaneca [VENADO mit Rahmen u. a.], T‑81/03, T‑82/03 und T‑103/03, Slg. 2006, II‑5409, Randnr. 74).
64 Im vorliegenden Fall ist daran zu erinnern, dass die betroffenen Waren identisch sind (siehe oben, Randnr. 45). Auch die einander gegenüberstehenden Marken sind bildlich, klanglich und begrifflich ähnlich.
65 Die Beschwerdekammer hat daher in Nr. 31 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass Verwechslungsgefahr besteht.
66 Deshalb ist der auf einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützte einzige Klagegrund zurückzuweisen und demzufolge die Klage insgesamt abzuweisen.
Kosten
67 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da der Kläger unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag des HABM die Kosten aufzuerlegen.
Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Sechste Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Herr Peter Yordanov trägt die Kosten.
Kanninen | Soldevila Fragoso | O’Higgins |
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 24. Januar 2013.
Unterschriften