Causa T‑47/12

Intesa Sanpaolo SpA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo EQUITER – Marchio comunitario denominativo anteriore EQUINET – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 marzo 2014

1.      Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso parziale – Rilevanza

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2)

2.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase)

1.      Il procedimento di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario ha lo scopo di consentire all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di valutare l’esistenza di un rischio di confusione, che, in caso di somiglianza dei marchi in conflitto, implica un esame della somiglianza tra i prodotti e i servizi che essi designano. In tale contesto, se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento n. 207/2009. Nello stesso contesto, è, inoltre, necessario, che la commissione di ricorso, nel caso in cui la prova dell’uso venga addotta solo per una parte dei prodotti e dei servizi rientranti in una categoria per la quale il marchio anteriore è registrato e sulla quale l’opposizione si fonda, valuti se tale categoria includa delle sottocategorie autonome nelle quali rientrino i prodotti e i servizi per i quali l’uso è dimostrato, così da dover considerare che tale prova è stata addotta unicamente per tale sottocategoria di prodotti o servizi o, invece, se simili sottocategorie non siano ipotizzabili.

Di conseguenza, il compito consistente nel valutare se un marchio invocato a sostegno di un’opposizione sia stato oggetto di un uso effettivo ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 comporta due aspetti indissociabili. Il primo mira a stabilire se il marchio in questione sia stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione, seppur in una forma che differisce per alcuni elementi senza, tuttavia, alterare il carattere distintivo di tale marchio nella forma in cui esso è stato registrato. Il secondo aspetto mira a stabilire quali siano i prodotti o i servizi per i quali il marchio anteriore è registrato e sui quali si fonda l’opposizione, ai quali si riferisce l’uso effettivo dimostrato.

(v. punti 20, 21)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 24)