SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
de 27 de septiembre de 2006 (*)
«Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria figurativa emergia – Marca comunitaria denominativa anterior EMERGEA – Riesgo de confusión – Denegación de registro –Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94»
En el asunto T‑172/04,
Telefónica, S.A., con domicilio social en Madrid, representada por el Sr. A. Sirimarco, abogado,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Laporta Insa, en calidad de agente,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es
David Branch, con domicilio en Reading (Reino Unido), representado inicialmente por la Sra. C. Berenguer Marsal, posteriormente por el Sr. I.M. Barroso Sánchez-Lafuente y la Sra. M.C. Trullols Durán, abogados,
que tiene por objeto un recurso de anulación formulado contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 12 de marzo de 2004 (asunto R 676/2002-1), en relación con un procedimiento de oposición entre David Branch y Telefónica, S.A.,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),
integrado por el Sr. R. García-Valdecasas, Presidente, y el Sr. J.D. Cooke y la Sra. V. Trstenjak, Jueces;
Secretaria: Sra. K. Andová, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de marzo de 2006;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1 El 7 de junio de 2000, Telefónica, S.A., presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
2 La marca cuyo registro se solicitó es el siguiente signo figurativo, con los colores naranja, blanco, verde y negro:
3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 9, 38 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:
– «Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos y ópticos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, programas de ordenador, pantallas (de ordenador y de televisión), teclados (informática), ratones (informática), cd-rom, aparatos de telefonía, transmisores y receptores de imagen y sonido, centrales telefónicas; teléfonos; repetidores telefónicos; contestadores automáticos; extintores», incluidos en la clase 9.
– «Servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicaciones a través de redes informáticas», incluidos en la clase 38.
– «Servicios de programación de ordenadores; elaboración, actualización y alquiler de software para ordenadores; ingeniería y consultoría de sistemas informáticos, estudio y realización de proyectos técnicos, trabajos de ingenieros, informes técnicos de peritos», incluidos en la clase 42.
4 El 22 de enero de 2001, se publicó la solicitud de marca en el Boletín de Marcas Comunitarias. En su solicitud, la demandante reivindicaba la prioridad de dos marcas figurativas españolas emergia, solicitadas el 6 de abril de 2000 para distinguir productos y servicios comprendidos, respectivamente, en las clases 9 y 38 del Arreglo de Niza.
5 El 18 de abril de 2001, el Sr. David Branch (en lo sucesivo, «interviniente») formuló oposición, en virtud del artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada. La oposición se basaba en la existencia de una marca comunitaria denominativa anterior, EMERGEA, registrada el 13 de julio de 1999, para los productos y servicios siguientes:
– «Juguetes, juegos de salón», incluidos en la clase 28.
– «Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios», incluidos en la clase 36.
– «Servicio telemático mediante redes nacionales e internacionales y comunicación por terminales de ordenador», dentro de la clase 38.
6 El 21 de mayo de 2001, la marga figurativa emergia fue registrada en España para distinguir «servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicaciones por terminales de ordenador, servicios de comunicaciones a través de redes informáticas», de la clase 38.
7 Mediante resolución de 7 de junio de 2002, la División de Oposición de la OAMI estimó parcialmente la oposición en la medida en que se refería a los «servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicación a través de redes informáticas», incluidos en la clase 38. En cambio, desestimó la oposición en la medida en que se refería a los productos de la clase 9 y a los servicios de la clase 42, dado que, a su juicio, dichos productos y servicios no eran similares a los servicios de la marca anterior.
8 El 2 de agosto de 2002, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud del artículo 58 del Reglamento nº 40/94. La demandante limitó entonces los servicios incluidos en la clase 38 para los que solicitaba el registro de su marca a los «servicios de telecomunicaciones a través de redes de cable submarino para transmisión electrónica de la voz, datos y vídeo».
9 Mediante resolución de 12 de marzo de 2004 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 16 de marzo de 2004, la Primera Sala de Recurso desestimó el recurso. Dicha Sala apreció la existencia de un riesgo de confusión entre las dos marcas, debido, en particular, al elevado grado de similitud de los servicios y a la gran similitud fonética entre los dos signos.
Procedimiento y pretensiones de las partes
10 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de mayo de 2004, la demandante interpuso el presente recurso.
11 En su demanda, la demandante precisa que, para el caso de que la OAMI negase los hechos en que se basa el recurso, propone aportar las siguientes pruebas, conforme al artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia:
– la prueba pericial de la especialidad de los servicios de transmisión electrónica de voz, datos y video mediante redes de cable submarino;
– la prueba documental consistente en que se libre oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas (en lo sucesivo, «Oficina Española» y a la United States Patents and Trademarks Office (Oficina estadounidense de patentes y marcas), para que emitan y remitan las correspondientes certificaciones de registro de las marcas nacionales española y estadounidense emergia, para servicios comprendidos en la clase 38, mencionadas en la demanda.
12 La OAMI y el interviniente presentaron sus escritos en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, respectivamente, los días 15 y 14 de septiembre de 2004.
13 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de octubre de 2004, la demandante solicitó, conforme al artículo 135, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, que se le permitiese presentar un escrito de réplica.
14 El 11 de noviembre de 2004, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) resolvió que no era necesario proceder a un nuevo intercambio de escritos.
15 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) decidió iniciar la fase oral. El Tribunal rechazó la propuesta de la demandante de aportar la prueba pericial de la especialidad de los servicios de transmisión electrónica de voz, datos y video mediante redes de cable submarino a que se refería la marca solicitada e instó a la demandante a presentar los documentos que apoyasen la autenticidad de los registros de las marcas nacionales española y estadounidense emergia para servicios de la clase 38.
16 Mediante escrito presentado en la secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de marzo de 2006, la demandante proporcionó una copia de la certificación y del título de registro de las marcas nacionales española y estadounidense emergia registradas para servicios pertenecientes a la clase 38. La demandante añadió que, el 1 de febrero de 2006, la Oficina Española inscribió en sus registros la marca española emergia para productos de la clase 9, después de que, mediante sentencia de 28 de julio de 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolviera que procedía estimar dicha solicitud de registro, pese a que la Oficina Española la había denegado por incompatibilidad con las marcas españolas anteriores EMERGIA SOLUCIONES INTERACTIVAS (clase 42) y PENTA 3 EMERGIS (clase 9).
17 En la vista de 29 de marzo de 2006 se oyeron los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia.
18 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
– Anule la resolución impugnada.
– Declare la inexistencia de un riesgo de confusión entre la marca solicitada, para los servicios de la clase 38, y la marca comunitaria EMERGEA.
– Conceda el registro de la marca comunitaria solicitada para dichos servicios.
– Condene en costas a la OAMI y a toda parte interviniente.
19 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a la demandante.
20 El interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
– Desestime el recurso.
– Confirme la denegación del registro de la marca solicitada.
– Condene en costas a la parte demandante.
Sobre la admisibilidad de las pretensiones de la demandante y del interviniente
21 Mediante su tercera pretensión, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia, en esencia, que dirija a la OAMI la orden conminatoria de registrar la marca solicitada para sus servicios de la clase 38.
22 Según reiterada jurisprudencia, al ser de orden público los requisitos de admisibilidad de un recurso, el Tribunal de Primera Instancia puede examinarlos de oficio (sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, Rec. p. 1339, apartado 19, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1996, Stott/Comisión, T‑99/95, Rec. p. II‑2227, apartado 22).
23 Conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, la OAMI está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI. Incumbe a ésta extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de Derecho de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, apartado 33; de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, apartado 12; de 3 de julio de 2003, José Alejandro/OAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, apartado 22, y de 21 de abril de 2005, Ampafrance/OAMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, apartado 24].
24 Por consiguiente no cabe admitir la tercera pretensión de la demandante.
25 Lo mismo ocurre con la segunda pretensión del interviniente, mediante la cual éste solicita al Tribunal de Primera Instancia que confirme la denegación de registro.
26 En cambio, procede admitir la primera pretensión de la demandante, dirigida a que se anule la resolución impugnada, así como la última, relativa a las costas.
27 Por lo que respecta a la segunda pretensión de la demandante, mediante la cual ésta solicita al Tribunal de Primera Instancia que declare la inexistencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, es preciso reconocer que dicha pretensión, pese a ser admisible, resulta superflua, dado el tenor de la primera. Por consiguiente, no será examinada por el Tribunal de Primera Instancia.
Sobre la admisibilidad de las pruebas no presentadas ante la OAMI
Alegaciones de las partes
28 La demandante aduce que presentó en Estados Unidos una solicitud de registro de la marca emergia, el 19 de junio de 2000, y que la Oficina estadounidense de patentes y marcas registró dicha marca, el 2 de marzo de 2004, para servicios pertenecientes a la clase 38. Como prueba, la demandante presenta una copia del título de registro de esta marca, que presenta asimismo el 9 de marzo de 2006, acompañada de una certificación de autenticidad de la Oficina estadounidense de patentes y marcas, en respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento acordadas por el Tribunal de Primera Instancia. Según la demandante, el registro de su marca en Estados Unidos corrobora su postura según la cual no existe riesgo de confusión, dado que la marca anterior EMERGEA también está registrada en dicho país.
29 A fin de explicar por qué no pudo presentar anteriormente esta alegación ni los documentos que la apoyan ante la OAMI, la demandante señala que la decisión de concesión de la marca en Estados Unidos fue dictada el 2 de marzo de 2004, es decir, sólo diez días antes de la adopción de la resolución impugnada. Para la demandante, el registro de su marca en Estados Unidos constituye un hecho nuevo que puede invocar en esta fase del procedimiento, al amparo del derecho fundamental de tutela judicial efectiva y de lo dispuesto en el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.
30 La OAMI señala que la alegación de la demandante basada en que el registro de la marca emergia en Estados Unidos para servicios de la clase 38 permite demostrar la inexistencia de riesgo de confusión se formula por primera vez en la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia. Según la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia no puede tomar en consideración esta alegación ni los documentos que la apoyan, dado que no se presentaron ante la Sala de Recurso y la función del Tribunal de Primera Instancia no es reexaminar los elementos de hecho a la luz de pruebas presentadas por primera vez ante él, sino el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso en el sentido del artículo 63 del Reglamento nº 40/94.
31 En la vista, la OAMI indicó igualmente que la demandante no podía sostener que el registro de su marca en Estados Unidos el 2 de marzo de 2004 constituía un hecho nuevo, dado que tal hecho, o, al menos, la solicitud de registro efectuada el 19 de junio de 2000, debería haber sido invocado ante la Sala de Recurso en apoyo de una solicitud de suspensión del procedimiento.
32 En su respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento acordadas por el Tribunal de Primera Instancia (véase el apartado 15 supra), la demandante alega asimismo que, el 1 de febrero de 2006, la Oficina Española inscribió en sus registros la marca española emergia para productos de la clase 9, después de que, mediante sentencia de 28 de julio de 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolviera que procedía estimar la solicitud de registro de la demandante, que la Oficina Española había denegado por incompatibilidad con marcas españolas anteriores.
33 En la vista, la OAMI declaró que las alegaciones que formulaba en relación con el registro de la marca estadounidense emergia para servicios de la clase 38 eran igualmente aplicables respecto al registro de la marca española emergia para productos de la clase 9.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
34 Es preciso recordar, en primer lugar, que de una lectura conjunta de los apartados 2 y 3 del artículo 63 del Reglamento nº 40/94 se desprende que tanto la anulación como la modificación de una resolución de las Salas de Recurso sólo son posibles si la resolución adolece de ilegalidad de fondo o de forma. En segundo lugar, conforme a reiterada jurisprudencia, la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que el acto fue adoptado. Por consiguiente, la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso sólo puede cuestionarse invocando nuevos hechos ante el Tribunal de Primera Instancia si se demuestra que la Sala de Recurso debía, de oficio, tomar en cuenta esos hechos en el procedimiento administrativo antes de adoptar cualquier resolución sobre el asunto [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, apartado 46, y de 26 de noviembre de 2003, HERON Robotunits/OAMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec. p. II‑4995, apartados 50 y 51].
35 En el presente caso, la primera referencia que hace la demandante, en apoyo de sus alegaciones sobre la inexistencia de un riesgo de confusión, a la solicitud de registro de la marca emergia presentada en Estados Unidos el 19 de junio de 2000 y al registro de esta marca para servicios de la clase 38 por parte de la Oficina estadounidense de patentes y marcas, el 2 de marzo de 2004, se produce en la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de mayo de 2004. Consta que estos hechos y los documentos correspondientes, anteriores a la fecha en que se adoptó la resolución impugnada, es decir, el 12 de marzo de 2004, no fueron invocados en el procedimiento administrativo ante la OAMI.
36 Así pues, la Primera Sala de Recurso de la OAMI, cuando se pronunció, el 12 de marzo de 2004, sobre el recurso interpuesto por la demandante contra la resolución de la División de Oposición, no disponía de la menor información sobre la existencia de un procedimiento de registro en curso en Estados Unidos o sobre su resultado.
37 En consecuencia, no cabe reprochar a dicha Sala de Recurso no haber tenido en cuenta información cuya existencia ignoraba al realizar su evaluación del riesgo de confusión.
38 Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no puede tomar en consideración los elementos de hecho relativos al registro de la marca estadounidense emergia para servicios de la clase 38, que se refieren a circunstancias fácticas desconocidas por la OAMI, para controlar la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso en virtud del artículo 63 del Reglamento nº 40/94.
39 El mismo razonamiento debe aplicarse en lo que atañe al registro de la marca española emergia para productos de la clase 9, efectuado por la Oficina Española de Patentes y Marcas el 1 de febrero de 2006, a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de julio de 2005, que estimó el recurso interpuesto por la demandante contra la resolución de la Oficina Española, que había denegado el registro por incompatibilidad con marcas españolas anteriores.
40 En efecto, tanto el registro de esta marca en España como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid eran desconocidos por la Primera Sala de Recurso de la OAMI cuando ésta adoptó la resolución impugnada, el 12 de marzo de 2004. Por consiguiente, no podía tener en cuenta tal información en su evaluación del riesgo de confusión.
41 El Tribunal de Primera Instancia no puede, por tanto, tomar en consideración los elementos de hecho relativos al registro de la marca española emergia para productos de la clase 9 que se refieren a circunstancias fácticas posteriores a la fecha en la que se adoptó la resolución impugnada, para controlar la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso en virtud del artículo 63 del Reglamento nº 40/64.
Sobre el fondo
Alegaciones de las partes
42 La demandante formula un motivo único basado en la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Este motivo se articula en cuatro partes: diferencias visuales entre los signos; diferencias en los servicios de que se trata; especialización del público destinatario; registro de las marcas emergia en España.
43 En primer lugar, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber considerado secundario el elemento gráfico de la marca emergia, consistente en un rectángulo mucho mayor que la denominación, con un color naranja específico y con un diseño de fantasía en color negro y verde, siendo así que el consumidor confiere una importancia capital a los elementos gráficos, simbólicos y cromáticos y que un signo compuesto por el color naranja posee un carácter distintivo muy elevado en el sector de las telecomunicaciones, pese a la opinión contraria del interviniente. La demandante alega que, en las resoluciones de la División de Oposición nº 819/2001 de 29 de marzo de 2001, nº 879/2003 de 15 de abril de 2003, nº 1238/2003 de 12 de junio de 2003 y nº 362/2004 de 20 de febrero de 2004, se consideró que la utilización de elementos figurativos y de colores determinados daba una impresión global que permitía diferenciar las marcas figurativas de las marcas denominativas y las marcas figurativas entre sí. La demandante cita igualmente la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de marzo de 2004, Mühlens/OAMI – Zirh International (ZIRH) (T‑355/02, Rec. p. II‑791), apartados 44 a 55, según la cual las diferencias visuales y conceptuales entre la marca comunitaria denominativa ZIRH y la marca comunitaria figurativa SIR eran suficientes para que no existiera riesgo de confusión, a pesar de las similitudes fonéticas que pudieran existir en algunas lenguas oficiales de los Estados miembros. En la vista, la demandante se refirió también, en particular, a la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de marzo de 2006, Mühlens/OAMI (C‑206/04 P, Rec. p. I-0000), apartado 35.
44 En segundo lugar, la demandante expone que, si bien todos los servicios a los que se refieren las dos marcas controvertidas pertenecen a la clase 38, no son necesariamente análogos. Los servicios de la marca anterior EMERGEA (servicios telemáticos mediante redes nacionales e internacionales y comunicación por terminales de ordenador) designan una amplia y vaga enumeración de servicios de telecomunicaciones, que no acostumbran a prestar personas físicas, sino grandes empresas multinacionales, habida cuenta de que requieren una inversión económica considerable y una extensa red de distribución y logística, mientras que los servicios por la marca solicitada emergia (servicios de telecomunicaciones a través de redes de cable submarino para transmisión electrónica de la voz, datos y vídeo) se limitan a un servicio de telecomunicaciones muy preciso y específico, ofrecido por un número reducido de grandes empresas que operan a escala mundial y que tienen una gran solvencia económica, puesto que el cableado submarino requiere el empleo de las más sofisticadas máquinas y herramientas y de un personal altamente cualificado, lo que implica costes muy elevados.
45 En tercer lugar, la demandante, tras recordar que el nivel de atención del público varía en función de la categoría de productos o servicios de que se trate, señala que los servicios de telecomunicaciones designados por la marca solicitada emergia, debido a su carácter técnico y a su alto coste, son contratados únicamente por expertos en comunicaciones mediante cables submarinos. A su juicio, este público es reflexivo, atento, cualificado y, por su formación y su conocimiento del sector, actúa con alto grado de atención en el momento de contratar estos servicios. En la vista, la demandante explicó que sus clientes eran fundamentalmente ciudades y admitió que también podían ser empresas.
46 Por último, según la demandante, la inexistencia de riesgo de confusión queda confirmada por el registro en España, el 21 de mayo de 2001, de la marca figurativa emergia para distinguir «servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicación por terminales de ordenador, servicios de comunicación a través de redes informáticas», pertenecientes a la clase 38, pese a la previa existencia de la marca comunitaria denominativa EMERGEA. Además, el interviniente no formuló oposición en este procedimiento.
47 En primer lugar, la OAMI recuerda que, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, apartado 25).
48 En su opinión, el elemento dominante de la marca solicitada es el elemento verbal, puesto que el consumidor fijará su atención en la palabra, elemento que es capaz de reconocer e interpretar fácilmente, y no en los elementos gráficos, que son elementos abstractos. Además, los elementos gráficos del signo controvertido no son particularmente distintivos. Por un lado, aun sin considerar que el color naranja presente un débil carácter distintivo en el sector de las telecomunicaciones, la utilización de un fondo de color es habitual en el uso de cualquier marca; en efecto, es muy probable que el consumidor considere el fondo de color como un elemento decorativo de la publicidad o del envase. Por otro lado, el dibujo de fantasía –un pequeño círculo incompleto– goza de un rol muy secundario en la percepción del signo, por tratarse de un signo abstracto y debido a su tamaño relativamente pequeño.
49 Según la OAMI, si bien al realizar la apreciación visual de conjunto de los signos controvertidos la presencia de elementos figurativos en la marca solicitada, como son el fondo, la tipografía y el pequeño círculo, no permite afirmar que exista una similitud gráfica muy importante, existe cierta similitud entre los dos signos, puesto que el elemento denominativo «emergia» es el elemento dominante y es idéntico al elemento denominativo «EMERGEA», sustituyendo únicamente la tercera «e» por una «i». En efecto, el consumidor medio rara vez puede proceder a una comparación directa de las distintas marcas y debe confiar en la imagen imperfecta que de éstas conserva; esta diferencia, por tanto, no tiene entidad suficiente para descartar toda similitud.
50 Por lo que respecta a las cuatro resoluciones citadas por la demandante, en las que, según ésta, la OAMI concedió importancia al elemento gráfico, únicamente la resolución nº 1238/2003 de la División de Oposición realiza una comparación entre una marca denominativa y una marca figurativa; pues bien, en dicho asunto, las diferencias entre las letras constituyeron un factor decisivo en la comparación visual.
51 Desde un punto de vista fonético, la OAMI observa que los signos EMERGEA y emergia contienen el mismo número de letras, seis de ellas comunes y en el mismo orden, el mismo número de sílabas y una estructura idéntica. La única diferencia consiste en la sustitución de la sexta letra, «e», por la letra «i», letras con una pronunciación similar en muchos idiomas de los Estados miembros. Por consiguiente, a su juicio, existe una gran semejanza fonética entre los signos.
52 Desde un punto de vista conceptual, la OAMI señala que ambas palabras carecen de significado en la mayoría de estos Estados.
53 Como consideró la Sala de Recurso, en virtud del principio de interdependencia entre los distintos factores, la identidad entre los servicios, que se expondrá más adelante, atenúa en el presente caso las posibles diferencias visuales en la apreciación global del riesgo de confusión.
54 En segundo lugar, la OAMI considera que los servicios de que se trata son idénticos o muy semejantes. Así, los servicios protegidos por la marca anterior consisten, por un lado, en la transmisión a través de redes nacionales e internacionales de información computarizada mediante la utilización de técnicas de telecomunicación e informática y, por otro lado, en la transmisión de señales mediante ordenadores. Los servicios designados por la marca solicitada consisten en un sistema de comunicación telegráfica, telefónica o radiotelegráfica con el objeto de transmitir información a través de redes de cable submarino. La OAMI subraya además que la marca comunitaria no protege los cables submarinos propiamente dichos (los cables coaxiales, de fibra óptica, eléctricos, etc. pertenecen a la clase 9) ni la instalación, mantenimiento o reparación de dichos cables submarinos (servicios que pertenecen a la clase 37).
55 La OAMI efectúa el siguiente análisis de las descripciones de las marcas en conflicto:
– las dos marcas controvertidas designan servicios de transmisión y las expresiones y palabras utilizadas en ambas descripciones son sinónimas: «servicio telemático» y «comunicación» en el caso de la marca anterior; «telecomunicaciones», en el caso de la marca solicitada;
– los servicios de las marcas en conflicto son servicios de información computarizada: la marca anterior utiliza la palabra «telemático», que quiere decir información computarizada; la marca solicitada utiliza la expresión «transmisión electrónica de voz, datos y vídeo»; ahora bien, las palabras «computarizada» y «electrónica» aluden al mismo concepto;
– los servicios se ofrecen mediante «redes nacionales e internacionales», en el caso de la marca anterior, y mediante una «red de cable submarino», en el caso de la marca solicitada; ahora bien, una «red de cable submarino» siempre será una «red nacional o internacional». Por consiguiente, los servicios designados por la marca solicitada están incluidos en la lista de servicios protegidos por la marca anterior.
56 La OAMI expone, además, que el argumento relativo a la capacidad económica del titular de la marca es irrelevante, dado que el titular de la marca no coincide necesariamente con la persona que la va a utilizar, pues la marca puede venderse o ser objeto de licencia.
57 En tercer lugar, la OAMI considera que el público relevante es cualquier persona que transmita información de un punto geográfico a otro (por ejemplo, a través de Internet), por tanto, el consumidor medio no especializado.
58 Por último, según la OAMI, los registros ya realizados en algunos Estados miembros constituyen un elemento que no es decisivo para el análisis de la solicitud de registro de una marca comunitaria y que, por tanto, sólo puede ser tomado en consideración. En efecto, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de objetivos y normas que le son específicos, y autosuficiente, pues su aplicación es independiente de todo sistema nacional [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, Messe Manchen/OAMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, apartados 46 y 47]. En cuanto a la ausencia de oposición del interviniente al registro de la marca emergia en España para servicios de la clase 38, la OAMI considera que de ella no se puede deducir nada, puesto que se trata de un derecho y no de una obligación, y siempre se podrá solicitar la nulidad de estos registros.
59 El interviniente, que suscribe en todos sus aspectos la argumentación de la OAMI, indicó en la vista que la razón por la cual no se había opuesto a este registro era que esperaba al pronunciamiento de la presente sentencia y que, por el momento, la utilización de esta marca se limitaba a determinadas ciudades.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
60 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.
61 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 17; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, apartado 23, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657].
62 Además, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar [sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 2004, Grupo El Prado Cervera/OAMI – Herederos Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Rec. p. II‑2073, apartado 44].
63 Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26).
64 Por último, de la jurisprudencia se desprende que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, apartado 47, y la jurisprudencia citada].
65 En el presente caso, el público al que se dirigen los servicios propuestos por la marca del interviniente es el consumidor medio de los Estados miembros.
66 En cuanto al público destinatario de los servicios propuestos por la marca de la demandante, ésta cuestiona la resolución de la Sala de Recurso según la cual se trata asimismo del consumidor medio de los Estados miembros. Por tanto, con objeto de determinar dicho público, es preciso examinar los productos designados por esta marca y compararlos con los de la marca del interviniente:
– emergia: «servicios de telecomunicaciones a través de redes de cable submarino para transmisión electrónica de la voz, datos y vídeo»;
– EMERGEA: «servicio telemático mediante redes nacionales e internacionales y comunicación por terminales de ordenador».
67 Así, como expone la OAMI en su análisis término por término de las descripciones de los servicios de las marcas en conflicto, se trata, en los dos casos, de servicios de transmisión de información computarizada. La OAMI señala asimismo, correctamente, que la marca comunitaria solicitada no tiene por objeto proteger los cables submarinos propiamente dichos, que no pertenecen a la categoría de servicios, sino a la de los productos de la clase 9, concretamente, ni la instalación, mantenimiento o reparación de dichos cables submarinos, servicios que pertenecen a la clase 37.
68 De este modo, los servicios de la marca emergia y los de la marca EMERGEA son muy similares y, por consiguiente, no pueden sino dirigirse al mismo público, a saber, el consumidor medio de los Estados miembros.
69 Es cierto que el interviniente no rebate la afirmación de la demandante según la cual los servicios propuestos por la marca emergia son utilizados en la actualidad por ciudades. Pero, en primer lugar, esta última admitió en la vista que los servicios designados por esta marca podían interesar también a las empresas, por ejemplo. Además, de la descripción de estos servicios no se desprende en absoluto que éstos se dirijan únicamente a profesionales. Pues bien, la apreciación del riesgo de confusión debe ceñirse a la descripción efectuada en la solicitud de registro de una marca.
70 En lo que atañe a la alegación de la demandante relativa a la solvencia económica del titular de la marca, procede subrayar que el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 no contempla esta circunstancia y, como acertadamente señala la OAMI, la marca puede ser objeto de licencia o cesión.
71 Procede recordar que, según una jurisprudencia consolidada, una marca compuesta, denominativa y figurativa, sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta [sentencias del Tribunal de Primera Instancia MATRATZEN, antes citada, apartado 33; de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, apartado 49; de 25 de mayo de 2005, Creative Technology/OAMI – Vila Ortiz (PC WORKS), T‑352/02, Rec. p. II‑1745, apartado 34, y de 22 de febrero de 2006, Nestlé/OAMI – Quick (QUICKY), T‑74/04, Rec. p. II-0000, apartado 47].
72 Existe un riesgo de confusión cuando esta marca compleja está constituida, además de por su aspecto figurativo particular, por un elemento denominativo idéntico o similar al que constituye la marca anterior y, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, este elemento denominativo no puede ser considerado subsidiario en relación con el otro componente del signo [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 20 de abril de 2005, Faber Chimica/OAMI – Nabersa (Faber), T‑211/03, Rec. p. II‑1297, apartado 38, y QUICKY, antes citada, apartado 48].
73 En el presente caso, es preciso analizar la similitud visual entre los elementos denominativos «emergea» y «emergia» y, a continuación, en caso de que se constate tal similitud, comprobar si el elemento gráfico o figurativo adicional, propio de la marca solicitada, puede constituir un elemento de distinción suficiente para excluir la existencia de una similitud visual de los signos en conflicto a juicio del público relevante (sentencia QUICKY, antes citada, apartado 49). En otras palabras, es necesario determinar si, desde una perspectiva visual, un rectángulo de color naranja que contiene un diseño de fantasía negro y verde constituye el elemento dominante de la marca solicitada, es decir, si domina por sí solo la imagen que el público relevante guarda en la memoria, o si, por el contrario, es un elemento distintivo de intensidad igual o inferior al elemento denominativo constituido por la palabra «emergea».
74 Los elementos denominativos «emergea» y «emergia» presentan indudablemente una similitud en el plano visual, puesto que están constituidos, con una ligera excepción, por las mismas letras, en el mismo orden. Por lo que respecta a la importancia que debe concederse al elemento figurativo como elemento de distinción de los dos signos en conflicto, éste no puede constituir el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca solicitada, hasta el punto de que el elemento denominativo «emergia» sea insignificante en dicha impresión. En efecto, cuando una marca está compuesta por elementos denominativos y figurativos, los primeros son, en principio, más distintivos que los segundos, puesto que el consumidor medio hará referencia más fácilmente al producto de que se trate citando su nombre que describiendo el elemento figurativo de la marca (sentencia QUICKY, antes citada, apartado 50).
75 Por lo que respecta al análisis fonético, como señala la Sala de Recurso en los apartados 30 y 31 de la resolución impugnada, las pronunciaciones de los dos signos son muy similares, ya que las cinco primeras letras son idénticas y figuran en el mismo orden («e-m-e-r-g») y las vocales «e» e «i» tienen una pronunciación similar en numerosas lenguas de los Estados miembros, de tal modo que existe una correspondencia casi absoluta en el final de las dos palabras. De ello se deriva una práctica equivalencia entre las dos palabras.
76 En el plano conceptual, los dos términos carecen de significado en la mayoría de los Estados miembros.
77 La demandante señala que, en el asunto que dio lugar a la sentencia ZIRH, antes citada en el apartado 43 supra, el Tribunal de Primera Instancia estimó que las diferencias visuales y conceptuales entre la marca comunitaria denominativa ZIRH y la marca comunitaria figurativa SIR eran suficientes para que no existiera riesgo de confusión, a pesar de las similitudes fonéticas que pudieran existir en algunas lenguas oficiales de los Estados miembros.
78 Ahora bien, es preciso subrayar que dicha sentencia indica que las similitudes fonéticas pueden quedar neutralizadas por las diferencias conceptuales que distinguen las marcas controvertidas. Tal neutralización exige que, desde el punto de vista del público pertinente, al menos una de las marcas controvertidas tenga un significado claro y determinado, de forma que ese público pueda captarlo inmediatamente (sentencias BASS, antes citada, apartado 54, y ZIRH, antes citada, apartado 49).
79 Mientras que el Tribunal de Primera Instancia consideró que el elemento denominativo «sir» tenía un significado para el consumidor medio de los Estados miembros, los términos «emergea» y «emergia», como acaba de indicarse, no tienen ningún significado en la mayoría de los Estados miembros.
80 En cuanto a las alegaciones basadas en el registro en España de la marca figurativa emergia para la clase 38, debe recordarse que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de objetivos y normas que le son específicos, pues su aplicación es independiente de todo sistema nacional (sentencia electronica, antes citada, apartado 47). Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria sólo puede apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICE), T‑346/04, Rec. p. II-0000, apartado 70]. Por lo tanto, el juez comunitario no está vinculado por una decisión adoptada en un Estado miembro por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 7 de febrero de 2002, Mag Instrument/OAMI (Forma de linternas), T‑88/00, Rec. p. II‑467, apartado 41, y de 24 de noviembre de 2004, Henkel/OAMI (Forma de un frasco blanco y transparente), T‑393/02, Rec. p. II‑4115, apartado 45].
81 Por último, en lo que atañe a la supuesta práctica decisoria divergente de la OAMI, procede recordar que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente a la luz del Reglamento nº 40/94, interpretado por el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la OAMI (sentencia CHUFAFIT, apartado 57, y la jurisprudencia citada).
82 De cuanto precede se deduce que la Sala de Recurso obró correctamente al concluir que existía un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 entre la marca solicitada y la marca anterior EMERGEA.
83 Por tanto, procede desestimar el motivo único basado en la vulneración de esta disposición y, en consecuencia, el presente recurso.
Costas
84 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla al pago de las costas de la OAMI y de la parte interviniente, de conformidad con lo solicitado por éstas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a la demandante.
García-Valdecasas | Cooke | Trstenjak |
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de septiembre de 2006.
El Secretario | | El Presidente |
E. Coulon | | R. García-Valdecasas |