WYROK SĄDU (druga izba)
z dnia 29 listopada 2012 r.(*)
Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny wspólnotowy znak towarowy Fagumit i graficzny wspólnotowy znak towarowy FAGUMIT – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy FAGUMIT – Względna podstawa unieważnienia – Artykuł 8 ust. 3 i art. 165 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009
W sprawach T‑537/10 i T‑538/10
Ursula Adamowski, zamieszkała w Hamburgu (Niemcy), reprezentowana przez adwokata D. von Schultza,
strona skarżąca,
przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera, działającego w charakterze pełnomocnika,
strona pozwana,
w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest
Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., z siedzibą w Wolbromiu (Polska), reprezentowana przez adwokatów M. Krekorę, T. Targosza i P. Podreckiego,
mających za przedmiot dwie skargi na, odpowiednio, dwie decyzje Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 września 2010 r. (sprawy R 1002/2009‑1 i R 1003/2009‑1) dotyczące dwóch postępowań w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Fabryką Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. a Ursulą Adamowski
SĄD (druga izba),
w składzie: N.J. Forwood (sprawozdawca), prezes, F. Dehousse i J. Schwarcz, sędziowie,
sekretarz: E. Coulon,
po zapoznaniu się ze skargami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 26 listopada 2010 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedziami na skargi złożonymi przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 5 kwietnia 2011 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedziami na skargi złożonymi przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 17 marca 2011 r.,
po zapoznaniu się z replikami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 1 lipca 2011 r.,
po zapoznaniu się z duplikami interwenienta złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 26 września 2011 r.,
po zapoznaniu się z uwagami stron w przedmiocie połączenia niniejszych spraw do celów wydania wyroku,
uwzględniając, że w terminie miesiąca od dnia powiadomienia stron o zakończeniu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,
wydaje następujący
Wyrok
1 W dniach 18 lutego i 12 marca 2003 r. skarżąca, Ursula Adamowski, dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia dwóch wspólnotowych znaków towarowych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono w dniu 18 lutego 2003 r., jest następujące oznaczenie graficzne:
3 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono w dniu 12 marca 2003 r., jest oznaczenie słowne Fagumit.
4 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klas 12 i 17 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi:
– klasa 12: kauczuk i guma jako produkty końcowe dla przemysłu samochodowego, a mianowicie bieżnikowane opony, także jako ogumienie pełne i ochraniacze dętki;
– klasa 17: węże; kauczuk i guma jako półprodukty w postaci arkuszy, paneli, drążków, ukształtowanych odcinków, bloków, rur i węży, kauczuk i guma jako produkty końcowe dla węży przemysłowych, zwłaszcza węże z PCW, węże do wody, dętki, węże kablowe, węże odporne na ścieranie, węże olejowe i benzynowe, węże chemiczne, węże gazowe, węże acetylenowe, węże propanowe i węże podwójne, kauczuk i guma jako produkty końcowe dla przemysłu samochodowego, a mianowicie opony bieżnikowane, także jako ogumienie pełne i ochraniacze dętki; węże, podkładki do rozdzielania i uszczelki.
5 Znaki towarowe wymienione w pkt 2 i 3 powyżej zostały zarejestrowane w dniu 28 czerwca 2004 r.
6 W dniach 7 i 8 kwietnia 2008 r. interwenient, Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., złożył dwa wnioski o unieważnienie prawa do znaków towarowych będących przedmiotem sporu na podstawie:
– art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009], uzasadniając to faktem, że w chwili dokonania zgłoszeń znaków towarowych skarżąca działała w złej wierze;
– art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009], uzasadniając to faktem, że dokonując rejestracji znaków towarowych będących przedmiotem sporu, skarżąca działała na swoją rzecz bez zgody interwenienta, który jest właścicielem polskiego znaku towarowego, zarejestrowanego w dniu 15 stycznia 1997 r. dla „węży wykonanych z gumy, węży z PCW”, należących do klasy 17 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, a który to znak przedstawia się następująco:
– art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009] w oparciu o to, że firma interwenienta, zarejestrowana w Polsce w 1993 r. i używana w obrocie handlowym, jest od tego samego roku używana także w eksporcie do licznych państw Unii Europejskiej, w tym również do Niemiec.
7 Mocą dwóch decyzji wydanych w dniu 25 czerwca 2009 r. Wydział Unieważnień oddalił wnioski o unieważnienie.
8 W dniu 27 sierpnia 2009 r. interwenient – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 – wniósł do OHIM dwa odwołania od decyzji wydanych przez Wydział Unieważnień.
9 Mocą dwóch decyzji wydanych w dniu 3 września 2010 r. (zwanych dalej „zaskarżonymi decyzjami”) Pierwsza Izba Odwoławcza uwzględniła odwołania, uchyliła decyzje wydane przez Wydział Unieważnień i unieważniła znaki towarowe będące przedmiotem niniejszego sporu, uznawszy, że trzy podstawy unieważnienia podniesione przez interwenienta były uzasadnione.
10 W szczególności, odnosząc się do podstawy wskazanej w art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 (zob. pkt 6 tiret trzecie powyżej), Izba Odwoławcza uznała, że interwenient przedstawił dowody na używanie nazwy „fagumit” od dnia 1 czerwca 1997 r. w międzynarodowym obrocie handlowym dzięki eksportowi między innymi do Niemiec, odbywającemu się na podstawie porozumienia w sprawie dystrybucji zawartego ze spółką Adamex Handels- u. Transportgesellschaft mbH, kierowaną przez skarżącą. Oznaczenie to było chronione w Niemczech na mocy § 5 ust. 2 Markengesetz (niemieckiej ustawy o znakach towarowych). W odniesieniu do podstawy wskazanej w art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 (zob. pkt 6 tiret drugie powyżej) Izba Odwoławcza uznała na wstępie, że sporny znak towarowy, o którym mowa w pkt 3 powyżej, był dominującym elementem polskiego znaku towarowego przywołanego na poparcie wniosku o unieważnienie, podczas gdy sporny znak towarowy odtworzony w pkt 2 powyżej był w zasadzie jego reprodukcją. W dalszej kolejności, jako że określenia „agent lub przedstawiciel” użyte w art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 obejmują również osobę kierującą agentem, przedstawicielem bądź dystrybutorem, a pisma z dnia 10 kwietnia 1998 r. nie można uznać za upoważniające skarżącą do rejestracji znaków towarowych będących przedmiotem niniejszego sporu, Izba Odwoławcza uznała, że również i ta podstawa była uzasadniona. Co do podstawy wskazanej w pkt 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, Izba Odwoławcza podkreśliła, że zgodnie z ww. porozumieniem w sprawie dystrybucji skarżąca miała obowiązek czuwać nad ochroną interesów gospodarczych interwenienta, który to cel został narażony na niepowodzenie przez zgłoszenie wspólnotowych znaków towarowych, natomiast przywołane powyżej pismo z dnia 10 kwietnia 1998 r. nie dowodzi, że w chwili dokonania zgłoszeń znaków towarowych skarżąca działała w dobrej wierze. Ponieważ żadna inna okoliczność nie wskazuje, że interwenient zrezygnował z przysługujących mu praw wobec oznaczenia Fagumit ani też że skarżąca działała w dobrej wierze, tę podstawę należy również uznać za uzasadnioną.
Żądania stron
11 Skarżąca wnosi do Sądu o:
– stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji;
– oddalenie wniosków o unieważnienie;
– obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Wydziałem Unieważnień, Izbą Odwoławczą i Sądem.
12 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:
– oddalenie skarg;
– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Co do prawa
13 Wysłuchawszy stron na okoliczność połączenia niniejszych spraw, Sąd uznał, iż sprawy te należy połączyć do celów wydania wyroku, zgodnie z art. 50 regulaminu postępowania przed Sądem.
14 W każdej z niniejszych spraw skarżąca podnosi trzy zarzuty, dotyczące, po pierwsze, naruszenia art. 53 ust. 1 lit. c) w związku z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, po drugie, naruszenia art. 53 ust. 1 lit. b) w związku z art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, i po trzecie, naruszenia art. 52 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.
15 Jak twierdzi OHIM, każda z podstaw unieważnienia, w oparciu o które wydała swoją decyzję Izba Odwoławcza, jest wystarczająca, aby unieważnić znaki towarowe będące przedmiotem niniejszego sporu. W tym kontekście zarzut drugi, dotyczący podstawy unieważnienia przewidzianej w art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, zostanie zbadany w pierwszej kolejności.
16 W ramach tego zarzutu skarżąca twierdzi w pierwszej kolejności, że art. 165 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 sprzeciwia się temu, by interwenient mógł przywołać na swój użytek art. 53 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.
17 Nie można uwzględnić tego argumentu. Zgodnie bowiem z art. 165 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie można unieważnić wspólnotowego znaku towarowego na mocy art. 53 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, jeżeli wcześniejsze prawo krajowe zostało zarejestrowane, zgłoszone lub nabyte przed dniem 1 maja 2004 r. w państwie, które z tą datą przystąpiło do Unii Europejskiej.
18 Przepis ten ma na celu wykluczenie takiej sytuacji, gdy wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany lub zgłoszony przed dniem 1 maja 2004 r. mógłby zostać zakwestionowany wyłącznie ze względu na okoliczność przystąpienia niektórych państw do Unii Europejskiej, podczas gdy przed ich przystąpieniem nie istniała taka możliwość. Rozpatrywany przepis nie służy więc uniemożliwieniu właścicielowi znaku towarowego złożenia po dniu 1 maja 2004 r. wniosku o unieważnienie, z którym właściciel ów mógł już wystąpić przed tą datą.
19 Z tego względu właściciel znaku towarowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, może powoływać się na podstawę unieważnienia przewidzianą w art. 53 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, nawet jeśli rzeczony znak towarowy był jedynie przedmiotem rejestracji w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej. W przeciwieństwie bowiem do art. 8 ust. 1, 2, 4 i 5 rozporządzenia nr 207/2009 art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia nie odnosi się do znaków towarowych zarejestrowanych lub wywołujących skutki w państwie członkowskim. Ponadto gdyby rejestracja znaku towarowego w państwie członkowskim była warunkiem zastosowania art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, przepis ten byłby powieleniem art. 8 ust. 1 i 5 tego rozporządzenia. Dlatego też należy stwierdzić, tak jak to uczynił OHIM, że interwenient mógłby złożyć wnioski o unieważnienie, o których mowa w pkt 6 powyżej, także przed przystąpieniem Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, w związku z czym art. 165 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie wpływa na zasadność tych wniosków ani na zgodność z prawem zaskarżonych decyzji.
20 W niniejszej sprawie skarżąca koncentruje się w swojej argumentacji na istnieniu zgody właściciela znaku towarowego, o którym mowa w pkt 6 tiret drugie powyżej, nie przecząc temu, że działała ona wcześniej w charakterze agenta lub przedstawiciela interwenienta. W tym kontekście skarżąca twierdzi, że przed dokonaniem zgłoszeń, o których mowa w pkt 1–3 powyżej, uzyskała ona zgodę interwenienta na mocy pisma z dnia 10 kwietnia 1998 r.
21 OHIM i interwenient kwestionują tę opinię.
22 Stosowanie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 wymaga, by zgłaszający znak towarowy do rejestracji był w danej chwili lub wcześniej agentem lub przedstawicielem właściciela znaku towarowego, by zgłoszenie zostało dokonane w imieniu agenta lub przedstawiciela bez zgody właściciela i bez istnienia usankcjonowanych prawnie powodów usprawiedliwiających działania agenta lub przedstawiciela. Przepis ten ma na celu unikanie nadużywania znaku towarowego przez przedstawiciela właściciela tego znaku, ponieważ przedstawiciel może wykorzystywać wiedzę i doświadczenie zdobyte w okresie trwania stosunków handlowych łączących go z właścicielem, a w konsekwencji czerpać nienależne korzyści z wysiłków i nakładów poczynionych przez samego właściciela znaku towarowego [wyrok Sądu z dnia 6 września 2006 r. w sprawie T‑6/05 DEF‑TEC Defense Technology przeciwko OHIM – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), Zb.Orz. s. II‑2671, pkt 38].
23 Co się tyczy ewentualnej zgody na dokonanie przez przedstawiciela lub agenta zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji na swoją rzecz, musi ona być wyraźna, precyzyjna i bezwarunkowa (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie FIRST DEFENSE AEROZOL PEPPER PROJECTOR, pkt 40). W niniejszej sprawie należy jednak stwierdzić, tak jak uznała Izba Odwoławcza, że pismo z dnia 10 kwietnia 1998 r., na które powołuje się skarżąca, nie spełniało tych wymogów.
24 Zgodnie z brzmieniem tego pisma zaadresowanego do Adamex Industrie GmbH pełnomocnik interwenienta wyraził zgodę na to, by „oryginalny symbol” i „określenie” („Or[i]ginal‑Symbol” i „Bezeichnung”) spółki Fagumit były „używane” i „zastrzeżone” („Benutzung” i „Vorbehalt”) w całej Europie, i wskazał, że jego zdaniem odnosi się to również do spółek Fagumit GmbH Deutschland, Fagumit SARL Frankreich i Fagumit Schweiz.
25 W tym kontekście należy, po pierwsze, wskazać, że rzeczone pismo nie odnosi się do przyznania skarżącej możliwości zgłoszenia do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia przedstawionego w pkt 2 powyżej. Należy zauważyć w tym względzie, że skarżąca nie została wymieniona w tym piśmie oraz że nie odnosi się ono do możliwości zarejestrowania wskazanego oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego.
26 Po drugie, jak podniosła skarżąca w postępowaniu przed Wydziałem Unieważnień i Izbą Odwoławczą, w chwili wysłania rzeczonego pisma nie istniały jeszcze spółki Fagumit Deutschland, Fagumit Frankreich i Fagumit Schweiz, co można z łatwością rozumieć w ten sposób, że interwenient nie sprzeciwiał się temu, by spółki te nosiły nazwę handlową Fagumit i by używały w prowadzonej przez siebie działalności handlowej, co więcej – na wyłączność – znaku towarowego związanego z tą nazwą.
27 Skarżąca nie może więc opierać się na okoliczności, że interwenient nie sprzeciwił się używaniu spornego znaku przez spółki inne niż wymienione w piśmie z dnia 10 kwietnia 1998 r. W tym zakresie, jak wskazuje skarżąca w pkt 33 swoich skarg i jak to również wynika z pism przedstawionych przez nią w postępowaniu przed OHIM, rzeczone używanie odbywało się w ramach sprzedaży towarów wyprodukowanych przez interwenienta. Takie używanie wpisuje się w logikę współpracy pomiędzy interwenientem a dystrybutorami wytwarzanych przez niego towarów, nie świadcząc w żaden sposób o zrzeczeniu się oznaczenia, o którym mowa w pkt 6 tiret drugie powyżej, a które umożliwiłoby każdej osobie zgłoszenie tego znaku bądź jego elementu dominującego do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego.
28 Wynika z tego, że Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, uznając, iż pismo z dnia 10 kwietnia 1998 r. nie może być postrzegane jako udzielające skarżącej jakiejkolwiek zgody w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 do celów rejestracji znaków towarowych będących przedmiotem niniejszego sporu.
29 W tym kontekście podniesiona przez skarżącą okoliczność, że jej stosunki z interwenientem nie spełniały wymogów formalnych, w związku z czym listy przedsiębiorstw, do których odnosi się pismo z dnia 10 kwietnia 1998 r., nie można uznać za wyczerpującą, jest pozbawiona znaczenia. W istocie, jako że rzeczone pismo nie stanowi zgody w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, ta okoliczność, nawet w przypadku jej dowiedzenia, nie podważa wniosku, do którego doszła Izba Odwoławcza.
30 W rezultacie należy oddalić zarzut drugi i – z przyczyn wskazanych w pkt 15 powyżej – obie skargi w całości.
W przedmiocie kosztów
31 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją poniesionymi przez nich kosztami.
Z powyższych względów
SĄD (druga izba)
orzeka, co następuje:
1) Sprawy T‑537/10 i T‑538/10 zostają połączone w celu wydania wyroku.
2) Skargi zostają oddalone.
3) Ursula Adamowski pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione w postępowaniu przed Sądem przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) i przez Fabrykę Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o.
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 29 listopada 2012 r.
Podpisy