ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora)
z 29. novembra 2012 (*)
„Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Spoločenstva Fagumit a obrazová ochranná známka Spoločenstva FAGUMIT – Skoršia národná obrazová ochranná známka FAGUMIT – Relatívny dôvod neplatnosti – Článok 8 ods. 3 a článok 165 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“
Vo veciach T‑537/10 a T‑538/10,
Ursula Adamowski, s bydliskom v Hamburgu (Nemecko), v zastúpení: D. von Schultz, advokát,
žalobkyňa,
proti
Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca,
žalovanému,
ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:
Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., so sídlom vo Wolbrome (Poľsko), v zastúpení: M. Krekora, T. Targosz a P. Podrecki, advokáti,
ktorých predmetom sú dve žaloby podané proti dvom rozhodnutiam prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. septembra 2010 (veci R 1002/2009‑1 a R 1003/2009‑1) týkajúcim sa dvoch konaní o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťou Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. a Ursulou Adamowskou,
VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora),
v zložení: predseda komory N. J. Forwood (spravodajca), sudcovia F. Dehousse a J. Schwarcz,
tajomník: E. Coulon,
so zreteľom na žaloby podané do kancelárie Všeobecného súdu 26. novembra 2010,
so zreteľom na vyjadrenia ÚHVT k žalobám podané do kancelárie Všeobecného súdu 5. apríla 2011,
so zreteľom na vyjadrenia vedľajšieho účastníka konania k žalobám podané do kancelárie Všeobecného súdu 17. marca 2011,
so zreteľom na repliky podané do kancelárie Všeobecného súdu 1. júla 2011,
so zreteľom na dupliky vedľajšieho účastníka konania podané do kancelárie Všeobecného súdu 26. septembra 2011,
so zreteľom na pripomienky účastníkov konania k spojeniu týchto vecí na účely vyhlásenia rozsudku,
so zreteľom na to, že účastníci konania nepodali návrh na nariadenie pojednávania v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia o ukončení písomnej časti konania a keďže bolo na základe správy sudcu spravodajcu a podľa článku 135a Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu rozhodnuté, že sa o žalobe rozhodne bez ústnej časti konania,
vyhlásil tento
Rozsudok
1 Žalobkyňa, Ursula Adamowski, podala 18. februára a 12. marca 2003 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) dve samostatné prihlášky ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), v znení zmien a doplnení [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1].
2 Prihláška ochrannej známky z 18. februára 2003 bola podaná na zápis tohto obrazového označenia:
3 Prihláška ochrannej známky z 12. marca 2003 bola podaná na zápis slovného označenia Fagumit.
4 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 12 a 17 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu:
– trieda 12: Kaučuk a guma, ktoré sa predávajú ako konečné výrobky určené pre automobilový priemysel, konkrétne nové pneumatiky, ako aj výplne a ochranné tesnenia,
– trieda 17: hadice; kaučuk a guma, ktoré sa predávajú ako polovýrobky vo forme fólií, panely, profily, bloky, pásky, trubky a hadice; kaučuk a guma, ktoré sa predávajú ako konečné výrobky určené pre hadice používané v priemysle, t. j. PVC hadice, hadice na vodu, hadice na vzduch, hadice na ochranu káblov, hadice na olej a benzín, hadice určené na chemickú výrobu, hadice určené na autogénnu výrobu, hadice pre acetylén, hadice pre propán a zdvojené hadice; kaučuk a guma, ktoré sa predávajú ako konečné výrobky určené pre automobilový priemysel, konkrétne protektory, ako aj výplne a ochranné tesnenia, hadice, O‑krúžky a tesnenia.
5 Ochranné známky uvedené v bodoch 2 a 3 vyššie boli zapísané 28. júna 2004.
6 Dňa 7. a 8. apríla 2008 vedľajší účastník konania, Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., podal dva návrhy na vyhlásenie neplatnosti napadnutých ochranných známok na základe:
– článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009] z dôvodu, že žalobkyňa pri prihlasovaní ochranných známok nekonala v dobrej viere,
– článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 53 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009] z dôvodu, že žalobkyňa pri prihlasovaní napadnutých ochranných známok konala vo svojom vlastnom mene bez vedomia vedľajšieho účastníka konania, ktorý je tiež majiteľom poľskej ochrannej známky, ktorá bola zapísaná 15. januára 1997 pre „hadice z kaučuku, PVC hadice“ patriace do triedy 17 v zmysle Niceskej dohody a ktorá predstavuje toto obrazové označenie:
– článku 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009] z dôvodu založeného na obchodnom mene vedľajšieho účastníka konania, zapísanom v roku 1993 v Poľsku a používanom v obchodnom styku, pretože vývoz výrobkov je od uvedeného roku zameraný na viaceré členské štáty, medzi inými najmä na Nemecko,
7 Dvomi rozhodnutiami z 25. júna 2009 výmazové oddelenie zamietlo návrhy na vyhlásenie neplatnosti.
8 Dňa 27. augusta 2009 podal vedľajší účastník konania proti rozhodnutiu výmazového oddelenia odvolanie na ÚHVT podľa článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.
9 Dvomi rozhodnutiami z 3. septembra 2010 (ďalej len „napadnuté rozhodnutia“) prvý odvolací senát po tom, čo konštatoval, že tri dôvody na vyhlásenie neplatnosti uvedené vedľajším účastníkom konania sú dôvodné, vyhovel odvolaniam, zrušil rozhodnutia výmazového oddelenia a vyhlásil napadnuté ochranné známky za neplatné.
10 Konkrétne, pokiaľ ide o dôvod založený na článku 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 (pozri bod 6 tretiu zarážku vyššie), odvolací senát konštatoval, že vedľajší účastník konania preukázal používanie výrazu „fagumit“ v obchodnom styku na medzinárodnej úrovni od 1. júna 1997 v podobe vývozu určeného najmä do Nemecka na základe distribučných dohôd uzavretých s Adamex Handels‑ u. Transportgesellschaft mbH, spoločnosťou spravovanou žalobkyňou. Toto označenie je v Nemecku chránené podľa § 5 ods. 2 Markengesetz (nemecký zákon o ochranných známkach). Pokiaľ ide o dôvod založený na porušení článku 53 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 (pozri bod 6 druhú zarážku vyššie), odvolací senát v prvom rade konštatoval, že napadnutá ochranná známka uvedená v bode 3 vyššie predstavuje dominantný prvok poľskej ochrannej známky, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti, zatiaľ čo napadnutá ochranná známka zobrazená v bode 2 vyššie, je v podstate jej reprodukciou. Ďalej, keďže výrazy „obchodný zástupca alebo zástupca“ použité v článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa vzťahujú aj na konateľa obchodného zástupcu, zástupcu alebo distribučnú spoločnosť a že dokument z 10. apríla 1998 nemožno vykladať ako povolenie, ktoré oprávňuje žalobkyňu na zápis napadnutých ochranných známok, odvolací senát dospel k záveru, že tento dôvod bol tiež dôvodný. Pokiaľ ide o dôvod založený na článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, odvolací senát zdôrazňuje, že podľa uvedenej distribučnej dohody mala žalobkyňa povinnosť dbať o ochranu obchodných záujmov vedľajšieho účastníka konania, pričom k predmetu dohody došlo na základe prihlášok ochranných známok Spoločenstva, zatiaľ čo na základe uvedeného dokumentu z 10. apríla 1998 nebolo možné preukázať, že žalobkyňa podaním dotknutých prihlášok konala v dobrej viere. Okrem toho, keďže nijakou inou skutočnosťou nebolo možné preukázať, že vedľajší účastník konania sa zriekol svojich práv vyplývajúcich z označenia Fagumit alebo že žalobkyňa konala v dobrej viere, tento dôvod bol tiež vyhlásený za dôvodný.
Návrhy účastníkov konania
11 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
– zrušil napadnuté rozhodnutia,
– zamietol návrhy na vyhlásenie neplatnosti,
– zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania súvisiacich s konaním pred výmazovým oddelením, odvolacím senátom a Všeobecným súdom.
12 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:
– zamietol žalobu,
– zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.
Právny stav
13 Účastníci konania boli v súvislosti s touto otázkou vypočutí a je preto namieste tieto veci spojiť na účely vyhlásenia rozsudku podľa článku 50 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.
14 V každej z týchto vecí žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody založené po prvé na porušení článku 53 ods. 1 písm. c) v spojení s článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, po druhé na porušení článku 53 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 a po tretie na porušení článku 52 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.
15 Ako tvrdí ÚHVT, každý dôvod neplatnosti, ktorý prijal odvolací senát, stačí na vyhlásenie neplatnosti napadnutých ochranných známok. V tomto kontexte treba najprv preskúmať druhý žalobný dôvod týkajúci sa dôvodu neplatnosti stanoveného v článku 53 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
16 V rámci tohto žalobného dôvodu žalobkyňa v prvom rade uvádza, že článok 165 ods. 4 písm. b) nariadenia č. 207/2009 bráni tomu, aby sa vedľajší účastník konania mohol dovolávať článku 53 ods. 1 písm. b) tohto istého nariadenia.
17 Toto tvrdenie nemožno prijať. Podľa článku 165 ods. 4 písm. b) nariadenia č. 207/2009 ochranná známka Spoločenstva nesmie byť vyhlásená za neplatnú podľa článku 53 ods. 1 a 2 tohto nariadenia, ak skoršie právo bolo pred 1. májom 2004 zapísané, prihlásené alebo nadobudnuté v štáte, ktorý k tomuto dátumu pristúpil k Európskej únii.
18 Cieľom tohto ustanovenia je vylúčiť možnosť spochybniť ochrannú známku, ktorá bola zapísaná alebo prihlásená pred 1. májom 2004, len z dôvodu pristúpenia niektorých štátov k Únii, zatiaľ čo táto možnosť pred uvedeným pristúpením neexistovala. Predmetné ustanovenie teda nemá brániť majiteľovi ochrannej známky podať po 1. máji 2004 návrh na vyhlásenie neplatnosti, ktorý mohol podať ešte pred týmto dátumom.
19 V tejto súvislosti sa majiteľ ochrannej známky uvedenej v článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 môže odvolávať na dôvod neplatnosti stanovený v článku 53 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, hoci uvedená ochranná známka bola zapísaná v krajine, ktorá nebola členom Únie. Na rozdiel od odsekov 1, 2, 4 a 5 článku 8 nariadenia č. 207/2009 totiž odsek 3 neodkazuje na ochranné známky, ktoré sú zapísané v členskom štáte a vyvolávajú v ňom účinky. Okrem toho, keby bol zápis ochrannej známky v členskom štáte podmienkou na uplatnenie článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, toto ustanovenie by sa prekrývalo s odsekmi 1 a 5 toho istého článku. Treba preto konštatovať, podobne, ako uviedol ÚHVT, že vedľajší účastník konania mohol podať návrh na vyhlásenie neplatnosti uvedený v bode 6 vyššie už pred pristúpením Poľskej republiky k Únii, najmä preto, že článok 165 ods. 4 písm. b) nariadenia č. 207/2009 nemá vplyv na dôvodnosť týchto návrhov ani na zákonnosť napadnutých rozhodnutí.
20 Žalobkyňa v prejednávanej veci sústreďuje svoju argumentáciu na existenciu súhlasu majiteľa ochrannej známky zobrazenej v bode 6 vyššie v druhej zarážke, pričom nespochybňuje svoje postavenie obchodného zástupcu alebo zástupcu vedľajšieho účastníka konania. V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že získala súhlas vedľajšieho účastníka konania pred podaním prihlášok, o čom svedčia body 1 až 3 vyššie, a to na základe dokumentu z 10. apríla 1998.
21 ÚHVT a vedľajší účastník namietajú proti tomuto posúdeniu.
22 Uplatnenie článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 si vyžaduje, aby prihlasovateľom ochrannej známky bol obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky, aby prihláška bola podaná v mene obchodného zástupcu alebo zástupcu bez súhlasu majiteľa a bez toho, aby tento obchodný zástupca alebo zástupca svoje konanie riadne odôvodnil. Cieľom tohto ustanovenia je zabrániť zneužitiu ochrannej známky obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky, keďže obchodný zástupca by mohol využívať znalosti a skúsenosti nadobudnuté počas obchodného vzťahu, ktoré ho spájajú s uvedeným majiteľom, a teda získavať neoprávnený prospech z úsilia a investovania, ktoré vynaložil samotný majiteľ ochrannej známky [rozsudok zo 6. septembra 2006, DEF‑TEC Defense Technology/ÚHVT – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑6/05, Zb. s. II‑2671, bod 38].
23 Pokiaľ ide o prípadný súhlas na účely zápisu ochrannej známky v mene zástupcu alebo obchodného zástupcu, musí ísť o jasný, presný a nepodmienený súhlas (pozri v tomto zmysle rozsudok FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, už citovaný, bod 40). V prejednávanej veci treba pritom uviesť, že tak, ako konštatoval odvolací senát, dokument z 10. apríla 1998 uvedený žalobkyňou, nespĺňa tieto podmienky.
24 Konkrétne podľa znenia tohto dokumentu určeného spoločnosti Adamex Industrie GmbH, zástupca vedľajšieho účastníka konania dal svoj súhlas, aby sa „pôvodný symbol“ a „označenie“ („Or[i]ginal‑Symbol“ a „Bezeichnung“) spoločnosti Fagumit „používali“ a „chránili“ („Benutzung“ a „Vorbehalt“) v celej Európe, a spresnil, že podľa neho sa táto možnosť vzťahuje na spoločnosti Fagumit GmbH Deutschland, Fagumit SARL Frankreich a Fagumit Schweiz.
25 V tomto kontexte po prvé treba uviesť, že dotknutý dokument neumožňuje žalobkyni prihlásiť označenie zobrazené v bode 2 vyššie ako ochrannú známku Spoločenstva. V tejto súvislosti treba poznamenať, že žalobkyňa nie je v tomto dokumente uvedená a že tento dokument neuvádza možnosť zápisu uvedeného označenia ako ochrannej známky Spoločenstva.
26 Po druhé, ak spoločnosti Fagumit GmbH Deutschland, Fagumit SARL Frankreich a Fagumit Schweiz v čase zaslania dotknutého dokumentu ešte neexistovali, ako to uviedla žalobkyňa pred výmazovým oddelením a odvolacím senátom, tento dokument možno jednoducho považovať za dôkaz toho, že vedľajší účastník konania nebránil tomu, aby predmetné spoločnosti mali obchodné meno Fagumit a prinajmenšom výhradne používali ochrannú známku v rámci svojich činností.
27 Žalobkyňa sa nemôže opierať o skutočnosť, že vedľajší účastník konania nenamietal proti používaniu sporných označení inými spoločnosťami, než sú spoločnosti uvedené v dokumente z 10. apríla 1998. V tejto súvislosti, ako to uvádza žalobkyňa v bode 33 svojich návrhov, a ako vyplýva z dokumentov, ktoré predložila ÚHVT, k dotknutému používaniu dochádzalo v rámci uvádzania výrobkov pochádzajúcich z výroby vedľajšieho účastníka konania na trh. Takéto používanie pritom spadá do logiky spolupráce medzi vedľajším účastníkom konania a distribučnými spoločnosťami jeho výrobkov bez toho, aby preukázal akékoľvek vzdanie sa označenia zobrazeného v bode 6 druhej zarážke vyššie, na základe čoho, by každý mohol prihlásiť túto ochrannú známku alebo jej dominantný prvok ako ochrannú známku.
28 Z toho vyplýva, že odvolací senát sa z právneho hľadiska nedopustil nesprávneho posúdenia, keď konštatoval, že dokument z 10. apríla 1998 nemožno chápať ako udelenie akéhokoľvek súhlasu žalobkyni v zmysle článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 na účely zápisu dotknutých ochranných známok.
29 V tomto kontexte skutočnosť, na ktorú poukazuje žalobkyňa a ktorá spočíva v tom, že jej vzťahy s vedľajším účastníkom konania nepodliehali formálnym požiadavkám, takže zoznam podnikov, ktorých sa dokument z 10. apríla 1998 dotýka, nemožno považovať za úplný, nie je relevantná. Keďže dotknutý dokument nepredstavuje súhlas v zmysle článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, táto skutočnosť, hoci by sa preukázala, nemá vplyv na záver, ku ktorému dospel odvolací senát.
30 Druhý žalobný dôvod treba preto zamietnuť a z dôvodov uvedených v bode 15 vyššie aj žalobu v celom jej rozsahu.
O trovách
31 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju náhradu trov konania ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania v súlade s ich návrhmi.
Z týchto dôvodov
VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)
rozhodol a vyhlásil:
1. Veci T‑537/10 a T‑538/10 sa spájajú na účely vyhlásenia tohto rozsudku.
2. Žaloby sa zamietajú.
3. Ursula Adamowski znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) a Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. v konaní pred Všeobecným súdom.
Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 29. novembra 2012.
Podpisy