Processos T‑537/10 e T‑538/10

Ursula Adamowski

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marcas comunitárias nominativa Fagumit e figurativa FAGUMIT — Marca figurativa nacional anterior FAGUMIT — Causa de nulidade relativa — Artigo 8.°, n.° 3, e artigo 165.°, n.° 4, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 207/2009»

Sumário — Acórdão do Tribunal Geral (Segunda Secção) de 29 de novembro de 2012

1.      Marca comunitária — Disposições relativas ao alargamento da Comunidade — Marca comunitária cujo pedido foi apresentado ou que foi registada antes de 1 de maio de 2004 — Impossibilidade de declarar a nulidade ao abrigo de um direito nacional anterior registado, pedido ou adquirido num novo Estado‑Membro antes da adesão — Objetivo

[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 165.°, n.° 4, alínea b)]

2.      Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Inexistência de consentimento do titular de uma marca para o registo pedido por um agente ou por um representante em seu próprio nome — Conceito — Marca registada num país não membro da União — Inclusão

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 3)

3.      Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Inexistência de consentimento do titular de uma marca para o registo pedido por um agente ou por um representante em seu próprio nome — Objetivo

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 3)

1.      O artigo 165.°, n.° 4, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009 sobre a marca comunitária destina‑se a excluir a possibilidade de que uma marca comunitária registada ou cujo pedido foi apresentado antes de 1 de maio de 2004 possa ser posta em causa apenas devido à adesão de alguns Estados à União, embora esta possibilidade não existisse antes da referida adesão. A disposição em causa não visa, assim, impedir o titular de uma marca de apresentar, depois de 1 de maio de 2004, um pedido de declaração de nulidade que já podia apresentar antes dessa data, como um pedido apresentado ao abrigo do artigo 53.°, n.° 1, alínea b), do referido regulamento.

(cf. n.° 18)

2.      A causa de nulidade prevista no artigo 53.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009 sobre a marca comunitária pode ser invocada pelo titular da marca mencionada no artigo 8.°, n.° 3, deste regulamento, ainda que a referida marca só tenha sido objeto de registo num país não membro da União. Com efeito, ao contrário do disposto nos n.^os 1, 2, 4 e 5 do artigo 8.° do Regulamento n.° 207/2009, o seu n.° 3 não se refere a marcas registadas num Estado‑Membro ou que produzem efeitos nesse Estado. Além disso, se o registo da marca num Estado‑Membro fosse uma condição de aplicação do artigo 8.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, esta disposição seria uma repetição dos n.^os 1 e 5 do mesmo artigo.

(cf. n.° 19)

3.      A aplicação do artigo 8.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009 sobre a marca comunitária exige que o requerente da marca seja ou tenha sido o agente ou o representante do titular da marca, que o pedido tenha sido apresentado em nome do agente ou do representante sem o consentimento do titular e sem que tenha havido razões legítimas que justifiquem a atuação do agente ou do representante. Esta disposição visa evitar o desvio de uma marca pelo agente do titular da mesma, na medida em que o agente pode explorar os conhecimentos e a experiência adquiridas durante a relação comercial que manteve com o referido titular e, por conseguinte, tirar indevidamente partido dos esforços e do investimento feitos pelo próprio titular da marca. No que respeita a um eventual consentimento para efeitos do registo da marca em nome do representante ou do agente, este deve ser claro, preciso e incondicional.

(cf. n.^os 22, 23)