ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (siedma komora)
z 11. júna 2009 (*)
„Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Spoločenstva LAST MINUTE TOUR – Nezapísaná skoršia národná ochranná známka LASTMINUTE.COM – Relatívny dôvod zamietnutia – Odkaz na vnútroštátne právo upravujúce skoršiu ochrannú známku – Režim žaloby podľa common law týkajúcej sa neoprávneného používania označenia (action for passing off) – Článok 8 ods. 4 a článok 52 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 4 a článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]“
V spojených veciach T‑114/07 a T‑115/07,
Last Minute Network Ltd, so sídlom v Londýne (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: P. Brownlow, solicitor, a S. Malynicz, barrister,
žalobkyňa,
proti
Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: D. Botis a A. Folliard‑Monguiral, splnomocnení zástupcovia,
žalovanému,
ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:
Last Minute Tour SpA, so sídlom v Miláne (Taliansko), v zastúpení: D. Caneva a G. Locurto, advokáti,
ktorých predmetom sú dve žaloby podané proti rozhodnutiam druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 8. februára 2007 (veci R 256/2006‑2 a R 291/2006‑2), týkajúcim sa konaní o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami Last Minute Network Ltd a Last Minute Tour SpA,
SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (siedma komora),
v zložení: predseda komory N. J. Forwood, sudcovia D. Šváby a L. Truchot (spravodajca),
tajomník: N. Rosner, referent,
so zreteľom na žaloby podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 13. apríla 2007,
so zreteľom na vyjadrenia ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 20. a 23. júla 2007,
so zreteľom na vyjadrenia vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 27. júla 2007,
so zreteľom na uznesenie o spojení vecí T‑114/07 a T‑115/07 na účely ústnej časti konania a vyhlásenia konečného rozsudku zo 14. októbra 2008,
po pojednávaní z 5. novembra 2008, na ktorom sa vedľajší účastník konania nezúčastnil,
vyhlásil tento
Rozsudok
Okolnosti predchádzajúce sporom
Konanie o zápise označenia LASTMINUTE.COM ako ochrannej známky Spoločenstva
1 Spoločnosť Last Minute Network Ltd (ďalej len „LMN“ alebo „žalobkyňa“) podala 25. februára 2000 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva týkajúcu sa slovného označenia LASTMINUTE.COM podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), v znení zmien a doplnení [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 29. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].
2 Služby uvedené v prihláške na zápis tohto označenia patria do tried 39 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre každú z týchto tried zodpovedajú tomuto opisu:
– trieda 39: „Cestovné kancelárie; rezervácia zájazdov; pridružené informácie; poradenstvo a konzultácie“,
– trieda 42: „Cestovné kancelárie; rezervácia reštaurácií; dodávanie zariadenia a vybavenia elektronického a neelektronického tovaru; tvorba nástrojov určených na dokumentačné vyhľadávanie na internete a internetových databáz, vrátane systémov pridružených sietí; organizovanie výletov, vychádzok a stretnutí; sprevádzanie osôb; informácie prostredníctvom internetu, databáz a iných pridružených elektronických komunikačných prostriedkov; údržba záhrad; pridružené informácie, poradenstvo a konzultácie“.
3 Táto prihláška bolo zamietnutá rozhodnutím prieskumového pracovníka z 29. októbra 2201 z dôvodu, že slovné označenie LASTMINUTE.COM nemalo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009].
4 Keďže spoločnosť LMN nesúhlasila s týmto rozhodnutím, podala 18. decembra 2001 odvolanie na ÚHVT.
5 Rozhodnutím z 8. júla 2003 druhý odvolací senát ÚHVT zamietol toto odvolanie pre služby patriace do triedy 39 a služby „cestovné kancelárie a rezervácia reštaurácií“ patriace do triedy 42 pre nedostatok rozlišovacej spôsobilosti LASTMINUTE.COM vo vzťahu k týmto službám.
6 Podľa odvolacieho senátu je v záujme akejkoľvek spoločnosti, ktorá sa špecializuje na rezerváciu zájazdov, zábavy alebo večerí „na poslednú chvíľu“, používať pojem „last minute“ na opísanie svojich služieb. Výraz, ktorý tak jasne spadá do verejnej oblasti a ktorý musí zostať k dispozícii pre všetky hospodárske subjekty, v zásade nie je vhodný na rozlíšenie služieb konkrétnej spoločnosti.
7 Pripojenie koncovky „.com“ k „last minute“ a spojenie oboch výrazov bez medzery a bez pomlčky, čo je v angličtine bežné, nemá nijaký rozlišovací účinok. Koncovka „.com“ jednoduchým odkazom na internetovú adresu nezmení výraz bez rozlišovacej spôsobilosti na ochrannú známku.
Konanie o zápise označenia LAST MINUTE TOUR ako ochrannej známky Spoločenstva
8 Spoločnosť Last Minute Tour SpA (ďalej len „LMT“) podala 11. marca 2000 na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia č. 40/94 týkajúcu sa nižšie uvedeného obrazového označenia zloženého z troch slovných prvkov v čiernej farbe „last“, „minute“ a „tour“ a zobrazenia symbolu v červenej farbe, ktorý podľa starého rapanuiského jazyka znamená cestovanie:
9 Výrobky a služby uvedené v prihláške pre toto označenie patria na jednej strane do triedy 16 a na druhej strane do tried 39 a 42 a pre každú z týchto tried zodpovedajú tomuto opisu:
– trieda 16: „Papier, kartón a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú uvedené v iných triedach; tlačiarenské výrobky; katalógy; cestovné poriadky; brožúry; knihy; noviny; časopisy (periodiká); materiál na viazanie kníh; fotografie; etikety; papiernický tovar; pásky (lepiace pásky) pre kancelárske potreby alebo pre domácnosti; materiál pre výtvarníkov; štetce; písacie stroje a kancelársky tovar (okrem nábytku); inštruktážny a náučný tovar (okrem prístrojov); obaly z umelých hmôt (neuvedené v iných triedach); karty; polygrafia; polygrafické písmo“,
– trieda 39: „Cestovné a turistické kancelárie; rezervácia zájazdov; organizovanie okružných plavieb a exkurzií; doprava a sprevádzanie cestujúcich; letecká doprava; prenájom dopravných prostriedkov; informácie o doprave“,
– trieda 42: „Hotelové a reštauračné služby, služby penziónov, turistických mestečiek, barov a súkromných klubov; služby týkajúce sa rezervácie hotelov a turistických mestečiek; tvorba softvérov; prenájom softvérov“.
10 Prihláška bola zverejnená 19. marca 2001 vo Vestníku ochranných známok Spoločenstva č. 25/2001.
11 Spoločnosť LMN podala 19. júna 2001 proti zápisu označenia predloženého spoločnosťou LMT námietku podľa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009) s tvrdením, že v Spojenom kráľovstve existuje nezapísaná slovná ochranná známka LASTMINUTE.COM, ktorá sa od roku 1998 používa v obchodnom styku.
12 Námietka bola zamietnutá rozhodnutím námietkového oddelenia ÚHVT z 12. júla 2002 z dôvodu, že LMN v stanovenej lehote nepredložila dôkazy o uplatnení skoršieho vnútroštátneho práva, ktoré uviedla na podporu svojej námietky.
13 Ochranná známka Spoločenstva LAST MINUTE TOUR bola zapísaná 14. mája 2003 pod číslom 1 552 231.
Konanie o vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky LAST MINUTE TOUR na podnet spoločnosti LMN
14 Spoločnosť LMN podala 30. mája 2003 návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva LAST MINUTE TOUR na základe ustanovenia článku 8 ods. 4 v spojení s článkom 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 (teraz článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009).
15 Spoločnosť LMN na podporu svojho návrhu uviedla, že jej nezapísaná skoršia národná ochranná známka LASTMINUTE.COM jej podľa práva Spojeného kráľovstva, ktoré sa uplatňuje na základe odkazu na túto právnu úpravu uvedeného v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, priznáva právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky, a teda dosiahnuť jej zrušenie na základe článku 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 pre služby patriace do tried 39 a 42 v súvislosti s dovolenkami, letmi, ubytovaním, mestskými víkendovými pobytmi, zábavou, výletmi a vychádzkami, prenájmami, nákupmi a ostatnými cestovnými službami a so službami súvisiacimi s voľným časom poskytovanými cez internet, ako aj reklamami a výhodnými ponukami iných pridružených tovarov.
16 Návrh sa týka vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva pre všetky výrobky a služby, ktoré označuje, s výnimkou služieb tvorby a prenájmu počítačových softvérov.
17 Zrušovacie oddelenie 23. decembra 2005 prijalo návrh spoločnosti LMN na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva LAST MINUTE TOUR pre všetky predmetné služby patriace do tried 39 a 42, tento návrh však zamietlo v časti týkajúcej sa predmetných výrobkov patriacich do triedy 16.
18 Zrušovacie oddelenie rozhodlo, že spoločnosť LMN bola pred podaním prihlášky ochrannej známky Spoločenstva majiteľom práv označenia LASTMINUTE.COM v súlade s článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, pre všetky služby patriace do tried 39 a 42, ktorých význam nie je iba miestny.
19 Podľa práva Spojeného kráľovstva, ktoré sa naň uplatňuje, toto označenie spoločnosti LMN priznáva právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky, pokiaľ boli splnené tri podmienky na podanie žaloby podľa common law týkajúcej sa neoprávneného používania označenia (action for passing off), a to dobrá povesť výrobkov podávateľa žaloby (goodwill), klamlivá prezentácia výrobkov a služieb v tom zmysle, že by ich ponuka pod ochrannou známkou Spoločenstva LAST MINUTE TOUR mohla príslušnú skupinu verejnosti viesť k tomu, že ich obchodný pôvod pripíše spoločnosti LMN (misrepresentation), ako aj obchodná škoda, ktorá by spoločnosti LMN z toho vznikla.
20 Zrušovacie oddelenie v tejto súvislosti najprv rozhodlo, že označenie LASTMINUTE.COM získalo od roku 1998 v Spojenom kráľovstve dobrú povesť potvrdenú rozpočtom spoločnosti na reklamu, dôležitými reklamnými investíciami, viacerými článkami v tlači o internetovej stránke „lastminute.com“ a úspešným vstupom spoločnosti na burzu. Zrušovacie oddelenie na základe týchto skutočností vyvodilo záver, že spoločnosť LMN mala u dotknutej verejnosti dostatočne dobrú povesť, ktorá sa spája s jej označením.
21 Na určenie klamlivého charakteru prezentácie výrobkov alebo služieb pod označením LAST MINUTE TOUR zrušovacie oddelenie uviedlo, že postačuje preukázať, že dotknutá verejnosť by sa mohla domnievať, že z dôvodu podobnosti oboch ochranných známok tieto výrobky alebo služby pochádzajú od spoločnosti LMN, a preto bolo potrebné posúdiť pravdepodobnosť zámeny, ktorá medzi nimi existuje.
22 Po zistení existencie zhodnosti služieb patriacich do tried 39 a 42 označených oboma ochrannými známkami zrušovacie oddelenie uviedlo, že aj keď bola zhodnosť pri každej ochrannej známke prezentovaná rozdielne, výraz „lastminute“ predstavuje ich spoločný dominantný prvok. Na základe toho vyvodilo záver, že existuje značná vizuálna podobnosť a niektoré odlišnosti.
23 Zrušovacie oddelenie usúdilo, že z fonetického hľadiska sa obidve označenia, ktoré sú z väčšej časti zhodné, rozlišujú nielen na základe ich ukončenia.
24 Zrušovacie oddelenie rozhodlo o koncepčnej zhodnosti oboch ochranných známok, keďže sa opierali o transakčný koncept „poslednej minúty“, ktorý sa na internete často používa na identifikáciu ponúk zlacnených letov, hotelových pobytov, reštauračných služieb a lístkov na predstavenia.
25 Napriek niektorým odlišným prvkom zrušovacie oddelenie na základe uvedených skutočností rozhodlo o existencii značnej podobnosti medzi oboma ochrannými známkami. Na základe toho vyvodilo záver, že existuje pravdepodobnosť zámeny.
26 Zrušovacie oddelenie nakoniec uviedlo, že na základe tejto skutočnosti môže spoločnosť LMN utrpieť obchodnú škodu.
27 Zrušovacie oddelenie preto vyhlásilo ochrannú známku Spoločenstva LAST MINUTE TOUR za neplatnú pre všetky výrobky a služby patriace do tried 39 a 42, avšak návrh spoločnosti LMN na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky pre výrobky patriace do triedy 16 zamietlo z dôvodu nepredloženia dôkazu o skoršom používaní označenia LASTMINUTE.COM vo vzťahu k týmto výrobkom.
28 Spoločnosť LMT sa odvolaním podaným na ÚHVT 15. februára 2006 a zapísaným pod číslom R 256/2006‑2 domáhala zrušenia rozhodnutia zrušovacieho oddelenia v tej časti, v ktorej vyhlásilo za neplatnú jej ochrannú známku LAST MINUTE TOUR pre sporné služby patriace do tried 39 a 42.
29 Spoločnosť LMN sa odvolaním podaným 20. februára 2006 a zapísaným pod číslom R 291/2006‑2 domáhala zrušenia rozhodnutia zrušovacieho oddelenia v tej časti, v ktorej zamietlo jej návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva pre výrobky patriace do triedy 16.
30 Druhý odvolací senát ÚHVT dvoma rozhodnutiami z 8. februára 2007 (ďalej len „napadnuté rozhodnutia“) na jednej strane tým, že prijal odvolanie spoločnosti LMT, zrušil rozhodnutie o vyhlásení neplatnosti zápisu LAST MINUTE TOUR pre služby patriace do tried 39 a 42 a na druhej strane tým, že zamietol odvolanie spoločnosti LMN, potvrdil zamietnutie zrušovacím oddelením jej návrhu na vyhlásenie neplatnosti zápisu LAST MINUTE TOUR pre výrobky patriace do triedy 16.
31 V obidvoch napadnutých rozhodnutiach sa odvolací senát vzhľadom na povahu predmetných výrobkov a služieb a kvalitu nezapísanej ochrannej známky Spojeného kráľovstva skoršieho označenia domnieval, že verejnosť, vo vzťahu ku ktorej je potrebné analyzovať pravdepodobnosť zámeny, tvorili priemerní spotrebitelia týchto výrobkov a služieb s bydliskom v Spojenom kráľovstve, ktorí sú riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní.
32 Odvolací senát ďalej uviedol, že pojem „last minute“ sa skladá z dvoch bežne používaných anglických slov a referenčná skupina verejnosti mu okamžite porozumie. Tento výraz, ktorý má označovať predmetné výrobky a služby, jasne a okamžite uvádza, že sú ponúkané za veľmi výhodných podmienok z dôvodu ich kúpy v poslednej minúte.
33 Podľa odvolacieho senátu bol údaj „last minute“ opisný, nemal rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k predmetným výrobkom a službám a môže byť zapísaný podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94 (teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009) len za podmienky, že bude obsahovať ďalšie obrazové alebo slovné prvky, ktoré by mu boli schopné poskytnúť aspoň minimum rozlišovacej spôsobilosti.
34 Odvolací senát dodal, že spojenie troch slovných prvkov „last“, „minute“ a „tour“ a grafického prvku ochrannej známky Spoločenstva jej bezpochyby umožnilo, aby sa na ňu neuplatňovali absolútne dôvody zamietnutia definované dvoma už citovanými ustanoveniami, ale majiteľ takejto ochrannej známky by nemohol namietať používanie výrazov „last minute“ alebo „tour“ inými turistickými a cestovnými spoločnosťami.
35 Podľa odvolacieho senátu je potrebné zistiť, či sa verejnosť v Spojenom kráľovstve pri stretnutí s výrazom „last minute“ domnieva, že ide o ponuku majiteľa ochrannej známky LASTMINUTE.COM, alebo o ponuku „last minute“ (v poslednej minúte) ktorejkoľvek inej turistickej alebo cestovnej spoločnosti. Spoločnosť LMN v nijakom prípade nepreukázala, že v prítomnosti výrazu „last minute“ si bude táto verejnosť okamžite myslieť, že ide o služby, ktoré ponúka majiteľ ochrannej známky LASTMINUTE.COM.
36 Odvolací senát sa teda domnieval, že dobrá povesť spoločnosti LMN sa spájala s označením LASTMINUTE.COM ako takým, so všetkými jeho prvkami, a nie s druhovým výrazom „last minute“. Uvedenú dobrú povesť možno výlučne uznať jedine v rámci a na účely žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia podľa práva Spojeného kráľovstva a nemôže slúžiť na získanie monopolu na výraz „last minute“, ktorý vo vzťahu k predmetným výrobkom a službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť.
37 Vzhľadom na to, že rozlišovacia spôsobilosť obidvoch ochranných známok je veľmi obmedzená, verejnosť upriami svoju pozornosť na ich rozlišujúce a dominantné prvky, a to na kombináciu odlišných slov tvoriacich obidve označenia, ich zhrnutie do jedného slova „lastminute“ a dodatok „.com“ v nezapísanom označení, ako aj na grafický prvok v ochrannej známke Spoločenstva.
38 Odvolací senát dodal, že vplyv spoločných prvkov týchto dvoch ochranných známok a zložky „tour“ by sa pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska vážne oslabil z dôvodu nedostatku ich rozlišovacej spôsobilosti. Naopak, vzhľadom na to, že dodatok „.com“ a červený grafický symbol sú úplne odlišné, grafické rozdiely oboch ochranných známok prevažujú nad podobnosťami.
39 Z fonetického hľadiska odvolací senát konštatoval, že obidve ochranné známky zahŕňajú zhodný výraz „lastminute“ a dva rozdielne prvky „.com“ (po anglicky vyslovené ako „dot kom“) a „tour“. Vzhľadom na úvahy týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti odlišných prvkov dodatok „dot kom“ foneticky umožňuje rozlíšiť obe ochranné známky.
40 Navyše vplyv výrazu „last minute“, evokujúci koncept ponuky v poslednej minúte, ktorý je spoločný obom ochranným známkam, sa oslabí z dôvodu svojho opisného charakteru, takže priamy odkaz na dodatok „.com“ obsahujúci elektronickú adresu umožní určiť koncepčnú odlišnosť medzi oboma ochrannými známkami.
41 Odvolací senát sa pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámeny domnieval, že verejnosť v Spojenom kráľovstve si pri stretnutí s LAST MINUTE TOUR a jeho grafickým symbolom bude myslieť, že ide o spoločnosť, ktorá ponúka zájazdy „last minute“, bez pomyslenia na to, že tieto ponuky pochádzajú od majiteľa ochrannej známky LASTMINUTE.COM. Táto verejnosť totiž upriami svoju pozornosť na rozlišovacie prvky každého označenia, aby odlíšila všetkých ostatných poskytovateľov podobných služieb, ktorí vo svojich ponukách služieb tiež používajú výraz „last minute“.
42 Odvolací senát na základe týchto skutočností vyvodil záver, že napriek podobnosti menej rozlišujúcich prvkov nie sú obe ochranné známky ako celok dostatočne podobné, aby vyvolali pravdepodobnosť zámeny, či už ide o doplnkové výrobky predmetných služieb, alebo aj o zhodné služby.
Návrhy účastníkov konania
43 Spoločnosť LMN navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
– zrušil napadnuté rozhodnutia vydané vo veciach R 256/2006‑2 (vec T‑114/07) a R 291/2006‑2 (vec T‑115/07),
– vyhlásil ochrannú známku Spoločenstva LAST MINUTE TOUR pre výrobky a služby, ktoré označuje a ktoré na jednej strane patria do triedy 16 (vec T‑115/07) a na druhej strane do triedy 39 a 42 (vec T‑114/07), za neplatnú,
– zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
44 ÚHVT a spoločnosť LMT navrhujú, aby Súd prvého stupňa:
– zamietol žaloby v ich plnom rozsahu,
– zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.
Právny stav
45 Podľa článku 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa ochranná známka Spoločenstva vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného na ÚHVT, ak existuje skoršie právo v zmysle článku 8 ods. 4 tohto nariadenia a podmienky stanovené v tomto odseku sú splnené.
46 Z týchto dvoch prepojených ustanovení vyplýva, že majiteľ nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ktoré má väčší ako iba miestny význam, môže dosiahnuť zrušenie neskoršej ochrannej známky Spoločenstva, pokiaľ boli podľa uplatniteľného práva členského štátu jednak práva k tomuto označeniu nadobudnuté pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva a jednak toto označenie dáva svojmu majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky.
47 Na účely uplatnenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 odvolaciemu senátu prislúcha zohľadniť nielen vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá sa uplatní na základe odkazu uvedeného v tomto ustanovení, ale aj súdne rozhodnutia prijaté v dotknutom členskom štáte. Na tomto základe musí navrhovateľ neplatnosti preukázať, že predmetné označenie patrí do pôsobnosti práva dotknutého členského štátu a umožňuje zakázať používanie neskoršej ochrannej známky [pozri analogicky rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. júna 2007, Budějovický Budvar/ÚHVT – Anheuser‑Busch (BUDWEISER), T‑53/04 až T‑56/04, T‑58/04 až T‑59/04, neuverejnený v Zbierke, bod 74].
48 V predmetnej veci nie je sporné, že právom členského štátu, ktoré sa uplatňuje na nezapísanú národnú ochrannú známku, je Trade Marks Act 1994 (zákon Spojeného kráľovstva o ochranných známkach z roku 1994), ktorého článok 5 ods. 4 stanovuje:
„Ochranná známka nemôže byť zapísaná, ak je jej používanie v Spojenom kráľovstve ohrozené:
a) z dôvodu akéhokoľvek právneho predpisu [najmä podľa práva týkajúceho sa neoprávneného používania označenia (law of passing off)], ktoré chráni nezapísanú ochrannú známku alebo každé iné označenie používané v obchodnom styku…“
49 Z tohto textu v zmysle jeho výkladu vnútroštátnymi súdmi [Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors (1990), R.P.C. 341 HL] vyplýva, že na to, aby žalobkyňa v predmetnej veci na účely ochrany svojej nezapísanej ochrannej známky LASTMINUTE.COM dosiahla vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva LAST MINUTE TOUR, musí v súlade s právnym režimom žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia upravenej právom Spojeného kráľovstva preukázať, že sú splnené tri nasledujúce podmienky.
50 Po prvé služby ponúkané spoločnosťou LMN majú vo vnímaní príslušnou skupinou verejnosti dobrú povesť, ktorá sa spája s ich prezentáciou. V režime žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia sa existencia dobrej povesti musí preukázať ku dňu, keď žalovaný začal ponúkať svoje výrobky alebo služby [Cadbury Schweppes/Pub Squash (1981]), R.P.C. 429].
51 Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 však nestanovuje ako rozhodujúci tento deň, ale deň, keď bola podaná prihláška ochrannej známky Spoločenstva, pretože od navrhovateľa vyhlásenia neplatnosti tejto ochrannej známky požaduje, aby nadobudol práva k svojej nezapísanej národnej ochrannej známke pred dňom tohto podania.
52 Po druhé ponuka služieb, ktoré sú zhodné so službami spoločnosti LMN, a doplnkových výrobkov pod označením LAST MINUTE TOUR v Spojenom kráľovstve k 11. marcu 2000 predstavovala klamlivú prezentáciu, to znamená takú, ktorá vedie príslušnú skupinu verejnosti k tomu, že obchodný pôvod týchto výrobkov a služieb pripisuje LMN, pričom otázka, či takáto prezentácia bola úmyselná, je irelevantná.
53 Po tretie spoločnosť LMN môže v dôsledku toho utrpieť obchodnú škodu.
54 V predmetnej veci zhodnosť služieb označených jednotlivými uvedenými ochrannými známkami nie je sporná. Ako uviedol odvolací senát, predmetné výrobky patriace do triedy 16 sú doplnkovými výrobkami pre uvedené služby. Táto skutočnosť sa musí teda zohľadniť na účely posúdenia klamlivého charakteru prezentácie predmetných výrobkov, ktorú spoločnosť LMT v Spojenom kráľovstve pod označením LAST MINUTE TOUR uskutočnila ku dňu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
55 Z bodu 31 rozhodnutia R 256/2006‑2 a z bodu 32 rozhodnutia R 291/2006‑2 vyplýva, že nezapísaná národná ochranná známka LASTMINUTE.COM mala ku dňu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva dobrú povesť. ÚHVT, ktorý na pojednávaní uznal, že LASTMINUTE.COM v Spojenom kráľovstve nadobudla veľmi dobrú povesť, túto skutočnosť nespochybňuje.
56 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94. Tento žalobný dôvod možno rozdeliť na tri výhrady týkajúce sa definície príslušnej skupiny verejnosti, autonómnej dobrej povesti, ktorú ku dňu zápisu ochrannej známky Spoločenstva požíval výraz „last minute“, a nakoniec klamlivého charakteru, ktorý k tomuto dňu mohla mať ponuka výrobkov zhodných s výrobkami spoločnosti LMN a doplnkových výrobkov, ktorá bola v Spojenom kráľovstve vykonaná pod označením LAST MINUTE TOUR.
O prvej výhrade týkajúcej sa vymedzenia príslušnej skupiny verejnosti
Tvrdenia účastníkov konania
57 Žalobkyňa odvolaciemu senátu vytýka, že príslušnú skupinu verejnosti kvalifikoval ako priemerného spotrebiteľa v Spojenom kráľovstve, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, namiesto toho, aby zistil, či zákazníci žalobkyne neboli v referenčnom období vzhľadom na jej dobrú povesť pri stretnutí s označením LAST MINUTE TOUR v Spojenom kráľovstve v súvislosti s výrobkami a so službami takto označenými vedení k tomu, aby sa mylne domnievali, že medzi žalobkyňou a týmito výrobkami a službami existuje spojitosť.
58 ÚHVT, podporovaný spoločnosťou LMT, odpovedá, že predmetné výrobky a služby nie sú určené osobitnému typu spotrebiteľa, ale širokej verejnosti. V praxi je teda bezvýznamné, či bude ako príslušná skupina verejnosti kvalifikovaná taká alebo onaká skupina, nie je totiž možné ich odlíšiť.
59 V každom prípade odvolací senát tým, že zohľadnil dobré meno skoršieho národného označenia, v skutočnosti vychádzal pri porovnaní oboch predmetných ochranných známok z predpokladu, podľa ktorého prevažná časť dotknutej verejnosti už pozná skoršiu národnú ochrannú známku žalobkyne.
Posúdenie Súdom prvého stupňa
60 Z ustálenej judikatúry súdov Spojeného kráľovstva vyplýva, že klamlivý charakter prezentácie výrobkov a služieb žalovaného sa má v rámci žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia posúdiť z hľadiska zákazníkov žalobcu, a nie z hľadiska abstraktného pojmu priemerného spotrebiteľa použitého odvolacím senátom (Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, už citovaný).
61 Vlastníctvo chránené žalobou týkajúcou sa neoprávneného používania označenia sa totiž nevzťahuje na slovo alebo meno, ktorého používanie tretími osobami je obmedzené, ale na zákazníkov, ktorí sú sporným používaním poškodzovaní [per Lord Parker in Burberry v. Cording (1909), 26 R.P.C.693], keďže dobrá povesť ochrannej známky je tým, čo priťahuje zákazníkov, a kritériom, ktoré umožňuje odlíšiť už existujúci podnik od nového podniku [IRC v Muller & Co’s Margarine (1901), A.C. 217].
62 Odvolací senát teda v predmetnej veci tým, že za dotknutú verejnosť považoval priemerného používateľa predmetných výrobkov a služieb s bydliskom v Spojenom kráľovstve, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, nerešpektoval definíciu príslušnej skupiny verejnosti uplatňovanú súdmi Spojeného kráľovstva, hoci bolo vhodné zohľadniť zákazníkov majiteľa nezapísanej národnej ochrannej známky.
63 ÚHVT nemôže tvrdiť, že vzhľadom na to, že predmetné výrobky a služby nie sú určené osobitnému typu spotrebiteľa, ale skôr širokej verejnosti, neexistuje v praxi nijaký dôvod rozlišovať viacero skupín na účely určenia príslušnej skupiny verejnosti.
64 Na účely preskúmania žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia totiž nie je bezvýznamné, či sa príslušná skupina verejnosti bude definovať ako priemerný spotrebiteľ v Spojenom kráľovstve, ako o tom rozhodol odvolací senát a ako stanovuje článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009), alebo naopak či sa táto verejnosť zúži iba na zákazníkov spoločnosti, akou je LMN, ktorá je skutočne prítomná na trhu.
65 Nebezpečenstvo pre spotrebiteľa, že bude oklamaný ochrannou známkou, o ktorej sa tvrdí, že ho môže viesť k tomu, aby obchodný pôvod označených výrobkov a služieb pripísal podniku, ktorý je majiteľom nezapísanej skoršej ochrannej známky, nie je také isté ako v prípade, keď spotrebiteľ už je zákazníkom tohto podniku.
66 Okrem toho nemožno tvrdiť, že hoci odvolací senát zohľadnil dobré meno LASTMINUTE.COM, pri porovnaní oboch označení vychádzal z predpokladu, podľa ktorého prevažná časť dotknutej verejnosti už poznala označenie žalobkyne. Z napadnutých rozhodnutí totiž vyplýva, že aj keď odvolací senát konštatoval, že dobrá povesť sa spája s LASTMINUTE.COM, vyvodil záver o neexistencii nebezpečenstva zámeny medzi oboma predmetnými označeniami bez zohľadnenia tejto dobrej povesti a obmedzil sa na jednoduché porovnanie týchto dvoch označení.
67 Z toho vyplýva, že odvolací senát nezohľadnil odkaz na právo Spojeného kráľovstva uvedený v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, ktoré sa uplatňuje na nezapísanú skoršiu národnú ochrannú známku LASTMINUTE.COM, používanú žalobkyňou v obchodnom styku v deň podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, keďže za príslušnú skupinu verejnosti považoval priemerných spotrebiteľov predmetných výrobkov a služieb s bydliskom v Spojenom kráľovstve, ktorí sú riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, zatiaľ čo v systéme žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia tvoria túto verejnosť samotní zákazníci žalobkyne.
O druhej výhrade týkajúcej sa odmietnutia priznať výrazu „last minute“ autonómnu dobrú povesť
Tvrdenia účastníkov konania
68 Žalobkyňa odvolaciemu senátu vytýka, že vykonal porovnanie oboch týchto ochranných známok na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009), namiesto toho, aby preskúmal, či mu nezapísaná národná ochranná známka LASTMINUTE.COM nedovoľuje zakázať používanie neskoršej ochrannej známky Spoločenstva podľa článku 8 ods. 4 písm. b) nariadenia č. 40/94 a v dôsledku toho dosiahnuť vyhlásenie jej neplatnosti podľa článku 52 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, uplatniac režim žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia, ktorý stanovuje právo Spojeného kráľovstva.
69 Odvolací senát mal na tieto účely preskúmať dobrú povesť ochrannej známky LASTMINUTE.COM, „Last Minute“ alebo „Lastminute“ v dotknutom období a overiť, či by si priemerný zákazník žalobkyne v Spojenom kráľovstve nesprávne vytvoril spojitosť medzi žalobkyňou a LMT, pokiaľ by sa v Spojenom kráľovstve stretol s označením LAST MINUTE TOUR v súvislosti so službami ním označenými.
70 Dobrú povesť ochrannej známky žalobcu v rámci žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia, ktorá je tým, čo priťahuje zákazníkov, možno spojiť s prvkami tejto ochrannej známky, ktoré mali pôvodne opisný význam, pokiaľ možno preukázať, že používaním nadobudli autonómnu dobrú povesť (secondary meaning), odlišnú od dobrej povesti ochrannej známky.
71 Z dôvodu rozsiahlej reklamy a podpory, ktorá vyplýva z častého objavovania sa žalobkyne v tlači v Spojenom kráľovstve, bol priemerný používateľ jej internetovej stránky „lastminute.com“ ku dňu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva schopný identifikovať obchodný pôvod jej služieb, i keď boli ponúkané pod jej nezapísanou ochrannou známkou LASTMINUTE.COM, alebo pod pomenovaním „lastminute“ alebo „last minute“, ktoré, ako to uviedol aj odvolací senát, tlač v Spojenom kráľovstve používa na označenie žalobkyne.
72 Žalobkyňa pred zrušovacím oddelením preukázala, že pojem „last minute“ nemá za cieľ označovať len určitý druh služieb, ale slúži tiež na identifikáciu služieb, ktoré ponúka.
73 Odvolací senát však neuznal rozlišovaciu spôsobilosť výrazu „last minute“, pretože ho oddelil od jeho skutkového kontextu, namiesto konkrétneho posúdenia významu dobrej povesti žalobkyne.
74 Odvolací senát teda nezohľadnil uznesenie zo 17. decembra 1999, ktorým High Court of Justice (England and Wales) [Najvyšší súdny dvor (Anglicko a Wales)] na základe predbežného opatrenia zakázal žalovaným spoločnostiam vo veci Last Minute Network Ltd (obchodný názov „lastminute.com“)/Lastminute.com Plc a i. vykonávať akúkoľvek obchodnú činnosť, pri ktorej sa používa alebo sa odkazuje na obchodné označenie „lastminute.com“, „lastminute.co.uk“, „lastminute“ a „last minute“, alebo na akýkoľvek výraz alebo akúkoľvek spojitosť s výrazom, ktorý predstavuje klamlivú podobnosť s jedným z týchto názvov.
75 Odvolací senát sa nesprávne domnieval, že týmto uznesením nemožno preukázať, že ochranná známka žalobkyne jej priznáva právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky podľa právnej úpravy Spojeného kráľovstva, a to z dôvodu, že High Court of Justice nariadil len predbežné opatrenie bez rozhodnutia o veci samej a že uvedené rozhodnutie bolo vydané bez dôkladnej diskusie.
76 Žalobkyňa naopak tvrdí, že vnútroštátny súd predtým, ako vydal súdny príkaz, dôkladne preskúmal jej tvrdenia týkajúce sa veci samej.
77 ÚHVT, podporovaný spoločnosťou LMT, odpovedá, že žaloba týkajúca sa neoprávneného používania označenia je podmienená, rovnako ako uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, existenciou pravdepodobnosti zámeny, pričom ak takáto pravdepodobnosť zámeny neexistuje, nemôže existovať ani klamlivá prezentácia výrobkov a služieb pod označením LAST MINUTE TOUR a v dôsledku toho ani neoprávnené používanie označenia.
78 Odvolací senát správne právne posúdil, že dobrá povesť žalobkyne sa spája len s označením LASTMINUTE.COM, ktoré jediné môže byť chránené žalobou týkajúcou sa neoprávneného používania označenia, a nie s druhovým výrazom „last minute“. Tento výraz je však zložený z dvoch anglických slov, ktorým referenčná skupina verejnosti okamžite porozumie, a jasne a priamo určuje, že služby žalobkyne sú ponúkané za veľmi výhodných podmienok, pretože predstavujú transakcie „v poslednej minúte“.
79 Preukázalo sa, že žalobkyňa označenie LASTMINUTE.COM používala ako celok iba na určenie pôvodu jej služieb a že vo veľkej väčšine prípadov je označovaná názvom „lastminute.com“.
80 Hoci výrazy „last“ a „minute“ nie sú príslušnou skupinou verejnosti vnímané ako ukazovateľ pôvodu, zachovávajú si druhový význam nezávisle od dobrého mena nadobudnutého výrazom „lastminute.com“ z dôvodu jeho používania v obchodnom styku.
81 Dotknutá verejnosť si predmetné označenia nebude zamieňať. Zahrnutie slov „last“ a „minute“ do obidvoch označení príslušnú skupinu verejnosti neprekvapí ani u nej nevyvolá spojenie, ktoré by ju mohlo viesť k tomu, že obe označenia bude pripisovať tej istej spoločnosti alebo hospodársky prepojeným spoločnostiam. Táto verejnosť by to naopak vnímala ako súbežné a legitímne používanie výrazu, ktorý informuje o určitej kvalite predmetných výrobkov a služieb, týmito dvoma hospodárskymi subjektmi, bez vytvárania spojitosti medzi nimi.
82 Za týchto podmienok, pri neexistencii rozlišovacej spôsobilosti výrazov „last“ a „minute“ a vzhľadom na rozdiely, ktoré vyvoláva odlišná prezentácia ochrannej známky Spoločenstva a jej doplnkové prvky, nemohla medzi oboma ochrannými známkami existovať pravdepodobnosť zámeny a v dôsledku toho ani klamlivá ponuka predmetných výrobkov a služieb pod označením LAST MINUTE TOUR.
83 Nakoniec ani ÚHVT, ani Súd prvého stupňa nie sú viazané už citovaným uznesením High Court of Justice z dôvodu nezávislého systému zápisu ochranných známok Spoločenstva. Toto rozhodnutie okrem toho nie je platným precedensom ani podľa práva Spojeného kráľovstva, z dôvodu jeho čisto predbežného charakteru, jeho prijatia bez účasti žalovaných, jeho nedostatočného odôvodnenia a rozdielnych skutkových okolností.
Posúdenie Súdom prvého stupňa
84 Z judikatúry Spojeného kráľovstva vyplýva, že označenie určené na označovanie výrobkov alebo služieb môže v zmysle práva, ktoré sa uplatňuje na žalobu týkajúcu sa neoprávneného používania označenia, nadobudnúť na trhu dobrú povesť, aj keby pôvodne malo opisný charakter alebo nemalo rozlišovaciu spôsobilosť.
85 Bolo už rozhodnuté, že výraz „Camel Hair“ fakticky nadobudol autonómnu dobrú povesť z dôvodu jeho používania žalobcom na určenie obchodného pôvodu jeho výrobkov, ktorý ho následne odlišoval od výrobkov iných podnikov, aj keď tento výraz nemožno zapísať ako ochrannú známku [Reddaway/Banham (1896), 13 R.P.C. 218; pozri tiež v tomto zmysle Cellular Clothing Co. Ltdv. Maxton & Murray (1899), A.C. 326, 16, R.P.C. 397 HL].
86 V systéme žaloby týkajúcej sa klamlivého uvádzania výrobkov na trh stanovenom podľa práva Spojeného kráľovstva môže dobrá povesť výrobkov a služieb ponúkaných podnikom podľa okolností jednotlivých prípadov vyplývať nielen z dobrej povesti národnej ochrannej známky, ale aj z dobrej povesti prvkov, z ktorých sa skladá, a to pod podmienkou, že nadobudli autonómnu dobrú povesť líšiacu sa od dobrej povesti ochrannej známky ako celku.
87 Odvolací senát v predmetnej veci konštatoval, že „dobrá povesť [je] spojená s označením LASTMINUTE.COM ako takým, so všetkými jeho prvkami, ale nie s druhovým pojmom ‚last minute‘“. Odvolací senát doplnil, že „táto dobrá povesť [je] uznaná výlučne v rámci a len na účely uplatnenia zákona [Spojeného kráľovstva] o neoprávnenom používaní [označenia] (passing off) a [nemôže] viesť k priznaniu monopolu na výraz [‚last minute‘], ktorý [nemá] rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dotknutým službám a doplnkovým výrobkom“.
88 S prihliadnutím na už citovanú vnútroštátnu judikatúru odvolací senát nemohol odmietnuť priznať výrazu „last minute“ autonómnu dobrú povesť výlučne z dôvodu jeho druhového charakteru a nedostatku jeho rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k predmetným službám a doplnkovým výrobkom.
89 Z toho vyplýva, že odvolací senát nezohľadnil odkaz na právo Spojeného kráľovstva uvedený v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, ktoré sa uplatňuje na nezapísanú skoršiu národnú ochrannú známku LASTMINUTE.COM používanú žalobkyňou v obchodnom styku ku dňu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
O tretej výhrade týkajúcej sa nezohľadnenia autonómnej dobrej povesti výrazu „last minute“ na účely posúdenia klamlivého charakteru prezentácie predmetných výrobkov a služieb pod označením LAST MINUTE TOUR
Tvrdenia účastníkov konania
90 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát tým, že nepreskúmal schopnosť jej zákazníkov rozpoznať výraz „last minute“ ako ukazovateľ jej služieb, tiež neoveril, či by tí istí zákazníci pri stretnutí s ponukou predmetných výrobkov a služieb prezentovaných v Spojenom kráľovstve pod označením Last Minute Tour v deň podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva neboli vedení k tomu, aby obchodný pôvod týchto výrobkov a služieb pripisovali žalobkyni alebo aby sa domnievali, že žalobkyňa a LMT sú finančne prepojení.
91 Podľa ÚHVT, keďže verejnosť nebude vnímať výraz „last minute“ ako ukazovateľ pôvodu, nemôže existovať medzi oboma označeniami pravdepodobnosť zámeny a v širšom zmysle ani klamlivá prezentácia.
Posúdenie Súdom prvého stupňa
92 Z judikatúry súdov Spojeného kráľovstva vyplýva, že úmyselná alebo neúmyselná klamlivá prezentácia žalovanou stranou v rámci žaloby pre neoprávnené používanie označenia je taká, ktorá môže viesť zákazníkov žalobcu k tomu, že mu pripíšu obchodný pôvod výrobkov a služieb, ktoré ponúka žalovaná strana (Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, už citovaný).
93 Existencia pravdepodobnosti zámeny je teda spoločnou podmienkou článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a režimu žaloby pre neoprávnené používanie označenia, pričom je výslovne stanovená v prvom uvedenom ustanovení a je aj súčasťou podmienky klamlivej prezentácie predmetných výrobkov a služieb, ktorú zahŕňa uvedený režim.
94 Odvolací senát sa však v prvom rade nemohol obmedziť na tvrdenie, že na základe článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, na ktorý odkazuje v bodoch 22 a 23 v napadnutých rozhodnutiach, verejnosť z dôvodu nízkej rozlišovacej spôsobilosti oboch predmetných označení upriami svoju pozornosť na ich odlišné a dominantné prvky, konkrétne na spojenie rôznych slov uvedených v každom označení, zlúčenie do jedného slova „lastminute“ a prvok „.com“ v nezapísanom označení a grafický prvok ochrannej známky Spoločenstva, aby neskôr tieto označenia porovnal z vizuálneho, fonetického a koncepčného hľadiska, pretože by inak nedodržal požiadavky, ktoré sú charakteristické pre žalobu týkajúcu sa neoprávneného používania označenia, na ktorú odkazuje článok 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, ktorý sa v predmetnej veci uplatňuje na základe článku 52 ods. 1 písm. c).
95 Overovanie existencie klamlivej prezentácie podľa vnútroštátneho práva nie je totiž obmedzené na porovnávacie skúmanie obidvoch predmetných ochranných známok, ale zahŕňa zohľadňovanie iných skutočností, akými sú v prejednávanej veci okolnosti, za ktorých sú výrobky alebo služby ponúkané v Spojenom kráľovstve pod označením LAST MINUTE TOUR ku dňu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
96 Je nesporné, že v rámci návrhu na vyhlásenie neplatnosti podľa článku 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 je ťažké uplatniť režim žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia podľa práva Spojeného kráľovstva, a to z dôvodu povinnosti stanovenej v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 zohľadniť, ako je to uvedené v bode 52 vyššie, deň podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, a nie deň, keď žalovaná v rámci žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia začala ponúkať sporné výrobky a služby.
97 Skúmanie okolností, za ktorých sú výrobky alebo služby v Spojenom kráľovstve ponúkané pod označením LAST MINUTE TOUR ku dňu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, takisto nie je možné za predpokladu, že k tomuto dňu spoločnosť LMT ešte nezačala ponúkať svoje výrobky a služby v Spojenom kráľovstve pod označením LAST MINUTE TOUR.
98 Toto prispôsobenie právneho režimu uplatňujúceho sa na žalobu týkajúcu sa neoprávneného používania označenia, ktorá je vlastná návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva, nezbavuje odvolací senát povinnosti uplatniť ustanovenia tohto režimu, ktoré článok 52 ods. 1 písm. c) a článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 neumožňujú vylúčiť.
99 Hoci odvolací senát zistil existenciu veľmi dobrej povesti v spojitosti s nezapísanou národnou ochrannou známkou LASTMINUTE.COM, vzhľadom na právny režim upravujúci žalobu týkajúcu sa neoprávneného používania túto dobrú povesť nesprávne nepriznal výrazu „last minute“ z dôvodu jeho druhového charakteru a neexistencie jeho rozlišovacej spôsobilosti a nebezpečenstvo zámeny medzi oboma označeniami vyvodil len z ich vzájomného porovnania.
100 Týmto opomenul preskúmať, či toto zistenie nemôže byť ovplyvnené existenciou dobrej povesti ochrannej známky LASTMINUTE.COM alebo dobrej povesti, ktorú možno pripísať výrazu „last minute“, keďže tieto dobré povesti by mohli zvýšiť nebezpečenstvo, že zákazníci spoločnosti LMN by vo výrobkoch alebo v službách, ktoré by sa ku dňu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva v Spojenom kráľovstve ponúkali pod označením LAST MINUTE TOUR, mohli vidieť výrobky alebo služby ponúkané spoločnosťou LMN.
101 Z toho vyplýva, že odvolací senát uskutočnením takéhoto formálneho porovnania oboch uvedených označení, bez zohľadnenia prípadnej existencie autonómnej dobrej povesti výrazu „last minute“ u zákazníkov spoločnosti LMN, na účely vylúčenia v bode 40 rozhodnutia R 256/2006‑2 a v bode 41 rozhodnutia R 291/2006‑2, že by sa verejnosť v Spojenom kráľovstve mohla domnievať, že výrobky a služby ponúkané spoločnosťou, ktorá je majiteľkou ochrannej známky LAST MINUTE TOUR, pochádzajú od spoločnosti, ktorá je majiteľkou skoršej nezapísanej národnej ochrannej známky LASTMINUTE.COM, nezohľadnil odkaz na právo Spojeného kráľovstva uvedený v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, ktoré sa uplatňuje na uvedenú ochrannú známku, ktorú žalobkyňa používala v obchodnom styku ku dňu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
102 Je teda namieste prijať žalobný dôvod založený na nesprávnom uplatnení článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, a preto zrušiť napadnuté rozhodnutia.
103 Podľa článku 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 65 ods. 6 nariadenia č. 207/2009) je ÚHVT povinný preskúmať návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva LAST MINUTE TOUR vzhľadom na všetky podmienky žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia, respektíve aj vrátane podmienky týkajúcej sa ujmy vyplývajúcej z prípadného klamlivého charakteru, ktorý vyvoláva u zákazníkov spoločnosti LMN ponuka predmetných výrobkov a služieb, údajne uskutočňovaná v Spojenom kráľovstve ku dňu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
104 Nie je teda potrebné rozhodnúť o druhej časti návrhov žalobkyne.
Trovy konania
105 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
106 Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu vlastných trov konania aj trov konania žalobkyne v súlade s návrhom predloženým žalobkyňou a nariadiť, že vedľajší účastník znáša svoje vlastné trovy konania.
Z týchto dôvodov
SÚD PRVÉHO STUPŇA (siedma komora)
rozhodol a vyhlásil:
1. Rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 8. februára 2007 (veci R 256/2006‑2 a R 291/2006‑2) sa zrušujú.
2. Nie je potrebné rozhodnúť o druhej časti návrhov spoločnosti Last Minute Network Ltd.
3. ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Last Minute Network.
4. Last Minute Tour SpA znáša svoje vlastné trovy konania.
Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 11. júna 2009.
Podpisy