Cause riunite T‑114/07 e T‑115/07

Last Minute Network Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario figurativo LAST MINUTE TOUR — Marchio nazionale anteriore non registrato LASTMINUTE.COM — Impedimento relativo alla registrazione — Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore — Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) — Art. 8, n. 4, e art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti, rispettivamente, art. 8, n. 4, e art. 53, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità relativa

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 4, e 52, n. 1, lett. c)]

In base all’art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il marchio comunitario è dichiarato nullo, su domanda presentata all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), allorché esiste un diritto anteriore ai sensi dell’art. 8, n. 4, di tale regolamento, e ricorrono le condizioni previste da quest’ultima disposizione.

Dal combinato disposto delle due disposizioni suddette emerge che il titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale può ottenere l’annullamento di un marchio comunitario successivo, qualora e nei limiti in cui, in base al diritto dello Stato membro applicabile, da un lato, siano stati acquisiti diritti su tale segno prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario e, dall’altro, questo segno conferisca al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, occorre prendere in considerazione sia la legislazione nazionale applicabile in forza del rinvio operato da tale disposizione sia le decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato membro considerato. Su tale base, il richiedente la dichiarazione di nullità deve dimostrare che il segno di cui trattasi rientra nella sfera di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e che esso consentirebbe di vietare l’uso di un marchio successivo.

(v. punti 45-47)