Gevoegde zaken T‑114/07 en T‑115/07

Last Minute Network Ltd

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Nietigheidsprocedure – Gemeenschapsbeeldmerk LAST MINUTE TOUR – Niet-ingeschreven ouder nationaal merk LASTMINUTE.COM – Relatieve weigeringsgrond – Verwijzing naar nationaal recht dat van toepassing is op ouder merk – Regeling inzake commonlawvordering wegens misbruik (action for passing off) – Artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans respectievelijk artikel 8, lid 4, en artikel 53, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009]”

Samenvatting van het arrest

Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 4, en 52, lid 1, sub c)

Volgens artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk wordt het gemeenschapsmerk op vordering bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) nietig verklaard wanneer er een in artikel 8, lid 4, bedoeld ouder recht bestaat en aan de in dat lid genoemde voorwaarden is voldaan.

In hun onderlinge samenhang beschouwd, volgt uit deze twee bepalingen dat de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis de nietigverklaring van een later gemeenschapsmerk kan vorderen, indien en voor zover krachtens het geldende recht van de lidstaat rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag en dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

Bij de toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 dient zowel rekening te worden gehouden met de nationale wettelijke regeling die van toepassing is krachtens de door deze bepaling gedane verwijzing, als met de rechterlijke beslissingen die in de betrokken lidstaat zijn gewezen. Gelet hierop moet degene die nietigverklaring vordert aantonen dat het betrokken teken valt binnen de werkingssfeer van het aangevoerde recht van de lidstaat en dat dit teken het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

(cf. punten 45‑47)