Processos apensos T‑114/07 e T‑115/07

Last Minute Network Ltd

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária – Processo de declaração de nulidade – Marca figurativa comunitária LAST MINUTE TOUR – Marca nacional anterior não registada LASTMINUTE.COM – Motivo relativo de recusa – Remissão para o direito nacional que rege a marca anterior – Regime da acção de common law por uso indevido de denominação (action for passing off) – Artigo 8.°, n.° 4, e artigo 52.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.° 40/94 [actuais artigo 8.°, n.° 4, e artigo 53.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.° 207/2009, respectivamente]»

Sumário do acórdão

Marca comunitária – Renúncia, extinção e nulidade – Causas de nulidade relativa

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigos 8.°, n.° 4, e 52.°, n.° 1, alínea c)]

Nos termos do artigo 52.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, a marca comunitária é declarada nula, na sequência de um pedido apresentado ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), sempre que exista um direito anterior referido no n.° 4 do artigo 8.°, deste regulamento e se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número.

Resulta da conjugação destas duas disposições que o titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local pode obter a anulação de uma marca comunitária mais recente, quando e na medida em que, de acordo com o direito do Estado‑Membro aplicável, por um lado, tenham sido adquiridos direitos sobre este sinal antes da data do depósito do pedido de marca comunitária e, por outro, este sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca mais recente.

Para efeitos de aplicação do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94, há que tomar em consideração quer a legislação nacional aplicável por força do reenvio operado por esta disposição quer as decisões dos tribunais proferidas no Estado‑Membro em causa. Com base neste fundamento, o requerente da declaração de nulidade deve demonstrar que o sinal em causa é abrangido pelo âmbito de aplicação do direito do Estado‑Membro invocado e que ele permite proibir a utilização de uma marca posterior.

(cf. n.^os 45‑47)