SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
16 maggio 2007 (*)
«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Marchi nazionali figurativi e denominativo anteriori la PERLA e LA PERLA PARFUMS – Impedimento relativo alla registrazione – Art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94»
Nella causa T‑137/05,
Gruppo La Perla SpA, con sede in Bologna, rappresentato dagli avv.ti R. Morresi e A. Dal Ferro,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente dalla sig.ra M. Capostagno, successivamente dal sig. O. Montalto, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:
Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Lda, già Cielo Brands – Gestão e Investimentos Lda, con sede in Madera (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti G. Bozzola e C. Bellomunno,
avente ad oggetto il ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 25 gennaio 2005 (procedimento R 537/2004‑1), relativa a un procedimento di nullità tra il Gruppo La Perla SpA e la Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Lda,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° aprile 2005,
visto il controricorso dell’UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2005,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2005,
in seguito alla trattazione orale del 16 novembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all’origine della controversia
1 Il 30 dicembre 1997 la Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Lda, già Cielo Brands – Gestão e Investimentos Lda, ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in virtù del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2 Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
3 I prodotti per cui si chiedeva la registrazione rientrano nella classe 14 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Articoli di gioielleria, oreficeria ed orologeria; metalli preziosi; perle; pietre preziose».
4 Il marchio richiesto è stato registrato il 21 luglio 1999.
5 Il 15 aprile 2002 la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la nullità di tale registrazione, da un lato, in virtù dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, in quanto la registrazione era in contrasto con gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall’art. 7, n. 1, lett. a) e b), del detto regolamento e, dall’altro, in virtù dell’art. 52, n. 1, lett. a), di tale regolamento, in quanto la registrazione era in contrasto con gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall’art. 8, n. 1, lett. b), e dall’art. 8, n. 5, del detto regolamento.
6 I marchi anteriori fatti valere a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, che sono protetti in Italia, sono:
– il marchio figurativo la PERLA, raffigurato qui sotto, registrato al n. 769 526, con effetti dal 20 marzo 1996, per i seguenti prodotti rientranti nella classe 25: «Costumi da bagno, confezioni sportive e confezioni in genere»;
– il marchio denominativo LA PERLA PARFUMS, registrato al n. 776 082, con effetti dal 9 ottobre 1996, per i seguenti prodotti della classe 3: «Articoli di profumeria in genere»;
– il marchio figurativo la PERLA, raffigurato qui sotto, registrato al n. 804 992, con effetti dall’8 ottobre 1997, per i seguenti prodotti e servizi:
– classe 3: «Profumeria, oli essenziali, lozioni per capelli»;
– classe 9: «Occhiali»;
– classe 14: «Articoli di gioielleria e bigiotteria; orologeria»;
– classe 16: «Stampati, cartoleria»;
– classe 18: «Cuoio, pelli e loro imitazioni, articoli in cuoio e pelle non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli, borse, borsette e portafogli»;
– classe 24: «Asciugamani, fazzoletti»;
– classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;
– classe 35: «Servizi inerenti l’organizzazione e l’allestimento pubblicitario, servizi concernenti la presentazione al pubblico di prodotti, servizi di aiuto nella gestione di esercizi commerciali».
7 La ricorrente ha fatto valere anche due domande di registrazione in Italia dei marchi figurativi la PERLA, depositate rispettivamente l’11 ottobre 2000 e il 12 giugno 2002.
8 A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, la ricorrente ha prodotto dinanzi alla divisione d’opposizione documentazione costituita, tra l’altro, da elenchi di registrazioni di marchi, articoli apparsi nella stampa, elenchi di negozi con l’insegna «La Perla» e statistiche relative al suo fatturato e alle sue spese pubblicitarie per dimostrare la notorietà dei suoi marchi.
9 Il 4 maggio 2004, la divisione d’annullamento ha dichiarato la nullità del marchio comunitario NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, in quanto l’uso di tale marchio poteva permettere al suo titolare di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio figurativo la PERLA, registrato al n. 769 526 (in prosieguo: la «decisione della divisione d’annullamento»).
10 Il 1° luglio 2004 l’interveniente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione d’annullamento.
11 Con decisione 25 gennaio 2005 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione della divisione d’annullamento. Essa ha considerato che il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC non era abbastanza simile al marchio figurativo la PERLA, registrato al n. 769 526, né ai restanti marchi elencati nella domanda di dichiarazione di nullità per poter concludere nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione come previsto all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 o di un collegamento, ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
Conclusioni delle parti
12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare totalmente la decisione impugnata facendo rivivere la decisione della divisione d’annullamento e comunque dichiarare la nullità del marchio contestato;
– condannare l’interveniente alle spese di tutto il procedimento, compresi i procedimenti dinanzi alla divisione d’annullamento e alla commissione di ricorso dell’UAMI.
13 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
– accogliere la domanda della ricorrente di annullamento della decisione impugnata in relazione all’erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 8, n. 5, e 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94;
– respingere la domanda della ricorrente di annullamento della decisione impugnata in relazione alla supposta erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 8, n. 1, lett. a) e b), e 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94;
– respingere la domanda della ricorrente di dichiarare la nullità del marchio contestato;
– condannare ciascuna parte a sostenere le proprie spese.
14 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia confermare la decisione impugnata.
15 Durante l’udienza il Tribunale ha preso atto del fatto che la ricorrente ha precisato di non far valere l’art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 a sostegno del suo ricorso.
Sulla ricevibilità delle conclusioni della ricorrente nella parte in cui riguardano la conferma della decisione della divisione d’annullamento e la dichiarazione di nullità del marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC
16 Con il primo capo delle sue conclusioni la ricorrente chiede al Tribunale, oltre all’annullamento della decisione impugnata, di confermare la decisione della divisione d’annullamento e di dichiarare la nullità del marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
17 In proposito, è sufficiente constatare che il Tribunale non ha competenza a confermare una decisione della divisione d’annullamento, né a dichiarare la nullità di un marchio.
18 Inoltre, se tali domande devono essere intese nel senso che la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare all’UAMI di confermare la decisione della divisione d’annullamento e di dichiarare la nullità del marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l’UAMI è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere un’ingiunzione all’UAMI. Incombe, infatti, a quest’ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del Tribunale [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T‑331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II‑433, punto 33; 27 febbraio 2002, causa T‑34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II‑683, punto 12, e 3 luglio 2003, causa T‑129/01, Alejandro/UAMI – Anheuser‑Busch (BUDMEN), Racc. pag. II‑2251, punto 22]. Tali domande sono quindi irricevibili.
Sulla ricevibilità delle conclusioni dell’UAMI
19 Per quanto riguarda la posizione processuale dell’UAMI, occorre ricordare che, anche se l’UAMI non dispone della legittimazione attiva richiesta per impugnare una decisione di una commissione di ricorso, per converso non può essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a concludere necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione [sentenze del Tribunale 30 giugno 2004, causa T‑107/02, GE Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), Racc. pag. II‑1845, punto 34; 15 giugno 2005, causa T‑186/04, Spa Monopole/UAMI – Spaform (SPAFORM), Racc. pag. II‑2333, punto 20, e 25 ottobre 2005, causa T‑379/03, Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg), Racc. pag. II‑4633, punto 22]. Nulla impedisce all’UAMI di aderire ad una conclusione della ricorrente oppure di rimettersi semplicemente al prudente apprezzamento del Tribunale, presentando tutti gli argomenti che ritiene appropriati per fornire delucidazioni al Tribunale (sentenze BIOMATE, cit., punto 36, e Cloppenburg, cit., punto 22). Per contro, non può formulare conclusioni dirette all’annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso o presentare motivi non sollevati nel ricorso (sentenza Cloppenburg, cit., punto 22; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 12 ottobre 2004, causa C‑106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I‑9573, punto 34).
20 Ne consegue che il capo delle conclusioni dell’UAMI con cui quest’ultimo aderisce alle conclusioni della ricorrente nella parte in cui riguardano l’annullamento della decisione impugnata, in relazione all’erronea applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, dev’essere dichiarato ricevibile, dato che tale capo delle conclusioni e gli argomenti addotti a suo sostegno non esulano dall’ambito delle conclusioni e dei motivi addotti dalla ricorrente.
Nel merito
Argomenti delle parti
21 La ricorrente deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo verte sulla violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Il secondo motivo verte, in subordine, sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Il terzo motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione.
22 Per quanto riguarda il primo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che il suo marchio la PERLA è un marchio notorio e che esiste un preciso e concreto rischio di confusione con il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, tale confusione essendosi del resto già manifestata nella stampa specializzata. Essa aggiunge che, comunque, un simile rischio di confusione non è necessario, ma che è sufficiente che esista un nesso tra i marchi di cui trattasi. Inoltre, la ricorrente sostiene che l’espressione «la perla» contenuta nel marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC non è descrittiva per tutti i prodotti dell’interveniente e contesta il riferimento compiuto alle perle nella stessa forma di quella del suo marchio protetto. Essa sostiene che l’uso del marchio contestato può permettere al suo titolare di trarre indebitamente profitto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio ulteriore o di recare pregiudizio allo stesso e che tale uso deve quindi essere ritenuto senza giusto motivo.
23 L’UAMI sostiene gli argomenti della ricorrente. A suo giudizio, la commissione di ricorso non ha adeguatamente interpretato né applicato l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, omettendo ogni considerazione riguardo alla notorietà del marchio anteriore e negando categoricamente che tra i marchi di cui trattasi possa individuarsi un certo grado di somiglianza.
24 L’interveniente afferma che i marchi di cui trattasi non sono abbastanza simili perché il pubblico interessato possa stabilire un nesso tra i medesimi. Inoltre, non può trarsi alcun vantaggio ingiustificato dall’impiego di un’espressione che sarebbe assolutamente generica rispetto ai prodotti a cui si applica.
Giudizio del Tribunale
25 Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, «[i]n seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore [e] se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».
26 Così, l’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 presuppone, in primo luogo, l’identità o la somiglianza dei marchi di cui trattasi, in secondo luogo, l’esistenza della notorietà del marchio anteriore, in terzo luogo, l’esistenza di un rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio al medesimo. Poiché tali condizioni sono cumulative, l’assenza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile il disposto dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 [sentenza del Tribunale 25 maggio 2005, causa T‑67/04, Spa Monopole/UAMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Racc. pag. II‑1825, punto 30].
27 A tale proposito, il Tribunale anzitutto rileva che la decisione della divisione d’annullamento riguarda esclusivamente il marchio figurativo italiano la PERLA, registrato al n. 769 526, e che la commissione di ricorso non ha esaminato ulteriormente nella decisione impugnata gli altri marchi fatti valere dalla ricorrente. Pertanto, il Tribunale limiterà il suo esame esclusivamente a tale marchio. Inoltre, occorre constatare che il territorio pertinente ai fini dell’esame dell’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 è quello dell’Italia.
28 Nel caso di specie è opportuno esaminare anzitutto la condizione relativa alla notorietà.
Sulla notorietà del marchio anteriore
29 Nella decisione impugnata la commissione di ricorso non si è soffermata in particolare sulla notorietà del marchio anteriore la PERLA, ma ha ammesso la notorietà precedentemente accertata dalla divisione d’annullamento per quanto riguarda la biancheria intima e i costumi da bagno. L’UAMI ammette tale notorietà.
30 L’interveniente non contesta la notorietà del marchio anteriore la PERLA, ma ha affermato nel corso dell’udienza che tale notorietà esisteva solo per il marchio figurativo anteriore la PERLA considerato nel suo insieme, e cioè che essa comprende non solo l’espressione «la perla», ma altresì taluni elementi figurativi di tale marchio.
31 Pertanto, occorre rilevare che la notorietà del marchio anteriore la PERLA non è contestata in quanto tale e che non occorre quindi esaminare i vari documenti presentati dalla ricorrente nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI per provare la notorietà del suo marchio anteriore la PERLA.
32 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo all’importanza degli elementi figurativi, occorre constatare che tali elementi hanno un’importanza esclusivamente secondaria nell’ambito della valutazione della notorietà del marchio anteriore e che, di conseguenza, non possono assolutamente rimetterla in discussione.
33 Accertata in tal modo la notorietà del marchio anteriore, occorre esaminare se sia soddisfatta la condizione relativa all’identità o alla somiglianza dei marchi di cui trattasi.
Sull’identità o sulla somiglianza dei marchi di cui trattasi
34 In via preliminare, occorre ricordare che la tutela prevista dall’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra i marchi di cui trattasi tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra essi. È sufficiente che il grado di somiglianza tra tali marchi abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra essi (v., per analogia, sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C‑408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, Racc. pag. I‑12537, punto 31).
35 L’esistenza di un tale nesso, così come un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., per analogia, sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux, cit., punto 30). Quindi, siffatta valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o logica dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta da essi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v., per analogia, sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T‑292/01, Phillips‑Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II‑4335, punto 47, e giurisprudenza ivi citata].
36 Nel caso di specie occorre ricordare che i marchi da confrontare sono i seguenti:
|
NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC |
marchio anteriore | marchio comunitario |
37 La commissione di ricorso ha dichiarato che i marchi di cui trattasi non erano sufficientemente simili per poter accertare tra i due l’esistenza di un nesso ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Secondo la decisione impugnata, l’espressione «la perla» contenuta nel marchio comunitario NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC non adempie alcuna funzione distintiva, giacché richiama esclusivamente il materiale impiegato nella fabbricazione dei prodotti contraddistinti da tale marchio.
38 La ricorrente contesta tale valutazione della commissione di ricorso. Essa sottolinea che, oltre al fatto che tale circostanza non è provata, è difficile immaginare un uso possibile delle perle nel settore dell’orologeria.
39 Anche l’UAMI contesta la valutazione della commissione di ricorso dinanzi al Tribunale e considera che l’espressione «la perla» contenuta nel marchio comunitario NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC rende i segni di cui trattasi simili sotto i profili visivo, fonetico e logico.
40 L’interveniente, da parte sua, fa valere che il ruolo distintivo e dominante del termine «nimei» nonché il carattere puramente descrittivo dell’espressione che segue, e cioè «la perla modern classic», escludono l’esistenza di un grado sufficiente di somiglianza tra il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC e il marchio anteriore la PERLA e, di conseguenza, qualsiasi richio che il pubblico interessato possa stabilire un nesso tra questi due marchi.
41 Il Tribunale constata che il marchio anteriore è costituito dagli elementi verbali «la» e «perla», presentati in caratteri tipografici di fantasia, all’interno di una cornice ornamentale dal disegno floreale stilizzato. Occorre rilevare che gli elementi figurativi sono esclusivamente marginali nell’insieme del marchio anteriore. Contrariamente a quanto afferma l’interveniente, l’elemento dominante di tale marchio è costituito dai due elementi verbali «la» e «perla». Infatti, anche se l’elemento verbale «la» compare in caratteri più piccoli dell’elemento verbale «perla», questi due elementi sono associati l’uno all’altro in modo tale che non possono essere considerati separatamente, poiché essi costituiscono un’unica espressione («la perla») che possiede un carattere distintivo intrinseco.
42 Il marchio comunitario, a sua volta, è composto dagli elementi verbali «nimei», «la», «perla», «modern» e «classic». Occorre rilevare che l’elemento dominante del marchio anteriore la PERLA è quindi interamente contenuto nel marchio comunitario NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC. Occorre altresì constatare che gli elementi verbali «modern» e «classic» hanno un’importanza marginale, poiché sono meramente descrittivi, come sostengono l’UAMI e l’interveniente.
43 Per quanto riguarda l’elemento verbale «nimei» contenuto nel marchio comunitario, occorre ricordare che si tratta di un termine di fantasia.
44 In merito agli elementi verbali «la» e «perla» contenuti nel marchio comunitario, si deve rilevare che essi costituiscono anche un’espressione in tale marchio che, contrariamente a quanto afferma l’interveniente, non è esclusivamente descrittiva e sprovvista di carattere distintivo rispetto ai prodotti di cui trattasi. Infatti, come sottolineano giustamente la ricorrente e l’UAMI, l’interveniente aveva chiesto la registrazione per i prodotti della classe 14, e cioè «articoli di gioielleria, oreficeria ed orologeria; metalli preziosi; perle; pietre preziose», che possono anche comprendere prodotti diversi dai gioielli realizzati con perle, per esempio gioielli o orologi realizzati con qualsiasi materiale o anche qualsiasi altro prodotto realizzato con diversi metalli preziosi.
45 Occorre quindi dichiarare, come ha fatto l’UAMI, che l’espressione «la perla» ha la stessa importanza dell’elemento verbale «nimei» sul piano visivo, contrariamente a quanto sostiene l’interveniente.
46 Quindi, poiché l’elemento dominante del marchio anteriore è interamente contenuto nel marchio comunitario, né la differenza legata all’aggiunta dell’elemento verbale «nimei» all’inizio del marchio comunitario né l’aggiunta degli elementi verbali «modern» e «classic» alla fine di tale marchio sono sufficientemente rilevanti per poter escludere una certa somiglianza visiva originata dalla coincidenza di una parte importante del marchio comunitario, vale a dire l’espressione «la perla» [v., in tale senso, sentenza del Tribunale 21 aprile 2005, causa T‑164/03, Ampafrance/UAMI – Johnson & Johnson (monBebé), Racc. pag. II‑1401, punto 60].
47 Per quanto riguarda la somiglianza fonetica, tenuto conto della presenza dell’espressione «la perla» nel marchio anteriore come nel marchio comunitario, i marchi di cui trattasi presentano anche una certa somiglianza sotto tale punto di vista. Contrariamente a quanto sostiene l’interveniente, né la differenza collegata all’aggiunta dell’elemento verbale «nimei» all’inizio del marchio comunitario, né l’aggiunta degli elementi verbali puramente descrittivi «modern» e «classic» alla fine di tale marchio rimettono in discussione l’esistenza di una certa somiglianza fonetica, poiché i due marchi hanno un elemento dominante in comune.
48 Per quanto riguarda il confronto dei marchi di cui trattasi sul piano logico, occorre rilevare che esiste anche in questo caso una somiglianza tra essi. Infatti, i due marchi contengono l’espressione «la perla», che ha un contenuto logico chiaro per il pubblico italiano, poiché significa «la perle» in lingua italiana. Invece l’elemento verbale «nimei» non ha un significato evidente per il pubblico italiano. Pertanto, l’elemento verbale «nimei» non può essere considerato come l’elemento dominante del marchio comunitario sul piano logico. A tale proposito non è pertinente l’argomento dell’interveniente secondo cui l’espressione «la perla» è descrittiva delle caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio comunitario, il che le conferirebbe un carattere secondario all’interno del marchio comunitario. Infatti, tale circostanza non modifica il contenuto logico del detto marchio.
49 In ogni caso, come è già stato rilevato in precedenza, poiché il marchio comunitario è stato registrato anche per prodotti che non sono fabbricati a partire da perle, tale termine non è affatto descrittivo per siffatti prodotti. L’espressione «la perla» costituisce quindi un elemento importante nel marchio comunitario. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l’interveniente, neanche la circostanza che nel marchio anteriore l’espressione «la perla» non abbia carattere descrittivo per i prodotti contrassegnati da tale marchio modifica il suo contenuto logico.
50 Per quanto riguarda i termini «modern» e «classic», occorre rilevare che essi costituiscono esclusivamente aggettivi che qualificano l’espressione «la perla». Essi sono quindi gli elementi meno caratteristici del marchio comunitario e non possono pertanto modificarne il contenuto logico essenziale.
51 Da quanto precede risulta che esiste un certo grado di somiglianza tra il marchio la PERLA e il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC. Inoltre, come fa giustamente osservare l’UAMI, occorre rilevare che i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore e quelli contrassegnati dal marchio comunitario appartengono a segmenti di mercato vicini, vale a dire la bigiotteria e l’abbigliamento femminile. Contrariamente a quanto afferma l’interveniente, nelle circostanze del caso di specie, tale somiglianza è quindi sufficiente perché il pubblico italiano possa stabilire un nesso tra questi due marchi, quale quello richiesto per l’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, ricordando in proposito che a tal fine non è necessario un rischio di confusione.
52 Di conseguenza, la commissione di ricorso è incorsa in un errore dichiarando che i marchi di cui trattasi non sono abbastanza simili per potere stabilire tra essi un nesso quale quello richiesto ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
53 Quindi, si deve accogliere il primo motivo della ricorrente e annullare la decisione impugnata, senza che il Tribunale si sostituisca all’UAMI nella valutazione circa la condizione relativa all’uso senza giusto motivo, che deve essere effettuata dall’UAMI. In tali circostanze non occorre esaminare gli altri motivi della ricorrente.
Sulle spese
54 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
55 Nella fattispecie, l’interveniente è risultata soccombente in quanto si deve annullare la decisione impugnata, conformemente alle conclusioni in tal senso della ricorrente. Anche l’UAMI è risultato soccombente, in quanto la decisione impugnata è annullata, e ciò sebbene abbia peraltro sostenuto parzialmente le conclusioni della ricorrente. Tuttavia, la ricorrente non ha chiesto che l’UAMI sia condannato alle spese.
56 Infatti, la ricorrente ha chiesto che l’interveniente sia condannata alle spese dell’insieme del procedimento, compreso il procedimento dinanzi alla divisione d’annullamento e alla commissione di ricorso. A tale proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 136, n. 2, del regolamento di procedura, «le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso (…) sono considerate spese ripetibili». Ne risulta che le spese sostenute per il procedimento di annullamento dinanzi alla divisione d’annullamento non possono essere considerate spese ripetibili. Pertanto, le conclusioni della ricorrente dirette ad ottenere la condanna dell’interveniente alle spese devono essere dichiarate irricevibili per la parte relativa alle spese sostenute dinanzi alla divisione d’annullamento.
57 In tali circostanze, si deve condannare l’interveniente a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della ricorrente. La ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese e l’UAMI sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 gennaio 2005 (procedimento R 537/2004‑1) è annullata.
2) L’interveniente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della ricorrente.
3) La ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese.
4) L’UAMI sopporterà le proprie spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 maggio 2007.
Il cancelliere | | Il presidente |