ÜLDKOHTU OTSUS (kuues koda)
28. juuni 2012(*)
Ühenduse kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ühenduse kujutismärk B. Antonio Basile 1952 – Varasem siseriiklik sõnamärk BASILE – Suhteline keeldumispõhjus – Õiguse lõppemine nõustumise tõttu – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 53 lõige 2 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 54 lõige 2) – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõige 1 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 1)
Kohtuasjas T‑133/09,
I Marchi Italiani Srl, asukoht Napoli (Itaalia),
Antonio Basile, elukoht Giugliano in Campania (Itaalia),
esindajad: advokaadid G. Militerni, L. Militerni ja F. Gimmelli,
hagejad,
versus
Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindajad: A. Sempio ja hiljem P. Bullock,
kostja,
teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus oli
Osra SA, asukoht Rovereta (San Marino), esindajad: advokaadid A. Masetti Zannini de Concina, R. Cartella ja G. Petrocchi,
mille ese on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 9. jaanuari 2009. aasta otsuse (asi R 502/2008‑2) peale, mis käsitleb Osra SA ja I Marchi Italiani Srl‑i vahelist kaubamärgi kehtetuks tunnistamise menetlust,
ÜLDKOHUS (kuues koda),
koosseisus: koja esimees H. Kanninen, kohtunikud N. Wahl ja S. Soldevila Fragoso (ettekandja),
kohtusekretär: ametnik C. Heeren,
arvestades 27. märtsil 2009 Üldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,
arvestades 8. septembril 2009 Üldkohtu kantseleisse saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti kostja vastust,
arvestades 27. augustil 2009 Üldkohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja seisukohti,
arvestades 14. oktoobri 2009. aasta otsust, millega keelduti andmast luba repliigi esitamiseks,
arvestades Üldkohtu kodade koosseisu muutmist,
arvestades 8. märtsi 2012. aasta kohtuistungil esitatut,
on teinud järgmise
otsuse
Vaidluse taust
1 Teine hageja Antonio Basile, kes tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana nimetuse B. Antonio Basile 1952 all, esitas 14. jaanuaril 2000 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”) vastavalt nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrusele (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) (asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1)) ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.
2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on järgmine kujutismärk:
3 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 14, 18 ja 25.
4 Ühenduse kaubamärk B. Antonio Basile 1952 registreeriti 27. aprillil 2001 numbri 1 462 555 all.
5 Menetlusse astuja Osra SA esitas 21. aprillil 2006 määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 1 punkti a ja artikli 8 lõike 1 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkt a ja artikli 8 lõige 1) alusel klassi 25 kuuluvate kaupade osas kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse, mis tugines järgmistele kaubamärkidele:
– Itaalia sõnamärk BASILE, registreeritud 7. märtsil 1995 nr 738 901 all (edaspidi „varasem kaubamärk”);
– sõnamärgi BASILE rahvusvaheline registreering R413 396 B 13. jaanuarist 1995 (edaspidi „varasem rahvusvaheline registreering”).
6 Kaubad, mille jaoks varasem kaubamärk ja varasem rahvusvaheline registreering on registreeritud, kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 25 ja vastavad järgmisele kirjeldusele: „Kangast, nahast, kootud või muud ülerõivad meestele, nagu jakid, püksid, sealhulgas teksapüksid, särgid, lühikeste varrukatega särgid, T‑särgid, spordisärgid, džemprid, pluusid, palitud, veekindlad rõivad, mantlid, ülikonnad, ujumisriided, hommikumantlid”.
7 Ühenduse kaubamärk anti osaliselt üle esimesele hagejale I Marchi Italiani Srl‑ile. Üleandmise tulemusel loodi kõnealusele äriühingule jagatud registreering nr 5 274 121 (edaspidi „vaidlustatud kaubamärk”) klassi 25 kuuluvate järgmiste kaupade jaoks: „Särgid, trikookaubad, ülerõivad meestele, naistele ja lastele, välja arvatud nahkrõivad, lipsud, aluspesu, jalatsid, kübarad, sokid, ehisvööd meestele, naistele ja lastele”.
8 Ühtlustamisamet teatas 2. novembril 2006 menetlusse astujale, et tema esitatud kehtetuks tunnistamise taotlust laiendati ka kõnealusele jagatud registreeringule.
9 Tühistamisosakond rahuldas 21. jaanuaril 2008 kehtetuks tunnistamise taotluse ning esimene hageja esitas ühtlustamisametile selle otsuse peale 18. märtsil 2008 kaebuse.
10 Ühtlustamisameti teine apellatsioonikoda jättis 9. jaanuari 2009. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) kaebuse rahuldamata, kuna ta leidis esiteks, et õiguse lõppemine nõustumise tõttu ei kuulu kohaldamisele, sest viieaastane tähtaeg ei ole möödunud, teiseks, et vastandatud kaubamärkide kooseksisteerimine Itaalias ei ole tõendatud, ning kolmandaks, et esineb vaidlustatud kaubamärgi ja varasema kaubamärgi segiajamise tõenäosus, kuna esiteks on kõnealuste kaubamärkidega hõlmatud kaubad identsed või samalaadsed ning teiseks on vastandatud kaubamärgid visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased.
Poolte nõuded
11 Hagejad paluvad Üldkohtul:
– tühistada vaidlustatud otsus;
– tunnistada kaubamärgi B. Antonio Basile 1952 registreering kehtivaks ja toimivaks;
– mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.
12 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad Üldkohtul:
– jätta hagi rahuldamata;
– mõista kohtukulud välja hagejatelt.
13 Kohtuistungil teatas esimene hageja, et loobub oma teisest nõudest, ning selle kohta tehti märge kohtuistungi protokolli. Ühtlasi loobus kohtuistungil teine hageja, kes ei olnud apellatsioonikoja menetluse pool, vaidlustatud otsuse peale esitatud hagist.
Õiguslik käsitlus
Esimest korda Üldkohtus esitatud argumentide ja dokumentide vastuvõetavus
14 Esimene hageja väidab esiteks, et perekonnanime Basile on Itaalias palju registreeritud, ning teiseks, et vaidlustatud kaubamärk on selgelt üldtuntud ja mainekas ning et selle eitamine oleks „vastuolus tolerantsuse ja hea usuga, mis on üldpõhimõtted, mis peaksid kehtima mis tahes kaubandussuhtes”.
15 Ühtlustamisamet väidab, et Itaalias perekonnanime Basile registreerimist, vaidlustatud kaubamärgi mainet ning hea usu põhimõtte rikkumist käsitlevad argumendid, nagu ka hagiavalduse lisades nr 7, 13, 14 ja 15 sisalduvad dokumendid esitati Üldkohtus esimest korda ning need on seega vastuvõetamatud.
16 Üldkohtu kodukorra artikli 135 lõike 4 kohaselt ei või poolte avaldused muuta apellatsioonikoja menetluses olnud vaidluse eset. Käesolevas menetluses on Üldkohtu ülesanne nimelt kontrollida apellatsioonikoja otsuse seaduslikkust. Järelikult ei saa Üldkohtu teostatav kontroll minna kaugemale apellatsioonikoja käsitletud faktilisest ja õiguslikust raamistikust (Üldkohtu 22. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T‑66/03: „Drie Mollen sinds 1818” vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Nabeiro Silveria (Galáxia), EKL 2004, lk II‑1765, punkt 45). Samuti ei ole hagejal õigust muuta Üldkohtu menetluses vaidluse sisu, mis tuleneb tema ja menetlusse astuja nõuetest ja väidetest (Euroopa Kohtu 26. aprilli 2007. aasta otsus kohtuasjas C‑412/05 P: Alcon vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2007, lk I‑3569, punkt 43, ja 18. detsembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C‑16/06 P: Les Éditions Albert René vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2008, lk I‑10053, punkt 122).
17 Käesolevas asjas ilmneb toimiku analüüsimisel, et argumente, mis puudutavad asjaolu, et perekonnanime Basile on palju kaubamärgina registreeritud, vaidlustatud kaubamärgi mainet ja hea usu põhimõtte rikkumist, apellatsioonikojas ei esitatud. Hagiavalduse läbivaatamisel ilmneb siiski, et perekonnanime Basile paljusid registreeringuid käsitlev argument on seotud kõnealuse nime eristusvõime puudumist käsitlevate argumentidega. Nendega soovitakse aga vaidlustada vastandatud tähiste segiajamise tõenäosust ning need esitati apellatsioonikojas. Järelikult on kõnealuse argumendi näol tegemist apellatsioonikojale esitatud kaebuses sisalduva väite laiendusega ning seda tuleb pidada vastuvõetavaks (vt selle kohta eespool punktis 16 viidatud kohtuotsus Alcon vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 40). Seevastu vaidlustatud kaubamärgi mainet ja hea usu põhimõtte rikkumist puudutavad argumendid ei ole kuidagi seotud vaidluse sisuga, mis tuleneb apellatsioonikojas esimese hageja ja menetlusse astuja esitatud nõuetest ja väidetest. Seega tuleb neid pidada vastuvõetamatuks.
18 Lisaks, isegi kui oletada, et esimese hageja argumenti vaidlustatud kaubamärgi maine kohta võiks tõlgendada nii, et sellega soovitakse segiajamise tõenäosuse hindamise raames tõendada kõnealuse kaubamärgi suurt eristusvõimet, tuleb märkida, et kohtupraktika kohaselt on tähise suur eristusvõime asjakohane varasema kaubamärgi puhul, mitte aga hilisema kaubamärgi puhul (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C‑251/95: SABEL, EKL 1997, lk I‑6191, punkt 24; 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C‑39/97: Canon, EKL 1998, lk I‑5507, punkt 18, ja 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C‑342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I‑3819, punkt 20). Seetõttu ei kuulu hilisema kaubamärgi maine õigusküsimuste hulka, mida tuleb tingimata analüüsida poolte esitatud väidete ja nõuete suhtes määruse nr 40/94 kohaldamisel. Kuna vaidlustatud kaubamärgi maine küsimus on õigusküsimus, mida ühtlustamisameti talitustele varem ei esitatud ja mida ei ole vaja poolte esitatud väidete ja nõuete suhtes määruse nr 40/94 nõuetekohase kohaldamise tagamiseks analüüsida, ei saa see mõjutada suhtelise keeldumispõhjuse kohaldamist puudutava vaidlustatud otsuse õiguspärasust, kuna see ei kuulu apellatsioonikojas käsitletud vaidluse õiguslikku raamistikku. Järelikult tuleb seda argumenti pidada vastuvõetamatuks (vt selle kohta Üldkohtu 1. veebruari 2005. aasta otsus kohtuasjas T‑57/03: SPAG vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Dann ja Backer (HOOLIGAN), EKL 2005, lk II‑287, punkt 22).
19 Mis puudutab hagiavalduse lisasid, mis esitati esimest korda Üldkohtus, siis neid ei saa arvesse võtta. Üldkohtule esitatud hagi eesmärk on nimelt ühtlustamisameti apellatsioonikodade otsuste seaduslikkuse kontrollimine määruse nr 40/94 artikli 63 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 65) tähenduses, mistõttu ei ole Üldkohtu ülesanne faktilisi asjaolusid esimest korda selles kohtus esitatud dokumente silmas pidades uuesti analüüsida. Seega tuleb nimetatud dokumendid tähelepanuta jätta, ilma et oleks tarvis kontrollida nende tõenduslikku jõudu (vt selle kohta Üldkohtu 24. novembri 2005. aasta otsus kohtuasjas T‑346/04: Sadas vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), EKL 2005, lk II‑4891, punkt 19 ja seal viidatud kohtupraktika).
Taotlus lubada tunnistajatel ütlusi anda
20 Esimene hageja palub luba tunnistajatel ütlusi anda, et eelkõige tõendada Itaalias rahumeelselt kooseksisteerivate vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosuse puudumist ning vaidlustatud kaubamärgi siseriiklikku ja rahvusvahelist tuntust.
21 Ühtlustamisamet leiab, et see taotlus ei ole põhjendatud, kuna esiteks ei ole esimene hageja esitanud argumente kõnealuste kaubamärkide kooseksisteerimise ja seega segiajamise tõenäosuse puudumise kohta ning teiseks ei ole täpsustatud nende isikute pädevust, kellel soovitakse lasta ütlusi anda.
22 Käesoleval juhul tuleb tõepoolest tõdeda, et esimene hageja ei esitanud oma kirjalikes dokumentides ühtegi argumenti, et kummutada vaidlustatud otsuse punktis 20 sisalduvad apellatsioonikoja järeldused, mis puudutavad vastandatud kaubamärkide kooseksisteerimist Itaalia turul ja mille kohaselt hageja ei ole tõendanud, et menetlusse astuja nõustub kõnealuste kaubamärkide kooseksisteerimisega Itaalia turul, ega järelikult ka seda, et asjaomase avalikkuse seisukohast puudub segiajamise tõenäosus selle tulemusel, et kõnealust avalikkust on aastate vältel õpetatud kaubamärke tajuma erinevate ettevõtjate eristavate tähistena. Ta piirdus hagiavalduses palvega, et tunnistajatel lubataks ütlusi anda tõendamaks, et vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosus puudub ning et kõnealused kaubamärgid eksisteerivad Itaalia turul rahumeelselt koos.
23 Selles suhtes tuleb esiteks märkida, et kuna esimene hageja ei esitanud hagiavalduses ühtegi täiendavat argumenti, et vaidlustada apellatsioonikoja järeldusi vastandatud kaubamärkide kooseksisteerimise kohta, ei osutu taotlus lubada tunnistajatel kõnealuse kooseksisteerimise tõendamiseks ütlusi anda põhjendatuks. Teiseks tuleb meenutada, et ta ei saa väita, et ta täiendab Üldkohtus tõendeid, mis ta esitas haldusmenetluses selle kooseksisteerimise tõendamiseks. Nagu nähtub eespool punktis 19 viidatud kohtupraktikast, on Üldkohtule esitatud hagi eesmärk ühtlustamisameti apellatsioonikodade otsuste seaduslikkuse kontrollimine määruse nr 40/94 artikli 63 tähenduses, mistõttu ei ole Üldkohtu ülesanne faktilisi asjaolusid esimest korda selles kohtus esitatud tõendeid silmas pidades uuesti analüüsida. Seetõttu tuleb jätta rahuldamata esimese hageja taotlus lubada tunnistajatel ütlusi anda.
24 Kõnealune hageja palub lisaks lubada tunnistajatel ütlusi anda selleks, et tõendada esiteks vaidlustatud kaubamärgi pidevat ja katkematut kasutamist siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, teiseks tegevusi, mida teise hageja ettevõte oli arendanud alates 1970. aastast, kasutades selleks erinevaid kaubamärke, sealhulgas alates 1998. aastast vaidlustatud kaubamärki, ning kolmandaks vaidlustatud kaubamärki kandvate kaupade tuntust nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel turul.
25 Sisuliselt näib, et taotluse lubada tunnistajatel ütlusi anda eesmärk on tõendada vaidlustatud kaubamärgi mainet ja üldtuntust. Nagu nähtub eespool punktidest 17 ja 18, on see argument siiski vastuvõetamatu ning seetõttu tuleb kõnealune taotlus jätta rahuldamata.
26 Isegi kui oletada, et esimene hageja oleks soovinud oma taotlusega lubada tunnistajatel ütlusi anda tõendada asjaolu, et varasema kaubamärgi omanik oli teadlik vaidlustatud kaubamärgi kasutamisest turul ning seega õiguse lõppemisest nõustumise tõttu, tuleb see taotlus jätta rahuldamata. Nagu nähtub allpool punktist 32, on vaidlustatud kaubamärgi asjakohane kasutamine turul see, mis järgneb kõnealuse kaubamärgi registreerimisele. Arvestades, et registreerimise kuupäevast kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäevani oli möödunud vähem kui viis aastat, ei ole taotlus lubada tunnistajatel vaidlustatud kaubamärgi turul kasutamise tõendamiseks ütlusi anda asjakohane.
Põhiküsimus
27 Esimene hageja esitab oma hagi põhjendamiseks sisuliselt kaks väidet, millest esimene käsitleb määruse nr 40/94 artikli 53 lõike 2 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 54 lõige 2) rikkumist ning teine sama määruse artikli 52 lõike 1 punkti a ja artikli 8 lõike 1 rikkumist.
Esimene väide, et on rikutud määruse nr 40/94 artikli 53 lõiget 2
28 Esimene hageja väidab, et kehtetuks tunnistamise taotlus esitati pärast seda, kui oli möödunud viieaastane tähtaeg, mida arvutatakse alates vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlusest.
29 Määruse nr 40/94 artikli 53 lõikes 2 on ette nähtud, et kui varasema siseriikliku kaubamärgi omanik on viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud hilisema ühenduse kaubamärgi kasutamisega liikmesriigis, kus on registreeritud varasem kaubamärk, olles sellisest kasutamisest teadlik, ei ole tal enam õigust taotleda hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist ega vaidlustada hilisema kaubamärgi kasutamist, kui hilisema kaubamärgi registreerimist ei taotletud pahauskselt.
30 Käesoleval juhul registreeriti vaidlustatud kaubamärk 27. aprillil 2001 ja menetlusse astuja esitas kehtetuks tunnistamise taotluse 21. aprillil 2006 ehk vähem kui viis aastat pärast registreerimise kuupäeva. Sellegipoolest väidab esimene hageja, et kuupäev, millest alates tuleb viieaastast tähtaega arvutada, on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäev ehk 14. jaanuar 2000.
31 Kohtupraktika kohaselt peab selleks, et hakkaks kulgema varasema kaubamärgiga identse või segiaetavalt sarnase hilisema kaubamärgi kasutamisega nõustumisest tulenev õigust lõpetav tähtaeg, olema täidetud neli tingimust. Esiteks peab hilisem kaubamärk olema registreeritud, teiseks peab selle omanik olema kaubamärki taotlenud heas usus, kolmandaks peab seda olema kasutatud liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud, ning lõpuks neljandaks peab varasema kaubamärgi omanik olema teadlik hilisema kaubamärgi kasutamisest pärast selle registreerimist (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C‑482/09: Budějovický Budvar, EKL 2011, lk I‑8701, punktid 54 ja 56–58).
32 Vastupidi esimese hageja väidetele ei hakka õigust lõpetav tähtaeg kulgema hilisema ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevast. Kuigi see kuupäev on asjakohane lähtepunkt, kui kohaldatakse muid määruse nr 40/94 sätteid, nagu selle määruse artikli 51 lõike 1 punkti a ja artikli 8 lõiget 2 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a ja artikli 8 lõige 2), mille eesmärk on kehtestada vastandatud kaubamärkide ajutine prioriteetsus, ei ole see kuupäev asjakohane, kui tegemist on määruse nr 40/94 artikli 53 lõikes 2 ette nähtud õigust lõpetava tähtaja lähtepunkti kindlakstegemisega. Määruse nr 40/94 artikli 53 lõike 2 eesmärk on nimelt karistada varasemate kaubamärkide omanikke, kes on nõustunud hilisema ühenduse kaubamärgi kasutamisega viie järjestikuse aasta vältel, olles sellisest kasutamisest teadlik, sellega, et nad kaotavad õiguse esitada selle kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse või vastulause, mistõttu võib kõnealune kaubamärk seega varasema kaubamärgiga koos eksisteerida. Alates hetkest, mil varasema kaubamärgi omanik saab teada hilisema ühenduse kaubamärgi kasutamisest, on tal võimalik sellega mitte nõustuda ning seega vaidlustada hilisema kaubamärgi kasutamist või taotleda selle kehtetuks tunnistamist. Ei saa järeldada, et varasema kaubamärgi omanik on hilisema ühenduse kaubamärgi kasutamisest teadasaamisel nõustunud selle kasutamisega, kui tal ei ole olnud võimalust selle kasutamist vaidlustada ega selle kehtetuks tunnistamist taotleda (vt analoogia alusel eespool punktis 31 viidatud kohtuotsus Budějovický Budvar, punktid 44–50).
33 Määruse nr 40/94 artikli 53 lõike 2 teleoloogilisel tõlgendamisel ilmneb, et õigust lõpetava tähtaja lähtepunkti arvutamiseks asjakohane kuupäev on selle kaubamärgi kasutamisest teadasaamise kuupäev. See kuupäev saab olla ainult hilisem kui kaubamärgi registreerimine ehk hetk, millest alates on omandatud õigus ühenduse kaubamärgile (vt määruse nr 40/94 põhjendus 7), ning kõnealust kaubamärki kasutatakse turul registreeritud kaubamärgina, mistõttu võivad kolmandad isikud selle kasutamisest teada saada. Seetõttu hakkab nõustumisest tulenev õigust lõpetav tähtaeg vastupidi esimese hageja väidetele kulgema alates hetkest, mil varasema kaubamärgi omanik sai teada hilisema ühenduse kaubamärgi kasutamisest pärast selle registreerimist, mitte alates ühenduse kaubamärgi taotluse esitamise hetkest.
34 Käesolevas asjas ei ole esimene hageja esitanud teavet, mis võimaldaks kindlaks teha, millisest hetkest alates oli menetlusse astuja teadlik vaidlustatud kaubamärgi kasutamisest pärast selle registreerimist. Esimene hageja piirdus väitega, et vaidlustatud kaubamärki on Itaalias kasutatud enam kui viie aasta vältel ning et menetlusse astuja oleks pidanud olema sellest kasutamisest teadlik. Sellegipoolest, nagu eespool punktis 30 tõdeti, kulus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kuupäevast kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäevani vähem kui viis aastat, kuivõrd selle kaubamärgi kasutamine enne registreerimise kuupäeva ei ole asjakohane, kuna see ei olnud veel registreeritud.
35 Kõike eespool esitatut silmas pidades tuleb esimene väide tagasi lükata.
Teine väide, et on rikutud määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 1 punkti a ja artikli 8 lõiget 1
36 Sisuliselt vaidlustab esimene hageja vaidlustatud otsuse esiteks varasema kaubamärgi ja vaidlustatud kaubamärgi visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas ning teiseks mõlemas kaubamärgis sisalduva perekonnanime Basile eristusvõime osas.
37 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) kohaselt ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamärki, kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada. Segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärki seostatakse varasema kaubamärgiga.
38 Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale kujutab segiajamise tõenäosus endast ohtu, et avalikkus võib arvata, et asjaomased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Sama kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgselt, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ja kaupu või teenuseid tajub, ning pidades silmas kõiki antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige tähiste sarnasuse ning nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust (vt Üldkohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T‑162/01: Laboratorios RTB vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, lk II‑2821, punktid 30–33 ja seal viidatud kohtupraktika).
39 Käesolevas asjas ei vaidlusta esimene hageja asjaomase avalikkuse määratlust ega vastandatud kaubamärkidega tähistatavate kaupade identsust ja samalaadsust, millega tuleb pealegi nõustuda.
40 Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine peab vastandatud tähiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas rajanema neist jääval tervikmuljel, võttes eelkõige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi. Segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Selles osas tuleb märkida, et keskmine tarbija tajub tavaliselt kaubamärki kui tervikut ega uuri selle eri detaile) (vt Euroopa Kohtu 12. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas C‑334/05 P: Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Shaker, EKL 2007, lk I‑4529, punkt 35 ja seal viidatud kohtupraktika).
41 Kohtupraktika kohaselt on kaks kaubamärki sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühe või mitme asjakohase aspekti ehk visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse aspekti osas vähemalt osaliselt samased (Üldkohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T‑6/01: Matratzen Concord vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002, lk II‑4335, punkt 30, ja 10. septembri 2008. aasta otsus kohtuasjas T‑325/06: Boston Scientific vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Terumo (CAPIO), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 89).
42 Kahe kaubamärgi sarnasuse hindamine ei saa piirduda sellega, et arvesse võetakse ainult ühte mitmeosalise kaubamärgi koostisosa ja võrreldakse seda teise kaubamärgiga. Vastupidi, võrdlemisel tuleb uurida iga kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase avalikkuse mälus tekkinud tervikmuljes võib teatud asjaoludel domineerida üks või mitu selle koostisosa (vt eespool punktis 40 viidatud kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Shaker, punkt 41 ja seal viidatud kohtupraktika). Üksnes siis, kui kaubamärgi kõik teised koostisosad on tähtsusetud, võib hinnata sarnasust ainult domineeriva osa põhjal (eespool punktis 40 viidatud Euroopa Kohtu otsus Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Shaker, punkt 42, ja 20. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C‑193/06 P: Nestlé vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 42). Sellise juhtumiga võib olla tegemist siis, kui nimetatud koostisosa võib asjaomase avalikkuse mällu jäänud kaubamärgi kujutises üksi domineerima hakata, mistõttu selle kaubamärgi kõik teised koostisosad on selle tervikmuljes tähtsusetud (eespool viidatud kohtuotsus Nestlé vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 43).
43 Selleks et teha kindlaks vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosus, tuleb käesolevas asjas analüüsida esiteks perekonnanime Basile eristusvõimet ja teiseks vastandatud kaubamärkide sarnasust.
– Perekonnanime Basile eristusvõime
44 Apellatsioonikoja leidis vaidlustatud otsuse punktis 31, et vähemalt Itaalias on kaubamärgis esinev perekonnanimi tarbijate jaoks üldjuhul suurema eristusvõimega kui eesnimi, ning järeldas vaidlustatud otsuse punktis 32, et perekonnanimel Basile on suurem eristusvõime kui eesnimel Antonio.
45 Kohtupraktikast tuleneb tõepoolest, et Itaalia tarbija jaoks on asjaomastes kaubamärkides esinev perekonnanimi üldjuhul suurema eristusvõimega kui eesnimi (Üldkohtu 1. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas T‑185/03: Fusco vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Fusco International (ENZO FUSCO), EKL 2005, lk II‑715, punkt 54).
46 Nagu kohtupraktikast samuti nähtub, ei saa seda kogemusel põhinevat reeglit kohaldada automaatselt, võtmata arvesse konkreetset juhtumit iseloomustavaid iseärasusi (Üldkohtu 12. juuli 2006. aasta otsus kohtuasjas T‑97/05: Rossi vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Marcorossi (MARCOROSSI), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 45). Selles suhtes on Euroopa Kohus täpsustanud, et tuleb arvesse võtta eelkõige seda, kas asjaomane perekonnanimi on vähe või vastupidi laialdaselt levinud, mis mõjutab selle eristusvõimet, ning samuti selle isiku võimalikku üldtuntust, kes taotleb oma ees‑ ja perekonnanime koos registreerimist kaubamärgina (Euroopa Kohtu 24. juuni 2010. aasta otsus kohtuasjas C‑51/09 P: Becker vs. Harman International Industries, EKL 2010, lk I‑5805, punktid 36 ja 37).
47 Käesoleval juhul kinnitas apellatsioonikoda esiteks vaidlustatud otsuse punktis 24 ühelt poolt, et ei ole tõendatud, et perekonnanimi Basile on Itaalias väga levinud, ning teiselt poolt, et kõnealune perekonnanimi ei ole üks levinumaid sellel territooriumil. Esimene hageja vaidleb nendele seisukohtadele vastu, ilma et ta siiski esitaks ühtegi tõendit vastupidise kohta. Selle perekonnanime eristusvõime kahtluse alla seadmiseks kinnitab ta lisaks, et seda on palju registreeritud. Sellegipoolest ei kinnita miski toimikus seda fakti, kuivõrd esimest korda Üldkohtus selle kohta esitatud tõendid loeti vastuvõetamatuks (vt eespool punkt 19). Pealegi ei vaidlusta esimene hageja vaidlustatud otsuse punktis 32 sisalduvat apellatsioonikoja hinnangut, mille kohaselt vaidlustatud kaubamärgis perekonnanimele Basile eelnev eesnimi Antonio on Itaalias väga levinud.
48 Teiseks ei esitanud esimene hageja vaatamata nendele väidetele ka ühtegi tõendit selle kohta, et eesnimi Antonio ja perekonnanimi Basile koos tähistavad isikut, kes on vähemalt Itaalias üldtuntud, ning et seda tervikut tajub tarbija seega kõnealust isikut tähistavast eesnimest ja perekonnanimest koosneva kaubamärgina, mitte perekonnanimena Basile, millele on lisatud teatud osad, eelkõige eesnimi Antonio.
49 Järelikult leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 32 õigesti, et vaidlustatud kaubamärgis on perekonnanimi Basile suurema eristusvõimega kui eesnimi Antonio.
– Vastandatud kaubamärkide sarnasus
50 Apellatsioonikoda asus vaidlustatud otsuse punktis 30 seisukohale, et vastandatud kaubamärgid on esiteks visuaalselt ja foneetiliselt teataval määral sarnased ning teiseks nende osa „basile” silmas pidades kontseptuaalselt sarnased. Selles suhtes võttis ta arvesse kõnealuse osa tugevat eristusvõimet ning asjaolu, et perekonnanimena säilib sellel vaidlustatud kaubamärgis iseseisev eristav tähendus (vaidlustatud otsuse punktid 32 ja 33).
51 Esimene hageja on seisukohal, et vastandatud kaubamärkide sarnasus on vähene, kuna esiteks puudub ühisosal „basile” eristusvõime ning teiseks on nende kaubamärkide ülesehitus, pikkus ja graafilised osad erinevad. Ta väidab selles suhtes, et vaidlustatud kaubamärgis eelneb perekonnanimele Basile stiliseeritud suurtäht „B”, millel on tugev eristusvõime, ja eesnimi Antonio ning sellele järgneb osa „1952”, mis viitab aastale.
52 Tuleb tõdeda, et osa „basile” sisaldub mõlemas vastandatud kaubamärgis, et see on varasema kaubamärgi ainus osa ning et nagu nähtub eespool punktist 49, on selle eristusvõime tugevam kui osal „antonio”, mis vaidlustatud kaubamärgis sellele osale eelneb.
53 Vastupidi apellatsioonikoja järeldusele vaidlustatud otsuse punktis 33 ei säili osal „basile” vaidlustatud kaubamärgis siiski perekonnanimena iseseisvat eristavat tähendust. Nimelt kohtupraktika kohaselt ei säilita perekonnanimi alati iseseisvat eristavat tähendust ainuüksi põhjusel, et seda tajutakse perekonnanimena. Selle tähenduse tuvastamine saab põhineda üksnes kõigi konkreetse juhtumi asjakohaste tegurite uurimisel (eespool punktis 46 viidatud kohtuotsus Becker vs. Harman International Industries, punkt 38), mida apellatsioonikoda aga käesoleval juhul ei teinud.
54 Apellatsioonikoja selline hindamisviga ei too siiski kaasa vaidlustatud otsuse õigusvastasust.
55 Seega tuleb asuda seisukohale, et vastandatud kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt teataval määral sarnased tulenevalt osast „basile”, mis vaidlustatud otsuse punkti 30 kohaselt on vaidlustatud kaubamärgi kõige iseloomulikum osa. Vastupidi esimese hageja väidetele ei ole vastandatud kaubamärkide erineva ülesehituse ja pikkusega seotud erinevused ning vaidlustatud kaubamärki graafiliste osade lisamine selle järelduse ümberlükkamiseks piisavad.
56 Nimelt visuaalselt ei ole stiliseeritud suurtäht „B”, millele järgneb punkt ja mis vastab perekonnanime Basile esitähele ning on paigutatud eesnime Antonio ja perekonnanime Basile kohale, ning osa „1952”, mis on paigutatud selle väljendi alla ja kirjutatud väiksemate tähtedega, piisavalt olulised selleks, et välistada vastandatud kaubamärkide igasugune sarnasus, mille tekitab vaidlustatud kaubamärgi kõige iseloomulikuma osa ja varasema kaubamärgi kattumine (vt selle kohta Üldkohtu 16. mai 2007. aasta otsus kohtuasjas T‑137/05: La Perla vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 46). Nimelt kuigi stiliseeritud suurtäht „B” on suurem kui vaidlustatud kaubamärgi teised osad, ei ole see märkimisväärne lisand osale „basile”, kuna see vastab selle esitähele või monogrammile. Osal „1952”, mis võib olla tajutav aastana, on arvestades selle asetust vaidlustatud kaubamärgis ja selle väiksemat kirjasuurust, samamoodi teisejärguline tähtsus vaidlustatud kaubamärgis ning see ei köida tarbijate tähelepanu samavõrd kui selle kaubamärgi teised osad, ilma et see tähendaks, et osa „1952” on tähtsusetu.
57 Asjaolu, et osale „basile” eelneb osa „antonio”, ei saa seda järeldust ümber lükata. Selles suhtes tuleb märkida, et kohtupraktikast nähtub, et kuigi vastab tõele, et kaubamärkide algusosa võib köita tarbija tähelepanu enam kui järgmised osad, ei kehti see kaalutlus igas olukorras (Üldkohtu 16. mai 2007. aasta otsus kohtuasjas T‑158/05: Trek Bicycle vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Audi (ALLTREK), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 70). Mis puudutab käesolevat kohtuasja, siis nagu eespool punktis 47 märgitud, on Antonio Itaalias väga levinud eesnimi ja selle eristusvõime on seega väiksem kui perekonnanimel Basile. Vaatamata oma asetusele vaidlustatud kaubamärgi algusosas ei köida osa „antonio” seetõttu tarbija tähelepanu rohkem kui osa „basile”.
58 Foneetilise aspekti kohta tuleb märkida, et kuigi vaidlustatud kaubamärk, mis koosneb kuuest silbist „an”, „to”, „nio”, „ba”, „si” ja „le”, on pikem kui varasem kaubamärk, mis koosneb kolmest silbist „ba”, „si” ja „le”, on vaidlustatud kaubamärgi pooled silbid samad mis varasema kaubamärgi kõik silbid, see tähendab perekonnanime Basile moodustavad silbid. Vastupidi esimese hageja väidetele ei sea teatavat foneetilist sarnasust kahtluse alla vastandatud kaubamärkide erinevused, mis on seotud vaidlustatud kaubamärgis eesnimele Antonio ja perekonnanimele Basile suurtähe „B” ja osa „1952” lisamisega, kuna esiteks tarbijad üldjuhul suurtähte „B” üksi ei häälda, vaid tajuvad seda kui kõnealuse perekonnanime esitähte või monogrammi, ning kuna teiseks – nagu eespool punktis 56 märgitud – osa „1952”, mida asjaomane avalikkus võib tajuda aastana ja millel on vaidlustatud kaubamärgis teisene asetus, asjaomane avalikkus seega eeldatavasti samuti pärast väljendit „antonio basile” ei häälda. Pealegi, nagu eelmises punktis on märgitud, ei piisa kahe kaubamärgi sarnasuse neutraliseerimiseks asjaolust, et osa „antonio” on paigutatud osa „basile” ette, kuna osa „antonio” eristusvõime on väiksem.
59 Seega järeldas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 30 õigesti, et vastandatud kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt teataval määral sarnased.
60 Kontseptuaalsest aspektist koosnevad asjaomaseid kaupu tähistavad mõlemad kaubamärgid Itaalia perekonnanimest Basile, ilma et eesnime Antonio vaidlustatud kaubamärki lisamine saaks seda järeldust muuta. Mõlemal juhul tajub asjakohane tarbija vastandatud kaubamärkidega hõlmatud kaupade kaubanduslikku päritolu seotuna isikuga, kes kannab kõnealust perekonnanime. Järelikult leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 30 õigesti, et kõnealused kaubamärgid on kontseptuaalselt sarnased.
61 Kõigest eespool esitatust ilmneb, et vastandatud kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt teataval määral sarnased ning kontseptuaalselt sarnased. Eespool punktis 41 viidatud kohtupraktikat silmas pidades tuleb seega järeldada, et vastandatud kaubamärgid on sarnased.
– Segiajamise tõenäosus
62 Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine eeldab arvessevõetavate tegurite teatavat vastastikust sõltuvust, eriti kaubamärkide sarnasuse ja nendega tähistatavate kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust. Nii võib tähistatavate kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida kaubamärkide suur sarnasus ja vastupidi (eespool punktis 18 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 17, ja Üldkohtu 14. detsembri 2006. aasta otsus liidetud kohtuasjades T‑81/03, T‑82/03 ja T‑103/03: Mast-Jägermeister vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Licorera Zacapaneca (VENADO raamiga jt), EKL 2006, lk II‑5409, punkt 74).
63 Nagu eespool punktis 39 märgitud, ei ole vastandatud kaubamärkidega hõlmatud kaupade identsust ja samalaadsust kahtluse alla seatud. Lisaks, nagu nähtub eespool punktist 61, on vastandatud kaubamärgid sarnased.
64 Seega leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 37 õigesti, et esineb vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosus.
65 Sellegipoolest on esimene hageja seisukohal, et apellatsioonikoda ei analüüsinud vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosuse hindamisel eelkõige vaidlustatud kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõimet. Samuti näib ta väitvat, et varasema rahvusvahelise registreeringu kasutamise kohta esitatud tõendeid ei hinnatud.
66 Nende argumentidega ei saa nõustuda. Esiteks ilmneb vaidlustatud otsuse punktidest 26–38, et apellatsioonikoda analüüsis vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosust üksikasjalikult, mistõttu oli esimesel hagejal võimalik see otsus eespool läbi vaadatud argumente esitades Üldkohtus vaidlustada.
67 Mis puudutab teiseks vaidlustatud kaubamärgi kasutamise käigus eristusvõime omandamise kohta esitatud argumenti, siis tuleb märkida, et kuigi see omab tähtsust absoluutsete keeldumispõhjuste või kehtetuks tunnistamise absoluutse põhjuse korral, ei ole see siiski asjakohane suhteliste keeldumispõhjuste ega kehtetuks tunnistamise suhtelise põhjuse korral nagu käesolevas asjas, kui esineb segiajamise tõenäosus. Isegi kui oletada, et selle argumendiga soovis esimene hageja seoses segiajamise tõenäosuse hindamisega väita, et vaidlustatud kaubamärgil on maine või suur eristusvõime, tuleb märkida, et kohtupraktika kohaselt on tähise suur eristusvõime asjakohane varasema kaubamärgi puhul, mitte aga hilisema kaubamärgi puhul (vt analoogia alusel eespool punktis 18 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 24; eespool punktis 18 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 18, ja eespool punktis 18 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20).
68 Mis puudutab kolmandaks varasema rahvusvahelise registreeringu kasutamise kohta esitatud tõendite hindamist, siis kuna segiajamise tõenäosust hinnati varasema kaubamärgi seisukohast, ei ole varasema rahvusvahelise registreeringu kasutamise kohta esitatud tõendite hindamine ega asjaomase tähise seisukohast segiajamise tõenäosuse analüüsimine asjakohane (vt selle kohta Üldkohtu 16. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas T‑342/02: Metro-Goldwyn-Mayer Lion vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), EKL 2004, lk II‑3191, punkt 48).
69 Kõike eespool esitatut silmas pidades tuleb järeldada, et apellatsioonikoda ei eksinud, kui ta leidis, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses esineb vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosus. Järelikult tuleb teine väide tagasi lükata ja sellest lähtuvalt hagi tervikuna rahuldamata jätta.
Kohtukulud
70 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna ühtlustamisamet ja menetlusse astuja on kohtukulude hüvitamist nõudnud ja esimene hageja on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud välja mõista temalt.
71 Kodukorra artikli 87 lõike 5 kolmandast lõigust ilmneb, et kui hagist loobumise korral ei ole kohtukulude hüvitamise nõuet esitatud, kannavad pooled ise oma kohtukulud. Seega kannab teine hageja ise oma kohtukulud.
Esitatud põhjendustest lähtudes
ÜLDKOHUS (kuues koda)
otsustab:
1. Kustutada kohtuasjas T‑133/09 teise hageja Antonio Basile nimi hagejate loetelust.
2. Jätta hagi rahuldamata.
3. Mõista kohtukulud, välja arvatud hagist loobumisega kaasnenud kulud, välja I Marchi Italiani Srl‑ilt.
4. Jätta A. Basile kohtukulud tema enda kanda.
Kanninen | Wahl | Soldevila Fragoso |
Kuulutatud avalikul kohtuistungil 28. juunil 2012 Luxembourgis.
Allkirjad