ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г‑Н P. CRUZ VILLALÓN
представено на 18 април 2013 година(1)
Дело C‑661/11
Martin y Paz Diffusion SA
срещу
David Depuydt
и
Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV
(Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Белгия)
„Марки — Директива 89/104/ЕИО — Член 5, параграф 1 — Изключителни права на притежателя на марка — Съвместно използване на марка — Съгласие — Оттегляне на съгласието за използване на марка — Нелоялна конкуренция“
1. Може ли на притежателя на марка да се наложи постоянна забрана да упражнява изключителните си права и да използва марката за определени стоки, тъй като трето лице е използвало марката за тези стоки със съгласието на притежателя през продължителен период от време? Това е същността на въпросите, по които Съдът следва да се произнесе в настоящото дело.
2. Въпросите възникват при сравнително необичайна фактическа обстановка. И двете страни по главното производство — Martin y Paz Diffusion (наричано по-нататък „MyP“), от една страна, и Fabriek van Maroquinerie Gauquie (наричано по-нататък „Gauquie“), както и неговият управител David Depuydt, от друга страна — осъществяват дейност в отрасъла на модните кожени изделия. Те използват една и съща марка, но всеки от тях я използва за различни стоки. Първоначално страните си сътрудничат, като с течение на времето внасят промени в използваната от тях марка. В определен момент MyP регистрира някои от посочените марки. Впоследствие отношенията между страните се влошават, което води до образуването на няколко съдебни производства.
I – Правна уредба
А – Правото на Европейския съюз
3. Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година (наричана по-нататък „Директивата“)(2), приложима по настоящото дело, е приета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките.
4. Шестото съображение от Директивата гласи: „[…] настоящата директива не изключва възможността към марките да бъдат прилагани правни норми на държавите членки извън тяхното право в областта на марките, например разпоредби за нелоялната конкуренция, гражданската отговорност или защитата на потребителите“.
5. В съответните части от седмото съображение на Директивата се предвижда, че „основанията за отказ или недействителност във връзка със самата марка, например липсата на всякакъв отличителен характер или конфликти между марката и по-ранни права, трябва да бъдат изброени изчерпателно“.
6. В член 3 от Директивата са изброени основанията за отказ или недействителност. Съгласно член 3, параграф 2, буква г) от нея, ако и доколкото „заявката за регистрация на марката е подадена недобросъвестно от заявителя“, държавите членки могат да предвидят, че марката няма да се регистрира или, ако бъде регистрирана, че се обявява за недействителна. Член 4 урежда други основания за отказ или недействителност при конфликти с по-ранни права.
7. Съгласно член 5, параграф 1 от Директивата:
„Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:
а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;
б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от [потребителите], която включва вероятност от свързване на знака с марката“.
8. Член 8 от Директивата урежда лицензирането.
9. Директивата е отменена с член 17 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките(3), която влиза в сила на 28 ноември 2008 г. Съображение 7 от новата директива отразява по съдържание шестото съображение от предходната, а член 5, параграф 1 от новата директива, с изключение на някои незначителни промени, е идентичен с член 5, параграф 1 от предходната. Предвид момента на настъпване на фактите по настоящото дело е приложима предходната директива.
Б – Националната правна уредба
10. Запитващата юрисдикция трябва да приложи член 2.20, параграф 1 и член 2.32, параграф 1 от Конвенцията на Бенелюкс в областта на интелектуалната собственост (марки и дизайни или модели) (наричана по-нататък „КБИС“), подписана в Хага на 25 февруари 2005 г., която транспонира член 5, параграф 1 и член 8, параграф 1 от Директивата. Конвенцията влиза в сила на 1 февруари 2007 г. и впоследствие е изменяна.
11. Член 2.20, параграф 1 предвижда:
„1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключително право. Без да се накърнява възможността за прилагане на общата уредба относно гражданската отговорност, изключителното право върху марка позволява на притежателя да забрани на трети лица, без негово съгласие:
(a) да използват в търговската дейност знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;
(b) да използват в търговската дейност знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на потребителите, която включва вероятност от свързване на знака с марката;
(c) […]“.
12. Член 2.32, параграф 1 гласи: „Марката може да бъде лицензирана за някои или за всички стоки или услуги, за които е подадена заявка за регистрация или за които е регистрирана марката“.
II – Фактите по делото и главното производство
А – Фактите по делото
13. Настоящото дело се отнася до обхвата на изключителните права на MyP във връзка — на сегашния етап — с две марки, които то е регистрирало във Ведомството за интелектуална собственост на Бенелюкс (наричано по-нататък „ВИСБ“): издължената буква N, за регистрацията на която като фигуративна марка е подадена заявка на 14 август 1998 г. (№ 636308) за всички стоки от класове 18 (кожа) и 25 (облекло) от Ницската класификация(4), и словната марка NATHAN BAUME (№ 712962), за регистрацията на която е подадена заявка за стоки от класове 18 и 25 на 24 януари 2002 г.
14. Споровете обаче се коренят в съвместното използване от страна на MyP и Gauquie на трета марка, а именно NATHAN, която датира от времето на Nathan Svitckenbaum, започнал производството на модни кожени изделия през 30-те години на двадесети век под наименованието Nathan Baum. През 1990 г. правата върху марката Nathan се притежават от Paul Baquet, друг производител на модни кожени изделия.
15. На 6 юни 1990 г. г‑н Baquet продава марката NATHAN на MyP. Съгласно договора продажбата е извършена „с оглед производството на серия дребни кожени изделия“. Г‑н Baquet „остава притежател на марката за производството на ръчни чанти“. MyP „поема задължение да не осъществява нелоялна конкуренция по отношение на производството и разпространението на чанти, които са с наименование NATHAN или са изработени по образец на чанти с това наименование“.
16. Пет години по-късно с договор от 2 май 1995 г. г‑н Depuydt придобива останалата част от предприятието на г‑н Baquet, включително „фирмата/търговското наименование Paul Baquet NATHAN, както и словната марка NATHAN, която г‑н Baquet е регистрирал във ВИСБ за класове 18 и 25 през 1991 г. Предвид договора на г‑н Baquet с MyP г‑н Depuydt се съгласява да не произвежда и разпространява дребни кожени изделия с наименованието NATHAN.
17. През 1995 г. г‑н Depuydt пуска на пазара ръчни чанти с марката NATHAN, на които е поставена буквата N с хоризонтално издължен дизайн(5). MyP използва издължената буква N поне от 1996 г., като твърди, че използва същата от края на 1990 г. или началото на 1991 г., което г‑н Depuydt и Gauquie отричат.
18. През 1998 г. се налага страните да преосмислят начина на използване на своите марки, когато (несвързаното с тях) дружество Natan се оплаква, че марката NATHAN твърде силно наподобява собствената му марка NATAN.
19. От 2002 г. както MyP, така и Gauquie използват фигуративната марка N и новото словосъчетание NATHAN BAUME. Те използват съвместно посочените марки по същия начин, както са използвали съвместно марката NATHAN. Така, като използва фигуративната марка N и словната марка NATHAN BAUME (на този етап от производството остават релевантни само тези две марки), MyP търгува със серия кожени изделия (включително например тоалетни чантички, портфейли, пътни чатни, колани), а Gauquie произвежда и продава ръчни чанти и обувки. Страните продават изделията си една на друга и ги излагат в съответните си търговски обекти.
20. На 14 август 1998 г. MyP подава във ВИСБ заявки за регистрирането на спорната марка N и на марката NATHAN като фигуративни марки. MyP подава заявка за регистрирането на марката NATHAN BAUME през 2002 г. Г‑н Depuydt и Gauquie заявяват, че MyP не ги е уведомило за тези заявки. Прехвърлянето на словната марка NATHAN, първоначално регистрирана от г‑н Baquet, на MyP и г‑н Depuydt е регистрирано съответно на 17 август 1998 г. и на 19 декември 2000 г.
21. Независимо от регистрацията на тези марки положението между страните остава непроменено. В крайна сметка обаче техните отношения започват да се влошават, като причината за това съгласно въззивното решение е, че MyP започва да пласира други стоки на пазара и иска да се консултира с Gauquie по отношение на избора на материали, на оцветяването и комуникацията. Още през юли 1998 г. MyP повдига оплакване пред Gauquie за липсата на сътрудничество помежду им, която накърнява престижа на марката, като неколкократно (включително през декември 2001 г. и през юни и декември 2003 г.) предлага по-близко съдействие. Според запитващата юрисдикция през декември 2004 г. MyP се оплаква, че „правилата относно съвместното притежание на правата върху марката NATHAN BAUME не се зачитат“. Направен е неуспешен опит за постигане на спогодба.
Б – Главното производство
22. На 24 май 2005 г. г‑н Depuydt и Gauquie предявяват пред Tribunal de commerce de Nivelles иск срещу MyP за обявяване на недействителността на фигуративните марки N и NATHAN, и на словната марка NATHAN BAUME или поне за установяването на действителността им единствено за дребни кожени изделия; искът не е уважен.
23. В отговор на опита на г‑н Depuydt и на Gauquie за обявяване на марките за недействителни MyP решава да прекрати съвместното използване на марките и на 11 януари 2007 г. предявява срещу г‑н Depuydt и Gauquie иск пред същия съд за налагането на забрана за използване на фигуративната марка N и на словната марка NATHAN BAUME за стоки от класове 18 и 25. Г‑н Depuydt и Gauquie предявяват насрещен иск за налагане на забрана на MyP за използването на марките N, NATHAN и NATHAN BAUME за стоки от кожа, различни от дребните кожени изделия, и по-специално ръчни чанти. Съдът отхвърля иска на MyP и му налага забрана да произвежда, пуска на пазара, продава или разпространява ръчни чанти, които са идентични или сходни с тези на г‑н Depuydt и Gauquie.
24. Двете решения са обжалвани. Cour d’appel de Bruxelles се произнася по въззивните жалби на 8 ноември 2007 г.
25. Той постановява, че притежаваните от MyP три регистрирани марки, които са предмет на разглеждане, а именно двете фигуративни марки NATHAN и N, както и словната марка NATHAN BAUME, са действителни. По-конкретно искът за обявяване на тяхната недействителност поради недобросъвестна регистрация е преклудиран поради изтичането на предвидения срок.
26. На основание на предоставените с марката изключителни права на Gauquie и г‑н Depuydt е наложена забрана за използването на трите марки за всякакви стоки освен за ръчни чанти и обувки. Съдът обосновава тези изключения с доктрината за злоупотребата с право и по-конкретно със злоупотребата с процесуални права. Той приема, че MyP противопоставя изключителното си право по толкова категоричен начин поради реваншистки подбуди. По-рано MyP винаги е признавало правото на Gauquie да използва марките N и NATHAN BAUME за ръчни чанти и обувки. Съдът постановява, че между страните не е налице (неограничена, подновима с мълчаливо съгласие) лицензия. Всъщност MyP признава дори определен вид съвместно притежание на правата върху марките. Съдът приема това за „неотменимо съгласие“ за използването на марките от Gauquie във връзка с ръчни чанти и обувки.
27. От друга страна на MyP е наложена забрана за използване на марките в търговската дейност за ръчни чанти и обувки. Съдът приема, че такова използване би представлявало нелоялна конкуренция. Първо, MyP винаги е признавало доброволно, че задължението му да не осъществява нелоялна конкуренция с г‑н Baquet по отношение на производството и разпространението на чанти с наименованието NATHAN се отнася и до марките N и NATHAN BAUME за ръчни чанти и обувки. Второ, Gauquie от години прави значителни инвестиции за рекламирането на своите стоки, от които MyP би извлякло неоснователна облага.
28. С тълкувателно решение от 12 септември 2008 г. допълнително се изясняват понятията „ръчни чанти“ и „използване в търговската дейност“.
29. MyP обжалва решението и тълкувателното решение на Cour d’appel в частта им относно марките N и NATHAN BAUME пред Cour de cassation. То сочи две основания в подкрепа на жалбата си.
30. В рамките на първото си основание във връзка с ограничаването на забраните, постановени срещу Gauquie и г‑н Depuydt, то твърди, че единствено лицензията, представляваща изискваното по член 2.20, параграф 1 от КБИС съгласие, може да позволи на трето лице да използва дадена марка. Поради съображения от обществен ред не може да има неотменимо съгласие, т.е. неотменимо задължение, което би било в разрез с изключителните права, предоставени от марката. Според MyP оттеглянето на съгласието и упражняването на правата по марката не може да представлява злоупотреба с право, а дори да представлява такава злоупотреба, било правилно, като защитна мярка, упражняването на правото да се ограничи до неговите обичайни граници и да се предостави обезщетение за вреди, без да се забранява упражняването на правата по марката.
31. Във връзка с наложената му забрана да използва марките в определени аспекти в рамките на второто си основание MyP твърди, че марките предоставят изключителното право на трети лица да се забрани да ги използват без изрично съгласие. Според MyP в това право се включва и правото самото то да използва марката, тъй като в противен случай за притежателя е налице опасност същата да бъде отменена. При прекратяването на лицензия (макар и придружена с поето от самия притежател на марката задължение да не я използва) притежателят на марката може отново да упражнява правата си в пълна степен. Ползата, която притежателят би могъл да извлече от рекламата, осъществявана от лицето, на което е разрешил да използва марката, както и евентуалната вероятност от объркване в резултат от възможността на притежателя отново да упражнява в пълна степен правата са необходими последици от правомерното упражняване на изключителните права. При условията на евентуалност MyP твърди, че съдът не може да наложи окончателна забрана за използването на марката и следва да постанови не толкова ограничителна мярка.
III – Отправените преюдициални въпроси и производството пред Съда
32. В решението си от 2 декември 2011 г. запитващата юрисдикция отхвърля довода на MyP, че опитът му да забрани на Gauquie използването на марките представлява само израз на упражняването на изключителните му права върху марка, поради което не може да се счита за злоупотреба с права, тъй като този довод се основава на неправилно тълкуване на въззивното решение. Юрисдикцията постановява, че във въззивното решение се отчита не само продължителният период на съвместно използване, но и реваншистките съображения на MyP, както и начинът, по който е формулиран искът му.
33. Запитващата юрисдикция счита също, че и двете основания за обжалване на MyP повдигат различни въпроси, свързани с тълкуването на Директива 89/104/ЕИО. Поради това тя решава да спре производството и да отправи до Съда на Европейския съюз следните преюдициални въпроси:
„1.1. Следва ли член 5, параграф 1 и член 8, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките да се тълкуват в смисъл, че притежателят на регистрирана марка вече окончателно не може да противопостави предоставеното от марката изключително право на трето лице по отношение на всички посочени в заявката за регистрация стоки:
– когато през продължителен период от време притежателят е използвал марката съвместно с това трето лице за част от разглежданите стоки в рамките на определен вид съвместно притежание, и
– когато във връзка с това съвместно използване той е дал на третото лице неотменимото си съгласие да използва марката за тези стоки?
1.2. Следва ли посочените членове да се тълкуват в смисъл, че прилагането на национална разпоредба като тази, съгласно която носителят на определено право не може да го упражнява неправомерно или да злоупотребява с него, може да доведе до окончателна забрана на упражняването на това изключително право за част от разглежданите стоки или те следва да се тълкуват в смисъл, че прилагането на тази разпоредба трябва да доведе само до санкционирането по друг начин на неправомерното упражняване на правото или на злоупотребата с него?
2.1. Следва ли член 5, параграф 1 и член 8, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките да се тълкуват в смисъл, че когато притежателят на регистрирана марка прекратява задължението си спрямо трето лице да не използва марката за определени стоки, като по този начин изразява намерението си да започне отново да я използва, националният съд все пак може да забрани окончателно това използване с мотива, че то представлява нелоялна конкуренция, тъй като в резултат от него притежателят ще извлече полза от осъществената от третото лице преди това реклама във връзка с марката и е възможно да настъпи объркване на клиентите, или те следва да се тълкуват в смисъл, че националният съд трябва да наложи друга мярка, която не забранява окончателно на притежателя отново да използва марката?
2.2. Следва ли посочените членове да се тълкуват в смисъл, че окончателната забрана за използване от притежателя е обоснована, когато третото лице е инвестирало в продължение на дълги години в популяризирането сред потребителите на стоките, за които притежателят му е разрешил да използва марката?“.
34. Преюдициалното запитване е постъпило в Съда на 3 януари 2012 г.
35. MyP, г‑н Depuydt и Gauquie (съвместно), Република Полша и Комисията представят писмени становища.
36. В съдебното заседанието от 10 януари 2013 г. становища представят страните в главното производство и Комисията.
IV – Съображения
А – По допустимостта
37. Г‑н Depuydt и Gauquie излагат два довода, за да оспорят допустимостта на отправените от запитващата юрисдикция преюдициални въпроси. Първо, след като Директивата е транспонирана в националното право, всички въпроси, свързани с тълкуването ѝ, според тях се отнасят до тълкуването на националното право. Това се отнася и до въпроса дали националното право може да ограничава предоставените от марките права. Комисията също смята, че е налице единствено далечна връзка между спора и правната уредба на ЕС относно марките.
38. Второ, г‑н Depuydt и Gauquie твърдят, че въпросите са ирелевантни за спора по делото. Според тях член 5, параграф 1 от Директивата не урежда въпроса дали националното право може да ограничава изключителните права на притежателя на марка. Тъй като националните юрисдикции постановяват изрично, че не е налице лицензия, член 8, параграф 1 от Директивата също бил ирелевантен(6). Г‑н Depuydt и Gauquie считат също, че първият въпрос се отнася до мярка, която няма връзка с фактите по делото.
39. Според мен и двата довода са неубедителни. Безспорно, съгласно член 267 ДФЕС компетентността на Съда по преюдициални запитвания се простира единствено до тълкуването на правото на ЕС и той няма право да тълкува националната правна уредба(7). Cour de cassation обаче е поискал от Съда тълкуване на Директивата, а не на националния закон за нейното прилагане. Обстоятелството, че Директивата е била транспонирана в националното право, не означава, че националните юрисдикции вече не трябва да я вземат под внимание. Те всъщност са длъжни да тълкуват националното право с оглед на текста и целта на Директивата(8).
40. Що се отнася до релевантността на отправените от националната юрисдикция въпроси, съгласно установената практика на Съда по принцип националните юрисдикции, които са сезирани със спора, преценяват релевантността на въпросите, които поставят на Съда(9). Съдът действа по друг начин само когато е „съвсем очевидно“(10), че исканото тълкуване на правото на Съюза е ирелевантно за спора по главното производство.
41. Що се отнася до член 8, параграф 1 от Директивата, самата запитваща юрисдикция заявява, че страните не са сключили договор за лицензия. Тъй като Съдът е обвързан от тази фактическа констатация, действително се оказва, че член 8, параграф 1 от Директивата е ирелевантен за разрешаването на спора по делото. Като се има предвид този факт и за да бъдат полезни отговорите за запитващата юрисдикция, въпросите трябва да се преформулират по такъв начин, че да не съдържат позоваване на член 8, параграф 1 от Директивата(11).
Б – Анализ по същество
42. Запитващата юрисдикция излага редица факти, които са от значение по делото. Тъй като Съдът е обвързан от констатираните факти, на някои от тях следва да се обърне специално внимание. Първо, MyP е притежател на спорните валидни регистрирани марки за всички разглеждани стоки. Второ, от момента, в който MyP е регистрирало марките, Gauquie и г‑н Depuydt ги използват със съгласието на MyP. Трето, безспорно е, че между страните не е сключен договор за лицензия. Четвърто, няма данни, че Gauquie и г‑н Depuydt също притежават спорните марки. Макар запитващата юрисдикция да споменава „определен вид съвместно притежание“, тя не приема, че те са регистрирали марките, нито пък че притежават права върху тях в резултат от използването им(12).
43. Като се изключи липсата на лицензия, на пръв поглед фактите наподобяват обичайното положение с всички последици от лицензирането, сред които по-специално и обстоятелството, че лицензията може да бъде прекратена. Особената история в отношенията между страните поставя под въпрос този извод: първоначално страните имат едни и същи права върху използването на знаците. Те използват знаците съвместно през продължителен период от време. Както вече бе посочено обаче, в определен момент MyP регистрира марките, като дори се твърди, че е действало „тайно“, но следва да се имат предвид публикуването на марките и възможността за контрол върху използването им. Опитът регистрациите да се обявят за недействителни поради недобросъвестност е безуспешен поради преклудирането на иска.
44. Въпреки че посочените по-горе факти са установени в решението на Cour d’appel, с него се възстановява предходното съвместно използване на марките от страните, съществувало през продължителен период от време. С решението се постига този резултат, като се ограничават правата върху марките, от една страна, и се забранява на собственика на марките да използва знаците за определени стоки, от друга страна. При наличието на този съдебен акт запитващата юрисдикция си задава въпроса дали и с помощта на какви средства може да се запази положението на съвместно използване. Тъй като няколко от предлаганите средства се основават на националноправната уредба, важен въпрос по делото е до каква степен националното право може да ограничава правната уредба на ЕС относно марките. Следва да се отбележи, че националноправните норми се определят от националните юрисдикции. В това отношение единствената задача на Съда е да определи ограниченията, които Директивата внася в националноправната уредба.
1. По първия въпрос
45. С първия въпрос запитващата юрисдикция иска да установи какви са границите при противопоставянето на изключителни права върху марка в положение като разглежданото по настоящото дело, при което използването на марката се осъществява съвместно през продължителен период от време. Запитващата юрисдикция разделя въпроса на два подвъпроса.
а) Предмет на първия подвъпрос
46. Първият подвъпрос е дали член 5, параграф 1 от Директивата окончателно изключва възможността притежателят на регистрирана марка да противопостави изключителните си права на трето лице по отношение на всички стоки, посочени при регистрацията, когато притежателят осъществява съвместно използването за част от посочените стоки с това трето лице „в рамките на определен вид съвместно притежание“ и третото лице използва марката с „неотменимото съгласие“ на притежателя.
47. От акта на запитващата юрисдикция е видно, че тя иска да установи дали в правната уредба относно марките е налице основание за окончателното лишаване на притежателя на регистрирана марка от възможността да предявява правата си срещу трето лице, с което съвместно е използвал марката през дълъг период от време. Допълнителни разяснения са необходими във връзка с понятията „определен вид съвместно притежание“ и „неотменимо съгласие“, използвани от юрисдикцията.
48. Първо, според мен смисълът на понятието „определен вид съвместно притежание“ се установява с лекота в контекста на решението на Cour d’appel, цитирано от запитващата юрисдикция. Посоченият съд изгражда съображенията си върху съвместното използване на марката от страните, като упоменава че MyP дори признава наличието на „определен вид съвместно притежание“, и достига до извода, че MyP е дало „неотменимо съгласие“ за използването на марката. Той не посочва, че г‑н Depuydt и Gauquie са регистрирали марките или че притежават права върху марките на основание на тяхното използване. В този смисъл понятието не се използва в правно-технически смисъл. По-скоро намерението е да се направи изложение на фактите чрез позоваване на съвместното използване на марките, основаващо се на взаимно съгласие.
49. Понятието „неотменимо съгласие“, употребено от запитващата юрисдикция отново в цитат от акта на Cour d’appel, се явява част от изложението на фактите, изведено по дедуктивен път от действията на MyP. В съдебното заседание г‑н Depuydt и Gauquie твърдят, че констатацията относно наличието на „неотменимо съгласие“ е въпрос от компетентността на националната юрисдикция. Комисията приема наличието на неотменимо съгласие като фактическа констатация. Фактическата констатация обаче, че е предоставено „неотменимо съгласие“, предполага, че съгласно правната уредба даденото от притежателя на марката съгласие може да бъде неотменимо. Съдът трябва да даде отговор на въпроса дали посоченото в член 5, параграф 1 от Директивата съгласие може да бъде неотменимо.
50. Без съмнение няма пречка Съдът да отговори на този въпрос. Въпреки че националната юрисдикция следва да установи фактите по делото — и следователно по настоящото дело да се произнесе по въпроса дали е дадено съгласие — Съдът не е обвързан от допускането за наличие на определени правни фигури, възприети от запитващата юрисдикция. Също така националната юрисдикция определя предмета на отправените до Съда въпроси. Няма пречка обаче Съдът да предостави на националната юрисдикция всички насоки за тълкуване на правото на Европейския съюз, които биха могли да са от полза при решаване на висящото пред нея дело, независимо дали тази юрисдикция се е позовала на тях(13).
51. Именно на това основание, когато по делото Libertel до Съда е отправен въпрос доколко определен цвят може да има отличителен характер като марка, той приема, че е компетентен да се произнесе по въпроса дали цветът сам по себе си може да представлява марка(14). Същият принцип важи и в настоящия случай.
52. Следователно въпросът, на който Съдът следва конкретно да отговори, е дали съгласно член 5, параграф 1 от Директивата притежателят на регистрирана марка може да даде неотменимо съгласие за използването на неговата марка, така че да отпадне окончателно възможността изключителното право, предоставено с регистрираната марка, да бъде противопоставено на лицето, което е получило посоченото съгласие и с което притежателят съвместно е използвал марката през продължителен период от време, както преди, така и след регистрацията на марките.
б) Анализ на първия подвъпрос
53. Поставен по този начин, въпросът най-напред приканва Съда да анализира естеството на „съгласието“ в контекста на член 5, параграф 1 от Директивата.
54. Разбира се, Съдът може единствено да откликне на тази покана, ако понятието „съгласие“, използвано в член 5, параграф 1 от Директивата, е понятие на правото на Европейския съюз и следователно неговото тълкуване не може да бъде поверено на националните юрисдикции.
55. Общо правило е, че както от изискването за еднакво прилагане на правото на Съюза, така и от принципа за равенство следва, че разпоредбите от правото на Съюза трябва да получат самостоятелно тълкуване, като се отчитат контекстът на разпоредбата и целта на разглежданата правна уредба, освен ако разпоредбата съдържа изрично позоваване на правото на държавите членки(15).
56. Със сигурност това правило губи значителна част от силата си при директивите, които не хармонизират напълно определена област от правото. Въпреки че съгласно третото съображение от Директивата тя не извършва всеобхватно сближаване на законите за марките на държавите членки, същата все пак хармонизира отделни части от тази уредба. В това отношение в деветото съображение се посочва, че регистрираните марки трябва да се ползват с една и съща защита в правните системи на всички държави членки, за да бъде улеснено свободното движение на стоки. В съответствие с това Съдът многократно е постановил, че с членове 5—7 от Директивата се осъществява пълно хармонизиране на правилата относно предоставяните от марката права(16).
57. Следователно понятието „съгласие“, използвано в член 5, параграф 1 от Директивата, е понятие на правото на Европейския съюз.
58. Съдът е имал редица възможности в своята практика да изясни различни аспекти на член 5, параграф 1 от Директивата. Според мен обаче в съдебната практика не се пояснява естеството на „съгласието“ по смисъла на член 5, параграф 1.
59. Редица положения могат да се изяснят от контекста на член 5, параграф 1 от Директивата и практиката на Съда в тази насока. Понятието „съгласие“ се среща многократно в Директивата: в член 5, параграфи 1 и 2 във връзка с обхвата на изключителните права, предоставени от марките, в член 7, параграф 1 във връзка с изчерпването на правата, предоставени от марка, в член 10, параграф 3, който урежда изискването за използване, и в член 12, параграф 2 в контекста на основанията за отмяна. Използването на това понятие в Директивата изобщо не е необичайно. В Регламента на Съвета относно марката на Общността понятието „съгласие“ е употребено в сходен контекст(17), а понятието се използва и в Споразумението ТРИПС(18) и правото на САЩ относно марките(19).
60. Съдът е тълкувал понятието „съгласие“ в контекста на изчерпването, тоест на член 7, параграф 1 от Директивата. Съгласно тази разпоредба(20) притежателят на марка не може да забрани нейното използване във връзка със стоки, пуснати на пазара в Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „ЕИП“) с марката от самия притежателя или с негово съгласие.
61. В Решение по дело Zino Davidoff и Levi Strauss притежателите на съответните марки пускат стоките си на пазара извън ЕИП, след което същите са внесени в ЕИП от друго лице. До Съда е отправен въпросът при какви обстоятелства може да се счита, че притежателят на марката е дал своето „съгласие“ за пускането на стоките на пазара в ЕИП. Той приема, че понятието за съгласие изисква еднакво тълкуване от Съда(21). Според Съда съгласието може да бъде дадено изрично или мълчаливо, като в последния случай може да се изведе от факти и обстоятелства, настъпили преди, едновременно със или след пускането на стоките на пазара извън ЕИП. Като се имат предвид сериозните последици от съгласието в контекста на член 7, параграф 1 от Директивата, а именно изчерпването на изключителното право, което позволява на притежателя да контролира първоначалното пускане на пазара в ЕИП, съгласието „трябва да бъде изразено по начин, който предава със сигурност волята на притежателя да се откаже от това право“(22). Въпреки че съгласието по член 7, параграф 1 се отнася до пускането на стоки на пазара(23), а съгласието по член 5, параграф 1 от Директивата — до използването на марката (или до използването на създаваща объркване сходна марка) в търговската дейност, според мен изводите на Съда относно естеството на съгласието могат да се приложат и за понятието за съгласие по член 5, параграф 1 от Директивата.
62. Съгласно изводите на Съда съгласието изисква (недвусмислено) да се изрази волята за отказ от правата върху марката. Това е доброволна правна сделка между притежателя и лицето, което се явява адресат на изразеното от притежателя съгласие.
63. Този подход се подкрепя от тълкуването на член 5, параграф 1 от Директивата във връзка с член 8, който урежда лицензирането. Лицензията е най-разпространеният начин за предоставяне на съгласие за използването на марка в търговската дейност. Всъщност обстоятелства като представените по настоящото дело, при които се дава съгласие за използване на марка, но няма (изрична или мълчалива) лицензия, са рядкост.
64. Моето тълкуване относно естеството на съгласието се потвърждава допълнително от член 10, параграф 3 от Директивата. Съгласно тази разпоредба използването на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от притежателя и поради това отговаря на изискването за използване(24). Разглеждането на използването, осъществявано от друго лице, като извършено от притежателя се обосновава с възникването на определен вид представителство в резултат от съгласието на притежателя. Подобна правна конструкция е оправдана само ако е налице правна сделка между притежателя и третото лице, което използва марката.
65. Разграничението между „бездействието“, предвидено в член 9, параграф 1, и „съгласието“ също е показателно. Докато първото понятие предполага пасивно поведение в смисъл, че не се възпрепятства използването на по-късна марка, последното изисква волеизявление за отказ от право(25).
66. Тъй като предоставянето на съгласие е правна сделка между притежателя и ползвателя на марката, за него се прилагат общите принципи във връзка с правните сделки. В голяма степен те са идентични с приложимите за най-разпространения вид съгласие — предоставянето на лицензия. По този начин съгласие може да се предостави за определен период от време или безсрочно. Дори в последния случай е възможно съгласието да бъде оттеглено(26). Това оттегляне обаче трябва да бъде съобразено с оправданите правни очаквания на ползващия марката и в този смисъл изисква например предизвестие в разумен срок или основателна причина. Неотменимото съгласие е недопустимо.
67. Въпреки че с оглед на изложеното не съществува неотменимо съгласие, все пак предявяването на изключителни права върху марка срещу лицето, с което притежателят е използвал съвместно марката през продължителен период от време, както преди, така и след регистрацията на марките, би могло да бъде недопустимо.
68. Притежателят на марката не може да забрани всички видове използване на същата. Въз основа на целите на правната уредба относно марките Съдът стига до извода, че е възможно да се предотвратят само онези видове използване на марката от трето лице, които засягат или могат да засегнат функциите на марката(27).
69. Полша твърди, че предходното съвместно използване като осъществяваното от MyP и Gauquie може да доведе до положение, при което функциите на марката вече не се засягат. Тя допуска, че когато използването на марката е било осъществявано съвместно по такъв начин, че потребителите са свикнали с това определена група стоки да се произвеждат не от притежателя на марката, а от трето лице, потребителят може да очаква това използване да продължи. Поради това основната функция на марката да гарантира на потребителите произхода на стоките може да се окаже незасегната.
70. Не съм убеден, че този довод е приложим по настоящото дело. Ако използването на марката от г‑н Depuydt и Gauquie продължи след оттегляне на съгласието на MyP, то би засегнало основната функция на марката да гарантира на потребителите произхода на стоките.
71. Решение по дело Budějovický Budvar онагледява условията, при които продължителното едновременно използване на марка води до положение, при което това използване вече не засяга функцията на марката да гарантира произхода на стоките. Въпреки че по посоченото дело въпросът е отправен в контекста на член 4, параграф 1, буква а) от Директивата, същите принципи се прилагат и по отношение на член 5, параграф 1(28).
72. Фактите по това дело имат характера на изключение. Напълно независимо едно от друго Anheuser-Busch и Budvar продават бира в Обединеното кралство под словния знак „Budweiser“ през период от близо 30 години преди регистрирането на марките. През 2000 г. на двете дружества е било разрешено да регистрират марките съвместно и едновременно. Особеностите в случая са причина потребителите да са добре запознати с разликите между двата вида бира въпреки общото означение „Budweiser“. При тези обстоятелства Съдът заключава, че добросъвестното паралелно използване на две идентични марки не засяга функцията да се гарантира на потребителите произходът на стоките(29).
73. Обстоятелствата по настоящото дело се отличават съществено от тези по делото Budějovický Budvar. Първо, запитващата юрисдикция не посочва по никакъв начин, че потребителите са запознати със съвместното използване на разглежданите марки от MyP и Gauquie и че следователно гарантирането на произхода би могло да се окаже незасегнато, ако това използване продължи.
74. По-важно е обаче, че по дело Budějovický Budvar две несвързани дружества използват една и съща марка. По настоящото дело според запитващата юрисдикция едната страна използва валидната марка на другата със съгласието на притежателя и желае да продължи да я използва дори след оттеглянето на това съгласие. При тези обстоятелства предположението, че функцията на марката би могла да се окаже незасегната, ако съвместното използване продължи, се основава на превратно схващане относно функцията на марките.
75. Основна функция на марките е да позволят на потребителите да установят произхода на стоките(30). За целта релевантен относно произхода на стоките е притежателят на марката, а не (непременно) реалният производител. В съвременното стопанство редица стоки се произвеждат по лицензия (или със съгласието на притежателя) от трети лица и/или в сложни производствени вериги. Обикновено потребителите не са запознати с тези договорености. Въпреки че промяната на производителя може да се отрази на качеството на стоката, обикновено потребителите нямат защитен интерес от запазването на постигнатите между притежателя на марката и производителя договорености. Притежателят е длъжен да организира използването на марката. В рамките това свое задължение той може да прекрати лицензиите и да предостави нови, както и да внесе промени в установените процеси за производство и продажба. Следователно гаранцията относно произхода би била засегната, ако някое лице продължи да използва марката, въпреки че вече няма съгласието на притежателя на марката.
в) Анализ на втория подвъпрос
76. С втория подвъпрос запитващата юрисдикция иска да установи дали национална разпоредба като тази, съгласно която носителят на изключително право не може да го упражнява неправомерно или да злоупотребява с него, може да доведе до окончателна забрана на упражняването на предоставеното от марката изключително право за част от стоките, за които е регистрирана същата, или тази разпоредба трябва да предвиди друга защитна мярка.
77. Г‑н Depuydt и Gauquie сочат доводи в подкрепа на възможността с националноправни разпоредби да се забрани окончателно упражняването на предоставените от марката изключителни права. От своя страна MyP е на мнение, че подобни националноправни разпоредби могат да предвидят единствено защитни мерки, които няма да възпрепятстват окончателно упражняването на изключителните права, предоставени от марката. Комисията и Полша по същество са съгласни с последното.
78. По правило в съответствие с шестото съображение от Директивата тя не изключва възможността да бъдат прилагани национални правни норми, различни от тези в областта на марките, например разпоредби за нелоялната конкуренция и гражданската отговорност. Както правилно твърдят г‑н Depuydt и Gauquie, това се отнася и за националноправната уредба, забраняваща неправомерното упражняване на права или злоупотребата с тях(31).
79. Все пак има определени граници при прилагането на националното право в този контекст. Националното право не може да възпрепятства пълното действие на Директивата. То не може да се отклонява от пълната хармонизация, въведена с нея. Това се отнася както за деянията, считани за неправомерни или за представляващи злоупотреба, така и за санкциите за такива деяния.
80. Що се отнася до деянията, считани за неправомерни, националното право не може да разглежда упражняването на предвидено от правната уредба на ЕС право само по себе си като неправомерно или представляващо злоупотреба. След като Директивата допуска оттеглянето на съгласието, сами по себе си оттеглянето му и предявяването на предоставените от марката изключителни права срещу лицето, което по-рано се е ползвало от съгласието, не могат да се считат за злоупотреба. Все пак липсата на предварително уведомление и други подобни обстоятелства могат да се санкционират съгласно националната правна уредба.
81. Що се отнася до санкцията, окончателната забрана на упражняването на предоставените от марката изключителни права за част от стоките, за които тя е регистрирана, също е в разрез с целите на Директивата.
82. Съдът многократно постановява, че с членове 5—7 от Директивата се осъществява пълна хармонизация на правата, предоставени от марката. Директивата предвижда редица основания за отказ или недействителност на регистрацията на марки (членове 3 и 4 от Директивата), случаи на ограничаване и изчерпване на права (членове 6 и 7 от Директивата), както и ограничаването на права вследствие на бездействие (член 9 от Директивата)(32). Няма данни за наличието на приложимо изключение от предвидените в Директивата изключителни права.
83. Ако се допусне националните законодателства да забраняват окончателно на притежателя на марка да упражнява правата си по отношение на някои от стоките, за които е регистрирана марката, поради съображения, които не са предвидени в Директивата, би се стигнало до отнемане на част от защитеното право, а с това ще се възпрепятства осъществяването на преследваната с член 5 от Директивата цел за хармонизация на правата и ще се заобиколят условията за прилагане на разпоредбите от Директивата, с които се ограничават съответните права. Подобна последица е недопустима.
84. Генерален адвокат Jacobs стига до подобен извод, когато разглежда националните законодателни актове, с които в контекста на марката на Общността се въвежда допълнителна защита спрямо предвидената в правото относно марките: „Ако на всяка държава членка се предостави свободата да въвежда допълнителна защита по свой избор, би възникнала сериозна реална опасност от унищожаване на цялата общностна система на марките, заедно с хармонизиращата цел на самата Директива, която е да не се допускат препятствия за търговията и нарушения на конкуренцията в интерес на вътрешния пазар“(33). Това съображение се прилага съответно за положението по настоящото дело.
85. В този смисъл националната правна уредба относно неправомерното упражняване на права или злоупотребата с тях не може да забрани окончателно на притежателя на марка да упражнява правата си по отношение на някои от стоките, за които марката е регистрирана.
86. Независимо от изложеното, няма пречка националното право да предвиди друга защитна мярка в съответствие с правото на ЕС, например обезщетение за вреди или дори забрана за притежателя на марката да упражнява изключителните права. Тази забрана обаче може да бъде само временна, за да се зачитат правата на притежателя на марката. Предвид сложността на фактите, опасностите, свързани с продължителността на производството и настъпването на вреди, е възможно страните да се договорят за предоставянето на лицензия.
2. Анализ на втория въпрос
87. С втория въпрос, който запитващата юрисдикция поделя на два подвъпроса, които обаче следва да се разгледат заедно, по същество тя иска да установи дали член 5, параграф 1 от Директивата допуска националните юрисдикции окончателно да забранят на притежателя на регистрирана марка да използва отново марката след прекратяване на поето към трето лице задължение да не използва тази марка за определени стоки. Тази забрана би произтекла от забраната за осъществяване на нелоялна конкуренция, тъй като притежателят би извлякъл неоснователна облага от рекламата и инвестициите, направени във връзка с марката от третото лице, и от объркването на потребителите. В противен случай, трябва ли националните юрисдикции да наложат друга защитна мярка?
88. Г‑н Depuydt и Gauquie допускат, че окончателната забрана за използването на марката от притежателя е подходяща мярка за защита срещу нелоялна конкуренция. MyP, Полша и Комисията са на мнение, че националните юрисдикции трябва да наложат друга защитна мярка.
89. Отново следва да се припомни, че съгласно шестото съображение от Директивата по правило тя не изключва възможността да бъдат прилагани национални правни норми, различни от тези в областта на марките, например разпоредби за нелоялната конкуренция и гражданската отговорност. Недопустимо е тези национални правни норми да възпрепятстват пълното действие на Директивата или да се отклоняват от пълната хармонизация, въведена с нея.
90. Директивата не хармонизира задълженията, поети от притежателя на марка, да не използва същата. Също така правната уредба в областта на марките по принцип не предвижда правото на притежателя да използва марката(34). Правата върху марките са преди всичко отрицателни права, насочени към изключването на действия от страна на други лица.
91. Предлаганата национална мярка все пак би била в разрез с Директивата. Тя би се основавала на впечатлението, че притежателят извлича неоснователна облага от инвестициите на третото лице в рекламирането на марката и от объркването на потребителите, за което се твърди, че произтича от обстоятелството, че друго лице е започнало да произвежда съответната стока. И двете последици до голяма степен са резултат от оттеглянето на съгласието и промяната, внесена в използването на марката. По-горе обаче посочих, че член 5, параграф 1 от Директивата създава система, при която притежателят може да оттегли предоставеното на трето лице съгласие за използване на марката и впоследствие да внесе промяна в него.
92. Повтарям все пак, че няма пречка националното законодателство да предвиди други мерки за защита на третите лица, които да са в съответствие с правото на ЕС.
V – Заключение
93. С оглед на изложените по-горе съображения смятам, че Съдът би трябвало да отговори на поставените въпроси по следния начин:
– Съгласно член 5, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките притежателят на регистрирана марка не може да даде неотменимо съгласие за използването на неговата марка. След оттеглянето на това съгласие изключителното право, предоставено от регистрираната марка, може да бъде противопоставено на лицето, което е използвало марката със съгласието на притежателя, макар притежателят и това лице да са използвали съвместно марката през продължителен период от време, като всеки от тях я е използвал за различни стоки, за които тя е регистрирана.
– Националната правна уредба относно неправомерното упражняване на права или злоупотребата с тях не може да забрани окончателно на притежателя на марката да упражнява правата си по отношение на някои от стоките, за които е регистрирана марката. Независимо от това Директивата допуска националната правна уредба да предвиди друга защитна мярка.
– Член 5, параграф 1 от Директивата не допуска националните юрисдикции — като прилагат правната уредба относно нелоялната конкуренция — окончателно да забранят на притежателя на регистрирана марка да я използва отново след прекратяване на поетото към трето лице задължение да не използва марката за определени стоки, поради облагите, които притежателят би извлякъл от рекламирането на марката и от инвестициите, направени от третото лице в това отношение, както и от объркването на потребителите. Независимо от това Директивата допуска националната правна уредба да предвиди друга защитна мярка.