Asia C‑661/11

Martin y Paz Diffusion SA

vastaan

David Depuydt

ja

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV

(Cour de cassationin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – 5 artikla – Tavaramerkin haltijan suostumus siihen, että kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä – Suostumus on annettu käytön jakamisen yhteydessä – Kyseisen haltijan mahdollisuus päättää käytön jakaminen ja käyttää jälleen tavaramerkkiään yksinoikeudella

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 19.9.2013

1.        Ennakkoratkaisukysymykset – Tutkittavaksi ottaminen – Edellytykset – Kysymykset, joilla on yhteys käsiteltävän asian tosiseikkoihin tai kohteeseen

(SEUT 267 artikla)

2.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104 – Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet – Tavaramerkin haltijan suostumus siihen, että kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä – Suostumus on annettu tavaramerkin käytön jakamisen yhteydessä – Kyseisen haltijan oikeus päättää käytön jakaminen ja käyttää jälleen tavaramerkkiään yksinoikeudella

(Neuvoston direktiivin 89/104 5 artikla)

1.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 42 ja 43 kohta)

2.        Ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 89/104 5 artikla on esteenä sille, että tavaramerkkien haltijalta, joka oli jakaessaan käyttöoikeuden kolmannen kanssa suostunut siihen, että kyseinen kolmas käyttää haltijan tavaramerkkien kanssa samanlaisia merkkejä tiettyjä sellaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat luokkiin, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, ja joka ei enää anna tällaista suostumusta, evätään täysin mahdollisuus vedota kyseisiin tavaramerkkeihin perustuvaan yksioikeuteen samaista kolmatta vastaan sekä mahdollisuus käyttää itse kyseistä yksinoikeutta kolmannen tavaroiden kanssa samanlaisten tavaroiden osalta.

Sellaisenaan tarkasteltuna direktiivin 89/104 5 artiklasta luonnostaan johtuvista yksinoikeuden rajoituksista on todettava, että kyseisessä säännöksessä säädetty yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejä, eli sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä. Näin ollen tätä oikeutta saadaan käyttää ainoastaan tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävälle. Näihin tehtäviin ei kuulu ainoastaan tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajille vaan myös muita tehtäviä, joihin kuuluvat muun muassa tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät.

Kuten viittaus yksityisoikeudellista vastuuta koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön direktiivin 89/104 johdanto-osan kuudennessa perustelukappaleessa osoittaa, kansallinen tuomioistuin voi toki tuomita tavaramerkin haltijan seuraamukseen tai aiheutuneen vahingon korvaamiseen, kun se toteaa, että kyseinen haltija on päättänyt sääntöjenvastaisesti suostumuksensa, jolla se salli kolmannen käyttää sen tavaramerkkien kanssa samanlaisia merkkejä. Tällaisen käyttäytymisen toteaminen ei kuitenkaan voi johtaa siihen, että tuomioistuimen ratkaisulla jatketaan toistaiseksi kyseisten tavaramerkkien jaettua käyttöä, kun asianomaisilla yhtiöillä ei enää ole yhteistä tahtoa tällaiseen käyttöön.

(ks. 58, 61 ja 62 kohta sekä tuomiolauselma)