Zaak C‑661/11

Martin y Paz Diffusion SA

tegen

David Depuydt
en
Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV

[verzoek van het Hof van Cassatie (België) om een prejudiciële beslissing]

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 5 – Toestemming door houder van merk voor gebruik van identiek teken door derde – Toestemming verleend in kader van gedeeld gebruik – Mogelijkheid voor die houder om einde te maken aan gedeeld gebruik en om opnieuw uitsluitend gebruik te maken van zijn merk”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Derde kamer) van 19 september 2013

1.        Prejudiciële vragen – Ontvankelijkheid – Voorwaarden – Vragen die verband houden met reëel geschil of voorwerp van geding

(Art. 267 VWEU)

2.        Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Rechten verbonden aan merk – Toestemming door houder van merk voor gebruik van identiek teken door derde – Toestemming verleend in kader van gedeeld gebruik – Recht van die houder om einde te maken aan gedeeld gebruik en om opnieuw uitsluitend gebruik te maken van zijn merk

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 5)

1.        Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 42, 43)

2.        Artikel 5 van de eerste merkenrichtlijn (89/104) verzet zich ertegen dat een merkhouder die, in het kader van een gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde waren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die thans niet langer daarmee instemt, elke mogelijkheid wordt ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde en om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen voor dezelfde waren als die van voornoemde derde.

Wat de beperkingen van het uitsluitende recht betreft die op inherente wijze voortvloeien uit artikel 5 van richtlijn 89/104 als zodanig, is het in die bepaling bedoelde uitsluitende recht verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen garanderen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Derhalve moet de uitoefening van dit recht beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de betrokken waar of dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.

Het is juist dat, zoals door de verwijzing in de zesde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 naar het nationale recht betreffende wettelijke aansprakelijkheid wordt bevestigd, een nationale rechterlijke instantie de houder van een merk een sanctie kan opleggen of kan veroordelen tot vergoeding van de geleden schade wanneer zij vaststelt dat deze merkhouder op onrechtmatige wijze een einde heeft gemaakt aan de toestemming op basis waarvan een derde gebruik mocht maken van tekens die gelijk zijn aan zijn merken. De vaststelling van een dergelijke gedraging kan evenwel niet ertoe leiden dat, op grond van een rechterlijke beslissing en voor onbepaalde duur, het gedeelde gebruik van die merken blijft voortbestaan wanneer de gemeenschappelijke wil van de betrokken vennootschappen voor een dergelijk gebruik niet meer aanwezig is.

(cf. punten 58, 61, 62 en dictum)