Sprawa C‑661/11

Martin Y Paz Diffusion SA

przeciwko

David Depuydt
i
Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Belgia)]

Znaki towarowe – Dyrektywa 89/104/EWG – Artykuł 5 – Zgoda właściciela znaku towarowego na używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem – Zgoda udzielona w ramach wspólnego korzystania ze znaku – Przysługująca temu właścicielowi możliwość zakończenia wspólnego korzystania i powrotu do wyłącznego używania jego znaku

Streszczenie – wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 19 września 2013 r.

1.        Pytania prejudycjalne – Dopuszczalność – Przesłanki – Pytania mające związek ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu

(art. 267 TFUE)

2.        Zbliżanie ustawodawstw – Znaki towarowe – Dyrektywa 89/104/EWG – Prawa przyznane przez znak towarowy – Zgoda właściciela znaku towarowego na używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem – Zgoda udzielona w ramach wspólnego korzystania ze znaku – Przysługująca temu właścicielowi możliwość zakończenia wspólnego korzystania i powrotu do wyłącznego używania jego znaku

(dyrektywa Rady 89/104, art. 5)

1.        Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 42, 43)

2.        Artykuł 5 dyrektywy 89/104 w sprawie znaków towarowych stoi na przeszkodzie temu, by właściciel znaków towarowych, który w ramach współkorzystania z osobą trzecią zgodził się na używanie przez tę osobę trzecią oznaczeń identycznych z jego znakami towarowymi w odniesieniu do określonych towarów należących do klas, dla których znaki te zostały zarejestrowane, i który nie zgadza się już na taką formę ich wykorzystania, był pozbawiony wszelkiej możliwości przeciwstawienia tej osobie trzeciej praw wyłącznych przysługujących mu z tytułu wspomnianych znaków oraz samodzielnego wykonywania tych praw wyłącznych w odniesieniu do towarów identycznych z tymi należącymi do rzeczonej osoby trzeciej.

Jeżeli chodzi o ograniczenia prawa wyłącznego wynikające w sposób nieodłączny z samego brzmienia art. 5 dyrektywy 89/104, wyłączne prawo przewidziane w tym przepisie zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, to znaczy umożliwić mu zadbanie o to, aby znak mógł spełniać właściwe dla niego funkcje. Wykonywanie tego prawa powinno być w rezultacie zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. Owe funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi, lecz również inne jego funkcje, takie jak funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tego towaru lub usługi czy też funkcja komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa.

Prawdą jest, co znajduje potwierdzenie w zawartym w motywie szóstym dyrektywy 89/104 odesłaniu do prawa krajowego regulującego odpowiedzialność cywilną, że sąd krajowy może nałożyć na właściciela znaku towarowego sankcję lub zobowiązać go do naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli ustali, że właściciel ten w sposób niewłaściwy cofnął swoją zgodę na używanie przez osobę trzecią oznaczeń identycznych z jego znakami towarowymi. Jednakże stwierdzenie takiego zachowania nie może prowadzić do utrzymania przez orzeczenie sądowe i przez nieokreślony czas wspólnego korzystania ze wspomnianych znaków, mimo braku wspólnej woli spółek co do dalszego korzystania z nich w tej formie.

(por. pkt 58, 61, 62; sentencja)