SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)
de 20 de septiembre de 2017 (*)
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión BADTORO — Marcas denominativas de la Unión y figurativa nacional anteriores TORO — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Similitud entre los signos — Similitud entre los productos y servicios — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009»
En el asunto T‑350/13,
Jordi Nogues, S.L., con domicilio social en Barcelona, representada por el Sr. J.R. Fernández Castellanos y las Sras. M.J. Sanmartín Sanmartín y E. López Parés, abogados,
parte recurrente,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada inicialmente por la Sra. V. Melgar y el Sr. J. Crespo Carrillo, posteriormente por el Sr. Crespo Carillo, en calidad de agentes,
parte recurrida,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:
Grupo Osborne, S.A., con domicilio social en El Puerto de Santa María (Cádiz), representada por el Sr. J.M. Iglesias Monravá, abogado,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 16 de abril de 2013 (asunto R 1446/2012‑2), relativa a un procedimiento de oposición entre Grupo Osborne, S.A., y Jordi Nogues, S.L.,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima),
integrado por el Sr. M. van der Woude, Presidente, y el Sr. I. Ulloa Rubio y la Sra. A. Marcoulli (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
habiendo considerado el escrito de recurso presentado en la Secretaría del Tribunal el 2 de julio de 2013;
visto el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de septiembre de 2013;
visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de octubre de 2013;
visto el auto de suspensión del procedimiento de 18 de diciembre de 2013;
visto el escrito del Tribunal de 1 de marzo de 2016 mediante el que se informó a las partes de que el Tribunal había tenido conocimiento de la resolución del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1 de Alicante y de que la fase escrita del procedimiento se había declarado terminada;
vista la solicitud de acumulación, con arreglo al artículo 50, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, del presente asunto y el asunto T‑386/15, y las observaciones de las partes al respecto;
vista la decisión de 13 de mayo de 2016 que denegó la acumulación del presente asunto y el asunto T‑386/15;
celebrada la vista el 15 de diciembre de 2016;
visto el auto de 15 de febrero de 2017 por el que se reabrió la fase oral del procedimiento;
vistas las observaciones de la EUIPO y de la parte coadyuvante presentadas en la Secretaría del Tribunal, respectivamente, el 1 y el 6 de marzo de 2017;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1 El 1 de diciembre de 2010, la recurrente, Jorgi Nogues, S.L., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).
2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 25, 34 y 35 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, respecto a cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:
– Clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería».
– Clase 34: «Tabaco; artículos para fumadores; cerillas».
– Clase 35: «Servicios de importación; exportación; representaciones comerciales; venta en comercios y a través de redes mundiales informáticas de artículos de librería y papelería, ropa, utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, objetos de decoración, artículos para fumadores y objetos de regalo; publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina».
4 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 9/2011, de 14 de enero de 2011.
5 El 12 de abril de 2011, la parte coadyuvante, Grupo Osborne, S.A., formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, contra el registro de la marca solicitada para los productos y servicios enumerados en el anterior apartado 3.
6 La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores:
– La marca figurativa española anterior solicitada el 15 de julio de 2010 y registrada el 13 de diciembre de 2010 con el número 2939631, para designar «encendedores y artículos para fumador», de la clase 34, reproducida a continuación:
– La marca denominativa anterior de la Unión TORO, solicitada el 13 de septiembre de 2002 y registrada el 5 de agosto de 2010 con el número 2844264, para designar «vestidos, calzados, sombrerería; cinturones», de la clase 25.
– La marca denominativa anterior de la Unión TORO, solicitada el 23 de junio de 2000 y registrada el 3 de enero de 2007 con el número 1722362, para designar «servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta al [por] menor de productos alimenticios y bebidas; ninguno de tales servicios y/o productos procedentes ni relacionados con los toros», de la clase 35.
– La marca denominativa española anterior EL TORO, solicitada el 17 de junio de 1998 y registrada el 8 de octubre de 2003 con el número 2169043, para designar «prendas confeccionadas para señora, caballero o niño y calzado (excepto ortopédico), sombrerería», de la clase 25.
– La marca figurativa española anterior solicitada el 16 de marzo de 2010 y registrada el 22 de junio de 2010 con el número 2919417, para designar servicios de «venta al por menor en establecimientos y a través de Internet, de todo tipo de artículos», de la clase 35, reproducida a continuación:
7 El motivo invocado en apoyo de la oposición era la existencia de un riesgo de confusión, tal como se recoge en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
8 El 7 de junio de 2012, la División de Oposición estimó la oposición en su totalidad. Dicha División declaró que existía un riesgo de confusión respecto al conjunto de productos designados por la marca solicitada, habida cuenta de las marcas denominativas anteriores de la Unión n.º 2844264 y n.º 1722362 y de la marca figurativa española anterior n.º 2939631.
9 El 1 de agosto de 2012, la recurrente interpuso recurso ante la EUIPO, en virtud de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009, contra la resolución de la División de Oposición.
10 Mediante resolución de 16 de abril de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso interpuesto por la recurrente. En particular, la referida Sala consideró que los productos designados por los signos en conflicto eran parcialmente idénticos y parcialmente similares. Además, habida cuenta del carácter distintivo normal de las marcas anteriores, aun cuando diversas marcas españolas registradas contenían la palabra «toro»; de la importancia del elemento común «toro», que justificaba la existencia de una similitud fonética, conceptual y, en menor medida, visual; y, a falta, en cualquier caso, de coexistencia pacífica acreditada de los signos en conflicto en el mercado español, la mencionada Sala declaró que existía un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
Pretensiones de las partes
11 La recurrente solicita al Tribunal que:
– Anule la resolución impugnada.
– Condene en costas a la EUIPO.
12 La EUIPO y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a la recurrente.
Fundamentos de Derecho
13 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Según ella, la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto.
Observaciones preliminares
14 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Por otra parte, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009, es preciso entender por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de marca de la Unión.
15 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión el hecho de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público destinatario tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los servicios designados. [véase la sentencia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, apartados 30 a 33 y jurisprudencia citada].
16 A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre los signos en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan. Se trata de requisitos acumulativos [véase la sentencia de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, apartado 42 y jurisprudencia citada].
17 Según la jurisprudencia, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [véase la sentencia de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, apartado 42 y jurisprudencia citada].
18 Por otra parte, cuando la protección de la marca anterior se extiende a la Unión Europea en su conjunto, es preciso tener en cuenta la percepción de los signos en conflicto por parte del consumidor de los productos o servicios de que se trate en dicho territorio. No obstante, debe recordarse que, para denegar el registro de una marca de la Unión, basta que un motivo de denegación relativo en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), exista en una parte de la Unión [véase, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con marco), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, apartado 76 y jurisprudencia citada].
19 En el presente caso, por lo que se refiere a la definición del público destinatario, la Sala de Recurso estimó que los productos de las clases 25 y 34 se dirigían al público en general y que los servicios de la clase 35 se dirigían tanto al público en general como a un público especializado. De ello dedujo que la existencia de riesgo de confusión debía apreciarse teniendo en cuenta la percepción de los signos por parte de un consumidor medio perteneciente tanto al público en general como a un público especializado, en particular, un consumidor español, en la medida en que la oposición se basó, entre otras, en marcas españolas.
20 Esta determinación del público destinatario, que, por lo demás, la recurrente no cuestiona, debe ser confirmada por los mismos motivos que los expuestos en la resolución impugnada.
21 En cuanto a la comparación de los productos y servicios designados por los signos en conflicto, las partes están de acuerdo, acertadamente, en que los productos y los servicios designados en las clases 25 y 35 son idénticos y los productos designados en la clase 34 son, o bien idénticos, o bien similares.
22 Procede examinar a la luz de estas consideraciones, atendiendo a la apreciación expuesta por la Sala de Recurso en la resolución impugnada, la argumentación de la recurrente basada en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
Sobre la comparación de los signos en conflicto
23 De la jurisprudencia se desprende que, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, apartado 35 y jurisprudencia citada).
24 Además, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, apartado 41 y jurisprudencia citada). Sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante. Tal podría ser el caso, en particular, cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de la marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C‑193/06 P, no publicada, EU:C:2007:539, apartado 43).
25 En el presente caso, la Sala de Recurso estimó que existía una impresión global de similitud entre los signos en conflicto a causa de la coincidencia verbal y conceptual derivada de la presencia del término «toro», que, a su juicio, resultaba fácilmente reconocible dentro de la marca solicitada y que, en primer lugar, constituía el único elemento denominativo de la marca figurativa anterior de la Unión y el único elemento denominativo de la marca figurativa española anterior; en segundo lugar, presentaba un carácter distintivo y, en tercer lugar, no ocupaba una posición secundaria en la marca solicitada. En lo relativo a las marcas anteriores puramente denominativas, la Sala de Recurso consideró que la similitud quedaba reforzada debido a que el término «toro» ocupaba una posición distintiva y autónoma en la marca solicitada.
Sobre los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto
26 En el presente caso, resulta en particular de los apartados 31, 32 y 42 de la resolución impugnada que, según la Sala de Recurso, ninguno de los elementos que componen la marca solicitada domina la impresión visual de ésta, mientras que en la marca figurativa española anterior destaca el elemento denominativo «toro». Tal como se ha señalado en el anterior apartado 25, la Sala de Recurso consideró igualmente que el elemento denominativo «toro» ocupaba una posición distintiva y autónoma en la marca solicitada.
27 La recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber procedido a un análisis comparativo fragmentado e inadecuado de los signos en conflicto. De este modo, a su entender, la Sala de Recurso desnaturalizó «el conjunto imaginativo» de la marca solicitada, considerando erróneamente que ningún elemento dominaba la impresión visual de ésta y que el término «toro» no ocupaba una posición secundaria, pese a que dicho término aparece al final del signo y viene precedido por un elemento gráfico original de tamaño considerablemente superior cuya importancia no cabe subestimar. También sostiene que la Sala de Recurso aplicó erróneamente la jurisprudencia emanada de la sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), aun cuando las circunstancias del presente asunto son radicalmente distintas, en particular en la medida en que el término «toro» no aparece de manera autónoma en la marca solicitada. De este modo, según la recurrente, la Sala de Recurso no respetó el principio de comparación conforme a la impresión de conjunto.
28 La EUIPO y la coadyuvante rebaten estas alegaciones.
29 En primer lugar, es preciso recordar que, si bien es cierto que, cuando una marca se compone de elementos denominativos y figurativos, los primeros son, en principio, más distintivos que los segundos, puesto que el consumidor medio se referirá a los productos en cuestión más fácilmente citando el nombre de la marca que describiendo el elemento figurativo de ésta, de ello no se sigue que los elementos denominativos de una marca siempre deban considerarse más distintivos que los elementos figurativos. En efecto, en el caso de una marca compuesta, el elemento figurativo puede ocupar un lugar equivalente al del elemento denominativo [sentencia de 6 de octubre de 2015, Monster Energy/OAMI — Balaguer (icexpresso + energy coffee), T‑61/14, no publicada, EU:T:2015:750, apartado 37]. Procede, pues, examinar las cualidades intrínsecas del elemento figurativo y las del elemento denominativo de la marca controvertida, así como sus posiciones respectivas, con objeto de identificar el componente dominante [véase, en este sentido, la sentencia de 16 de enero de 2008, Inter-Ikea/OAMI — Waibel (idea), T‑112/06, no publicada, EU:T:2008:10, apartado 49].
30 En el presente caso, el elemento figurativo de la marca solicitada es un dibujo de fantasía que representa a un toro de grandes cuernos y mirada enojada. A este respecto, en primer término, su tamaño dentro de la marca solicitada, prominente, supera significativamente al del elemento denominativo. En segundo término, el elemento figurativo está situado por encima del elemento denominativo. En tercer término, el toro representado es voluminoso, negro y particularmente original. En estas circunstancias, procede considerar que la fantasía y el tamaño del elemento figurativo permitirán atraer la atención del público destinatario, desviándola del elemento denominativo, situado por debajo. Por tanto, resulta fundada la alegación de la recurrente de que la Sala de Recurso se equivocó al estimar, en el apartado 31 de la resolución impugnada, que ninguno de los elementos combinados de la marca solicitada dominaba la impresión visual. En consecuencia, el elemento denominativo de la marca solicitada, incluido el término «toro», ocupa una posición secundaria en la marca solicitada.
31 No obstante, tal como señaló la Sala de Recurso en el apartado 31 de la resolución impugnada, el elemento denominativo se reproduce en letras mayúsculas. Pese al tamaño considerable del elemento figurativo, el elemento denominativo resulta claramente visible. En estas circunstancias, no puede considerarse que el carácter dominante del elemento figurativo de la marca solicitada haga que, en la impresión de conjunto de la marca, el elemento denominativo «badtoro» sea insignificante [véanse, por analogía, las sentencias de 8 de septiembre de 2010, Kido/OAMI — Amberes (SCORPIONEXO), T‑152/08, no publicada, EU:T:2010:357, apartado 66, y de 23 de abril de 2015, Iglotex/OAMI — Iglo Foods Group (IGLOTEX), T‑282/13, no publicada, EU:T:2015:226, apartados 53 y 54].
32 En segundo lugar, en cuanto atañe a la aplicación por parte de la Sala de Recurso de la sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), es preciso recordar que, según la jurisprudencia emanada de dicha sentencia, incluso cuando no pueda considerarse que domina la impresión de conjunto, el elemento común de los signos en conflicto debe tenerse en cuenta en la apreciación de la similitud de éstos, en la medida en que constituye, por sí mismo, la marca anterior y conserva una posición distintiva y autónoma en la marca compuesta especialmente de dicho elemento y cuyo registro se solicita. En efecto, en el supuesto de que un elemento común conserve una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, la impresión de conjunto producida por dicho signo puede conducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe considerarse que existe un riesgo de confusión (sentencia de 22 de octubre de 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, apartado 38).
33 El examen de si existe o no una posición distintiva y autónoma de uno de los elementos de un signo compuesto tiene por objeto, pues, determinar cuáles de esos elementos serán percibidos por el público destinatario [véase la sentencia de 28 de enero de 2016, Novomatic/OAMI — Simba Toys (African SIMBA), T‑687/14, no publicada, EU:T:2016:37, apartado 135 y jurisprudencia citada].
34 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha señalado que un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva y autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado (sentencia de 8 de mayo de 2014, Bimbo/OAMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, apartado 25).
35 Cabe indicar igualmente que, si bien es cierto que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, no lo es menos que, al percibir un signo denominativo, lo descompondrá en elementos denominativos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca [véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de febrero de 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, apartado 57, y de 13 de febrero de 2008, Sanofi-Aventis/OAMI — GD Searle (ATURION), T‑146/06, no publicada, EU:T:2008:33, apartado 58].
36 En el presente caso, como indicó la Sala de Recurso en el apartado 35 de la resolución impugnada, el público de habla hispana, así como la parte del público de la Unión que comprende el significado de la palabra «toro», identificará dicho término dentro del elemento denominativo. Pues bien, ese término es el único componente o el único elemento denominativo de las marcas anteriores invocadas en oposición.
37 A este respecto, procede recordar, primeramente, que el elemento denominativo de la marca solicitada ocupa, contrariamente a lo declarado por la Sala de Recurso, una posición secundaria en el signo.
38 Asimismo, procede señalar que el término «toro» se sitúa al final del signo y que viene precedido por el término «bad». En relación con ello, cabe recordar que el consumidor concede normalmente más importancia a la parte inicial de las palabras [véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés/OAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 y T‑184/02, EU:T:2004:79, apartado 81, y de 16 de marzo 2005, L’Oréal/OAMI — Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, apartados 64 y 65].
39 Además, la marca solicitada está constituida por un elemento denominativo único, es decir, el término «badtoro», creado por la yuxtaposición de los términos «bad» y «toro». El hecho de que no haya separación entre ambos términos refuerza la percepción unitaria del elemento denominativo, que, al menos para una parte del público de habla hispana y del público que comprenda el término «toro», se entenderá con el significado de «toro malo o avieso» [véase, por analogía, la sentencia de 29 de septiembre de 2011, Procter & Gamble Manufacturing Cologne/OAMI — Natura Cosméticos (NATURAVIVA), T‑107/10, no publicada, EU:T:2011:551, apartado 34]. En este sentido, el elemento denominativo remite precisamente a la representación de un toro de fantasía, que, habida cuenta de su predominancia dentro de la marca solicitada y de su singularidad, tal como se ha indicado en el anterior apartado 30, será probablemente el elemento que el público pertinente tenderá a reconocer y a conservar en la memoria, más que el animal en sí mismo. De ello se sigue que el elemento denominativo «badtoro» se apreciará de manera conjunta con el elemento figurativo, formando en su totalidad una unidad lógica alejada del animal mencionado y representado en las marcas anteriores.
40 En consecuencia, teniendo en cuenta que el consumidor percibe normalmente una marca como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, procede considerar que, en general, el consumidor no percibirá de manera autónoma ni recordará la palabra «toro» dentro de la marca solicitada, pues dicha palabra carece de un poder de atracción suficiente [véase, por analogía, la sentencia de 24 de mayo de 2012, Grupo Osborne/OAMI — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), T‑169/10, no publicada, EU:T:2012:261, apartado 42]. Por consiguiente, resulta fundada la alegación de la recurrente de que la Sala de Recurso estimó erróneamente que el término «toro» ocupaba una posición distintiva y autónoma dentro de la marca solicitada.
41 La similitud entre los signos en conflicto ha de apreciarse a la luz de estas consideraciones.
Sobre la similitud visual
42 La recurrente sostiene que, contrariamente a lo declarado por la Sala de Recurso, los signos en conflicto carecen de similitud visual.
43 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.
44 En el presente caso, la Sala de Recurso estimó que, debido a la coincidencia del elemento denominativo «toro», los signos en conflicto guardaban cierto grado de similitud, aunque bajo, habida cuenta de la presencia, en la marca solicitada, del elemento denominativo «bad», situado delante del elemento denominativo «toro», y de la existencia de diferencias entre sus elementos figurativos o de la inexistencia de un elemento figurativo en las marcas anteriores.
45 A este respecto, procede recordar que la Sala de Recurso partió de la premisa errónea de que el término «toro» no ocupaba una posición secundaria. En este contexto, dicha Sala otorgó particular relevancia a la coincidencia del término «toro» en los signos en conflicto, sin plantearse previamente si el público pertinente podría memorizar de manera autónoma el término «toro» dentro de la marca solicitada.
46 Ahora bien, aunque los signos en conflicto tienen en común el término «toro», presentan numerosas diferencias. Así, respecto a las marcas denominativas anteriores de la Unión TORO, la marca solicitada presenta una estructura muy diferente. En efecto, ésta contiene un elemento figurativo dominante, que representa a un toro de fantasía y original, con un elemento denominativo a sus pies compuesto por la palabra «toro» precedida del grupo de letras «bad», que forman en su conjunto un elemento denominativo único.
47 En relación con la marca figurativa española anterior, la estructura de la marca solicitada presenta igualmente claras diferencias, puesto que la primera se compone de un elemento figurativo y de un elemento denominativo dominante situado a un lado. Por el contrario, la marca solicitada se compone de un elemento figurativo dominante y de un elemento denominativo secundario, situado por debajo. Además, si bien ambos elementos figurativos representan un toro, son sustancialmente distintos. En efecto, la marca española anterior representa la silueta negra, clásica e íntegra de un toro, visto de perfil. Por el contrario, el elemento figurativo de la marca solicitada es un toro de fantasía, visto de frente, de color negro. Tiene tres patas, y cuernos y ojos prominentes de color blanco. Por último, los signos en conflicto difieren parcialmente en su elemento denominativo.
48 En estas circunstancias, el hecho de que las marcas anteriores y la marca solicitada incluyan el término «toro» no tiene más que una escasa incidencia en su comparación de conjunto, puesto que, tal como se ha declarado en el anterior apartado 40, dicho término no ocupa una posición distintiva y autónoma dentro de la marca solicitada, contrariamente a lo apreciado por la Sala de Recurso. A este respecto, es preciso señalar que la impresión visual de dos marcas que comparten un mismo elemento puede ser diferente, en particular cuando la comparación atañe, por un lado, a una marca denominativa, como las marcas anteriores de la Unión, y, por otro, a una marca compuesta, como la marca solicitada, que se compone de un elemento figurativo fuerte y de un elemento denominativo en parte diferente, que ofrece una impresión visual distinta del mero elemento «toro» [véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de diciembre de 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI — Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, no publicada, EU:T:2011:722, apartado 33, y de 17 de mayo de 2013, Rocket Dog Brands/OAMI — Julius-K9 (JULIUS K9), T‑231/12, no publicada, EU:T:2013:264, apartado 34].
49 En estas circunstancias, en vista de las diferencias que acaban de detallarse entre los signos en conflicto y habida cuenta de la relevancia de sus elementos respectivos y de la falta de una posición distintiva y autónoma del término «toro», procede considerar que, en su conjunto, presentan, a lo sumo, un grado de similitud visual muy pequeño.
Sobre la similitud fonética
50 La recurrente sostiene que, habida cuenta de la presencia del término «bad», delante del término «toro», la Sala de Recurso erró al considerar que los signos en conflicto eran fonéticamente similares. Alega que éstos contienen un número de letras diferente, que su estructura conlleva una cadencia y una sucesión de sonidos diferentes y que el término «badtoro» tiene una consonancia ajena y novedosa para los consumidores españoles.
51 La EUIPO y la coadyuvante rebaten estas alegaciones.
52 A este respecto, procede señalar que los signos en conflicto se distinguen, desde un punto de vista fonético, por la sílaba adicional «bad», pero tienen en común las dos sílabas «to» y «ro». En este contexto, la sucesión de las letras «d» y «t», ajena al público español, no basta para evitar que la impresión fonética conjunta de los signos en conflicto presente, habida cuenta de la concordancia del término «toro», una relación de similitud de un grado medio, tal como acertadamente estimó la Sala de Recurso.
Sobre la similitud conceptual
53 En el plano conceptual, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta que, contrariamente a las marcas anteriores, en las que el término «toro» hacía referencia al animal, la marca solicitada transmite una idea «compleja», que incluye una mascota que dirige al público un mensaje de desafío y rebeldía, así como su nombre, constituido por el neologismo «badtoro». Según la recurrente, los términos «bad» y «toro» son, por tanto, indisociables.
54 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.
55 Con carácter preliminar, ha de recordarse que, conforme a la jurisprudencia, una similitud conceptual deriva del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada [sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, apartado 24, y de 21 de abril de 2010, Peek & Cloppenburg y van Graaf/OAMI — Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, EU:T:2010:152, apartado 63].
56 En el presente caso, de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso se basó, principalmente, en la presencia del término «toro» en los signos en conflicto. En efecto, dicha Sala consideró que, por esa razón, tales signos eran en parte conceptualmente idénticos para el público que comprendiese el significado de la palabra «toro», independientemente de su comprensión o no del término «bad». A mayor abundamiento, la Sala de Recurso señaló que la marca solicitada coincidía también con la marca figurativa española anterior en el tipo de motivo gráfico que representaba un toro. Dicha Sala estimó, pues, que, para el público que comprendiese el significado de la palabra «toro», los signos en conflicto presentaban similitudes importantes. En cambio, la Sala de Recurso consideró que el público que no comprendiese el sentido de la palabra «toro» percibiría los signos en conflicto como no similares, incluso diferentes si comprendiese el significado de la palabra «bad».
57 Procede recordar, primeramente, que esas apreciaciones se basan en la premisa errónea del carácter no secundario del término «toro» en la marca solicitada. La circunstancia de que la Sala de Recurso considerase que, para el público que no comprendiese el término «toro», la marca solicitada y la marca española figurativa anterior serían percibidas como no similares pese a que ambas incluyen la representación de un toro pone de relieve la importancia particular otorgada a la coincidencia del término «toro» en los dos signos.
58 En este contexto, procede señalar antes que nada, al igual que la Sala de Recurso, que para el público que no comprenda el significado del término «toro», la marca solicitada no presenta ninguna similitud conceptual con las marcas denominativas anteriores de la Unión TORO.
59 Tal como se ha indicado en el anterior apartado 36, el público español o el público que comprenda el significado de la palabra «toro» identificará el elemento denominativo de la marca solicitada en el sentido de que se compone, por un lado, del término o del grupo de letras «bad» y, por otro, del término «toro», es decir, la denominación exacta del animal en español. Así, este último término será percibido por dicho público como una referencia al animal mencionado y, según los casos, representado en las marcas anteriores, lo cual puede aproximar los signos en conflicto, desde un punto de vista conceptual.
60 No obstante, si bien de los signos en conflicto se desprende esa referencia común al concepto del toro, el toro representado en la marca solicitada se asemeja más, tal como alega la recurrente, a una mascota o a un personaje diferente del animal simplemente mencionado o representado en las marcas anteriores. Así, contrariamente a la denominación «toro» y a la silueta clásica de un toro representada en la marca figurativa anterior, el toro de la marca solicitada está humanizado, en particular, a causa de sus ojos, que, como aduce la recurrente, transmiten una actitud aviesa o de rebeldía. Además, el animal se representa de manera muy fantasiosa, con cuernos de tamaño desmesurado y sólo tres patas. En vista de la expresión del toro así representado, el elemento denominativo «badtoro» podrá percibirse como el nombre de ese personaje.
61 En estas circunstancias, procede estimar que, en su conjunto, el elemento figurativo y el elemento denominativo de la marca solicitada transmiten un concepto alejado del concepto clásico del toro en cuanto animal. Por tanto, procede relativizar la similitud conceptual entre las marcas en conflicto, que, a lo sumo, debe considerarse media, y no importante, como la Sala de Recurso estimó erróneamente.
62 De cuanto antecede resulta que la Sala de Recurso basó su análisis de la similitud entre los signos en conflicto en la apreciación errónea del carácter no dominante del elemento figurativo de la marca solicitada, sobrestimando la relevancia que tendría para el público la presencia del término «toro» en los dos signos. En este contexto, teniendo en cuenta que, por un lado, el elemento figurativo, por su predominancia y su singularidad, es el elemento que atraerá la atención del público pertinente y, por otro lado, que el término «toro» no conserva una posición distintiva y autónoma dentro de la marca solicitada, procede estimar que los signos en conflicto presentan un grado de similitud visual muy pequeño, un grado de similitud fonética medio y un cierto grado de similitud conceptual. En consecuencia, el grado de similitud global entre los signos de que se trata es pequeño [véase, por analogía, la sentencia de 17 de febrero de 2011, Annco/OAMI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, apartado 38].
63 Por tanto, la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que los signos en conflicto eran globalmente similares.
Sobre el riesgo de confusión
64 Es preciso recordar que existe riesgo de confusión cuando, de forma acumulada, el grado de similitud de las marcas en conflicto y el grado de similitud de los productos o servicios designados por tales marcas son suficientemente elevados [sentencias de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, apartado 45, y de 11 de enero de 2013, Kokomarina/OHMI — Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, no publicada, EU:T:2013:5, apartado 48].
65 Procede recordar igualmente que, según la jurisprudencia, el consumidor medio de la categoría de productos considerada rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, apartado 26).
66 En el presente caso, la recurrente cuestiona las consideraciones de la Sala de Recurso en cuanto a la existencia de un riesgo de confusión, alegando que ésta no reconoció el carácter distintivo atenuado de las marcas anteriores, pues el término «toro» hacía referencia al animal representado, en particular en España, donde el toro es un símbolo nacional, que no debería ser objeto de un derecho exclusivo conferido a un solo operador. Además, aduce que la Sala de Recurso no tomó en consideración «la elevada distintividad intrínseca» de la marca solicitada, habida cuenta de su originalidad y del hecho, que puede considerarse notorio, de que tanto la representación gráfica como el nombre del personaje inventado por la recurrente eran objeto de una protección intelectual. La recurrente reprocha asimismo a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta los hábitos notorios de consumo del público destinatario. Finalmente, invoca resoluciones dictadas por los Tribunales españoles de Marcas de la Unión y, por último, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo español el 18 de enero de 2017.
67 A este respecto, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 57 de la resolución impugnada, que, en atención a la impresión global de similitud entre los signos en conflicto y a la identidad de los productos y servicios designados por dichos signos, y habida cuenta del principio de interdependencia de los factores del riesgo de confusión, concurría inevitablemente un riesgo de confusión, incluyendo el riesgo de asociación.
68 En este sentido, es preciso recordar que los productos y servicios de que se trata son, o bien idénticos, o bien similares, pero que, contrariamente a las apreciaciones de la Sala de Recurso, los signos en conflicto únicamente presentan un escaso grado de similitud global.
69 En el marco de una apreciación global de los signos en conflicto, las diferencias visual, fonética y conceptual que existen entre ellos, resultantes de la predominancia y del carácter de fantasía del toro representado y del término «bad», antepuesto al término «toro» en la marca solicitada, así como la unidad lógica derivada de los elementos denominativo y figurativo globalmente considerados, son suficientes para estimar que, ante dichos signos, el público pertinente no establecerá un vínculo entre ellos, puesto que ni el elemento figurativo dominante ni el elemento denominativo de la marca solicitada coinciden con el único elemento o con alguno de los elementos de las marcas anteriores. En estas circunstancias, a pesar de la identidad o de la similitud de los productos y servicios designados, es muy poco probable que éstos, dotados de la marca solicitada, sean percibidos por los consumidores como procedentes de la empresa titular de las marcas anteriores o de una empresa vinculada económicamente a ella [véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 18 de diciembre de 2008, Torres/OAMI — Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T‑287/06, EU:T:2008:602, apartado 74].
70 En consecuencia, sin que sea necesario pronunciarse sobre las demás alegaciones formuladas por la recurrente, procede estimar el motivo basado en que, al reconocer la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en conflicto, la EUIPO infringió las disposiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, así como anular, por tanto, la resolución impugnada.
Costas
71 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
72 En el presente caso, puesto que han sido desestimadas las pretensiones de la EUIPO y la recurrente no ha solicitado la condena en costas de la coadyuvante, procede condenar a la EUIPO a cargar con sus propias costas así como con las de la recurrente, conforme a las pretensiones de esta última.
73 La coadyuvante, cuyas pretensiones han sido desestimadas, cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)
decide:
1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 16 de abril de 2013 (asunto R 1446/2012‑2).
2) La EUIPO cargará con sus propias costas, así como con las de Jordi Nogues, S.L.
3) Grupo Osborne, S.A., cargará con sus propias costas.
Van der Woude | Ulloa Rubio | Marcoulli |
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de septiembre de 2017.
El Secretario | | El Presidente |
E. Coulon | | M. van der Woude |