UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemäs jaosto)
20 päivänä syyskuuta 2017 (*)
EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin BADTORO rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisemmat EU-sanamerkit TORO ja aikaisempi kansallinen kuviomerkki TORO – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Merkkien samankaltaisuus – Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta
Asiassa T‑350/13,
Jordi Nogues, SL, kotipaikka Barcelona (Espanja), edustajinaan asianajajat J. Fernández Castellanos, M. J. Sanmartín Sanmartín ja E. López Parés,
kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään aluksi V. Melgar ja M. J. Crespo Carrillo, sittemmin Crespo Carillo,
vastaajana,
jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on
Grupo Osborne, SA, kotipaikka El Puerto de Santa María (Espanja), edustajanaan asianajaja J. M. Iglesias Monravá,
ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n toisen valituslautakunnan 16.4.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 1446/2012-2), joka liittyy Grupo Osbornen ja Jordi Noguesin väliseen väitemenettelyyn,
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto),
toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. van der Woude sekä tuomarit I. Ulloa Rubio ja A. Marcoulli (esittelevä tuomari),
kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 2.7.2013 jätetyn kannekirjelmän,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.9.2013 jätetyn EUIPO:n vastineen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.10.2013 jätetyn väliintulijan vastineen,
ottaen huomioon 18.12.2013 annetun määräyksen menettelyn lykkäämisestä,
ottaen huomioon 1.3.2016 päivätyn unionin yleisen tuomioistuimen kirjeen, jolla asianosaisille ilmoitettiin, että unionin yleinen tuomioistuin oli saanut tiedoksi EU-tavaramerkkejä käsittelevän Alicanten (Espanja) tuomioistuimen nro 1 tuomion ja että käsittelyn kirjallinen vaihe oli päätetty,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohdan nojalla esitetyn vaatimuksen käsiteltävän asian ja asian T‑386/15 yhdistämisestä sekä asianosaisten tästä esittämät huomautukset,
ottaen huomioon 13.5.2016 tehdyn päätöksen kieltäytyä käsiteltävänä olevan asian ja asian T‑386/15 yhdistämisestä,
ottaen huomioon 15.12.2016 pidetyn suullisen käsittelyn,
ottaen huomioon 15.2.2017 annetun määräyksen asian käsittelyn suullisen vaiheen aloittamisesta uudestaan,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.3.2017 jätetyt EUIPO:n huomautukset ja 6.3.2017 jätetyt väliintulijan huomautukset,
on antanut seuraavan
tuomion
Asian tausta
1 Kantaja Jordi Nogues, SL, teki 1.12.2010 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) nojalla.
2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:
3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkiin 25, 34 ja 35, ja ne vastaavat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:
– luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”
– luokka 34: ”Tupakka; tupakointivälineet; tulitikut”
– luokka 35: ”Tuontipalvelut; vienti; kaupalliset edustukset; kirjojen ja paperikauppatavaroiden, vaatteiden, kotitalous- ja keittiövälineiden ja ‑astioiden, koriste-esineiden, tupakointivälineiden ja lahjaesineiden myynti liikkeissä ja maailmanlaajuisten tietoverkkojen välityksellä; mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät”.
4 EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 14.1.2011 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 9/2011.
5 Väliintulija Grupo Osborne, SA, teki 12.4.2011 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröinnistä edellä 3 kohdassa mainittuja tavaroita ja palveluja varten.
6 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:
– aikaisempi espanjalainen kuviomerkki, jota haettiin 15.7.2010 ja joka rekisteröitiin 13.12.2010 numerolla 2939631 seuraavia luokkaan 34 kuuluvia tavaroita varten: ”Tupakansytyttimet ja tupakointivälineet”, ja joka on seuraava:
– aikaisempi EU-sanamerkki TORO, jota haettiin 13.9.2002 ja joka rekisteröitiin 5.8.2010 numerolla 2844264 seuraavia luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet, vyöt”
– aikaisempi EU-sanamerkki TORO, jota haettiin 23.6.2000 ja joka rekisteröitiin 3.1.2007 numerolla 1722362 seuraavia luokkaan 35 kuuluvia palveluja varten: ”Mainospalvelut; liikeasioiden hoitaminen; kaupallinen hallinto; toimistotyö; elintarviketuotteiden ja juomien vähittäismyynti, mitkään näistä palveluista ja/tai tuotteista eivät ole peräisin häristä tai liity niihin”
– aikaisempi espanjalainen sanamerkki EL TORO, jota haettiin 17.6.1998 ja joka rekisteröitiin 8.10.2003 numerolla 2169043 seuraavia luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten: ”Miesten, naisten tai lasten vaatteet ja jalkineet (paitsi ortopediset jalkineet); päähineet”
– aikaisempi espanjalainen kuviomerkki, jota haettiin 16.3.2010 ja joka rekisteröitiin 22.6.2010 numerolla 2919417 seuraavia luokkaan 35 kuuluvia palveluja varten: ”Kaikenlaisten tavaroiden vähittäismyynti myymälöissä ja internetissä”, ja joka on seuraava:
7 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloon.
8 Väiteosasto hyväksyi 7.6.2012 väitteen kokonaisuudessaan. Se totesi, että on olemassa sekaannusvaara kaikkien haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden osalta, kun otetaan huomioon aiemmat EU-sanamerkit nro 2844264 ja nro 1722362 ja aikaisempi espanjalainen kuviomerkki nro 2939631.
9 Kantaja valitti 1.8.2012 EUIPO:ssa väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.
10 EUIPO:n toinen valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen 16.4.2013 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Erityisesti se totesi, että riidanalaisten merkkien kattamat tavarat ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia. Lisäksi se totesi, että kun otetaan huomioon aikaisempien tavaramerkkien tavanomainen erottamiskyky, vaikka sana ”toro” esiintyykin monissa rekisteröidyissä espanjalaisissa tavaramerkeissä, yhteisen osan ”toro” painoarvo, joka on peruste lausuntatavan, merkityssisällön ja vähäisemmässä määrin ulkoasun samankaltaisuuksille, ja joka tapauksessa riidanalaisten merkkien vakiintuneen rauhanomaisen rinnakkaiselon puuttuminen espanjan markkinoilla, on kyse asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta sekaannusvaarasta.
Asianosaisten vaatimukset
11 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
– kumoaa riidanalaisen päätöksen
– velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
12 EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
– hylkää kanteen
– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
13 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Sen mukaan valituslautakunta katsoi virheellisesti, että riidanalaisten merkkien välillä on sekaannusvaara.
Alustavat huomautukset
14 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetään, että aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
15 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on asianomaisista merkeistä ja tavaroista tai palveluista, ja huomioon on otettava kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäisriippuvuus (ks. tuomio 9.7.2003, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
16 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa, että riidanalaiset merkit ovat samoja tai samankaltaisia sekä että niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. On kyse kumulatiivisista edellytyksistä (ks. tuomio 22.1.2009, Commercy v. SMHV – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
17 Oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tuoteryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
18 Lisäksi kun aikaisemman tavaramerkin suoja ulottuu koko Euroopan unionin alueelle, on otettava huomioon, mikä käsitys asianomaisten tavaroiden tai palvelujen kuluttajilla tällä alueella on riidanalaisista merkeistä. On kuitenkin huomattava, että EU-tavaramerkin rekisteröinnin epäämiseksi on riittävää, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu suhteellinen hylkäysperuste on olemassa osassa unionia (ks. vastaavasti tuomio 14.12.2006, Mast-Jägermeister v. SMHV – Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä ym.), T‑81/03, T‑82/03 ja T‑103/03, EU:T:2006:397, 76 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
19 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta totesi kohdeyleisön määritelmästä, että luokkiin 25 ja 34 kuuluvia tavaroita tarjotaan suurelle yleisölle ja että luokkaan 35 kuuluvia palveluja tarjotaan sekä suurelle yleisölle että erikoistuneelle yleisölle. Se päätteli tästä, että sekaannusvaaraa on arvioitava ottamalla huomioon sekä suureen yleisöön että erikoistuneeseen yleisöön kuuluvan keskivertokuluttajan, erityisesti espanjalaisen kuluttajan, käsitys merkeistä, koska väite perustui muun muassa espanjalaisiin tavaramerkkeihin.
20 Tämä kohdeyleisön määritelmä, jota kantaja ei myöskään ole riitauttanut, on vahvistettava niillä samoilla perusteilla, jotka esitettiin riidanalaisessa päätöksessä.
21 Riidanalaisten merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen vertailun osalta asianosaiset ovat perustellusti yhtä mieltä siitä, että luokkiin 25 ja 35 kuuluvat tavarat ja palvelut ovat samoja ja että luokkaan 34 kuuluvat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia.
22 Kantajan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomisesta esittämiä väitteitä on tarkasteltava näiden toteamusten valossa ja ottamalla huomioon valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä tekemä arviointi.
Riidanalaisten merkkien vertailu
23 Oikeuskäytännöstä ilmenee, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava riidanalaisista merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
24 Lisäksi kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osista ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Sen sijaan on syytä suorittaa sellainen vertailu tarkastelemalla riidanalaisia tavaramerkkejä kumpaakin kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (ks. tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella. Asia voi olla näin muun muassa silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisön muistiin jäävää, tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (ks. vastaavasti tuomio 20.9.2007, Nestlé v. SMHV, C‑193/06 P, ei julkaistu, EU:C:2007:539, 43 kohta).
25 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta totesi, että riidanalaisten merkit luovat samankaltaisen kokonaisvaikutelman, koska ne ovat sanallisesti ja merkitykseltään yhteneviä, mikä johtuu sanasta ”toro”, joka tunnistetaan helposti haetussa tavaramerkissä ja joka ensiksi on aiemman EU-sanamerkin ainoa osatekijä ja aiemman espanjalaisen kuviomerkin ainoa sanaosa ja toiseksi erottava, ja jolla kolmanneksi ei ole toissijaista asemaa haetussa tavaramerkissä. Valituslautakunta totesi aiemmista puhtaista sanamerkeistä, että samankaltaisuutta vahvistaa se seikka, että sana ”toro” säilyttää itsenäisen aseman tunnusmerkkinä haetussa tavaramerkissä.
Riidanalaisten merkkien erottavat ja hallitsevat osat
26 Käsiteltävässä asiassa muun muassa riidanalaisen päätöksen 31, 32 ja 42 kohdasta ilmenee, että valituslautakunnan mukaan mikään haetun tavaramerkin osista ei hallitse sen ulkoasusta syntyvää vaikutelmaa, kun taas aiempaa espanjalaista kuviomerkkiä hallitsee sanaosa ”toro”. Kuten edellä 25 kohdassa on mainittu, valituslautakunta myös totesi, että sanaosalla ”toro” on itsenäinen asema tunnusmerkkinä haetussa tavaramerkissä.
27 Kantaja väittää, että valituslautakunta vertaili riidanalaisia merkkejä pirstoutuneesti ja epätarkoituksenmukaisesti. Sen mukaan valituslautakunta siis vääristeli haetun tavaramerkin ”mielikuvituksellista kokonaisuutta” todetessaan virheellisesti, ettei mikään osa hallitse sen ulkoasusta syntyvää vaikutelmaa ja ettei sanan ”toro” asema ole toissijainen, vaikka tämä sana esiintyy merkin lopussa ja sitä edeltää kooltaan selvästi suurempi, omaperäinen graafinen osatekijä, jonka merkitystä ei pidä aliarvioida. Kantaja väittää myös, että valituslautakunta sovelsi virheellisesti 6.10.2005 annetusta tuomiosta Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594) ilmenevää oikeuskäytäntöä, vaikka käsiteltävän asian olosuhteet ovat hyvin erilaiset erityisesti sen vuoksi, että sana ”toro” ei esiinny itsenäisenä haetussa tavaramerkissä. Näin tehdessään valituslautakunta loukkasi kokonaisvaikutelmaan perustuvan vertailun periaatetta.
28 EUIPO ja väliintulija riitauttavat nämä väitteet.
29 Aluksi on muistettava, että vaikka tavaramerkin koostuessa sana- ja kuvio-osista ensimmäiset ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin toiset, sillä keskivertokuluttaja viittaa kyseisiin tavaroihin helpommin tavaramerkin nimeä käyttämällä kuin sen kuvio-osaa kuvailemalla, tästä ei kuitenkaan seuraa, että tavaramerkin sanaosat olisi aina katsottava erottamiskykyisemmiksi kuin kuvio-osat. Moniosaisessa tavaramerkissä kuvio-osalla voi nimittäin olla vastaava asema kuin sanaosalla (tuomio 6.10.2015, Monster Energy v. SMHV – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T‑61/14, ei julkaistu, EU:T:2015:750, 37 kohta). Hallitsevan osan tunnistamiseksi on siis tarkasteltava riidanalaisen tavaramerkin kuvio- ja sanaosan luontaisia ominaisuuksia sekä niiden asemaa (ks. vastaavasti tuomio 16.1.2008, Inter-Ikea v. SMHV – Waibel (idea), T‑112/06, ei julkaistu, EU:T:2008:10, 49 kohta).
30 Käsiteltävässä asiassa haetun tavaramerkin kuvio-osa on mielikuvituksellinen piirros, joka esittää härkää, jolla on suuret sarvet ja vihainen katse. Tältä osin on todettava ensiksi, että sen esiin pistävä koko haetussa tavaramerkissä ylittää selvästi sanaosan koon. Toiseksi kuvio-osa on asetettu sanaosan yläpuolelle. Kolmanneksi esitetty härkä on massiivinen, musta ja erityisen omaperäinen. Tässä tilanteessa on todettava, että kuvio-osan mielikuvituksellisuus ja koko kääntävät kohdeyleisön huomion pois sen alapuolelle sijoitetusta sanaosasta. Kantaja väittää siis perustellusti, että valituslautakunta arvioi riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa virheellisesti, ettei yksikään haetun tavaramerkin osista hallitse sen ulkoasusta syntyvää vaikutelmaa. Näin ollen haetun tavaramerkin sanaosalla, mukaan lukien sana ”toro”, on haetussa tavaramerkissä toissijainen asema.
31 Kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa, sanaosa on kuitenkin kirjoitettu suurin kirjaimin. Kuvio-osan huomattavasta koosta huolimatta sanaosa näkyy selvästi. Tässä tilanteessa haetun tavaramerkin kuvio-osan hallitsevuus ei voi tehdä sanaosasta ”badtoro” merkityksetöntä tavaramerkistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa (ks. analogisesti tuomio 8.9.2010, Kido v. SMHV – Amberes (SCORPIONEXO), T‑152/08, ei julkaistu, EU:T:2010:357, 66 kohta ja tuomio 23.4.2015, Iglotex v. SMHV – Iglo Foods Group (IGLOTEX), T‑282/13, ei julkaistu, EU:T:2015:226, 53 ja 54 kohta).
32 Toiseksi siitä, että valituslautakunta sovelsi 6.10.2005 annettua tuomiota Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), on muistettava, että tästä tuomiosta ilmenevän oikeuskäytännön mukaan on niin, että vaikka riidanalaisten merkkien yhteisen osan ei voida katsoa hallitsevan kokonaisvaikutelmaa, se on otettava huomioon arvioitaessa näiden merkkien samankaltaisuutta, kun se itsessään muodostaa aikaisemman tavaramerkin ja säilyttää itsenäisen aseman tunnusmerkkinä tavaramerkissä, joka muodostuu muun muassa tästä osasta ja jota on haettu rekisteröitäväksi. Siinä tapauksessa, että yhteinen osa säilyttää itsenäisen aseman tunnusmerkkinä moniosaisessa tavaramerkissä, tästä merkistä syntyvä kokonaisvaikutelma voi näet johtaa siihen, että yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin vähintäänkin taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä, missä tapauksessa on katsottava, että sekaannusvaara on olemassa (tuomio 22.10.2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, 38 kohta).
33 Sen tarkastelun, onko jollakin moniosaisen merkin osalla itsenäinen asema tunnusmerkkinä, tarkoituksena on siis määrittää nämä mainitut osat, jotka kohdeyleisö havaitsee (ks. tuomio 28.1.2016, Novomatic v. SMHV – Simba Toys (African SIMBA), T‑687/14, ei julkaistu, EU:T:2016:37, 135 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
34 Tästä unionin tuomioistuin on täsmentänyt, että moniosaisen merkin osa ei säilytä tällaista itsenäistä asemaa tunnusmerkkinä, jos tämä osa muodostaa merkin muun osan tai muiden osien kanssa yhdessä tarkasteltuina kokonaisuuden, jolla on erilainen merkitys mainittuihin osiin nähden niitä erikseen tarkasteltaessa (tuomio 8.5.2014, Bimbo v. SMHV, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, 25 kohta).
35 On myös todettava, että vaikka keskivertokuluttaja ymmärtää tavanomaisesti tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen eri yksityiskohtia, on kuitenkin niin, että sanamerkin nähdessään hän hajottaa sen sanaosiin, joilla on hänelle konkreettinen merkitys tai jotka muistuttavat sanoja, jotka hän tuntee (ks. vastaavasti tuomio 13.2.2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, 57 kohta ja tuomio 13.2.2008, Sanofi-Aventis v. SMHV – GD Searle (ATURION), T‑146/06, ei julkaistu, EU:T:2008:33, 58 kohta).
36 Kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa, käsiteltävässä asiassa espanjankielinen yleisö sekä se osa unionin yleisöä, joka ymmärtää sanan ”toro” merkityksen, tunnistaa tämän sanan sanaosasta. Tämä sana on kuitenkin aikaisempien, väitteen perusteena olevien tavaramerkkien ainoa osatekijä tai ainoa sanaosa.
37 Tästä on aluksi muistettava, että haetun tavaramerkin sanaosalla on vastoin valituslautakunnan toteamuksia toissijainen asema merkissä.
38 Lisäksi on huomattava, että sana ”toro” sijaitsee merkin lopussa ja sitä edeltää sana ”bad”. Tästä voidaan muistuttaa, että kuluttaja kiinnittää tavanomaisesti enemmän huomiota sanojen alkuosaan (ks. vastaavasti tuomio 17.3.2004, El Corte Inglés v. SMHV – González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 ja T‑184/02, EU:T:2004:79, 81 kohta ja tuomio 16.3.2005, L’Oréal v. SMHV – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, 64 ja 65 kohta).
39 Lisäksi haettu tavaramerkki koostuu yhdestä ainoasta sanaosasta eli sanasta ”badtoro”, joka on luotu asettamalla rinnakkain sanat ”bad” ja ”toro”. Se seikka, ettei kyseisiä sanoja ole erotettu toisistaan, vahvistaa sanaosan, jonka ainakin osa espanjankielisestä yleisöstä ja yleisöstä, joka ymmärtää sanan ”toro”, ymmärtää tarkoittavan ”vihaista tai pahaa härkää”, mieltämistä kokonaisuutena (ks. analogisesti tuomio 29.9.2011, Procter & Gamble Manufacturing Cologne v. SMHV – Natura Cosméticos (NATURAVIVA), T‑107/10, ei julkaistu, EU:T:2011:551, 34 kohta). Tällä tavoin sanaosassa viitataan täsmällisesti härän mielikuvitukselliseen kuvaan, joka on edellä 30 kohdassa todetulla tavalla todennäköisesti se osa, jonka kohdeyleisö on taipuvainen tunnistamaan ja säilyttämään muistissaan pikemminkin kuin itse eläimen, kun otetaan huomioon kuvan hallitsevuus haetussa tavaramerkissä ja sen omalaatuisuus. Tästä seuraa, että sanaosa ”badtoro” havaitaan yhdessä kuvio-osan kanssa, ja ne muodostavat yhdessä loogisen kokonaisuuden, joka poikkeaa pelkästä eläimen nimestä, joka toistuu aiemmissa tavaramerkeissä.
40 Kun muistetaan, että kuluttaja käsittää tavaramerkin tavanomaisesti kokonaisuutena eikä tutki sen eri yksityiskohtia, on siis todettava, ettei kuluttaja tavanomaisesti miellä sanaa ”toro” haetun tavaramerkin itsenäiseksi osaksi tai muista sitä, koska siltä puuttuu riittävä vetovoima (ks. analogisesti tuomio 24.5.2012, Grupo Osborne v. SMHV – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), T‑169/10, ei julkaistu, EU:T:2012:261, 42 kohta). Tästä seuraa, että kantaja väittää perustellusti, että valituslautakunta totesi virheellisesti, että sana ”toro” säilyttää itsenäisen aseman tunnusmerkkinä haetussa tavaramerkissä.
41 Riidanalaisten merkkien samankaltaisuutta on arvioitava näiden toteamusten valossa.
Ulkoasun samankaltaisuus
42 Kantaja väittää, että vastoin valituslautakunnan toteamuksia riidanalaiset merkit eivät ole ulkoasultaan samankaltaisia.
43 EUIPO ja väliintulija riitauttavat kantajan väitteet.
44 Valituslautakunta totesi käsiteltävässä asiassa, että sanaosan ”toro” yhtenevyyden vuoksi riidanalaiset merkit ovat jonkin verran, vaikkakin heikosti samankaltaisia, kun otetaan huomioon haetussa tavaramerkissä oleva sanaosa ”bad”, joka sijaitsee ennen sanaosaa ”toro”, ja vaikka niiden kuvio-osissa on eroja tai aiemmissa tavaramerkeissä ei ole kuvio-osaa.
45 Tältä osin on muistettava, että valituslautakunta otti virheellisesti lähtökohdaksi sen, ettei sanalla ”toro” ole toissijaista asemaa. Tässä yhteydessä se antoi erityisen merkityksen riidanalaisten tavaramerkkien yhtenevälle sanalle ”toro” selvittämättä etukäteen, onko kohdeyleisö taipuvainen muistamaan sanan ”toro” haetun tavaramerkin itsenäisenä osana.
46 Vaikka riidanalaisissa merkeissä on yhteinen sana ”toro”, niissä on useita eroja. Näin ollen haettu tavaramerkki eroaa rakenteeltaan hyvin paljon aiemmista EU-sanamerkeistä TORO. Se nimittäin sisältää hallitsevan kuvio-osan, joka esittää mielikuvituksellista ja omaperäistä härkää, jonka jalkojen alla on sanaosa, joka koostuu sanasta ”toro” ja sitä edeltävästä kirjainryhmästä ”bad”, jotka yhdessä muodostavat yhden ainoan sanaosan.
47 Myös aiempaan espanjalaiseen kuviomerkkiin nähden haetun tavaramerkin rakenteessa on selviä eroja, koska ensimmäinen koostuu vierekkäin asetetuista kuvio-osasta ja hallitsevasta sanaosasta. Haettu tavaramerkki sen sijaan koostuu hallitsevasta kuvio-osasta ja sen alapuolella olevasta toissijaisesta sanaosasta. Lisäksi on niin, että vaikka nämä kaksi kuvio-osaa esittävätkin härkää, ne ovat olennaisella tavalla erilaisia. Aiemmassa espanjalaisessa tavaramerkissä nimittäin esitetään musta, klassinen ja kokonainen härän siluetti sivusta päin katsottuna. Haetun tavaramerkin kuvio-osa on sitä vastoin mielikuvituksellinen härkä edestä päin katsottuna, joka on väriltään musta. Sillä on kolme jalkaa sekä sarvet ja valkoiset, esiin pistävät silmät. Lopuksi on todettava, että riidanalaisten merkkien sanaosat eroavat osittain toisistaan.
48 Näillä perusteilla sillä seikalla, että aiemmat tavaramerkit ja haettu tavaramerkki sisältävät sanan ”toro”, on vain vähäinen vaikutus niiden kokonaisvertailussa, koska kuten edellä 40 kohdassa todettiin, tämä sana ei vastoin valituslautakunnan toteamuksia säilytä itsenäistä asemaa tunnusmerkkinä haetussa tavaramerkissä. Tästä on todettava, että kahden saman osan sisältävän tavaramerkin ulkoasusta syntyvä vaikutelma voi olla erilainen erityisesti silloin, kun vertaillaan yhtäältä aikaisempien EU-tavaramerkkien kaltaista sanamerkkiä ja toisaalta haetun tavaramerkin, joka koostuu vahvasta kuvio-osasta ja osittain erilaisesta sanaosasta ja joka luo pelkästä osasta ”toro” erilaisen visuaalisen vaikutelman, kaltaista moniosaista tavaramerkkiä (ks. vastaavasti tuomio 8.12.2011, Aktieselskabet af 21. november 2001 v. SMHV – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, ei julkaistu, EU:T:2011:722, 33 kohta ja tuomio 17.5.2013, Rocket Dog Brands v. SMHV – Julius-K9 (JULIUS K9), T‑231/12, ei julkaistu, EU:T:2013:264, 34 kohta).
49 Tässä tilanteessa, kun otetaan huomioon riidanalaisten merkkien edellä kuvatut erot ja niiden osien painoarvo ja sanan ”toro” itsenäisen aseman tunnusmerkkinä puuttuminen, on todettava, että ne ovat kokonaisuutena tarkastellen ulkoasultaan enintään heikosti samankaltaisia.
Lausuntatavan samankaltaisuus
50 Kantaja väittää, että kun otetaan huomioon sana ”bad”, joka on asetettu sanan ”toro” edelle, valituslautakunta katsoi virheellisesti, että riidanalaiset merkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia. Kantaja väittää, että nämä merkit sisältävät eri määrän kirjaimia, niiden rakenne saa aikaan erilaisen rytmin ja äänteiden sarjan ja että sanassa ”badtoro” on espanjalaisille kuluttajille vieras ja uusi konsonanssi.
51 EUIPO ja väliintulija riitauttavat nämä väitteet.
52 Tältä osin on todettava, että riidanalaiset merkit eroavat toisistaan lausuntatavaltaan lisätavun ”bad” vuoksi, mutta niissä on kaksi yhteistä tavua ”to” ja ”ro”. Tässä yhteydessä kirjainten ”d” ja ”t” peräkkäisyys, joka on vieras espanjankieliselle yleisölle, ei riitä estämään sitä, että riidanalaisten merkkien lausuntatavoista syntyvä kokonaisvaikutelma on yhteinen sana ”toro” huomioon ottaen keskimääräisen samankaltainen, kuten valituslautakunta perustellusti totesi.
Merkityssisällön samankaltaisuus
53 Merkityssisällön osalta kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, ettei se ottanut huomioon sitä, että aiemmista tavaramerkeistä, joissa sana ”toro” viittaa eläimeen, poiketen haettu tavaramerkki välittää ”monitahoisen” ajatuksen, johon sisältyy maskotti, joka osoittaa yleisölle yleismaailmallisen viestin uhmasta ja kapinasta, sekä tämän nimi, joka koostuu uudissanasta ”badtoro”. Kantajan mukaan sanat ”bad” ja ”toro” ovat siis erottamattomat.
54 EUIPO ja väliintulija riitauttavat kantajan väitteet.
55 Aluksi on muistettava, että oikeuskäytännön mukaan merkityssisällön samankaltaisuus johtuu siitä, että kahdessa tavaramerkissä käytetään mielikuvia, joilla on yhteinen semanttinen sisältö (tuomio 11.11.1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta ja tuomio 21.4.2010, Peek & Cloppenburg ja van Graaf v. SMHV – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, EU:T:2010:152, 63 kohta).
56 Käsiteltävässä asiassa riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että valituslautakunta on nojautunut pääasiallisesti siihen, että riidanalaisissa merkeissä on sana ”toro”. Se nimittäin katsoi, että nämä merkit ovat tällä perusteella merkityssisällöltään osittain samoja yleisölle, joka ymmärtää sanan ”toro” merkityksen, riippumatta siitä, ymmärtääkö tämä yleisö sanan ”bad” vai ei. Se totesi lisäksi, että haettu tavaramerkki on yhtenevä myös aiemman espanjalaisen kuviomerkin kanssa sen graafisen, härkää esittävän kuvan vuoksi. Valituslautakunta totesi tästä, että yleisölle, joka ymmärtää sanan ”toro” merkityksen, riidanalaiset merkit ovat hyvin samankaltaisia. Valituslautakunta totesi sitä vastoin, että yleisö, joka ei ymmärrä sanan ”toro” merkitystä, ei miellä riidanalaisia merkkejä samankaltaisiksi vaan erilaisiksi, jos tämä yleisö ymmärtää sanan ”bad” merkityksen.
57 Aluksi on muistettava, että nämä toteamukset perustuvat virheelliseen oletukseen siitä, ettei sana ”toro” ole haetussa tavaramerkissä luonteeltaan toissijainen. Se seikka, että valituslautakunta totesi, että yleisö, joka ei ymmärrä sanaa ”toro”, ei miellä haettua tavaramerkkiä ja aiempaa espanjalaista kuviomerkkiä samankaltaisiksi, vaikka ne kumpikin sisältävät härän kuvan, osoittaa erityisesti näiden merkkien yhteiselle sanalle ”toro” annetun erityisen merkityksen.
58 Tässä yhteydessä on aluksi todettava valituslautakunnan tavoin, että yleisölle, joka ei ymmärrä sanan ”toro” merkitystä, haettu tavaramerkki ei ole merkityssisällöltään lainkaan samankaltainen aikaisempien EU-sanamerkkien TORO kanssa.
59 Espanjankielinen yleisö tai yleisö, joka ymmärtää sanan ”toro” merkityksen, tunnistaa, kuten edellä 36 kohdassa on mainittu, haetun tavaramerkin sanaosan yhdistelmäksi yhtäältä sanasta tai kirjainryhmästä ”bad” ja toisaalta sanasta ”toro” eli täsmällisestä eläimen nimityksestä espanjan kielellä. Näin ollen tämä yleisö katsoo viimeksi mainitun sanan viittaavan mainittuun eläimeen, joka tapauksen mukaan esitetään aikaisemmissa tavaramerkeissä, mikä lähentää riidanalaisten merkkien merkityssisältöä.
60 On kuitenkin niin, että vaikka tämä yhteinen viittaus härän käsitteeseen ilmenee riidanalaisista tavaramerkeistä, haetussa tavaramerkissä esitetty härkä muistuttaa, kuten kantaja väittää, enemmän maskottia tai erilaista henkilöhahmoa aiemmissa tavaramerkeissä pelkästään mainittuun tai esitettyyn eläimeen nähden. Näin ollen toisin kuin aiemmassa kuviomerkissä oleva nimitys ”toro” ja siinä esitetty härän klassinen siluetti, haetussa tavaramerkissä oleva härkä näyttää inhimilliseltä erityisesti silmistään, jotka kantajan väittämällä tavalla välittävät vihaisen tai uhmaisen asenteen. Lisäksi eläin on esitetty mielikuvituksellisella tavalla, sillä sen sarvet ovat suhteettoman suuret ja sillä on vain kolme jalkaa. Kun otetaan huomioon tällä tavoin esitetyn härän ilmaisutapa, sanaosa ”badtoro” voitaisiin mieltää tämän henkilöhahmon nimeksi.
61 Tässä tilanteessa on todettava, että kokonaisuutena tarkastellen haetun tavaramerkin kuvio- ja sanaosa välittävät käsitteen, joka poikkeaa klassisesta härän käsitteestä eläimenä. Riidanalaisten tavaramerkkien merkityssisältöjen välistä samankaltaisuutta on siis suhteutettava, koska se on katsottava enintään keskimääräiseksi eikä huomattavaksi, kuten valituslautakunta virheellisesti arvioi.
62 Kaikesta edellä esitetystä johtuu, että valituslautakunta perusti analyysinsä riidanalaisten merkkien samankaltaisuudesta virheelliseen toteamukseen siitä, ettei haetun tavaramerkin kuvio-osa ole hallitseva, yliarvioiden sen seikan vaikutuksen yleisöön, että molemmissa merkeissä on sana ”toro”. Kun tässä tilanteessa otetaan huomioon yhtäältä se, että kuvio-osa on sen hallitsevuuden ja omalaatuisuuden vuoksi se osa, joka kiinnittää kohdeyleisön huomion, ja toisaalta se, että sana ”toro” ei säilytä itsenäistä asemaa tunnusmerkkinä haetussa tavaramerkissä, on todettava, että riidanalaiset merkit ovat ulkoasultaan hyvin heikosti samankaltaisia, lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia ja merkityssisällöltään tietyssä määrin samankaltaisia. Näin ollen kyseiset merkit ovat kokonaisuutena tarkastellen heikosti samankaltaisia (ks. analogisesti tuomio 17.2.2011, Annco v. SMHV – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, 38 kohta).
63 Valituslautakunta totesi siis virheellisesti, että riidanalaiset merkit ovat kokonaisuutena tarkastellen samankaltaisia.
Sekaannusvaara
64 On muistutettava, että sekaannusvaara on olemassa silloin, kun sekä kyseessä olevat tavaramerkit että niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat riittävän samankaltaisia (tuomio 23.10.2002, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, 45 kohta ja tuomio 11.1.2013, Kokomarina v. SMHV – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, ei julkaistu, EU:T:2013:5, 48 kohta).
65 Lisäksi on muistettava, että oikeuskäytännön mukaan kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, joten hänen on turvauduttava epätäydelliseen muistikuvaan niistä (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, 26 kohta).
66 Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja riitauttaa valituslautakunnan toteamukset sekaannusvaaran olemassaolosta ja väittää, että tämä ei ole ottanut huomioon aikaisempien tavaramerkkien heikkoa erottamiskykyä, kun sana ”toro” viittaa esitettyyn eläimeen, erityisesti Espanjassa, jossa härkä on kansallinen symboli, joka ei voi olla yhdelle toimijalle myönnetyn yksinoikeuden kohteena. Lisäksi valituslautakunta ei ottanut huomioon sitä, että haetulla tavaramerkillä on ”huomattava luontainen erottamiskyky”, kun otetaan huomioon sen omaperäisyys ja se tunnetuksi luokiteltava seikka, että sekä graafinen esitys että kantajan keksimä henkilöhahmon nimi saavat tekijänoikeussuojaa. Valituslautakunta ei ottanut huomioon myöskään kohdeyleisön tunnettuja kulutustottumuksia. Lopuksi kantaja vetoaa EU-tavaramerkkejä käsittelevien Espanjan tuomioistuinten antamiin tuomioihin, viime kädessä Tribunal Supremon (Espanjan korkein oikeus) 18.1.2017 antamaan tuomioon.
67 Tästä valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 57 kohdassa, että kun otetaan huomioon riidanalaisista merkeistä syntyvän kokonaisvaikutelman samankaltaisuus ja näiden merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen samuus, ja kun otetaan huomioon sekaannusvaaraa koskevien tekijöiden keskinäisen riippuvuuden periaate, sekaannusvaara, johon sisältää mielleyhtymän vaara, on väistämätön.
68 Tästä on muistettava, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat joko samoja tai samankaltaisia mutta että vastoin valituslautakunnan toteamuksia riidanalaiset merkit ovat kokonaisuutena tarkastellen vain heikosti samankaltaisia.
69 Riidanalaisten merkkien kokonaisarvioinnissa niiden väliset ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön erot, jotka aiheutuvat haetussa tavaramerkissä esitetyn härän hallitsevuudesta ja mielikuvituksellisuudesta ja sanasta ”bad”, joka edeltää sanaa ”toro”, sekä yhdessä havaittavista sana- ja kuvio-osista syntyvä looginen kokonaisuus ovat riittäviä sen toteamiseksi, että kohdeyleisö ei muodosta mainitut merkit havaitessaan yhteyttä niiden välille, kun haetun tavaramerkin hallitseva kuvio-osa tai sanaosa ei ole yhtenevä aikaisempien tavaramerkkien ainoan osatekijän tai niiden jonkin osan kanssa. Tällä perusteella on kyseisten tavaroiden ja palvelujen samuudesta tai samankaltaisuudesta huolimatta hyvin epätodennäköistä, että ne haetulla tavaramerkillä varustettuina vaikuttaisivat kuluttajien silmissä olevan peräisin aikaisempien tavaramerkkien haltijan yrityksestä tai siihen taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 18.12.2008, Torres v. SMHV – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T‑287/06, EU:T:2008:602, 74 kohta).
70 Näin ollen, ilman että olisi tarpeen lausua kantajan muista väitteistä, on hyväksyttävä kanneperuste, jonka mukaan EUIPO rikkoi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se totesi sekaannusvaaran olemassaolon riidanalaisten merkkien välillä, ja siis kumottava riidanalainen päätös.
Oikeudenkäyntikulut
71 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
72 Koska käsiteltävässä asiassa EUIPO on hävinnyt asian eikä kantaja ole vaatinut väliintulijan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikuluja, EUIPO on velvoitettava korvaamaan omat oikeudenkäyntikulunsa ja kantajan oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.
73 Lisäksi väliintulija, joka on hävinnyt asian, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan 16.4.2013 tekemä päätös (asia R 1446/2012-2) kumotaan.
2) EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Jordi Noguesin, SL, oikeudenkäyntikulut.
3) Grupo Osborne, SA, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Van der WoudeUlloa RubioMarcoulli
Julistettiin Luxemburgissa 20 päivänä syyskuuta 2017.
Allekirjoitukset