ARREST VAN HET GERECHT (Zevende kamer)
20 september 2017 (*)
„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk BADTORO – Oudere Uniewoordmerken en ouder nationaal beeldmerk TORO – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Overeenstemmende tekens – Soortgelijke waren en diensten – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”
In zaak T‑350/13,
Jordi Nogues, SL, gevestigd te Barcelona (Spanje), vertegenwoordigd door J. Fernández Castellanos, M. J. Sanmartín Sanmartín en E. López Parés, advocaten,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), aanvankelijk vertegenwoordigd door V. Melgar en J. Crespo Carrillo, vervolgens door J. Crespo Carillo, als gemachtigden,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:
Grupo Osborne, SA, gevestigd te El Puerto de Santa María (Spanje), vertegenwoordigd door J. M. Iglesias Monravá, advocaat,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 16 april 2013 (zaak R 1446/2012‑2) inzake een oppositieprocedure tussen Grupo Osborne en Jordi Nogues,
wijst
HET GERECHT (Zevende kamer),
samengesteld als volgt: M. van der Woude, president, I. Ulloa Rubio en A. Marcoulli (rapporteur), rechters,
griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,
gezien het op 2 juli 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 24 september 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,
gezien de op 7 oktober 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
gezien de beschikking tot schorsing van de procedure van 18 december 2013,
gezien de brief van het Gerecht van 1 maart 2016, waarbij aan partijen is meegedeeld dat het Gerecht kennis had genomen van de beslissing van de rechtbank voor het Uniemerk nr. 1 te Alicante (Spanje) en dat de schriftelijke behandeling is gesloten,
gezien het verzoek tot voeging, krachtens artikel 50, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, van de onderhavige zaak met zaak T‑386/15 en de opmerkingen van partijen dienaangaande,
gezien de beslissing van 13 mei 2016 waarbij niet is toegestaan dat de onderhavige zaak wordt gevoegd met zaak T‑386/15,
na de terechtzitting op 15 december 2016,
gezien de beschikking van 15 februari 2017 tot heropening van de mondelinge behandeling,
gezien de op 1 respectievelijk 6 maart 2017 ter griffie van het Gerecht neergelegde opmerkingen van het EUIPO en interveniënte,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1 Op 1 december 2010 heeft verzoekster, Jordi Nogues, SL, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1).
2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:
3 De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 25, 34 en 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
– klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”;
– klasse 34: „Tabak; artikelen voor rokers; lucifers”;
– klasse 35: „Import; export; handelsvertegenwoordiging; verkoop in winkels en via wereldwijde computernetwerken van boekbinderswaren en schrijfbehoeften, kleding, gerei en vaatwerk voor huishoudelijk gebruik en de keuken, decoratieve voorwerpen, artikelen voor rokers en geschenken; reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten”.
4 De Uniemerkaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 9/2011 van 14 januari 2011 gepubliceerd.
5 Op 12 april 2011 heeft interveniënte, Grupo Osborne, SA, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 supra bedoelde waren.
6 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere merken:
– ouder Spaans beeldmerk, aangevraagd op 15 juli 2010 en ingeschreven op 13 december 2010 onder nummer 2939631, ter aanduiding van „aanstekers en artikelen voor rokers” van klasse 34, dat hierna is afgebeeld:
– ouder Uniewoordmerk TORO, aangevraagd op 13 september 2002 en ingeschreven op 5 augustus 2010 onder nummer 2844264, ter aanduiding van „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; ceintuurs” van klasse 25;
– ouder Uniewoordmerk TORO, aangevraagd op 23 juni 2000 en ingeschreven op 3 januari 2007 onder nummer 1722362, ter aanduiding van „reclamediensten; beheer van commerciële zaken; commerciële administratie; kantoorwerk; detailverkoop van voedingsmiddelen en dranken, geen van deze diensten en/of producten is afkomstig van of heeft betrekking op stieren” van klasse 35;
– ouder Spaans woordmerk EL TORO, aangevraagd op 17 juni 1998 en ingeschreven op 8 oktober 2003 onder nummer 2169043, ter aanduiding van „kledingstukken voor heren, dames of kinderen en schoeisel (met uitzondering van orthopedisch schoeisel); hoofddeksels” van klasse 25;
– ouder Spaans beeldmerk, aangevraagd op 16 maart 2010 en ingeschreven op 22 juni 2010 onder nummer 2919417, ter aanduiding van de diensten „detailverkoop in de winkel en via wereldwijde computernetwerken van allerhande artikelen” van klasse 35, dat hierna is afgebeeld:
7 De oppositie was gebaseerd op het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
8 Op 7 juni 2012 heeft de oppositieafdeling de oppositie volledig toegewezen. Volgens haar bestond er verwarringsgevaar voor alle in de merkaanvraag opgegeven waren gelet op de oudere Uniewoordmerken nrs. 2844264 en 1722362 en het oudere Spaanse beeldmerk nr. 2939631.
9 Op 1 augustus 2012 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
10 Bij beslissing van 16 april 2013 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO verzoeksters beroep verworpen. Zij was met name van oordeel dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren deels dezelfde en deels soortgelijk waren. Voorts heeft zij geconcludeerd dat sprake was van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 gelet op het normale onderscheidend vermogen van de oudere merken terwijl verschillende ingeschreven Spaanse merken het woord „toro” bevatten, het belang van het gemeenschappelijke bestanddeel „toro” waardoor er sprake is van een fonetische, begripsmatige en – in mindere mate – visuele overeenstemming, en het feit dat in elk geval niet was aangetoond dat de conflicterende tekens op de Spaanse markt vreedzaam naast elkaar bestonden.
Conclusies van partijen
11 Verzoekster concludeert tot:
– vernietiging van de bestreden beslissing;
– verwijzing van het EUIPO in de kosten.
12 Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht:
– het beroep te verwerpen;
– verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
13 Verzoekster baseert haar beroep op één enkel middel: schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens bestaat.
Opmerkingen vooraf
14 Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Verder moet volgens artikel 8, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 207/2009 onder oudere merken worden verstaan de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan die van de aanvraag van het Uniemerk.
15 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Blijkens diezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de betrokken tekens en de soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten [zie arrest van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punten 30‑33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
16 Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 is slechts sprake van verwarringsgevaar indien de conflicterende tekens gelijk zijn of overeenstemmen en de erdoor aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn. Dit zijn cumulatieve voorwaarden [zie arrest van 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
17 Volgens de rechtspraak dient in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te worden uitgegaan van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie. Tevens dient rekening ermee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
18 Wanneer de bescherming van het oudere merk zich uitstrekt tot de volledige Europese Unie, moet bovendien de perceptie van de conflicterende tekens door de consument van de betrokken waren en diensten op dat grondgebied in aanmerking worden genomen. Evenwel dient eraan te worden herinnerd dat het voor de weigering van de inschrijving van een Uniemerk volstaat dat zich in een deel van de Unie een relatieve weigeringsgrond in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 voordoet [zie in die zin arrest van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T‑81/03, T‑82/03 en T‑103/03, EU:T:2006:397, punt 76 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
19 In casu heeft de kamer van beroep wat de omschrijving van het relevante publiek betreft geoordeeld dat de waren van de klassen 25 en 34 gericht waren op het grote publiek en dat de diensten van klasse 35 zowel voor het grote publiek als voor een gespecialiseerd publiek bestemd waren. Daaruit heeft zij afgeleid dat het bestaan van verwarringsgevaar diende te worden beoordeeld rekening houdend met de perceptie van de tekens door een gemiddelde consument die zowel tot het grote publiek als tot een gespecialiseerd publiek behoort, inzonderheid een Spaanse consument voor zover de oppositie was gebaseerd op met name Spaanse merken.
20 Deze omschrijving van het relevante publiek, die overigens door verzoekster niet wordt betwist, moet worden bevestigd om dezelfde redenen als die welke in de bestreden beslissing zijn uiteengezet.
21 Wat de vergelijking van de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten betreft, zijn de partijen terecht het erover eens dat de waren en diensten van de klassen 25 en 35 dezelfde zijn en dat de waren van klasse 34 hetzij dezelfde hetzij soortgelijk zijn.
22 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient thans, gelet op het oordeel van de kamer van beroep in de bestreden beslissing, verzoeksters betoog inzake schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 te worden onderzocht.
Vergelijking van de conflicterende tekens
23 Volgens de rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De wijze waarop de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten de merken waarneemt, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
24 Bovendien mag bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in overweging worden genomen en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de conflicterende merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie arrest van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld. Dit kan met name het geval zijn wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen van het merk verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door dat merk wordt opgeroepen (zie in die zin arrest van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C‑193/06 P, niet gepubliceerd, EU:C:2007:539, punt 43).
25 In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de conflicterende tekens, gelet op de erdoor gewekte totaalindruk, overeenstemden doordat zij verbaal en begripsmatig gelijklopen wegens de aanwezigheid van de term „toro”, die binnen het aangevraagde merk gemakkelijk herkenbaar is en die, ten eerste, het enige bestanddeel van het oudere Uniewoordmerk en het enige woordelement van het oudere Spaanse beeldmerk vormt, ten tweede, onderscheidend vermogen bezit en, ten derde, binnen het aangevraagde merk geen ondergeschikte plaats inneemt. Aangaande de oudere merken die zuivere woordmerken zijn, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de overeenstemming werd vergroot doordat de term „toro” binnen het aangevraagde merk een zelfstandige onderscheidende plaats behield.
Onderscheidende en dominerende bestanddelen van de conflicterende tekens
26 In casu volgt uit met name de punten 31, 32 en 42 van de bestreden beslissing dat volgens de kamer van beroep geen enkel van de bestanddelen waaruit het aangevraagde merk bestaat, de visuele indruk ervan overheerst, terwijl het dominerende bestanddeel van het oudere Spaanse beeldmerk het woordelement „toro” is. Zoals in punt 25 supra is uiteengezet, heeft de kamer van beroep ook geoordeeld dat het woordelement „toro” een zelfstandige onderscheidende plaats binnen het aangevraagde merk innam.
27 Verzoekster verwijt de kamer van beroep de conflicterende tekens fragmentarisch en niet naar behoren te hebben vergeleken. Zo heeft de kamer van beroep „het fantasierijke geheel” van het aangevraagde merk onjuist opgevat door ten onrechte te oordelen dat geen enkel element de visuele indruk ervan overheerste en de term „toro” geen ondergeschikte plaats innam, terwijl deze term aan het einde van het teken staat en wordt voorafgegaan door een origineel en duidelijk groter grafisch element waarvan het belang niet kan worden onderschat. Voorts stelt verzoekster dat de kamer van beroep de rechtspraak van het arrest van 6 oktober 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), ten onrechte heeft toegepast, terwijl de omstandigheden van de zaak radicaal verschillen, met name voor zover de term „toro” niet zelfstandig in het aangevraagde merk voorkomt. Zodoende heeft de kamer van beroep het beginsel van vergelijking aan de hand van de totaalindruk naast zich neergelegd.
28 Het EUIPO en interveniënte weerleggen dit betoog.
29 In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat wanneer een merk bestaat uit woord- en beeldelementen, de woordelementen weliswaar in beginsel in hogere mate onderscheidend zijn dan de beeldelementen omdat de gemiddelde consument gemakkelijker naar de betrokken waren verwijst door de naam van het merk te noemen dan door het beeldelement ervan te omschrijven, maar daaruit volgt niet dat de woordelementen van een merk steeds moeten worden beschouwd als in hogere mate onderscheidend dan de beeldelementen. Bij een samengesteld teken kan het beeldelement immers eenzelfde plaats innemen als het woordelement [arrest van 6 oktober 2015, Monster Energy/BHIM – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T‑61/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:750, punt 37]. Alsdan moet worden onderzocht wat de intrinsieke kwaliteiten van het beeldelement en van het woordelement van het litigieuze merk zijn, en ook welke plaats zij innemen, teneinde uit te maken welk bestanddeel dominerend is [zie in die zin arrest van 16 januari 2008, Inter-Ikea/BHIM – Waibel (idea), T‑112/06, niet gepubliceerd, EU:T:2008:10, punt 49].
30 In casu is het beeldelement van het aangevraagde merk een aan de verbeelding ontsproten tekening die een stier met grote hoorns en kwade blik weergeeft. Ten eerste is de in het oog springende omvang ervan binnen het aangevraagde merk beduidend groter dan die van het woordelement. Ten tweede staat het beeldelement boven het woordelement. Ten derde is de stier afgebeeld met een forse gestalte, in het zwart en op geheel originele wijze. Gelet daarop dient te worden geoordeeld dat het verbeeldingsaspect en de omvang van het beeldelement de aandacht van het relevante publiek van het daaronder geplaatste woordelement kunnen afwenden. Verzoekster kan bijgevolg op goede grond stellen dat de kamer van beroep in punt 31 van de bestreden beslissing ten onrechte heeft geoordeeld dat geen van de gecombineerde elementen van het aangevraagde merk de visuele indruk overheerst. Derhalve neemt het woordelement van het aangevraagde merk, daaronder begrepen het woord „toro”, een ondergeschikte plaats in het aangevraagde merk in.
31 Zoals de kamer van beroep in punt 31 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, wordt het woordelement evenwel in hoofdletters weergegeven. Ondanks de grote omvang van het beeldelement is het woordelement duidelijk zichtbaar. Gelet daarop kan de overheersende positie van het beeldelement binnen het aangevraagde merk niet tot gevolg hebben dat het woordelement „badtoro” binnen de totaalindruk van het merk verwaarloosbaar wordt [zie naar analogie arresten van 8 september 2010, Kido/BHIM – Amberes (SCORPIONEXO), T‑152/08, niet gepubliceerd, EU:T:2010:357, punt 66, en 23 april 2015, Iglotex/BHIM – Iglo FoodsGroup (IGLOTEX), T‑282/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:226, punten 53 en 54].
32 In de tweede plaats zij aangaande de toepassing door de kamer van beroep van het arrest van 6 oktober 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), eraan herinnerd dat volgens de uit dat arrest voortvloeiende rechtspraak bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens rekening moet worden gehouden met het gemeenschappelijke bestanddeel ervan, ook al kan het niet worden geacht de totaalindruk te overheersen, voor zover het op zichzelf het oudere merk vormt en een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het met name uit dit bestanddeel samengestelde merk, waarvan de inschrijving wordt aangevraagd. Wanneer een gemeenschappelijk element een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken, kan de door dat teken gewekte totaalindruk immers het publiek doen geloven dat de betrokken waren of diensten minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en is er dus sprake van verwarringsgevaar (arrest van 22 oktober 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, punt 38).
33 Het onderzoek of een van de bestanddelen van een samengesteld teken een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt, strekt ertoe vast te stellen welke van deze bestanddelen door het relevante publiek zullen worden waargenomen [zie arrest van 28 januari 2016, Novomatic/BHIM – Simba Toys (African SIMBA), T‑687/14, niet gepubliceerd, EU:T:2016:37, punt 135 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
34 In dit verband heeft het Hof gepreciseerd dat een bestanddeel van een samengesteld teken een dergelijke zelfstandige onderscheidende plaats niet behoudt indien dit bestanddeel met het andere bestanddeel of de andere bestanddelen van het teken tezamen genomen, een eenheid vormt met een andere betekenis dan die van deze bestanddelen afzonderlijk beschouwd (arrest van 8 mei 2014, Bimbo/BHIM, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, punt 25).
35 Tevens zij opgemerkt dat de gemiddelde consument een merk weliswaar gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let, maar wanneer hij een woordteken waarneemt, ontleedt hij dat teken in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent [zie in die zin arresten van 13 februari 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, punt 57, en 13 februari 2008, Sanofi-Aventis/BHIM – GD Searle (ATURION), T‑146/06, niet gepubliceerd, EU:T:2008:33, punt 58].
36 In casu zullen, zoals de kamer van beroep in punt 35 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, het Spaanstalige publiek alsook het deel van het Uniepubliek dat begrijpt wat het woord „toro” betekent, deze term binnen het woordelement identificeren. Deze term is evenwel het enige bestanddeel of het enige woordelement van de oudere merken op basis waarvan oppositie is ingesteld.
37 Dienaangaande zij allereerst eraan herinnerd dat het woordelement van het aangevraagde merk, anders dan de conclusie waartoe de kamer van beroep is gekomen, binnen het teken een ondergeschikte plaats inneemt.
38 Bovendien zij opgemerkt dat de term „toro” aan het einde van het teken staat en wordt voorafgegaan door de term „bad”. De consument besteedt gewoonlijk meer belang aan het begindeel van woorden [zie in die zin arresten van 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM – González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 en T‑184/02, EU:T:2004:79, punt 81, en 16 maart 2005, L’Oréal/BHIM – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, punten 64 en 65].
39 Bovendien bestaat het aangevraagde merk uit één enkel woordelement, te weten de term „badtoro”, door nevenschikking van de termen „bad” en „toro”. Dat de twee termen niet gescheiden zijn, versterkt de perceptie van het woordelement als één geheel en dat woordelement zal op zijn minst door een deel van het Spaanstalige publiek en van het publiek dat de term „toro” begrijpt, worden opgevat als een „boosaardige of kwade stier” [zie naar analogie arresten van 29 september 2011, Procter & Gamble Manufacturing Cologne/BHIM – Natura Cosméticos (NATURAVIVA), T‑107/10, niet gepubliceerd, EU:T:2011:551, punt 34]. In die zin verwijst het woordelement precies naar de aan de verbeelding ontsproten afbeelding van een stier, die gelet op de overheersende plaats ervan binnen het aangevraagde merk en de bijzondere eigenschappen ervan, zoals in punt 30 supra is aangegeven, waarschijnlijk het element zal zijn dat het relevante publiek zal neigen te herkennen en te onthouden, veeleer dan het dier zelf. Hieruit volgt dat het woordelement „badtoro” in samenhang met het beeldelement zal worden waargenomen, zodat het geheel een logische eenheid vormt die ver staat van de naam zonder meer van het in de oudere merken afgebeelde dier.
40 Aangezien de consument, zoals hierboven in herinnering is gebracht, een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan, dient bijgevolg te worden geoordeeld dat de consument het woord „toro” binnen het aangevraagde merk niet zelfstandig zal waarnemen of onthouden doordat dit woord onvoldoende aantrekkingskracht bezit [zie naar analogie arrest van 24 mei 2012, Grupo Osborne/BHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), T‑169/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:261, punt 42]. Hieruit volgt dat verzoekster op goede grond kan stellen dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de term „toro” een zelfstandige onderscheidende plaats in het aangevraagde merk behield.
41 Tegen de achtergrond van deze overwegingen moet thans worden uitgemaakt of de conflicterende tekens overeenstemmen.
Visuele overeenstemming
42 Verzoekster stelt, anders dan de kamer van beroep heeft vastgesteld, dat de conflicterende tekens visueel niet overeenstemmen.
43 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.
44 In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de conflicterende tekens, gelet op het samenvallen van het woordelement „toro”, in zekere mate – zij het zwak – overeenstemmen doordat in het aangevraagde merk het woordelement „bad” voor het woordelement „toro” is geplaatst en doordat hetzij de beeldelementen ervan punten van verschil vertonen hetzij in de oudere merken een beeldelement ontbreekt.
45 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de kamer van beroep zich heeft gebaseerd op het onjuiste uitgangspunt dat de term „toro” geen ondergeschikte plaats innam. In deze context heeft zij bijzonder belang gehecht aan het samenvallen van de term „toro” in de conflicterende tekens, zonder vooraf in overweging te nemen of het relevante publiek de term „toro” binnen het aangevraagde merk zelfstandig kan onthouden.
46 Hoewel de conflicterende tekens de term „toro” gemeen hebben, verschillen zij evenwel op verschillende punten. Zo verschilt de structuur van het aangevraagde merk sterk in vergelijking met de oudere Uniewoordmerken TORO. Het aangevraagde merk bevat immers een dominerend beeldelement, dat een aan de verbeelding ontsproten stier op originele wijze afbeeldt met aan zijn poten een woordelement dat bestaat uit het woord „toro” voorafgegaan door de lettergroep „bad”, zodat het geheel één enkel woordelement vormt.
47 In vergelijking met het oudere Spaanse beeldmerk vertoont de structuur van het aangevraagde merk ook duidelijke verschillen, want eerstbedoeld merk bestaat uit een beeldelement met daarnaast een dominerend woordelement. Het aangevraagde merk bestaat daarentegen uit een dominerend beeldelement en een ondergeschikt woordelement, dat eronder staat. Bovendien bestaan de twee beeldelementen weliswaar in de afbeelding van een stier, maar zij verschillen sterk. Het oudere Spaanse merk geeft immers een zwart, klassiek en volledig silhouet van een stier weer, in zijaanzicht. Het beeldelement van het aangevraagde merk is daarentegen een aan de verbeelding ontsproten afbeelding van een stier, in vooraanzicht en in het zwart. De stier heeft drie poten, alsmede in het oog springende witte hoorns en ogen. Ten slotte verschilt het woordelement van de conflicterende tekens ten dele.
48 Gelet daarop heeft het feit dat de oudere merken en het aangevraagde merk de term „toro” bevatten, slechts weinig invloed op de globale vergelijking, terwijl die term, zoals in punt 40 supra is aangegeven, geen zelfstandige onderscheidende plaats binnen het aangevraagde merk behoudt, anders dan de kamer van beroep heeft geconcludeerd. Op dit punt zij opgemerkt dat de visuele indruk van twee merken die eenzelfde element gemeen hebben, kan verschillen, met name wanneer de vergelijking wordt gemaakt tussen een woordmerk, zoals de oudere Uniemerken, en een samengesteld merk, zoals het aangevraagde merk, dat bestaat uit een sterk beeldelement en een ten dele verschillend woordelement, dat een andere visuele indruk geeft dan het element „toro” op zich [zie in die zin arresten van 8 december 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/BHIM – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, niet gepubliceerd, EU:T:2011:722, punt 33, en 17 mei 2013, Rocket Dog Brands/BHIM – Julius-K9 (JULIUS K9), T‑231/12, niet gepubliceerd, EU:T:2013:264, punt 34].
49 Derhalve dient, gelet op de hierboven in detail beschreven verschillen tussen de conflicterende tekens, het belang van de respectieve elementen ervan en het feit dat het woord „toro” geen zelfstandige onderscheidende plaats inneemt, te worden geoordeeld dat deze tekens, in hun geheel beschouwd, hoogstens in zeer zwakke mate visueel overeenstemmen.
Fonetische overeenstemming
50 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep, gelet op de aanwezigheid van de term „bad”, voor de term „toro”, ten onrechte geoordeeld dat de conflicterende tekens fonetisch overeenstemden. Zij stelt dat het aantal letters in deze tekens verschilt, hun structuur een ander ritme en een andere klankopeenvolging meebrengt en de term „badtoro” voor de Spaanse consument nieuw en vreemd in de oren klinkt.
51 Het EUIPO en interveniënte weerleggen dit betoog.
52 Dienaangaande zij opgemerkt dat de conflicterende tekens zich uit fonetisch oogpunt onderscheiden door de extra lettergreep „bad”, maar de twee lettergrepen „to” en „ro” gemeen hebben. De voor het Spaanse publiek vreemde opeenvolging van de letters „d” en „t” volstaat niet om te vermijden dat de fonetische totaalindruk van de conflicterende tekens, gelet op de concordantie van de term „toro”, gemiddeld overeenstemt, zoals de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld.
Begripsmatige overeenstemming
53 Verzoekster verwijt de kamer van beroep bij de vergelijking uit begripsmatig oogpunt geen rekening te hebben gehouden met het feit dat, anders dan de oudere merken waarvoor de term „toro” verwijst naar het dier, het aangevraagde merk een „complex” idee overbrengt, waarbij een mascotte het publiek een universele boodschap van uitdaging en opstandigheid brengt, en de naam ervan uit het neologisme „badtoro” bestaat. Volgens verzoekster zijn de termen „bad” en „toro” dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.
54 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.
55 Vooraf zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak begripsmatige overeenstemming voortvloeit uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud bevatten [arresten van 11 november 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, punt 24, en 21 april 2010, Peek & Cloppenburg en van Graaf/BHIM – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, EU:T:2010:152, punt 63].
56 In casu vloeit uit de bestreden beslissing voort dat de kamer van beroep zich hoofdzakelijk heeft gebaseerd op de aanwezigheid van de term „toro” in de conflicterende tekens. Zij heeft immers geoordeeld dat deze tekens om die reden begripsmatig ten dele gelijk waren voor het publiek dat de betekenis van het woord „toro” begrijpt, ongeacht of het de term „bad” begrijpt. Ten overvloede heeft zij opgemerkt dat het aangevraagde merk ook overeenstemde met het oudere Spaanse beeldmerk wegens het grafische motief in de vorm van een stier. Daaruit heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat de conflicterende tekens voor het publiek dat de betekenis van de term „toro” begrijpt, belangrijke punten van overeenstemming vertoonden. Daarentegen heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het publiek dat de betekenis van het woord „toro” niet begrijpt, de conflicterende tekens zou waarnemen als niet overeenstemmend en zelfs verschillend indien het de betekenis van het woord „bad” zou begrijpen.
57 Allereerst zij eraan herinnerd dat deze vaststellingen zijn gebaseerd op het onjuiste uitgangspunt dat de term „toro” binnen het aangevraagde merk geen ondergeschikte plaats inneemt. Het gegeven dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk en het oudere Spaanse beeldmerk door het publiek dat de term „toro” niet begrijpt, zouden worden waargenomen als niet overeenstemmend terwijl elk van deze merken een afbeelding van een stier bevat, benadrukt het grote belang dat zij heeft gehecht aan het samenvallen van het woord „toro” in beide tekens.
58 In die context zij allereerst opgemerkt, net zoals de kamer van beroep heeft gedaan, dat voor het publiek dat de betekenis van de term „toro” niet begrijpt, het aangevraagde merk geen enkel punt van begripsmatige overeenstemming met de oudere Uniewoordmerken TORO vertoont.
59 Het Spaanse publiek of het publiek dat de betekenis van het woord „toro” begrijpt, zal – zoals is uiteengezet in punt 36 supra – het woordelement van het aangevraagde merk identificeren als de samenstelling van de term of de lettergroep „bad” en de term „toro”, zijnde de juiste benaming van het dier in het Spaans. Die laatste term zal dus door dit publiek worden waargenomen als een referentie naar het dier dat wordt vermeld en naargelang het geval afgebeeld in de oudere merken, hetgeen de conflicterende tekens begripsmatig dichterbij kan brengen.
60 Hoewel deze gemeenschappelijke verwijzing naar het begrip stier in de conflicterende tekens vervat ligt, vertoont de in het aangevraagde merk afgebeelde stier, zoals verzoekster stelt, meer gelijkenis met een mascotte of een personage dat verschilt van het dier dat gewoon wordt vermeld of afgebeeld in de oudere merken. Zo wordt aan de stier in het aangevraagde merk, anders dan de benaming „toro” en het klassieke silhouet van de in het oudere beeldmerk afgebeelde stier, een menselijke gedaante gegeven, met name door de ogen, die – zoals verzoekster stelt – een houding van boosaardigheid of opstandigheid weerspiegelen. Bovendien getuigt de afbeelding van het dier van een grote verbeeldingskracht want het heeft overdreven grote hoorns en slechts drie poten. Bij het zien van de uitdrukking van de aldus afgebeelde stier kan de betrokken consument het woordelement „badtoro” opvatten als de naam van dit personage.
61 Gelet daarop dient te worden geoordeeld dat het beeldelement en het woordelement van het aangevraagde merk, tezamen beschouwd, een concept overbrengen dat ver verwijderd is van het klassieke concept van een stier, als een dier. Bijgevolg dient de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken te worden gerelativeerd, waarbij deze overeenstemming moet worden geacht hoogstens gemiddeld te zijn, en niet aanzienlijk, zoals de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld.
62 Uit al het voorgaande volgt dat de kamer van beroep bij haar onderzoek of de conflicterende tekens overeenstemmen, is uitgegaan van de onjuiste vaststelling dat het beeldelement van het aangevraagde merk niet overheerst en daarbij de invloed op het publiek van de aanwezigheid van de term „toro” in beide tekens heeft overschat. Gelet op het feit dat, ten eerste, het beeldelement wegens zijn overheersende plaats en zijn bijzondere kenmerken het element is dat de aandacht van het relevante publiek zal trekken en, ten tweede, de term „toro” geen zelfstandige onderscheidende plaats in het aangevraagde merk behoudt, dient te worden geconcludeerd dat de conflicterende tekens zeer zwak visueel overeenstemmen, gemiddeld fonetisch overeenstemmen en in zekere mate begripsmatig overeenstemmen. Bijgevolg stemmen de betrokken tekens in hun geheel zwak overeen [zie naar analogie arrest van 17 februari 2011, Annco/BHIM – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, punt 38].
63 Derhalve heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat de conflicterende tekens in hun geheel beschouwd overeenstemden.
Verwarringsgevaar
64 Er is sprake van verwarringsgevaar indien zowel de mate van overeenstemming van de betrokken merken als de mate van soortgelijkheid van de door deze merken aangeduide waren of diensten hoog genoeg is [arrest van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, punt 45, en 11 januari 2013, Kokomarina/BHIM – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, niet gepubliceerd, EU:T:2013:5, punt 48].
65 Volgens de rechtspraak kan de gemiddelde consument van de betrokken warencategorie bovendien slechts zelden verschillende merken rechtstreeks met elkaar vergelijken en moet hij aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, punt 26).
66 In casu betwist verzoekster de conclusie van de kamer van beroep omtrent het bestaan van verwarringsgevaar en zij voert daartoe aan dat deze kamer heeft nagelaten rekening te houden met het afgezwakte onderscheidend vermogen van de oudere merken, terwijl de term „toro” verwijst naar het aldus afgebeelde dier, met name in Spanje, waar de stier een nationaal symbool vormt waarop geen exclusief recht aan één enkele marktdeelnemer kan worden toegekend. Bovendien heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met het „groot intrinsiek onderscheidend vermogen” van het aangevraagde merk, gelet op de originaliteit ervan en het – als algemeen bekend aan te merken – feit dat zowel de grafische voorstelling als de door verzoekster bedachte naam van het personage intellectuele bescherming geniet. Voorts heeft zij de algemeen bekende consumptiegewoonten van het relevante publiek niet in overweging genomen. Ten slotte beroept verzoekster zich op arresten van Spaanse rechtbanken voor het Uniemerk, en meest recentelijk het arrest van 18 januari 2017 van de Tribunal Supremo (hoogste rechterlijke instantie, Spanje).
67 De kamer van beroep heeft in punt 57 van de bestreden beslissing geoordeeld dat, gelet op de totaalindruk van overeenstemming van de conflicterende tekens en de gelijkheid van de door deze tekens aangeduide waren en diensten en rekening houdend met het beginsel van onderlinge samenhang tussen de factoren die verwarringsgevaar doen ontstaan, gevaar voor verwarring, waaronder gevaar voor associatie, onvermijdelijk was.
68 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de betrokken waren en diensten hetzij dezelfde, hetzij soortgelijk zijn, maar dat de conflicterende tekens, in hun geheel beschouwd, slechts in zwakke mate overeenstemmen, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld.
69 Bij de globale beoordeling van de conflicterende tekens volstaan de ertussen bestaande visuele, fonetische en begripsmatige verschillen als gevolg van de overheersende positie en het fantasierijke karakter van de afgebeelde stier en de term „bad”, dat in het aangevraagde merk voor de term „toro” staat, alsmede de logische eenheid die ontstaat uit de woord- en beeldelementen in hun geheel beschouwd om te besluiten dat het relevante publiek bij het zien van deze tekens geen verband ertussen zal leggen, daar het dominerende beeldelement noch het woordelement van het aangevraagde merk samenvalt met het enige element of een van de elementen van de oudere merken. Gelet daarop is het, ofschoon de betrokken waren en diensten dezelfde of soortgelijk zijn, weinig waarschijnlijk dat de consument aanneemt dat deze waren en diensten, wanneer zij met het aangevraagde merk worden aangeboden, afkomstig zijn van de onderneming die houdster is van de oudere merken of van een economisch verbonden onderneming [zie in die zin en naar analogie arrest van 18 december 2008, Torres/BHIM – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T‑287/06, EU:T:2008:602, punt 74].
70 Derhalve dient het middel waarmee wordt gesteld dat het EUIPO, door te erkennen dat gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens bestaat, de bepalingen van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden, te worden toegewezen en dient de bestreden beslissing dus te worden vernietigd, zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan op verzoeksters overige argumenten.
Kosten
71 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.
72 Aangezien in casu het EUIPO in het ongelijk is gesteld en verzoekster niet heeft geconcludeerd tot verwijzing van interveniënte in de kosten, dient het EUIPO te worden verwezen in zijn eigen kosten en in verzoeksters kosten, overeenkomstig verzoeksters conclusies.
73 Bovendien zal interveniënte haar eigen kosten dragen aangezien zij in het ongelijk is gesteld.
HET GERECHT (Zevende kamer),
rechtdoende, verklaart:
1) De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 16 april 2013 (zaak R 1446/2012‑2) wordt vernietigd.
2) Het EUIPO zal zijn eigen kosten en die van Jordi Nogues, SL dragen.
3) Grupo Osborne, SA zal haar eigen kosten dragen.
Van der Woude | Ulloa Rubio | Marcoulli |
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 20 september 2017.
ondertekeningen