TRIBUNALENS DOM (sjunde avdelningen)
den 20 september 2017(*)
”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket BADTORO – De äldre EU-ordmärkena och det äldre nationella figurmärket TORO – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Känneteckenslikhet – Varu- och tjänsteslagslikhet – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009”
I mål T‑350/13,
Jordi Nogues, SL, Barcelona (Spanien), företrätt av advokaterna J. Fernández Castellanos, M. J. Sanmartín Sanmartín och E. López Parés,
klagande,
mot
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), inledningsvis företrädd av V. Melgar och J. Crespo Carrillo, därefter av J. Crespo Carillo, i egenskap av ombud,
motpart,
varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var
Grupo Osborne, SA, El Puerto de Santa María (Spanien), företrätt av advokaten J. M. Iglesias Monravá,
angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 16 april 2013 (ärende R 1446/2012–2) om ett invändningsförfarande mellan Grupo Osborne och Jordi Nogues
meddelar
TRIBUNALEN (sjunde avdelningen),
sammansatt av ordföranden M. van der Woude samt domarna I. Ulloa Rubio och A. Marcoulli (referent),
justitiesekreterare: förste handläggaren J. Palacio González,
med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 2 juli 2013,
med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 24 september 2013,
med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 7 oktober 2013,
med beaktande av beslutet om vilandeförklaring av förfarandet av den 18 december 2013,
med beaktande av tribunalens skrivelse av den 1 mars 2016 varigenom parterna upplystes om att tribunalen hade tagit del av beslutet från domstolen för EU-varumärken nr 1 i Alicante (Spanien) och att den skriftliga delen av förfarandet var avslutad,
med beaktande av ansökan med stöd artikel 50.1 i tribunalens rättegångsregler om förening av förevarande mål med mål T‑386/15 och parternas yttranden i detta hänseende,
med beaktande av beslutet av den 13 maj 2016 om att inte förena förevarande mål med mål T‑386/15,
efter förhandlingen den 15 december 2016,
med beaktande av beslutet av den 15 februari 2017 att återuppta det muntliga förfarandet,
med beaktande av EUIPO:s och intervenientens yttranden som inkom till tribunalens kansli den 1 respektive den 6 mars 2017,
följande
Dom
Bakgrund till tvisten
1 Klaganden Jordi Nogues, SL ingav den 1 december 2010 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).
2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:
3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 25, 34 och 35 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivningar:
– Klass 25: ”Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader”,
– Klass 34: ”Tobak; Artiklar för rökare; Tändstickor”,
– Klass 35: ”Importverksamhet; export; handelsrepresentation; försäljning i affärer och via globala datornätverk av bok- och pappersartiklar, kläder, hushålls- och köksredskap och behållare, dekorationsartiklar, artiklar för rökare och presentartiklar; reklam; företagsledning, företagsadministration, kontorstjänster.”
4 Ansökan om EU-varumärke offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 9/2011 av den 14 januari 2011.
5 Den 12 april 2011 framställde intervenienten, Grupo Osborne, SA, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009, en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor och tjänster som angetts ovan i punkt 3.
6 Invändningen grundade sig på följande äldre varumärken:
– det äldre spanska figurmärket, sökt den 15 juli 2010 och registrerat den 13 december 2010 under nummer 2939631, för ”tändare och artiklar för rökare” i klass 34, återgivet nedan:
– det äldre EU-ordmärket TORO, sökt den 13 september 2002 och registrerat den 5 augusti 2010 under nummer 2844264, för ”kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, bälten”, i klass 25,
– det äldre EU-ordmärket TORO, sökt den 23 juni 2000 och registrerat den 3 januari 2007 under nummer 1722362, för ”annons- och reklamtjänster; företagsledning; kommersiell administration; kontorsarbete; detaljförsäljning av livsmedelsprodukter och drycker, ingen av dessa produkter kommer från eller är relaterade till tjurar”, i klass 35,
– det äldre spanska ordmärket EL TORO, sökt den 17 juni 1998 och registrerat den 8 oktober 2003 under nummer 2169043, för ”herr-, dam- eller barnkläder och fotbeklädnader (med undantag för ortopediska skodon); huvudbonader”, i klass 25,
– det äldre spanska figurmärket, sökt den 16 mars 2010 och registrerat den 22 juni 2010 under nummer 2919417, för tjänsterna ”detaljförsäljning i butik och på internet av olika typer av produkter”, i klass 35, återgivet nedan:
7 Till stöd för invändningen gjordes gällande att det förelåg risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.
8 Den 7 juni 2012 biföll invändningsenheten invändningen i dess helhet. Den bedömde att det förelåg en förväxlingsrisk för samtliga varor som det sökta varumärket avser med beaktande av de äldre EU-ordmärkena nr 2844264 och 1722362 och det äldre spanska figurmärket nr 2939631.
9 Den 1 augusti 2012 överklagade klaganden invändningsenhetens beslut till EUIPO i enlighet med artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
10 Genom beslut av den 16 april 2013 (nedan kallat det överklagade beslutet) avslog andra överklagandenämnden vid EUIPO överklagandet. Den fann särskilt att de varor som de motstående kännetecknen avsåg delvis var identiska och delvis liknade varandra. Med hänsyn till de äldre varumärkenas normala särskiljningsförmåga, även om flera av de registrerade spanska varumärkena innehöll ordet ”toro”, till vikten av den gemensamma beståndsdelen ”toro”, som stöder den fonetiska, begreppsmässiga och i mindre utsträckning den visuella likheten, och i alla händelser till frånvaron av friktionsfri samexistens mellan de motstående kännetecknen på den spanska marknaden, fann överklagandenämnden att det förelåg en förväxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.
Rättegångsdeltagarnas yrkanden
11 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
– ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
– förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
12 EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
– ogilla överklagandet, och
– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
13 Klaganden har till stöd för sitt överklagande åberopat en enda grund, nämligen åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Klaganden menar att överklagandenämnden gjorde fel när den fann att det föreligger förväxlingsrisk mellan de motstridiga kännetecknen.
Inledande synpunkter
14 Det framgår av lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller av liknande slag – föreligger en risk för att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Risken för förväxling inbegriper risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. I artikel 8.2 a ii i förordning nr 207/2009 föreskrivs det vidare att med äldre varumärken avses varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av EU-varumärket.
15 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Enligt samma rättspraxis ska det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göras en helhetsbedömning med utgångspunkt i hur omsättningskretsen uppfattar de ifrågavarande kännetecknen och varorna eller tjänsterna och mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringskontoret – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis).
16 För att det ska föreligga risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 krävs såväl att de motstående kännetecknen är identiska eller liknar varandra som att de varor eller tjänster som avses är identiska eller av liknande slag. Det är fråga om kumulativa villkor (se dom av den 22 januari 2009, Commercy/harmoniseringskontoret – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, punkt 42 och där angiven rättspraxis).
17 Enligt rättspraxis ska en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av det ifrågavarande varuslaget beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om (se dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, punkt 42 och där angiven rättspraxis).
18 När det äldre varumärkets skydd omfattar hela Europeiska unionen ska det i övrigt beaktas hur de motstående kännetecknen uppfattas av konsumenterna av de aktuella varorna och tjänsterna i det området. Det ska emellertid erinras om att det för att neka registrering av ett EU-varumärke är tillräckligt att ett relativt registreringshinder i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 är för handen i en del av unionen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 december 2006, Mast-Jägermeister/harmoniseringskontoret – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre m.fl.), T‑81/03, T‑82/03 och T‑103/03, EU:T:2006:397, punkt 76 och där angiven rättspraxis).
19 Vad i förevarande fall gäller definitionen av omsättningskretsen bedömde överklagandenämnden att varorna i klasserna 25 och 34 riktade sig till den breda allmänheten och att tjänsterna i klass 35 riktade sig till såväl den breda allmänheten som till en specialiserad omsättningskrets. Av detta drog nämnden slutsatsen att det vid bedömningen av huruvida det föreligger en förväxlingsrisk fanns anledning att beakta den uppfattning som genomsnittskonsumenten i såväl den stora allmänheten som den specialiserade omsättningskretsen har av kännetecknen, särskilt en spansk konsument eftersom invändningen särskilt grundade sig på spanska varumärken.
20 Detta fastställande av omsättningskretsen, vilket för övrigt inte har bestritts av klaganden, måste bekräftas av samma skäl som anges i det överklagade beslutet.
21 Vad beträffar jämförelsen av de varor och tjänster som de motstående kännetecknen betecknar, är rättegångsdeltagarna med rätta eniga om att varorna och tjänsterna i klasserna 25 och 35 är identiska och att varorna i klass 34 antingen är identiska eller liknar varandra.
22 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som det finns anledning att bedöma klagandens argumentation avseende artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, med hänsyn till överklagandenämndens bedömning i det överklagade beslutet.
Jämförelsen mellan de motstående kännetecknen
23 Av rättspraxis framgår att helhetsbedömningen av risken för förväxling dessutom ska, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 35 och där angiven rättspraxis).
24 Bedömningen av likheten mellan två varumärken ska vidare inte endast avse en beståndsdel i ett sammansatt varumärke som jämförs med ett annat varumärke. Tvärtom ska en jämförelse göras genom en helhetsbedömning av vart och ett av de motstående varumärkena. Detta utesluter emellertid inte att det helhetsintryck av ett sammansatt varumärke som den relevanta målgruppen får under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar (se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 41 och där angiven rättspraxis). Endast när alla andra beståndsdelar är försumbara kan bedömningen av likheten enbart grunda sig på den dominerande beståndsdelen. Detta kan bland annat vara fallet när denna beståndsdel i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket, på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar är försumbara för helhetsintrycket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringskontoret, C‑193/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:539, punkt 43).
25 I förevarande fall drog överklagandenämnden den slutsatsen att det förelåg ett överordnat helhetsintryck av likheten mellan de motstående kännetecknen med hänsyn till att de sammanföll verbalt och begreppsmässigt på grund av uttrycket ”toro”, som var lätt att känna igen i det sökta varumärket och som, för det första, utgör den enda beståndsdelen i det äldre EU-ordmärket och det enda ordelementet i det äldre spanska figurmärket, för det andra, har särskiljningsförmåga och, för det tredje, inte har en underordnad plats i det sökta varumärket. Vad gäller de äldre, rena ordmärkena bedömde överklagandenämnden att likheten förstärktes av att begreppet ”toro” hade en särskiljande självständig ställning i det sökta varumärket.
De motstående kännetecknens särskiljande och dominerande beståndsdelar
26 I förevarande fall framgår det bland annat av punkterna 31, 32 och 42 i det överklagade beslutet att överklagandenämnden bedömde att ingen av beståndsdelarna i det sökta varumärket dominerar det visuella intrycket av varumärket, medan det äldre spanska figurmärket domineras av ordelementet ”toro”. Såsom redan angetts i punkt 25 ovan fann överklagandenämnden även att ordelementet ”toro” hade en särskiljande självständig ställning i det sökta varumärket.
27 Klaganden invänder mot att överklagandenämnden gjorde en uppdelad och otillbörlig jämförelse av de motstående kännetecknen. Överklagandenämnden missförstod således ”den fantasirika helheten” i det sökta varumärket genom att den felaktigt bedömde att ingen beståndsdel dominerade det visuella intrycket av varumärket och att begreppet ”toro” inte hade en sekundär plats, trots att begreppet figurerade underst i kännetecknet under en originell, grafisk beståndsdel av klart större storlek, vars betydelse inte ska undervärderas. Klaganden har även gjort gällande att överklagandenämnden felaktigt har tillämpat den rättspraxis som följer av domen av den 6 oktober 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), trots att omständigheterna i förevarande fall skiljer sig väsentligt, särskilt i den mån begreppet ”toro” inte förekommer självständigt i det sökta varumärket. Överklagandenämnden har härigenom åsidosatt principen om att jämförelsen ska grundas på helhetsintrycket.
28 EUIPO och intervenienten har tillbakavisat dessa argument.
29 Det ska för det första erinras om att det visserligen, när ett varumärke består av både ord- och figurelement, är så att ordelementen i princip är mer särskiljande än figurelementen, eftersom genomsnittskonsumenten lättare refererar till de ifrågavarande varorna genom att ange namnet på varumärket än genom att beskriva dess figurelement. Detta innebär däremot inte att ordelementen i ett varumärke alltid ska anses vara mer särskiljande än figurelementen. När det gäller ett sammansatt varumärke kan figurelementet nämligen ha en jämbördig plats i förhållande till den plats som ordelementet har (dom av den 6 oktober 2015, Monster Energy/harmoniseringskontoret – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T‑61/14, ej publicerad, EU:T:2015:750, punkt 37). För att kunna identifiera det dominerande elementet finns det således anledning att pröva de inneboende egenskaperna hos figurelementet och hos ordelementet i det omtvistade varumärket liksom hur de har placerats (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 januari 2008, Inter-Ikea/harmoniseringskontoret – Waibel (idea), T‑112/06, ej publicerad, EU:T:2008:10, punkt 49).
30 I förevarande fall är figurelementet i det sökta varumärket en fantasiteckning av en tjur med stora horn och en missnöjd blick. För det första är teckningen i det sökta varumärket klart mer framträdande än ordelementet. För det andra är figurelementet placerat ovanför ordelementet. För det tredje är den avbildade tjuren kraftig, svart och synnerligen originell. Det kan mot denna bakgrund antas att det fantasifulla och stora figurelementet kommer att avleda omsättningskretsens uppmärksamhet från ordelementet, som är placerat nedanför. Klaganden har således grund för sitt påstående att överklagandenämnden hade fel när den i punkt 31 i det överklagade beslutet fann att ingen av de kombinerade beståndsdelarna i det sökta varumärket dominerade det visuella intrycket. Följaktligen har ordelementet i det sökta varumärket, inbegripet begreppet ”toro”, en underordnad plats i det sökta varumärket.
31 I likhet med vad överklagandenämnden angav i punkt 31 i det överklagade beslutet återges emellertid ordelementet med versaler. Trots figurelementets betydande storlek, är ordelementet klart synligt. Mot denna bakgrund kan figurelementets dominerande karaktär i det sökta varumärket inte medföra att ordelementet ”badtoro” blir försumbart i helhetsintrycket av varumärket (se, analogt, dom av den 8 september 2010, Kido/harmoniseringskontoret – Amberes (SCORPIONEXO), T‑152/08, ej publicerad, EU:T:2010:357, punkt 66, och dom av den 23 april 2015, Iglotex/harmoniseringskontoret – Iglo Foods Group (IGLOTEX), T‑282/13, ej publicerad, EU:T:2015:226, punkterna 53 och 54).
32 Vad gäller överklagandenämndens tillämpning av domen av den 6 oktober 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), ska det vidare erinras om att enligt rättspraxis som följer av denna dom ska en beståndsdel som är gemensam för de motstående kännetecknen, även när det inte kan anses att den är dominerande för helhetsintrycket, beaktas vid bedömningen av de motstående kännetecknens likhet om denna gemensamma beståndsdel själv utgör det äldre varumärket och behåller en självständig kännetecknande ställning i det varumärke som är sammansatt av bland annat nämnda beståndsdel och som avses med registreringsansökan. Om en gemensam beståndsdel har en självständig och kännetecknande ställning i det sammansatta varumärket, kan nämligen helhetsintrycket av detta kännetecken leda till att omsättningskretsen tror att de berörda varorna eller tjänsterna åtminstone härrör från företag med ekonomiska band, vilket betyder att det ska anses föreligga risk för förväxling (dom av den 22 oktober 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, punkt 38).
33 Prövningen av huruvida någon av beståndsdelarna i ett sammansatt kännetecken har en självständig och kännetecknande ställning avser alltså att avgöra vilken av dessa beståndsdelar som kommer att uppfattas av omsättningskretsen (dom av den 28 januari 2016, Novomatic/harmoniseringskontoret – Simba Toys (African SIMBA), T‑687/14, ej publicerad, EU:T:2016:37, punkt 135 och där angiven rättspraxis).
34 Domstolen har härvidlag förtydligat att en beståndsdel i ett sammansatt kännetecken inte har en sådan självständig och kännetecknande ställning om den tillsammans med kännetecknets övriga beståndsdelar utgör en enhet med en betydelse som skiljer sig från betydelsen av dessa beståndsdelar tagna var för sig (dom av den 8 maj 2014, Bimbo/harmoniseringskontoret, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 25).
35 Det ska även anges att genomsnittskonsumenten visserligen vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka varumärkets olika detaljer, men när vederbörande ser ett ordkännetecken delar denne emellertid ändå upp det i ordelement som har en konkret innebörd för vederbörande eller som liknar ord som denne känner till (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 februari 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, punkt 57, och dom av den 13 februari 2008, Sanofi-Aventis/harmoniseringskontoret – GD Searle (ATURION), T‑146/06, ej publicerad, EU:T:2008:33, punkt 58).
36 I förevarande fall kommer, såsom överklagandenämnden angav i punkt 35 i det överklagade beslutet, den spansktalande allmänheten och den del av allmänheten i unionen som förstår innebörden av ordet ”toro” att identifiera begreppet i ordelementet. Detta begrepp är den enda beståndsdel eller det enda ordelement i de motstående äldre varumärkena.
37 Det ska härvidlag först erinras om att ordelementet i det sökta varumärket, till skillnad från vad överklagandenämnden har slagit fast, har en underordnad ställning i kännetecknet.
38 Begreppet ”toro” återfinns i slutet på kännetecknet och föregås av begreppet ”bad”. På denna punkt kan det erinras om att konsumenten normalt fäster större vikt vid den inledande delen av ord (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 mars 2004, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret – González Cabello och Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T–183/02 och T‑184/02, EU:T:2004:79, punkt 81, och dom av den 16 mars 2005, L’Oréal/harmoniseringskontoret – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, punkterna 64 och 65).
39 Det sökta varumärket består dessutom av ett enda ordelement, nämligen begreppet ”badtoro”, som bildats genom kombinationen av begreppen ”bad” och ”toro”. Den omständigheten att de två begreppen sitter ihop förstärker helhetsintrycket av ordelementet, som kommer att förstås, i vart fall av en del av den spansktalande allmänheten och de som förstår begreppet ”toro”, som en ”elak eller dålig tjur” (se, analogt, dom av den 29 september 2011, Procter & Gamble Manufacturing Cologne/harmoniseringskontoret – Natura Cosméticos (NATURAVIVA), T‑107/10, ej publicerad, EU:T:2011:551, punkt 34). I detta hänseende hänvisar ordelementet just till den fantasifulla återgivningen av en tjur som, med beaktande av sin dominerande plats i det sökta varumärket och sin särart – i likhet med vad som angetts ovan i punkt 30 –, sannolikt är den beståndsdel som omsättningskretsen kommer att känna igen och komma ihåg, mer än själva djuret. Härav följer att ordelementet ”badtoro” kommer att betraktas tillsammans med figurelementet, vilken helhet kommer att utgöra en logisk enhet som rör sig bort från blotta namnet på djuret som återges i de äldre varumärkena.
40 Eftersom konsumenten normalt uppfattar ett varumärke som en helhet och inte studerar de olika detaljerna, finns det anledning att tro att konsumenten generellt sett inte kommer att uppfatta ordet ”toro” i det sökta varumärket på ett självständigt sätt eller lägga det på minnet, när det inte har en tillräcklig attraktionskraft (se, analogt, dom av den 24 maj 2012, Grupo Osborne/harmoniseringskontoret – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), T‑169/10, ej publicerad, EU:T:2012:261, punkt 42). Härav följer att klaganden har grund för sitt påstående att överklagandenämnden gjorde fel när den bedömde att begreppet ”toro” hade en självständig och särskiljande ställning i det sökta varumärket.
41 Det är mot bakgrund av ovannämnda överväganden som tribunalen ska pröva likheten mellan de motstående kännetecknen.
Den visuella likheten
42 Klaganden har gjort gällande att de motstående kännetecknen, till skillnad från vad överklagandenämnden fann, saknar visuell likhet.
43 EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.
44 I förevarande fall bedömde överklagandenämnden, med anledning av att ordelementet ”toro” sammanföll, att de motstående kännetecknen till viss grad var lika, om än i liten grad med beaktande av ordelementet ”bad” i det sökta varumärket som var placerat före ordelementet ”toro”, och antingen att det var skillnad mellan deras figurelement eller att det saknades figurelement i de äldre varumärkena.
45 Det ska härvidlag erinras om att överklagandenämnden felaktigt utgick från att begreppet ”toro” inte hade en underordnad ställning. Nämnden lade särskild vikt vid att begreppet ”toro” sammanföll i de motstående kännetecknen utan att först bedöma om omsättningskretsen på ett självständigt sätt skulle kunna erinra sig begreppet ”toro” i det sökta varumärket.
46 Även om de motstående kännetecknen har begreppet ”toro” gemensamt skiljer de sig åt på flera sätt. I förhållande till de äldre EU-ordmärkena TORO har det sökta varumärket en mycket annorlunda struktur. Det innehåller nämligen ett dominerande figurelement med en säregen fantasiteckning av en tjur med ett sammansatt ordelement vid dess fötter bestående av ordet ”toro” som föregås av bokstäverna ”bad” där de tillsammans formar ett enda ordelement.
47 I jämförelse med det äldre spanska figurmärket finns det också skillnader i strukturen hos det sökta varumärket, eftersom det förstnämnda består av ett figurmärke och ett dominerande ordelement som är placerat bredvid. Tvärtom består det sökta varumärket av ett dominerande figurelement och ett underordnat ordelement under figurelementet. Även om båda figurelementen föreställer en tjur är de mycket olika. Det äldre spanska varumärket föreställer den svarta, klassiska och hela silhuetten av en tjur i profil. Figurelementet i det sökta varumärket föreställer däremot en svart fantasitjur sedd framifrån. Den har tre ben, horn och vita, utstående ögon. Slutligen har de motstående kännetecknen delvis olika ordelement.
48 Mot denna bakgrund har den omständigheten att de äldre varumärkena och det sökta varumärket innehåller ordet ”toro” endast ringa betydelse för jämförelsen av helheten, då begreppet, såsom angetts ovan i punkt 40, inte har en självständig och särskiljande ställning i det sökta varumärket, i motsats till vad överklagandenämnden fann. Härvidlag ska det anges att det visuella intrycket av två varumärken som delar element kan vara olika, särskilt när jämförelsen rör dels ett ordmärke, såsom de äldre EU-varumärkena, dels ett sammansatt varumärke, såsom det sökta varumärket, som består av ett starkt figurelement och ett delvis annorlunda ordelement, som ger ett annat visuellt intryck än bara elementet ”toro” (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 december 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/harmoniseringskontoret – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, ej publicerad, EU:T:2011:722, punkt 33, och dom av den 17 maj 2013, Rocket Dog Brands/harmoniseringskontoret – Julius-K9 (JULIUS K9), T‑231/12, ej publicerad, EU:T:2013:264, punkt 34).
49 Mot denna bakgrund och med beaktande av de ovan angivna skillnaderna mellan de motstående kännetecknen och betydelsen av deras respektive element och avsaknaden av en självständig och särskiljande ställning för begreppet ”toro”, har de motstående kännetecknen sammantaget på sin höjd en mycket liten visuell likhet.
Den fonetiska likheten
50 Klaganden har, med beaktande av att begreppet ”bad” är placerat före begreppet ”toro”, gjort gällande att överklagandenämnden gjorde fel när den bedömde att de motstående kännetecknen var fonetiskt lika. Klaganden menar att dessa kännetecken innehåller ett antal olika bokstäver, att deras struktur medför en annan rytm och ljudföljd och att begreppet ”badtoro” har en främmande och ny klang för de spanska konsumenterna.
51 Dessa argument tillbakavisas av EUIPO och intervenienten.
52 Härvidlag ska det anges att de motstående kännetecknen skiljer sig åt i fonetiskt hänseende genom den tillkommande stavelsen ”bad”, men har de två stavelserna ”to” och ”ro” gemensamt. Bokstavsföljden ”d” och ”t”, som är främmande för den spanska allmänheten, räcker inte för att förhindra att det fonetiska intrycket av samtliga motstående kännetecken, med beaktande av att begreppet ”toro” sammanfaller, har en likhetsgrad som är medel, såsom överklagandenämnden korrekt har slagit fast.
Den begreppsmässiga likheten
53 På det begreppsmässiga planet har klaganden gjort gällande att överklagandenämnden inte har beaktat den omständigheten att det sökta varumärket, till skillnad från de äldre varumärkena avseende vilka begreppet ”toro” hänvisade till djuret, förmedlar en ”komplex” idé som inbegriper en maskot med det universella budskapet till allmänheten om trots och uppror, och dess namn bestående av neologismen ”badtoro”. Enligt klaganden är alltså begreppen ”bad” och ”toro” oskiljaktiga.
54 EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.
55 Det ska härvid erinras om att den begreppsmässiga likheten enligt rättspraxis följer av att det i de två varumärkena används bilder som överensstämmer till sitt semantiska innehåll (dom av den 11 november 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, punkt 24, och dom av den 21 april 2010, Peek & Cloppenburg och van Graaf/harmoniseringskontoret – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, EU:T:2010:152, punkt 63).
56 I förevarande fall framgår det av det överklagade beslutet att överklagandenämnden i huvudsak stödde sig på att begreppet ”toro” återfanns i de motstående kännetecknen. Den bedömde nämligen att dessa kännetecken delvis var identiska på det begreppsmässiga planet för den allmänhet som förstod innebörden av ordet ”toro”, oberoende av om den förstod begreppet ”bad” eller inte. Nämnden angav därutöver att det sökta varumärket även sammanföll med det äldre spanska figurmärket på grund av dess grafiska återgivning av en tjur. Överklagandenämnden drog därav slutsatsen att de motstående kännetecknen hade betydande likheter för den del av allmänheten som förstod innebörden av begreppet ”toro”. Däremot fann nämnden att de som inte förstod ordet ”toro” skulle uppfatta att de motstående kännetecknen inte var lika, och till och med som olika om de förstod ordet ”bad”.
57 Det ska inledningsvis erinras om att dessa slutsatser grundar sig på den felaktiga utgångspunkten att begreppet ”toro” inte är underordnat i det sökta varumärket. Den omständigheten att överklagandenämnden fann att det sökta varumärket och det äldre spanska figurmärket skulle uppfattas som olika av de som inte förstod begreppet ”toro” trots att båda återger en tjur, visar på den vikt som har lagts på att begreppet ”toro” återfinns i båda kännetecknen.
58 I likhet med vad överklagandenämnden har angett har det sökta varumärket ingen begreppsmässig likhet med de äldre EU-ordmärkena TORO för dem som inte förstår begreppet ”toro”.
59 Vad gäller den spanska omsättningskretsen eller de som förstår ordet ”toro”, kommer de, såsom angetts ovan i punkt 36, att identifiera ordelementet i det sökta varumärket som bestående i dels begreppet eller bokstavskombinationen ”bad”, dels begreppet ”toro”, det vill säga det spanska namnet på djuret. Begreppet ”toro” kommer således att uppfattas av omsättningskretsen som en hänvisning till det djur som nämns och i förekommande fall återges i de äldre varumärkena, vilket för de motstående känntecknen närmare varandra på ett begreppsmässigt plan.
60 Även om denna gemensamma hänvisning till begreppet tjur framgår av de motstående kännetecknen, liknar emellertid den tjur som återgetts i det sökta varumärket, såsom även klaganden har gjort gällande, mer en maskot eller en karaktär som skiljer sig från det djur som helt enkelt nämns eller återges i de äldre varumärkena. I motsats till benämningen ”toro” och den klassiska silhuetten av den tjur som återges i det äldre figurmärket, är tjuren i det sökta varumärket mänskliggjord bland annat genom sina ögon som – såsom klaganden har angett – förmedlar elakhet eller misstro. Vidare är djuret återgivet på ett mycket fantasifullt sätt med oproportionerliga horn och endast tre ben. Med hänsyn till tjurens uttryck kan ordelementet ”badtoro” uppfattas som namnet på denna karaktär.
61 Mot denna bakgrund förmedlar figurelementet och ordelementet i det sökta varumärket sammantagna ett koncept som fjärmar sig från det klassiska konceptet av en tjur i egenskap av ett djur. Det finns därför anledning att sätta den begreppsmässiga likheten mellan de motstående varumärkena i perspektiv, i det att den på sin höjd kan anses vara medel och inte väsentlig, såsom överklagandenämnden felaktigt har slagit fast.
62 Mot bakgrund av det ovan angivna har överklagandenämnden felaktigt grundat sin analys av likheten mellan de motstående kännetecknen på den underordnade karaktären av figurelementet i det sökta varumärket genom att överskatta inverkan på omsättningskretsen av att begreppet ”toro” förekommer i båda känntecknen. I detta sammanhang och med beaktande av den omständigheten att figurelementet, på grund av sin dominans och sin originalitet, är det element som kommer att dra omsättningskretsens uppmärksamhet till sig, och att begreppet ”toro” inte har en särskiljande självständig ställning i det sökta varumärket, slår tribunalen fast att de motstående kännetecknen har en mycket svag visuell likhet, en medelstor fonetisk likhet och en viss begreppsmässig likhet. Således är den sammantagna likheten mellan de aktuella kännetecknen svag (se, analogt, dom av den 17 februari 2011, Annco/harmoniseringskontoret – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, punkt 38).
63 Alltså har överklagandenämnden felaktigt bedömt att de motstående kännetecknen i huvudsak liknade varandra.
Risken för förväxling
64 Tribunalen erinrar om att risk för förväxling föreligger när det samtidigt föreligger en tillräckligt stor likhet mellan såväl varumärkena i fråga som mellan de varor eller tjänster som dessa varumärken avser (dom av den 23 oktober 2002, Matratzen Concord/harmoniseringskontoret – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, punkt 45, och dom av den 11 januari 2013, Kokomarina/harmoniseringskontoret – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, ej publicerad, EU:T:2013:5, punkt 48).
65 Vidare följer det av rättspraxis att genomsnittskonsumenten för den berörda produktkategorin sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av varumärkena (dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, punkt 26).
66 I förevarande fall har klaganden bestritt överklagadenämndens slutsatser vad gäller förekomsten av en risk för förväxling och har härvidlag gjort gällande att nämnden inte har beaktat att de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga var nedsatt i det att begreppet ”toro” hänvisade till det återgivna djuret, särskilt i Spanien där tjuren är en nationalsymbol som inte kan bli föremål för en ensamrätt som ges en enskild aktör. Överklagandenämnden har inte heller beaktat det sökta varumärkets höga grad av inneboende särskiljningsförmåga, med beaktande av dess originalitet och den omständigheten, som kan anses vara väldkänd, att såväl den grafiska återgivningen som namnet på den av klaganden uppfunna karaktären är föremål för immaterialrättsligt skydd. Nämnden har inte heller beaktat omsättningskretsens kända konsumtionsvanor. Slutligen har klaganden åberopat domar från de spanska domstolarna för EU-varumärken, senast dom av den 18 januari 2017 från Tribunal Supremo (Högsta domstolen, Spanien).
67 Överklagandenämnden bedömde i detta hänseende i punkt 57 i det överklagade beslutet att risken för förväxling, inbegripet för association, var oundviklig med hänsyn till helhetsintrycket av likheten mellan de motstående kännetecknen och till att dessa kännetecken omfattade varor och tjänster av samma art, och med beaktande av principen om inbördes beroende mellan de faktorer som ingår i förväxlingsrisken.
68 Det ska här erinras om att de varor och tjänster som är aktuella antingen är identiska eller liknande, men att de motstående kännetecknen, till skillnad från vad överklagandenämnden har slagit fast, på det stora hela endast uppvisar en svag likhet.
69 Inom ramen för en helhetsbedömning av de motstående kännetecknen är de visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnaderna mellan dem, som följer av den dominerande ställningen och den fantasifulla återgivningen av tjuren och begreppet ”bad”, som föregår begreppet ”toro” i det sökta varumärket, liksom den logiska enhet som följer av de sammantagna ord- och figurelementen, tillräckliga för att slå fast att omsättningskretsen, när den har kännetecknen framför sig, inte kommer att koppla ihop dem då varken det dominerande figurelementet eller ordelementet i det sökta varumärket sammanfaller med den enda beståndsdelen eller en av beståndsdelarna i de äldre varumärkena. Mot denna bakgrund är – trots att de aktuella varorna och tjänsterna är identiska eller liknande – sannolikheten mycket liten för att de, när de är försedda med det sökta varumärket, i konsumentens ögon ser ut att komma från det företag som innehar de äldre varumärkena eller ett företag som är ekonomiskt knutet till det sistnämnda (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 december 2008, Torres/harmoniseringskontoret – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T‑287/06, EU:T:2008:602, punkt 74).
70 Således godkänner tribunalen, utan att det är nödvändigt att pröva klagandens övriga argument, grunden om att EUIPO har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 genom att slå fast att det finns en förväxlingsrisk mellan de motstående varumärkena. Tribunalen ska följaktligen ogiltigförklara det överklagade beslutet.
Rättegångskostnader
71 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
72 Eftersom EUIPO har tappat målet och klaganden inte har yrkat att intervenienten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, ska EUIPO i förevarande fall bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för klaganden, i enlighet med klagandens yrkande.
73 Intervenienten har tappat målet och ska därför bära sina rättegångskostnader.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (sjunde avdelningen)
följande:
1) Det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 16 april 2013 (ärende R 1446/2012–2) ogiltigförklaras.
2) EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Jordi Nogues, SL.
3) Grupo Osborne, SA ska bära sina rättegångskostnader.
Van der Woude | Ulloa Rubio | Marcoulli |
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 20 september 2017.
Underskrifter