Zaak T‑350/13

Jordi Nogues, SL

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk BADTORO – Oudere Uniewoordmerken en ouder nationaal beeldmerk TORO – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Overeenstemmende tekens – Soortgelijke waren en diensten – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 20 september 2017

1.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beeldmerk BADTORO en beeld- en woordmerken TORO

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

2.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Beoordelingscriteria – Samengesteld merk

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

3.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Visuele overeenstemming tussen een beeldmerk en een woordmerk

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

4.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Beoordelingscriteria – Samengesteld merk – Element dat gemeenschappelijk is aan de twee merken en een autonome onderscheidende plaats binnen het jongere merk inneemt

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

1.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 19‑21, 68‑70)

2.      De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De wijze waarop de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten de merken waarneemt, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan.

Bovendien mag bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in overweging worden genomen en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de conflicterende merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd. Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld. Dit kan met name het geval zijn wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen van het merk verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door dat merk wordt opgeroepen.

(zie punten 23, 24)

3.      Wanneer een merk bestaat uit woord- en beeldelementen, zijn de woordelementen weliswaar in beginsel in hogere mate onderscheidend dan de beeldelementen omdat de gemiddelde consument gemakkelijker naar de betrokken waren verwijst door de naam van het merk te noemen dan door het beeldelement ervan te omschrijven, maar daaruit volgt niet dat de woordelementen van een merk steeds moeten worden beschouwd als in hogere mate onderscheidend dan de beeldelementen. Bij een samengesteld merk kan het beeldelement immers eenzelfde plaats innemen als het woordelement. Alsdan moet worden onderzocht wat de intrinsieke kwaliteiten van het beeldelement en van het woordelement van het litigieuze merk zijn, en ook welke plaats zij innemen, teneinde uit te maken welk bestanddeel dominerend is.

(zie punt 29)

4.      Bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens moet rekening worden gehouden met het gemeenschappelijke bestanddeel ervan, ook al kan het niet worden geacht de totaalindruk te overheersen, voor zover het op zichzelf het oudere merk vormt en een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het met name uit dit bestanddeel samengestelde merk, waarvan de inschrijving wordt aangevraagd. Wanneer een gemeenschappelijk element een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken, kan de door dat teken gewekte totaalindruk immers het publiek doen geloven dat de betrokken waren of diensten minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en is er dus sprake van verwarringsgevaar.

Het onderzoek of een van de bestanddelen van een samengesteld teken een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt, strekt ertoe vast te stellen welke van deze bestanddelen door het relevante publiek zullen worden waargenomen.

In dit verband heeft het Hof gepreciseerd dat een bestanddeel van een samengesteld teken een dergelijke zelfstandige onderscheidende plaats niet behoudt indien dit bestanddeel met het andere bestanddeel of de andere bestanddelen van het teken tezamen genomen, een eenheid vormt met een andere betekenis dan die van deze bestanddelen afzonderlijk beschouwd.

(zie punten 32‑34)