Causa T‑136/14

Tilda Riceland Private Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo BASmALI – Marchio anteriore non registrato o segno anteriore BASMATI – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 settembre 2015

1.      Diritto nazionale – Riferimento ai diritti nazionali – Diritto del Regno Unito – Regime dell’azione per abuso di denominazione (action for passing off)

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Utilizzo del segno nel commercio – Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4)

3.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 2)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 20‑22)

2.      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, il segno di cui trattasi deve essere utilizzato come elemento distintivo che serva a identificare un’attività economica esercitata dal suo titolare.

Ciò non può significare, tuttavia, che la funzione dell’utilizzo di un segno, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, debba essere esclusivamente di identificare l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati.

Infatti, detta disposizione riguarda i marchi non registrati e ogni «altro segno» utilizzato nel commercio. In tale ambito, e in assenza di indicazione contraria, la funzione dell’utilizzo del segno di cui trattasi può risiedere, in ragione della natura di detto segno, non soltanto nell’identificazione da parte del pubblico pertinente dell’origine commerciale del prodotto considerato, ma anche, segnatamente, nell’identificazione dell’origine geografica di tale prodotto e delle qualità particolari che gli sono intrinseche ovvero delle caratteristiche su cui si basa la sua reputazione. Pertanto, il segno di cui trattasi, in ragione della sua natura, può essere qualificato elemento distintivo quando serve a identificare i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli di un’altra impresa, ma del pari, segnatamente, quando serve a identificare determinati prodotti o servizi rispetto ad altri prodotti o servizi simili. Una diversa interpretazione comporterebbe l’esclusione dal beneficio dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 dei segni che sono utilizzati da più operatori o che sono utilizzati in associazione con marchi, mentre detta disposizione non prevede una tale esclusione.

(v. punti 27‑29)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 33)