Causa T‑135/14

(pubblicazione per estratto)

Kicktipp GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo kicktipp – Marchio nazionale denominativo anteriore KICKERS – Regola 19 del regolamento (CE) n. 2868/95 – Regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 febbraio 2016

1.      Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Fatti, prove e osservazioni presentati a sostegno dell’opposizione – Prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione di un marchio anteriore registrato – Interpretazione teleologica – Carattere sufficiente di un certificato di rinnovo come prova – Presupposti

[Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 19, § 2, a), ii)]

2.      Marchio comunitario – Lingue dell’Ufficio – Obbligo di produrre una traduzione nella lingua processuale entro un mese dalla data di deposito del documento originale – Necessità di indicare il documento originale in maniera esplicita – Insussistenza

(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 98, § 1)

3.      Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Fatti, prove e osservazioni presentati a sostegno dell’opposizione – Prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione di un marchio anteriore registrato – Prova del rinnovo del marchio anteriore – Portata

[Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 19, § 2, a)]

1.      Secondo la regola 19, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, l’opponente deve fornire «le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore». La regola 19, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 2868/95 indica le prove che l’opponente deve produrre «in particolare». A tale riguardo, dalla prima parte della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95 risulta che un opponente è tenuto a fornire il certificato di registrazione «e», eventualmente, l’ultimo certificato di rinnovo di un marchio anteriore registrato che non è un marchio comunitario. Secondo la regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), in fine, del regolamento n. 2868/95, l’opponente ha altresì la possibilità di produrre «i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato».

La citata disposizione dev’essere interpretata nel senso che la possibilità di fornire un documento equivalente non riguarda soltanto il certificato di rinnovo, ma tanto il certificato di registrazione quanto il certificato di rinnovo. Infatti, la condizione che attiene alla presentazione del certificato di registrazione non è fine a se stessa, ma è volta a permettere all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di disporre di una prova affidabile dell’esistenza del marchio sul quale si basa l’opposizione. È dunque possibile fornire un documento «equivalente» che sostituisca il certificato di registrazione come pure il certificato di rinnovo.

Inoltre, è parimenti possibile che il secondo elemento menzionato nella regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95, ossia il certificato di rinnovo, costituisca al tempo stesso un «documento equivalente» al primo elemento, ossia al certificato di registrazione. Infatti, se il certificato di rinnovo contiene tutte le informazioni necessarie al fine di valutare l’esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio sul quale si basa l’opposizione, la presentazione di tale documento costituisce «le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore», ai sensi della regola 19, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 2868/95. Va ricordato che, secondo un’interpretazione teleologica della regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, il contenuto del documento è l’elemento decisivo, così come il fatto che provenga dall’autorità competente.

Dalle suesposte considerazioni risulta che la presentazione di un certificato di rinnovo è sufficiente allo scopo di dimostrare l’esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio sul quale si basa l’opposizione, qualora esso contenga tutte le informazioni necessarie a tal fine.

(v. punti 57, 58, 60, 62, 64, 65)

2.      Secondo la regola 98, paragrafo 1, regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, se deve essere presentata la traduzione di un documento, tale traduzione deve identificare il documento cui si riferisce e riprodurre la struttura e il contenuto del documento originale. Tuttavia, una affermazione esplicita non è necessaria al fine di identificare il documento al quale si riferisce una traduzione, se il documento originale e la traduzione sono prodotti congiuntamente. Ove la traduzione compaia direttamente dopo il documento originale, infatti, non sussistono dubbi riguardo al documento originale al quale si riferisce la traduzione.

(v. punti 71, 72)

3.      Se il rinnovo del marchio anteriore sul quale si basa l’opposizione è stato chiesto in tempo utile, ma l’autorità competente non si è ancora pronunciata sulla domanda, è sufficiente produrre un certificato che attesti la domanda, ove provenga dall’autorità competente e contenga tutte le informazioni necessarie relative alla registrazione del marchio, come risulterebbero da un certificato di registrazione. Infatti, fintantoché il marchio non è stato rinnovato, il titolare del marchio si trova nell’impossibilità di produrre un certificato di rinnovo e non può essere penalizzato a causa del tempo impiegato dall’autorità competente al fine di pronunciarsi sulla sua domanda. La stessa ratio emerge del resto dalla regola 19, paragrafo 2, lettera a), i) del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, secondo la quale, se il marchio non è ancora registrato, è sufficiente produrre una copia dell’atto certificativo di deposito.

Se invece il marchio sul quale si basa un’opposizione è registrato, non è più sufficiente, secondo la regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95, presentare il certificato di deposito. È allora necessario produrre il certificato di registrazione o un documento equivalente. Secondo la stessa ratio, non è sufficiente produrre un certificato che attesti il deposito di una domanda di rinnovo, se il rinnovo è stato effettuato.

(v. punti 74, 75)