Causa T‑504/09

Völkl GmbH & Co. KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo VÖLKL — Marchio internazionale denominativo anteriore VÖLKL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Diniego parziale di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e regola 22, n. 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Competenza della commissione di ricorso in caso di ricorso limitato a una parte dei prodotti o dei servizi di cui alla domanda di registrazione — Art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009 — Domanda di riforma della decisione della commissione di ricorso — Art. 65, n. 3, del regolamento n. 207/2009»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Persone legittimate a proporre ricorso e a essere parti del procedimento — Persone le cui richieste non sono accolte da una decisione — Decisione che rinvia la causa dinanzi all’organo inferiore per riesame

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, n. 4)

2.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso — Competenza delle commissioni di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 64, n. 1)

3.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, nn. 2 e 3)

4.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Determinazione di una soglia quantitativa di uso minimo — Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, nn. 2 e 3)

1.      Si deve considerare che una decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) abbia accolto le pretese di una delle parti dinanzi a essa se accoglie la richiesta di tale parte sulla base di uno degli impedimenti alla registrazione o della nullità di un marchio o, più in generale, sulla base di una sola parte dell’argomento presentato da detta parte, anche se ha omesso di esaminare o ha respinto gli altri impedimenti o motivi invocati dalla stessa.

Per contro, una decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio non accoglie, ai sensi dell’art. 65, n. 4, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, le pretese di una parte, quando essa si pronuncia su una richiesta presentata da tale parte dinanzi all’Ufficio in un senso ad essa sfavorevole.

Quest’ultima ipotesi deve essere intesa nel senso che comprende anche il caso in cui la commissione di ricorso, dopo aver respinto una richiesta il cui accoglimento avrebbe concluso il procedimento dinanzi all’Ufficio in senso favorevole alla parte che l’ha introdotto, rimetta gli atti della causa all’organo inferiore per il riesame, e ciò nonostante l’eventualità che tale riesame possa sfociare in una decisione favorevole a tale parte.

(v. punti 26-28)

2.      Se il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) riguarda soltanto una parte dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda di registrazione o dell’opposizione, esso autorizza la commissione di ricorso a procedere ad un nuovo esame del merito dell’opposizione, ma solo con riferimento a detti prodotti o servizi, giacché la domanda di registrazione e l’opposizione di cui è stata investita non si riferiscono al resto dei prodotti e servizi interessati.

È quanto avviene quando la ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione, solo in ragione del fatto che questa aveva accolto l’opposizione e respinto la domanda di registrazione per una parte dei prodotti richiesti.

Di conseguenza, allorché essa annulla il punto del dispositivo della decisione della divisione di opposizione che conclude per la registrazione del marchio richiesto per gli altri prodotti, la commissione di ricorso ha oltrepassato i limiti della propria competenza, come definita all’art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.

(v. punti 54-56)

3.      Un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, la condizione relativa all’uso effettivo del marchio esige che questo, come tutelato nel territorio pertinente, venga utilizzato pubblicamente e verso l’esterno.

Nel verificare l’uso effettivo del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possano provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, nonché l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.

Per quanto riguarda la rilevanza dell’uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti d’uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della frequenza di tali atti, dall’altro.

(v. punti 78-80)

4.      Per esaminare l’effettività dell’uso del marchio anteriore, occorre procedere ad una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione implica una certa interdipendenza dei fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa.

Il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio anteriore non possono essere giudicati in assoluto, ma devono essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il volume dell’attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell’impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato interessato. Non occorre perciò che l’uso del marchio anteriore sia sempre quantitativamente rilevante per poter essere qualificato come effettivo. Un uso anche minimo può quindi essere sufficiente per essere ritenuto effettivo, purché sia considerato giustificato, nel settore economico interessato, al fine di conservare o creare quote di mercato a favore dei prodotti o dei servizi protetti dal marchio. Pertanto, non è possibile stabilire a priori, astrattamente, una soglia quantitativa in base alla quale stabilire se l’uso sia stato effettivo oppure no, sicché non può essere fissata una regola de minimis, che non consenta all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), o su ricorso, al Tribunale di valutare tutte le circostanze della controversia di cui devono conoscere.

(v. punti 81-82)