TRIBUNALENS DOM (nionde avdelningen)
8 juli 2015 (*)
”Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Gemenskapsfigurmärket REDROCK – Äldre nationella ordmärkena ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK och MASTERROCK – Relativt registreringshinder – Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009”
I mål T‑548/12,
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Gladbeck (Tyskland), företrätt av advokaten J. Krenzel,
klagande,
mot
Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret), företrädd av V. Mahelka, P. Geroulakos och M. Rajh, samtliga i egenskap av ombud,
svarande,
med stöd av
Redrock Construction s.r.o., Prag (Republiken Tjeckien), företrätt av advokaten D. Krofta,
angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 16 oktober 2012 (ärende R 1596/2011‑4), om ett ogiltighetsförfarande mellan Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG och Redrock Construction s.r.o.,
meddelar
TRIBUNALEN (nionde avdelningen),
sammansatt av ordföranden G. Berardis, samt domarna O. Czúcz (referent) och A. Popescu,
justitiesekreterare: handläggaren I. Drăgan,
med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 18 december 2012,
med beaktande av harmoniseringskontorets svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 14 maj 2013,
med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 16 april 2013,
med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 21 augusti 2013,
efter förhandlingen den 12 november 2014,
följande
Dom
Bakgrund till tvisten
1 Den 20 maj 2004 ingav intervenienten Redrock Construction s.r.o. en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringskontoret i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).
2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:
3 De varor och tjänster för vilka registrering har sökts ingår i bland annat klasserna 1, 2, 17, 19 och 37 enligt Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning för varje klass:
– Klass 1: ”Kemiska produkter avsedda för industrin; spackel, ingående i denna klass; kemiska hjälpmedel för industriella ändamål; konsthartser; obearbetade konsthartser; epoxihartser; kemiska föreningar för industriella ändamål; bindemedel för industriell användning; konserveringsmedel för cement, ej färger och oljor; kemiska fyllnadsmedel och -reagenser.”
– Klass 2: ”Färgämnen (färger) och färgtillsatspreparat; färger; pulverfärger och fyllnadsmedel; ytbeläggningar, lacker; naturhartser i obearbetat skick; spackel ingående i denna klass; skyddspreparat mot korrosion; förtunningsmedel för målarfärger och lacker.”
– Klass 17: ”Tätnings- och isoleringsmaterial; fyllningsspackel; isoleringsämnen.”
– Klass 19: ”Byggnadsmaterial ej av metall; betong; murbruk; cement; putsmaterial för byggnadsändamål; puts; cementblandningar; putsmaterial för byggnadsändamål; vägbyggnadsmaterial, ej av metall; golv, ej av metall; material för användning vid fuktläckage i byggnadskonstruktion, ej av metall; blandningar för golvläggning; [trä för byggnation].”
– Klass 37: ”Konstruktions- anläggnings- eller byggnadstjänster; uppförande/anläggande av byggnationer; information om byggnadskaraktären; reparations- och installationstjänster; konsultering inom byggnadsindustrin.”
4 Den 5 mars 2010 registrerades det aktuella kännetecknet som gemenskapsvarumärke under nummer 3866365 (nedan kallat det ifrågasatta varumärket) för bland annat de varor och tjänster som angetts ovan.
5 Den 6 april 2008 ingav klaganden, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG en ansökan om ogiltighetsförklaring av det ifrågasatta varumärket med stöd av artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.1 b i samma förordning.
6 Ansökan om ogiltighetsförklaring grundade sig på följande varumärken:
– Det äldre ordmärket ROCK, som registrerats i Tyskland den 24 mars 2003 under nummer 30229274, för varor och tjänster i klasserna 1, 6–8, 17, 19, 37 och 42.
– Det äldre ordmärket KEPROCK, som registrerats i Tyskland den 30 maj 2003 under nummer 30312115, för varor och tjänster i följande klasser:
– Klass 17: ”Mineralullsprodukter i form av blad, mattor, mineralfilt, plattor, skivformiga mattor, skivformiga plattor, och gjutna delar, ovannämnda produkter även klädda med plastdispersioner på en eller båda sidor och/eller av vattenglas och/eller av hydrauliska bindemedel och/eller baserade på syntet- eller konstharts med eller utan fyllnadsmedel och/eller färgpigment, samtliga produkter avsedda för värme och ljudisolering, bland annat för takisolering för platta tak, sluttande platta tak och tak med takfall; delar för branta tak företrädesvis i form av plattor.”
– Klass 19: ”Mineralullsprodukter i form av galler, mattor, filt, plattor, skivformiga mattor, skivformiga plattor, och gjutna delar; ljudisoleringsplattor för torrt cementlager och takplattor för omvänt tak av mineralfibrer, ovannämnda produkter även klädda med plastdispersioner på en eller båda sidor och/eller av vattenglas och/eller av hydrauliska bindemedel och/eller baserade på syntet- eller konstharts med eller utan kitt och/eller färgpigment, samtliga produkter avsedda för brandskydd och/eller byggnadsmaterial, särslikt för takisolering för platta tak, sluttande platta tak och tak med takfall; delar för branta tak företrädesvis i form av plattor.”
– Klass 37: ”Konstruktions-, anläggnings- eller byggnadstjänster; installationstjänster, särskilt arbeten med värmeisolering och/eller ljudisolering på tak; installation av brandskydd, bland annat på tak.”
– Det äldre ordmärket FLEXIROCK, som registrerats i Tyskland den 21 september 1994 under nummer 2078534, för varor i klasserna 17 och 19.
– Det äldre ordmärket FORMROCK, som registrerats i Tyskland den 21 september 1994 under nummer 2078535, för varor i klasserna 17 och 19.
– Det äldre ordmärket FLOOR-ROCK, som registrerats i Tyskland den 6 oktober 1994 under nummer 2079579, för varor i klasserna 17 och 19.
– Det äldre ordmärket TERMAROCK, som registrerats i Tyskland den 18 september 1995 under nummer 39502727, för varor i klasserna 17 och 19.
– Det äldre ordmärket KLIMAROCK, som registrerats i Tyskland den 7 maj 1996 under nummer 39517348, för varor i klasserna 17 och 19.
– Det äldre ordmärket SPEEDROCK, som registrerats i Tyskland den 21 maj 1996 under nummer 39543868, för varor i klasserna 17 och 19.
– Det äldre ordmärket DUROCK, som registrerats i Tyskland den 11 juni 1996 under nummer 39551027, för varor i klasserna 17 och 19.
– Det äldre ordmärket SPLITROCK, som registrerats i Tyskland den 23 maj 1996 under nummer 39605619, för varor i klasserna 17 och 19.
– Det äldre ordmärket PLANAROCK, som registrerats i Tyskland den 17 december 1996 under nummer 39644214, för varor i klasserna 17 och 19.
– Det äldre ordmärket TOPROCK, som registrerats i Tyskland den 23 april 1997 under nummer 39707589, för varor i klasserna 17 och 19.
– Det äldre ordmärket KLEMMROCK, som registrerats i Tyskland den le 10 oktober 1997 under nummer 39737546, för varor i klasserna 17 och 19.
– Det äldre ordmärket FIXROCK, som registrerats i Tyskland den 23 augusti 1999 under nummer 39920622, för varor i klasserna 6, 17 och 19.
– Det äldre ordmärket SONOROCK PLUS, som registrerats i Tyskland den 11 februari 2002 under nummer 30166175, för varor i klasserna 17, 19 och 37.
– Det äldre ordmärket VARIROCK, som registrerats i Tyskland den 11 februari 2002 under nummer 30166176, för varor i klasserna 17, 19 och 37.
– Det äldre ordmärket SONOROCK, som registrerats i Tyskland den 11 februari 2002 under nummer 30166177, för varor i klasserna 17, 19 och 37.
– Det äldre ordmärket MASTERROCK, som registrerats i Tyskland den 9 juli 2002 under nummer 30212141, för varor i klasserna 17, 19 och 37.
7 Ansökan om ogiltighetsförklaring grundade sig på samtliga varor och tjänster som de äldre varumärkena omfattar och avsåg samtliga varor och tjänster som omfattas av det ifrågasatta varumärket och som anges i punkt 3.
8 Genom beslut av den 12 december 2011 avslog annulleringsenheten klagandens ansökan om ogiltighetsförklaring. Annulleringsenheten fann att de varor och tjänster som avses med de motstående varumärkena var identiska eller av liknande slag. Annulleringsenheten fann vidare att beståndsdelen rock var beskrivande för de varor som avsågs med de äldre varumärkena och att de motstående kännetecknen liknade varandra i viss mån. Med hänsyn till omsättningskretsens höga uppmärksamhetsnivå, drog annulleringsenheten emellertid slutsatsen att risk för förväxling inte förelåg i fråga om något av de äldre varumärkena. Annulleringsenheten underkände slutligen klagandens argument att en varumärkesfamilj förelåg.
9 Klaganden överklagade annulleringsenhetens beslut vid harmoniseringskontoret den 3 augusti 2011.
10 Harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd fastställde annulleringsenhetens beslut genom beslut av den 16 oktober 2012 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden påpekade beträffande ansökan om ogiltighetsförklaring på grundval av det äldre varumärket ROCK att tribunalen i dom av den 13 oktober 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/harmoniseringsbyrån – Redrock Construction (REDROCK)(T‑146/08, EU:T:2009:398) slutgiltigt hade slagit fast att risk för förväxling inte förelåg. Beträffande ansökan om ogiltighetsförklaring på grundval av det äldre varumärket KEPROCK ansåg överklagandenämnden att omsättningskretsen hade en hög uppmärksamhetsnivå, att de varor i klasserna 1 och 2 samt träbyggnationer i klass 19 som omfattades av det ifrågasatta varumärket var olika varandra, medan de övriga ifrågasatta varorna och tjänsterna delvis var identiska med och delvis liknade de varor och tjänster som avsågs med varumärket KEPROCK. Dessutom var de motstående kännetecknen mindre än i genomsnittlig grad lika varandra i visuellt hänseende, i genomsnittlig grad lika varandra i fonetiskt hänseende och inte lika varandra i begreppsmässigt hänseende. Slutligen hade den gemensamma beståndsdelen rock endast låg särskiljningsförmåga. Risk för förväxling förelåg därför inte. Överklagandenämnden ansåg att det av huvudsakligen samma skäl inte heller förelåg någon risk för förväxling med avseende på de övriga äldre varumärkena. Överklagandenämnden ansåg för övrigt att det mer omfattande skyddet för en varumärkesfamilj inte kunde tillämpas i förevarande fall.
Parternas yrkanden
11 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
– ogiltigförklara det angripna beslutet,
– förplikta harmoniseringskontoret att ersätta rättegångskostnaderna.
12 Harmoniseringskontoret och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
– ogilla talan,
– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
13 Klaganden har till stöd för sin talan åberopat en enda grund avseende åsidosättande av artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning nr 207/2009.
14 I dessa artiklar anges att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska ett gemenskapsvarumärke ogiltighetsförklaras, om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke, och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk för att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Detta inbegriper risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. I artikel 8.2 a ii) i förordning nr 207/2009 föreskrivs vidare att med äldre varumärken avses varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.
15 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling ska det göras en helhetsbedömning utifrån hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, däribland samspelet mellan varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, REG, EU:T:2003:199, punkterna 30–33, och dom av den 7 november 2013, Three-N-Products/harmoniseringsbyrån – Munindra (AYUR), T‑63/13, EU:T:2013:583, punkt 14).
16 I dom REDROCK, punkt 10 ovan, (EU:T:2009:398), slog tribunalen fast att det inte förelåg risk för förväxling mellan kännetecknen ROCK och REDROCK. Klaganden har inte ifrågasatt den slutsatsen och domen har för övrigt vunnit laga kraft. Tribunalen ska därför bedöma risken för förväxling mellan kännetecknet REDROCK och de övriga äldre varumärkena.
17 Både vid harmoniseringskontoret och tribunalen har klaganden koncentrerat sina argument på risken för förväxling mellan kännetecknet REDROCK och det äldre varumärket KEPROCK. Klaganden har koncentrerat sig på de varor som avses med de äldre varumärkena och som huvudsakligen tillverkas av mineralull. Klaganden har inte anfört separata argument i fråga om de tjänster som avses med dessa varumärken.
Omsättningskretsen
18 Vad gäller omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå förväntas genomsnittskonsumenten av varorna och tjänsterna i fråga, i samband med helhetsbedömningen av risken för förväxling, enligt rättspraxis vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om (se dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/harmoniseringsbyrån – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, REG, EU:T:2007:46, punkt 42 och där angiven rättspraxis).
19 I förevarande mål ansåg överklagandenämnden att det relevanta området var Tyskland, som var det land där de äldre varumärkena registrerats och beviljats skydd. Överklagandenämnden ansåg att omsättningskretsen utgjordes av fackmän i byggbranschen och tillfälligtvis genomsnittskonsumenter som är välinformerade på byggområdet och som köper de aktuella varorna i byggvarhus. Överklagandenämnden fann att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå är särskilt hög vid köptillfället på grund av priset och varornas förväntade livslängd.
20 Klaganden har inte ifrågasatt det resonemanget.
21 De varor som avses utgörs till stor del av byggnadsmaterial och är inte sådana att genomsnittskonsumenter använder dem dagligen. Varornas specialiserade slag innebär att det är nödvändigt att göra ett exakt och medvetet val, oberoende av pris och mängden sålda varor. Den omständigheten att konsumenterna inte regelbundet köper ett visst slags vara brukar betyda att deras uppmärksamhetsnivå är ganska hög. Även om en del av varorna är tillgängliga för den stora allmänheten, är det ovanligt att vanliga konsumenter gör inköpen. Konsumenterna överlåter vanligen inköpen till fackmän eller tar råd av konsumenter som har större kunskaper än genomsnittet (se, för ett liknande resonemang, dom REDROCK, punkt 10 ovan, EU:T:2009:398, punkterna 45 och 46).
22 Kännedomen om byggnadsmaterialens egenskaper, kvalitet och kommersiella ursprung är än viktigare för omsättningskretsen, då varorna kan bytas ut endast till höga kostnader när de har införlivats med en byggnad. Om de är av dålig kvalitet kan detta dessutom orsaka skador på byggnaden, vilket kan kräva kostsamma ingrepp. Av de skälen är det rimligt att anta att även en genomsnittskonsument som inte överlåter valet av dessa varor till en fackman gör sökningar på internet om de aktuella varorna och, i vart fall, intresserar sig för varornas ursprung och vem som tillverkar dem.
23 Detsamma gäller byggnadstjänster i klass 37. Valet av dessa innebär ett exakt och medvetet urval och fordrar stor försiktighet från omsättningskretsens sida.
24 Tribunalen finner följaktligen att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå är särskilt hög (se, för ett liknande resonemang, dom REDROCK, punkt 10 ovan, EU:T:2009:398, punkt 47).
Jämförelsen mellan de varor och tjänster som avses med varumärkena REDROCK och KEPROCK
25 I det angripna beslutet ansåg överklagandenämnden att de varor i klasserna 1 och 2 som avsågs med det ifrågasatta varumärket samt trä för byggnation i klass 19 var olika varandra, medan övriga ifrågasatta varor och tjänster var delvis identiska med och delvis liknade de varor och tjänster som avses med varumärket KEPROCK.
26 Klaganden har bestritt denna bedömning. Klaganden har hävdat att de varor i klasserna 1 och 2, som avses med det ifrågasatta varumärket, har samma avsedda användning som de varor i klasserna 17 och 19 som avses med varumärket KEPROCK, eller kan komplettera de varorna. Dessutom används samma distributionskanaler. Dessa varor är därför av liknande slag. Klaganden anser dessutom att de tätningsmaterial i klass 17, som avses med det ifrågasatta varumärket, inte endast är av ett slag som liknar isoleringsämnen i klasserna 17 och 19, som avses med varumärket KEPROCK, utan dessutom i mycket hög grad liknar dem.
27 Enligt det angripna beslutet är ”isoleringsmaterial; fyllningsspackel; isoleringsämnen” i klass 17, som avses med det ifrågasatta varumärket, identiska med ”samtliga produkter avsedda för värme- och ljudisolering” i samma klass, som avses med varumärket KEPROCK. Överklagandenämnden ansåg även att ”byggnadsmaterial ej av metall” i klass 19, som avses med det ifrågasatta varumärket, var identiska med ”byggnadsmaterial” i samma klass, som avses med varumärket KEPROCK. Enligt överklagandenämnden var slutligen de byggnadstjänster i klass 37 som avses med de aktuella kännetecknen identiska även de.
28 Överklagandenämnden ansåg att risk för förväxling inte förelåg, trots att de varor och tjänster som avsågs med de motstående kännetecknen var identiska.
29 Tribunalen ska först pröva huruvida överklagandenämnden hade fog för slutsatsen att risk för förväxling inte förelåg mellan de varor och tjänster som avses med de motstående kännetecknen och som överklagandenämnden ansåg vara identiska. Om en sådan slutsats i det angripna beslutet är giltig är nämligen prövningen av likheten mellan de övriga varu- och tjänsteslagen överflödig.
30 Tribunalen anser det lämpligt att först pröva likheten mellan kännetecknen REDROCK och KEPROCK.
Jämförelsen mellan kännetecknen REDROCK och KEPROCK
31 Klaganden har klandrat överklagandenämnden för att ha gjort en felaktig bedömning av likheten mellan REDROCK och KEPROCK samt den beskrivande karaktären hos beståndsdelen rock i samband med varor i byggbranschen.
32 Tribunalen erinrar om att helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som dessa åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringsbyrån/Shaker, C‑334/05 P, REG, EU:C:2007:333, punkt 35 och där angiven rättspraxis).
33 Bedömningen av likheten mellan två varumärken kan inte endast avse en beståndsdel i ett sammansatt varumärke varvid denna beståndsdel jämförs med ett annat varumärke. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att de aktuella varumärkena, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke ger, under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar (se dom harmoniseringsbyrån/Shaker, punkt 32 ovan, EU:C:2007:333, punkt 41 och där angiven rättspraxis). Det är endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen (dom harmoniseringsbyrån/Shaker, punkt 32 ovan, EU:C:2007:333, punkt 42, och dom av den 20 september 2007 i mål C‑193/06 P, Nestlé/harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, EU:C:2007:539, punkt 42). Detta kan vara fallet bland annat när denna beståndsdel i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar är försumbara för helhetsintrycket (dom Nestlé/harmoniseringsbyrån, se ovan, EU:C:2007:539, punkt 43).
Inledande synpunkter
34 För att fastställa särskiljningsförmågan hos en beståndsdel i ett varumärke, ska det enligt rättspraxis göras en bedömning av om beståndsdelen lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor och tjänster med avseende på vilka varumärket har registrerats kommer från ett visst företag och således för att särskilja dessa varor och tjänster från andra företags varor och tjänster. Vid denna bedömning ska hänsyn bland annat tas till beståndsdelens inneboende egenskaper mot bakgrund av frågan huruvida den är beskrivande med avseende på de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats (dom av den 13 juni 2006, Inex/harmoniseringsbyrån – Wiseman (återgivning av kohud), T‑153/03, REG, EU:T:2006:157, punkt 35, och dom av den 27 februari 2008, Citigroup/harmoniseringsbyrån – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, EU:T:2008:51, punkt 66).
35 I samband med den visuella jämförelsen i förevarande mål ansåg överklagandenämnden att omsättningskretsen skulle betrakta beståndsdelen rock som ett ord, men gjorde en helhetsbedömning av de motstående kännetecknen. I fråga om den fonetiska jämförelsen slog överklagandenämnden fast att omsättningskretsen skulle uppfatta kännetecknet REDROCK som ett engelskt ord sammansatt av ord ur det grundläggande ordförrådet, medan varumärket KEPROCK skulle uppfattas som ett fantasiuttryck. Ur begreppsmässig synvinkel skulle den tyska omsättningskretsen omedelbart uppfatta betydelsen av de båda engelska ord i det grundläggande ordförrådet som bildar varumärket REDROCK. Mot bakgrund av de aktuella varorna och tjänsterna associerar konsumenterna beståndsdelen rock med de tyska motsvarigheterna till ordet sten, det vill säga Fels och Stein. Den beståndsdelen har därför en låg särskiljningsförmåga. Överklagandenämnden ansåg för övrigt att sammansättningen av bokstäverna kep saknade betydelse på engelska och tyska. Enligt överklagandenämnden har omsättningskretsen därför inte någon anledning att göra en ingående undersökning av varumärket KEPROCK och kommer att uppfatta det som en fantasifull ordkombination.
36 Klaganden har för det första gjort gällande att omsättningskretsen uppfattar ett varumärke som en helhet. Klaganden anser därför att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning när den undersökte den första och den andra stavelsen i de motstående kännetecknen var för sig.
37 Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, REG, EU:C:1999:323, punkt 25), men när han ser ett ordkännetecken delar han emellertid ändå upp det i ordelement som har en konkret innebörd för honom eller som liknar ord som han känner till (dom av den 6 oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/harmoniseringsbyrån – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, REG, EU:T:2004:292, punkt 51, och dom RESPICUR, punkt 18 ovan, EU:T:2007:46, punkt 57). Identifieringen av ordelement som konsumenten kan förstå är för övrigt relevant för bedömningen av visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan de motstående kännetecknen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 juni 2010, MIP Metro/harmoniseringsbyrån – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, REG, EU:T:2010:256, punkterna 37 och 38).
38 Överklagandenämnden gjorde därför en riktig bedömning när den slog fast att omsättningskretsen skulle identifiera ordelementet rock som ett ord, även om det inte finns någon synbar uppdelning mellan det och övriga ordelement i de motstående kännetecknen. Även om de tyska genomsnittskonsumenterna inte skulle ha fördjupade kunskaper i engelska, ingår ordet rock bland de elementära engelska orden och både fackmän och konsumenter förknippar ordet med ordet sten (dom REDROCK, punkt 10 ovan, EU:T:2009:398, punkt 53).
39 Detsamma gäller beståndsdelen red i det ifrågasatta varumärket, som betecknar färgen röd på engelska och som omsättningskretsen kan förstå omedelbart, eftersom ordet tillhör det grundläggande ordförrådet (dom REDROCK, punkt 10 ovan, EU:T:2009:398, punkt 78).
40 Överklagandenämnden gjorde därför inte en oriktig bedömning när den ansåg att omsättningskretsen skulle komma att dela upp varumärket REDROCK i två delar, red och rock, samt uppfatta beståndsdelen rock i varumärket KEPROCK som ett ord med betydelse.
41 I sina argument avseende en varumärkesfamilj som har ordet rock som gemensam beståndsdel har klaganden medgett att den beståndsdelen har en viss autonomi i alla de äldre varumärkena, inklusive i varumärket KEPROCK. Enligt klaganden utgör den beståndsdelen nämligen en beståndsdel som ingår i en serie och som gör det möjligt för omsättningskretsen att associera samtliga dessa varumärken med ett enda kommersiellt ursprung. Klaganden kan därför inte i ett annat sammanhang förneka att beståndsdelen rock är en separat beståndsdel som omsättningskretsen kan identifiera.
42 Det framgår slutligen tydligt av det angripna beslutet att överklagandenämnden, efter att ha identifierat beståndsdelen rock som ett ord med betydelse, beaktade alla de motstående kännetecknen vid jämförelsen och dessutom slog fast att kännetecknet KEPROCK i dess helhet skulle uppfattas som en fantasifull ordkombination i fonetiskt och begreppsmässigt hänseende.
43 Det finns emellertid inte något hinder för att överklagandenämnden först identifierar de begripliga beståndsdelarna i de motstående kännetecknen, bedömer deras särskiljningsförmåga och därefter jämför dem i deras helhet. Ett sådant förfarande är helt och hållet förenligt med den rättspraxis som citerats ovan i punkterna 32 och 37. Vid identifieringen av ”särskiljande” och ”dominerande” beståndsdelar kan det dessutom vara nödvändigt att bedöma särskiljningsförmågan med avseende på varumärkets samtliga beståndsdelar och därmed att identifiera mindre särskiljande beståndsdelar. Detta förfarande påverkar inte att en bedömning av det helhetsintryck som varumärkena ger görs i ett senare skede.
44 Klagandens argument om separat bedömning av de beståndsdelar som de motstående kännetecknen utgörs av kan därför inte godtas.
45 Överklagandenämnden grundade för det andra sitt avgörande i flera avsnitt av det angripna beslutet på den beskrivande karaktären hos beståndsdelen rock.
46 Åtminstone en del av de byggnadsmaterial som avses med det ifrågasatta varumärket och nästan samtliga varor som avses med de äldre varumärkena tillverkas av råvaror som är baserade på sten, vilka omsättningskretsen – i synnerhet i råvarornas naturliga tillstånd – lätt kan förknippa med ordet rock, även i betydelsen klippa eller klippvägg. Ordet är därför i hög grad beskrivande (dom REDROCK, punkt 10 ovan, EU:T:2009:398, punkt 54).
47 Det som slagits fast ovan påverkas inte av klagandens argument att ordet rock har andra betydelser på tyska, nämligen en musikstil och ett klädesplagg för kvinnor. Vid bedömningen av om ett kännetecken har särskiljningsförmåga eller är beskrivande ska det nämligen beaktas i vilken mening kännetecknet innehåller en hänvisning till de avsedda varorna eller någon av deras egenskaper (dom av den 23 oktober 2003, harmoniseringsbyrån/Wrigley, C‑191/01 P, REG, EU:C:2003:579, punkt 32, och dom REDROCK, punkt 10 ovan, EU:T:2009:398, punkt 55).
48 I förevarande fall förmedlar ordet rock även ett lovordande budskap i fråga om egenskaperna hos de varor och tjänster som avses och som utgörs av bland annat byggnadsmaterial och byggverksamhet. Ordet kan här förstås så, att det syftar på klippors och andra klippformationers gedigenhet och stabilitet. Ett lovordande ord som syftar på egenskaperna hos de varor och tjänster som avses har emellertid inte en hög ursprunglig särskiljningsförmåga med avseende på dessa varor och tjänster (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 januari 2008, Inter‑Ikea/harmoniseringsbyrån – Waibel (idea), T‑112/06, EU:T:2008:10, punkt 51, och dom REDROCK, punkt 10 ovan, EU:T:2009:398, punkt 56).
49 Härav följer att den gemensamma beståndsdelen rock i hög grad är beskrivande och lovordande för de varor och tjänster som avses med de motstående kännetecknen. Överklagandenämnden gjorde därför en riktig bedömning när den fann att den beståndsdelen endast har en låg ursprunglig särskiljningsförmåga.
Jämförelsen i visuellt hänseende
50 I det angripna beslutet angav överklagandenämnden att kännetecknen REDROCK och KEPROCK hade den senare delen och antalet boksväver gemensamma. Det finns emellertid betydande skillnader i kännetecknens början, vilken omsättningskretsen i allmänhet är uppmärksammare på och vilken i förevarande mål även utgör den mest särskiljande delen av de motstående varumärkena. Den gemensamma bokstaven e skiljer sig åt visuellt i varumärkena REDROCK och KEPROCK, eftersom den är originellt stiliserad. Kännetecknen är således mindre än genomsnittligt lika varandra i visuellt hänseende.
51 Klaganden anser att märkena är mycket lika varandra i visuellt hänseende. Klaganden har gjort gällande att versalerna K och R respektive P och D har liknande struktur.
52 De båda varumärkena består av sju bokstäver och rock är den andra stavelsen i båda.
53 Omsättningskretsen identifierar emellertid den stavelsen med ordet rock som anknyter till egenskaper hos de berörda varorna och tjänsterna och som endast har en låg särskiljningsförmåga.
54 Enligt rättspraxis kan den inledande delen av ett ordelement i ett varumärke dessutom dra till sig större uppmärksamhet från konsumentens sida än de påföljande delarna (dom av den 17 mars 2004, El Corte Inglés/harmoniseringsbyrån – González Cabello och Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 och dom T‑184/02, REG, EU:T:2004:79, punkt 81). Visserligen förstår omsättningskretsen även ordet red och det sätts i samband med beståndsdelen rock. Däremot återfinns figurelementet – den stiliserade avbildingen av versalen E i grått – i den första delen av märket REDROCK.
55 I visuellt hänseende fäster omsättningskretsen mycket mer uppmärksamhet vid den inledande delen av de motstående kännetecknen än vid den gemensamma beståndsdelen rock.
56 I målet skiljer sig två bokstäver av tre åt i den inledande delen av de motstående kännetecknen, eftersom endast versalen E är gemensam. På grund av stiliseringen av versalen E och dess grå färg skiljer sig synintrycket av beståndsdelen red i det ifrågasatta varumärket i än högre grad från beståndsdelen kep i det äldre varumärket.
57 I fråga om den påstådda likheten mellan versalerna K och R respektive P och D finner tribunalen att omsättningskretsen, mot bakgrund av att den har en hög uppmärksamhetsnivå, med säkerhet kommer att uppfatta skillnaden mellan de bokstäverna, även om den har en ofullständig minnesbild av det äldre varumärket.
58 Tribunalen fastställer därför överklagandenämndens bedömning att de aktuella kännetecknen liknar varandra i visuellt hänseende till en grad som är lägre än genomsnittlig. Tribunalen preciserar vidare att den likheten är låg.
Jämförelsen i fonetiskt avseende
59 Beträffande jämförelsen i fonetiskt avseende, anges i det angripna beslutet att den tyska omsättningskretsen uttalar båda varumärkena som två stavelser. Vokalföljden är densamma. Kännetecknet REDROCK uppfattas som ett engelskt ord sammansatt av ord ur det grundläggande ordförrådet, så att varumärket uttalas enligt engelska uttalsregler. Det äldre tyska varumärket KEPROCK uppfattas som ett fantasiuttryck och uttalas därför enligt tyska uttalsregler. Även om ändelsen uttalas mycket lika, är olikheterna i inledningen tydligt märkbara. I fonetiskt hänseende liknar märkena därför varandra i medelhög grad.
60 Enligt klaganden finns det inte någon praktisk anledning för tyskspråkiga konsumenter att uttala det ifrågasatta varumärket enligt engelska uttalsregler, medan det äldre varumärket KEPROCK uttalas enligt tyska uttalsregler. Genomsnittskonsumenten uppfattar inte att beståndsdelen rock har samma betydelse som de tyska orden Fels eller Gestein. Den tyska allmänheten sätter tvärtom ordet rock i samband med det identiska tyska ord som betyder kjol, eller om den tänker på engelska ord, i samband med ordet för en musikstil. Mot bakgrund av att de motstående kännetecknen uttalas enligt tyska uttalsregler och sonoriteten hos r och k, respektive d och p ligger nära varandra, är de ovannämnda kännetecknen mycket lika varandra i fonetiskt hänseende.
61 Tribunalen erinrar om att de motstående kännetecknen är lika långa och har samma vokalföljd. Även den andra stavelsen, rock, är gemensam.
62 Den inledande delen innehåller däremot olika konsonanter.
63 Omsättningskretsen förstår dessutom säkerligen vad de engelska orden red och rock betyder. Det hindrar emellertid inte att en del av konsumenterna uttalar det ifrågasatta varumärket enligt tyska uttalsregler.
64 Även om de aktuella kännetecknen skulle uttalas enligt tyska uttalsregler, är skillnaden mellan sonoriteten i ljudet r – som inte är rullande på tyska – och ljudet k mycket märkbar. Även om skillnaden mellan sonoriteten i konsonanterna d och p är något mindre kan omsättningskretsen uppfatta den.
65 Av vad ovan anförts följer att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att de aktuella kännetecknen liknar varandra i medelhög grad i fonetiskt hänseende även om det tyska uttalet läggs till grund för bedömningen.
Jämförelsen i begreppsmässigt hänseende
66 Enligt det angripna beslutet uppfattar de tyska konsumenterna i begreppsmässigt hänseende omedelbart vad de två ord ur det grundläggande ordförrådet betyder som bildar varumärket REDROCK. Det ifrågasatta varumärket får dem således att tänka på en rödfärgad sten. Början av varumärket KEPROCK har däremot inte någon betydelse och det märket uppfattas därför som en fantasifull ordkombination. De motstående kännetecknen är därför olika varandra i begreppsmässigt hänseende.
67 Tribunalen erinrar om att klaganden inte har anfört något argument angående jämförelsen i begreppsmässigt hänseende.
68 I domen i målet REDROCK, punkt 10 ovan (EU:T:2009:398), slog tribunalen fast att omsättningskretsen, som sätter det engelska adjektivet red i samband med det engelska substantivet rock, uppfattade beståndsdelen rock i det ifrågasatta varumärket i betydelsen sten, klippa eller klippvägg. I sin helhet ger varumärket därför en bild som bestäms av de ordens betydelser (dom REDROCK, punkt 10 ovan, EU:T:2009:398, punkt 80).
69 Varumärket KEPROCK ger däremot inte upphov till någon bestämd bild hos konsumenten, eftersom beståndsdelen kep inte betyder något. Även om omsättningskretsen anser att beståndsdelen rock har en innebörd, uppfattas kännetecknet KEPROCK i sin helhet som en fantasifull ordkombination som inte har någon innebörd.
70 Tribunalen finner således att det inte går att jämföra innebörden hos kännetecknen REDROCK och KEPROCK. Jämförelsen i begreppsmässigt hänseende är därför ett neutralt element i detta fall.
71 Mot bakgrund av vad ovan anförts finner tribunalen att en låg grad av likhet i visuellt hänseende föreligger mellan de motstående kännetecknen, att de i fonetiskt hänseende liknar varandra i medelhög grad och att jämförelsen i begreppsmässigt hänseende inte ger något resultat.
Risken för förväxling
72 Överklagandenämnden slog fast att risk för förväxling inte förelåg mellan det ifrågasatta varumärket och de äldre varumärkena.
73 Klaganden har bestritt denna bedömning.
Risk för förväxling mellan kännetecknen REDROCK och KEPROCK
74 Som överklagandenämnden konstaterade har det äldre varumärket KEPROCK för det första en medelhög särskiljningsförmåga. Tribunalen finner att kännetecknet KEPROCK inte är särskilt uppfinningsrikt eller slående, eller sådant att det kan ha en ursprunglig särskiljningsförmåga som är högre än normalnivån. Klaganden har själv inte angett några förhållanden som utvisar att varumärket KEPROCK har större särskiljningsförmåga än ett genomsnittligt varumärke som inte har någon innebörd. Klaganden har för övrigt inte gjort gällande att särskiljningsförmågan hos märket KEPROCK har ökat genom att det använts.
75 För det andra är omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå särskilt hög vid köp av de aktuella varorna och tjänsterna och omsättningskretsen är angelägen om att få kännedom om deras kommersiella ursprung.
76 För det tredje erinrar tribunalen om att en låg likhet i visuellt hänseende föreligger mellan de motstående kännetecknen, att de i fonetiskt hänseende liknar varandra i medelhög grad och att jämförelsen i begreppsmässigt hänseende inte ger något resultat.
77 De motstående kännetecknens visuella, ljudmässiga och begreppsmässiga särdrag väger inte alltid lika tungt och det är vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken viktigt att beakta av vilket slag de aktuella varorna är samt att bedöma de objektiva förhållanden under vilka varumärkena kan förekomma på marknaden (dom av den 6 oktober 2004, New Look/harmoniseringsbyrån – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection), T‑117/03–T‑119/03 och T‑171/03, REG, EU:T:2004:293, punkt 49).
78 Graden av fonetisk likhet mellan två varumärken har mindre betydelse om varorna saluförs på ett sådant sätt att omsättningskretsen vid köp vanligtvis även visuellt uppfattar det varumärke som varorna omfattas av (dom av den 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/harmoniseringsbyrån – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, REG, EU:T:2003:264, punkt 55, och dom idea, punkt 48 ovan, EU:T:2008:10, punkterna 78 och 79).
79 Detta är emellertid fallet avseende det byggnadsmaterial som avses med de motstående kännetecknen och som saluförs på ett sådant sätt att genomsnittskonsumenten visuellt kan uppfatta de anbringade varumärkena. Omsättningskretsens val av de aktuella varorna måste ha föregåtts av en undersökning av deras egenskaper i butiker eller på internet. Omsättningskretsen vill nämligen försäkra sig om att de material som använts uppfyller sin funktion på lång sikt i den byggnad i vilken de infogas. Dessa omständigheter innebär vidare att omsättningskretsen före valet konfronteras visuellt med en bild av varumärket.
80 Under dessa förhållanden anser tribunalen att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan varumärkena REDROCK och KEPROCK sedda var för sig, ej heller vad beträffar de varor som avses med båda varumärkena och som är identiska. En genomsnittskonsument som har en särskilt hög uppmärksamhetsnivå vid inköpstillfället uppfattar skillnaderna mellan varumärkena och tror inte att de varor som försetts med de motstående kännetecknen har samma kommersiella ursprung.
81 Detsamma gäller i fråga om de tjänster som avses med varumärkena REDROCK och KEPROCK, beträffande vilka klaganden för övrigt inte har anfört några särskilda argument. Av samma skäl som anförts ovan i punkterna 74–76, kommer omsättningskretsen inte att förväxla de motstående kännetecknen.
82 Det är således överflödigt att pröva de argument som klaganden anfört i syfte att visa att vissa varor liknar varandra i högre grad än vad som slogs fast i det angripna beslutet, eftersom det inte föreligger någon risk för förväxling ens i fråga om identiska varor och tjänster. Tribunalen erinrar härvid om att ordet rock i hög grad är beskrivande och lovordande för alla varorna och lovordande för de tjänster som avses med de äldre varumärkena.
Risken för förväxling mellan varumärket REDROCK och de övriga äldre varumärkena
83 Överklagandenämnden ansåg att avståndet mellan de övriga äldre varumärkena och kännetecknet REDROCK var tillräckligt för att kompensera att de varor och tjänster som avsågs var identiska eller liknade varandra.
84 Klaganden har koncentrerat sig på jämförelsen mellan varumärkena REDROCK och KEPROCK och på argumentet avseende en varumärkesfamilj och har inte anfört något särskilt argument angående de andra äldre varumärkena (FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK et MASTERROCK) sedda var för sig.
85 I fråga om jämförelsen i visuellt hänseende preciserar tribunalen att det bland de övriga äldre varumärkena endast är TOPROCK och FIXROCK som har samma antal bokstäver som REDROCK. Den inledande delen av varumärkena, vilken omsättningskretsen i allmänhet är uppmärksammare på enligt rättspraxis (se punkt 55 ovan), är emellertid helt olika, eftersom ingen bokstav i beståndsdelarna top och fix har en motsvarighet i beståndsdelen red. Även om de äldre varumärkena KLEMMROCK och SPEEDROCK innehåller bokstaven e, erinrar tribunalen om att resten av den inledande delen av de aktuella kännetecknen skiljer sig helt från den första delen av varumärket REDROCK. Dessutom innehåller dessa äldre varumärken nio bokstäver medan REDROCK bara innehåller sju. Med hänsyn till att varumärket REDROCK dessutom innehåller ett figurelement, uppvisar å ena sidan varumärkena TOPROCK, FIXROCK, SPEEDROCK och KLEMMROCK och å den andra varumärket REDROCK på sin höjd en låg grad av likhet i visuellt hänseende, den gemensamma beståndsdelen rock till trots. Detta gäller i ännu högre grad de övriga äldre varumärkena.
86 I fråga om jämförelsen i fonetiskt avseende är det endast sonoriteten hos det äldre varumärket KLEMMROCK som uppvisar vissa likheter med sonoriteten hos varumärket REDROCK, på grund av att de har samma vokalföljd och samma antal stavelser. Kombinationen av konsonanterna k och l i kännetecknets början stoppar emellertid upp uttalet i någon mån. Till detta kommer att två m medför att det varumärket uttalas ännu mer olikt REDROCK. Den fonetiska likheten mellan KLEMMROCK och REDROCK är därför på sin höjd låg. Detta gäller i ännu högre grad de övriga äldre varumärkena.
87 Med avseende på jämförelsen i begreppsmässigt hänseende, har ordet rock samma innebörd i de flesta av de äldre varumärkena som i fråga om varumärket REDROCK. De inledande beståndsdelarna flexi, form, floor, terma, klima, speed, split, plana, top, klemm, fix, sono, vari och master har emellertid en helt annan innebörd än beståndsdelen red. Därför är likheten i begreppsmässigt hänseende mellan de aktuella kännetecknen i sin helhet på sin höjd låg. Samma slutsats gäller i fråga om varumärket DUROCK om den tyske genomsnittskonsumenten antas känna igen att beståndsdelen dur anknyter till sådana begrepp som varaktighet eller hållbarhet. Om omsättningskretsen däremot inte kan antas tillmäta beståndsdelen du någon innebörd, ger jämförelsen i begreppsmässigt hänseende inte något resultat.
88 Mot bakgrund av att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå är särskilt hög finner tribunalen därför att skillnaderna mellan det ifrågasatta varumärket och de äldre varumärkena FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK och MASTERROCK är tillräckliga för att risk för förväxling inte ska föreligga.
Risk för förväxling som påståtts föreligga på grund av en varumärkesfamilj som har den gemensamma beståndsdelen rock
89 I det angripna beslutet drog överklagandenämnden slutsatsen att klaganden inte kunde stödja sig på det mer omfattande skyddet för en varumärkesfamilj.
90 Klaganden har hävdat att de äldre varumärkena KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK och MASTERROCK utgör en varumärkesfamilj. Enligt klaganden kommer genomsnittskonsumenten att tro att även det ifrågasatta varumärket tillhör den serien och således att varor som försetts med det ifrågasatta varumärket har samma kommersiella ursprung, vilket ger upphov till en risk för associering.
91 Tribunalen erinrar om att associationsrisk utgör ett specialfall av förväxlingsrisk och karaktäriseras av den omständigheten att varumärkena i fråga visserligen inte direkt kan förväxlas av omsättningskretsen, men kan uppfattas som två varumärken med samma innehavare. (se dom av den 9 april 2003, Durferrit/harmoniseringsbyrån – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, REG, EU:T:2003:107, punkt 60 och där angiven rättspraxis). För att det kriteriet ska beaktas är det nödvändigt att ansökan om ogiltighetsförklaring bygger på att flera varumärken föreligger som har gemensamma kännetecken som gör det möjligt att anse att de tillhör samma serie eller familj (dom av den 18 december 2008, Les Éditions Albert René/harmoniseringsbyrån, C‑16/06 P, REG, EU:C:2008:739, punkt 101). Den omständigheten att en serie eller en familj av varumärken föreligger är emellertid relevant endast om den gemensamma beståndsdelen är särskiljande. Om den beståndsdelen är beskrivande, kan den inte ge upphov till risk för förväxling (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 juli 2004, Grupo El Prado Cervera/harmoniseringsbyrån – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, REG, EU:T:2004:208, punkt 59).
92 För det första har tribunalen slagit fast att det mer omfattande skyddet för en varumärkesfamilj inte med framgång kan åberopas när den gemensamma beståndsdelen i de äldre varumärkena i hög grad är beskrivande för de varor och tjänster som avses. Ett ord som anknyter till arten av dessa varor eller tjänster kan nämligen inte bilda den gemensamma särskiljande grunden för en varumärkesfamilj (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 juli 2012, Caixa Geral de Depósitos/harmoniseringsbyrån – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T‑255/09, EU:T:2012:383, punkt 82).
93 Det ska erinras om att beståndsdelen rock i hög grad är beskrivande och lovordande för de varor och tjänster som avses med de äldre varumärkena. I enlighet med den rättspraxis som angetts ovan i punkterna 91 och 92 är den därför inte ägnad att vara den gemensamma beståndsdelen i en varumärkesfamilj.
94 För det andra stöds detta konstaterande av beslut av den 30 januari 2014, Industrias Alen/The Clorox Company (C‑422/12 P, REG, EU:C:2014:57, punkt 45), i vilket domstolen slog fast att den omständigheten att det slagits fast att en risk för förväxling förelåg mellan varumärkena CLOROX och CLORALEX inte innebar att innehavaren av det äldre varumärket tillerkändes ett monopol på beståndsdelen clor, som i hög grad var beskrivande för de aktuella varorna. Den omständigheten att en risk för förväxling förelåg innebar endast att en viss kombination av beståndsdelar skyddades, utan att en beskrivande beståndsdel som ingick i kombinationen skyddades i sig.
95 Ett erkännande av en varumärkesfamilj som innehåller den i en serie ingående beståndsdelen rock, skulle emellertid innebära just att ett monopol tillerkändes avseende beståndsdelen rock, som i hög grad är beskrivande och lovordande för de varor och tjänster som avses med de äldre varumärkena. Det starkare skydd som skulle uppkomma genom att en varumärkesfamilj erkändes, skulle i praktiken innebära att andra aktörer inte kunde registrera ett varumärke som innehöll beståndsdelen rock, och i förekommande fall till och med kunde förbjudas att använda den beståndsdelen i slogans och reklammaterial. En sådan begränsning av den fria konkurrensen som skulle följa av att ett grundläggande ord i det engelska språket förbehölls en enda ekonomisk aktör kan inte motiveras med en strävan att gottgöra den kreativa insats eller reklaminsats som innehavaren av de äldre varumärkena har gjort. När det inte är fråga om att särskiljningsförmågan ökat genom att varumärket använts, är det kommersiella värde som nämnda förbehåll utgör nämligen inte ett resultat av sådana insatser från innehavarens sida, utan endast ett resultat av ordets innebörd, som är förutbestämt genom det aktuella språket och som anknyter till de aktuella varornas och tjänsternas egenskaper.
96 För det tredje kan klaganden inte stödja sig på domen av den 27 april 2010, UniCredito Italiano/harmoniseringsbyrån – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T‑303/06 och T‑337/06, EU:T:2010:160). I den domen betonade tribunalen nämligen betydelsen av att beståndsdelen uni som ingick i en serie hade särskiljningsförmåga med avseende på de tjänster som avsågs och fann att särskiljningsförmågan var så hög att beståndsdelen i sig kunde ge upphov till att omsättningskretsen direkt associerade till den aktuella serien (dom UNIWEB, se ovan, EU:T:2010:160, punkterna 35, 38 och 39). En så hög särskiljningsförmåga föreligger emellertid inte i förevarande mål.
97 Beståndsdelen uni har visserligen en betydelse för den tyske genomsnittskonsumenten, men den kan inte sättas i ett direkt samband med de finansiella tjänster, särskilt investeringsfonder, som avses med de äldre varumärkena i målet UNIWEB, punkt 96, (EU:T:2010:160). Beståndsdelen rock som åberopats i förevarande mål anknyter emellertid till egenskaperna hos de byggnadsmaterial och byggnadstjänster som avses med de äldre varumärkena. Det faktiska sammanhanget var således annorlunda på denna avgörande punkt, och den lösning som valdes i den domen kan därför inte överföras till förevarande mål.
98 Härav följer att beståndsdelen rock i förevarande fall inte är ägnad att bilda den gemensamma grunden för en varumärkesfamilj, eftersom den är i hög grad beskrivande och lovordande för de varor och tjänster som avses med de äldre varumärkena.
99 Tribunalen slår för fullständighetens skull fast att klaganden under alla omständigheter inte har förebringat bevisning för verkligt bruk av ett antal varumärken som är tillräckligt stort för att utgöra en varumärkesfamilj.
100 Enligt rättspraxis kan antaganden eller presumtioner inte utgöra bevisning för att ett varumärke verkligen har använts. Sådan bevisning ska grundas på konkreta och objektiva omständigheter som utvisar att det skett en faktisk och tillräcklig användning av varumärket på den berörda marknaden (dom VITAKRAFT, punkt 37 ovan, EU:T:2004:292, punkt 28, och dom av den 30 november 2009, Esber/harmoniseringsbyrån – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T‑353/07, EU:T:2009:475, punkt 24).
101 I förevarande mål består emellertid den bevisning för verkligt bruk som klaganden förebringade vid harmoniseringskontoret av en försäkran under ed och kataloger i vilka varor återges som försetts med de äldre varumärkena.
102 Överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den anförde att klaganden hade underlåtit att förebringa oberoende bevisning, såsom marknadsundersökningar, fakturor eller sifferuppgifter angående reklam, vilka kunde utgöra ett stöd för de siffror som anges i försäkran under ed. Av katalogerna framgår dessutom bara att de äldre varumärkena finns, men de innehåller inte någon uppgift om vilka mängder som distribuerats eller under vilken tidsperiod.
103 Klaganden har således inte förebringat konkret och objektiv bevisning som gör det möjligt att slå fast att det skett en faktisk och tillräcklig användning av alla de äldre varumärkena, eller åtminstone av ett tillräckligt stort antal av dem, som skulle kunna betecknas som en varumärkesfamilj. Enligt rättspraxis avseende varumärkesfamilj är det nämligen nödvändigt att visa detta (se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrån – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, REG, EU:T:2006:65, punkterna 126 och 127).
104 Mot bakgrund av vad ovan anförts kan tribunalen inte godta klagandens argument att en varumärkesfamilj föreligger.
105 Talan kan således inte bifallas såvitt avser klagandens enda grund. Talan ska därför ogillas.
Rättegångskostnader
106 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringskontoret och intervenienten har yrkat att svaranden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, ska harmoniseringskontorets och intervenientens yrkanden bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (nionde avdelningen)
följande:
1) Talan ogillas.
2) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG ska ersätta rättegångskostnaderna.
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 8 juli 2015.
Underskrifter