Causa T‑137/09

Nike International Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo R10 — Marchio nazionale denominativo R10 non registrato — Cessione del marchio nazionale — Vizio di procedura»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Presupposto per la ricevibilità — Motivi diretti unicamente avverso le decisioni delle commissioni di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, n. 1)

2.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio — Cessione del marchio anteriore dopo il deposito dell’opposizione e prima dell’adozione della decisione da parte dell’Ufficio — Esame da parte della commissione di ricorso della legittimazione ad agire del cessionario

3.      Marchio comunitario — Trasferimento del diritto di proprietà intellettuale — Prova del trasferimento del diritto nazionale anteriore — Trasposizione alla cessione dei marchi nazionali della regola 31, n. 6, del regolamento n. 2868/95

(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 31, n. 6)

1.      Ai sensi dell’art. 63, n. 1, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, il ricorso dinanzi al giudice comunitario può essere proposto soltanto avverso le decisioni delle commissioni di ricorso, cosicché, nell’ambito di un tale ricorso, sono ricevibili soltanto i motivi diretti contro la decisione della commissione di ricorso stessa. Di conseguenza, devono essere respinti in quanto irricevibili i motivi vertenti sulla violazione di una disposizione regolamentare per effetto di una decisione di una divisione d’opposizione.

(v. punto 13)

2.      Allorché, in seguito ad una cessione successiva al deposito di un’opposizione, la copia del certificato di registrazione del marchio, sul quale si fonda l’opposizione, menziona come titolare una società distinta da quella che ha presentato un ricorso avverso la decisione di una divisione d’opposizione recante rigetto dell’opposizione, il ricorso non è ricevibile in base all’ipotesi secondo cui il marchio anteriore sia stato trasferito al ricorrente. Pertanto, è lecito che la commissione di ricorso possa valutare la legittimazione ad agire dello stesso.

Infatti, a differenza dell’ipotesi in cui la cessione abbia luogo prima che sia depositata l’opposizione, allorquando la cessione del marchio rivendicato si verifica dopo il deposito dell’opposizione e prima che l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) adotti la sua decisione definitiva, quest’ultimo deve garantire la protezione dei diritti della parte che ha originariamente depositato l’opposizione o la domanda di marchio, poiché ammettere il cessionario del marchio ha lo scopo di porre fine, nei confronti di detta parte, a un procedimento da essa iniziato. Peraltro, la commissione di ricorso è tenuta ad assicurarsi che la persona che ha presentato il ricorso sia legittimata a impugnare la decisione della divisione d’opposizione.

(v. punto 17)

3.      In assenza di una disposizione normativa sulla prova del trasferimento del diritto nazionale anteriore invocato a sostegno di un’opposizione, le direttive dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) – che quest’ultimo è, in via di principio, tenuto a rispettare – si ispirano al riguardo alle disposizioni previste dalla regola 31, n. 6, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario. Quindi, tali direttive, nella «Parte 1: Questioni procedurali» della «Parte C: Opposizione», prevedono che, se il nuovo titolare del diritto nazionale anteriore «comunica all’Ufficio il trasferimento, ma omette di produrre prove (sufficienti) al riguardo, il procedimento di opposizione va sospeso e al nuovo titolare è concesso un termine di due mesi per presentare prove del trasferimento». Tale applicazione della regola 31, n. 6, del regolamento n. 2868/95 alla cessione dei marchi nazionali non può essere contestata dal momento che, nel caso in cui il diritto interno non preveda procedimenti di registrazione del trasferimento di proprietà dei marchi registrati, l’esame effettuato dalla divisione d’opposizione o dalla commissione di ricorso per verificare che il trasferimento del marchio invocato a sostegno dell’opposizione sia effettivamente avvenuto è, in sostanza, lo stesso di quello effettuato dalla competente istanza dell’Ufficio per esaminare le domande di trasferimento riguardanti i marchi comunitari. Peraltro, anche se tale procedimento riguarda esplicitamente i marchi nazionali registrati, lo si deve applicare, per analogia, al trasferimento dei marchi nazionali non registrati, poiché il tipo d’esame che l’Ufficio deve effettuare è identico.

(v. punto 24)