SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)
de 12 de junio de 2014 (*)
«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa R10 — Marca nacional denominativa anterior R10 no registrada — Cesión de la marca nacional — Prueba de la posesión de la marca anterior»
En el asunto T–137/09 RENV,
Nike International Ltd, con domicilio social en Beaverton, Oregón (Estados Unidos), representada por el Sr. M. de Justo Bailey, abogado,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:
Aurelio Muñoz Molina, con domicilio en Petrer (Alicante),
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 21 de enero de 2009 (asunto R 551/2008-1), relativa a un procedimiento de oposición entre DL Sports & Marketing, L.da, y el Sr. Aurelio Muñoz Molina,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),
integrado por los Sres. G. Berardis, Presidente, y O. Czúcz (Ponente) y A. Popescu, Jueces;
Secretario: Sra. C. Heeren, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de febrero de 2014;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1 El 2 de enero de 2006, el Sr. Aurelio Muñoz Molina presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo R10.
3 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 30/2006, de 24 de julio de 2006.
4 El 24 de octubre de 2006, DL Sports & Marketing, L.da, formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada. Dicha oposición se basaba en la marca española no registrada, o el signo utilizado en el tráfico económico, R10 (en lo sucesivo, «marca española no registrada») y se dirigía contra todos los productos contemplados por la marca solicitada. DL Sports & Marketing puntualizó que esta marca se utilizaba para dichos productos como una de las designaciones del jugador de fútbol brasileño Ronaldo de Assis Moreira, que lleva el número 10 en el terreno de juego.
5 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los recogidos en el artículo 8, apartado 2, letra c), y en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 2, letra c), y artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009].
6 El 28 de noviembre de 2006, la División de Oposición concedió a DL Sports & Marketing un plazo de cuatro meses para que probara, concretamente, la existencia y la validez del derecho anterior invocado. Tras la prórroga, dicho plazo expiró el 9 de agosto de 2007.
7 Mediante escrito de 31 de octubre de 2007, el abogado de la demandante, Nike International Ltd, informó a la División de Oposición de que, mediante acuerdo de 20 de junio de 2007, DL Sports & Marketing había cedido a la demandante —por intermediación de Nike, Inc.— la propiedad de varias marcas y derechos de propiedad industrial (en lo sucesivo, «acuerdo de cesión»). El abogado de la demandante indicaba que esta última deseaba continuar con el procedimiento como nueva parte oponente.
8 El 19 de febrero de 2008, la División de Oposición desestimó la oposición debido a que DL Sports & Marketing no había demostrado, dentro del plazo establecido, la existencia del derecho anterior invocado en apoyo de la referida oposición (en lo sucesivo, «resolución de la División de Oposición»).
9 El 28 de marzo de 2008, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución de la División de Oposición.
10 Mediante resolución de 21 de enero de 2009 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI declaró la inadmisibilidad de dicho recurso. Consideró lo siguiente:
«22 La oposición fue formulada por DL Sports & Marketing Ltda., como titular de la marca anterior no registrada “R10”.
23 Mediante escrito de 31 de octubre de 2007, [el abogado de la demandante informó] a la División de Oposición de que se había producido una cesión de propiedad (“transfer of ownership”) de las marcas; que Nike International Ltd. se había convertido en la “nueva” oponente […]. Sin embargo, [el abogado de la demandante no hizo mención] —y aún menos aportó la prueba— de que el derecho anterior figurase entre las marcas cedidas a la demandante, ni adjuntó copia alguna del acuerdo de cesión.
24 En ese momento, por lo tanto, el titular del derecho anterior —y oponente— todavía era DL Sports & Marketing Ltda. […]
25 Durante el procedimiento de recurso, Nike International Ltd. tampoco fue capaz de probar que era titular del derecho anterior. El acuerdo de cesión de 20 de junio de 2007 sólo demuestra que dicha sociedad adquirió unas marcas comunitarias, pero no específicamente el signo en el que se basa la oposición.
Dado que [Nike International] no demostró su condición de parte en el procedimiento de oposición, no está facultada para recurrir la resolución [de la División de Oposición] y procede declarar la inadmisibilidad de su recurso.»
Procedimientos ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia
11 Mediante demanda presentada el 6 de abril de 2009, la demandante interpuso un recurso ante el Tribunal General con objeto, concretamente, de que se declarase la admisibilidad del recurso que había interpuesto ante la Primera Sala de Recurso de la OAMI.
12 La demandante invocaba, en esencia, cuatro motivos en apoyo de su recurso. El primer motivo se basaba en el incumplimiento de la obligación de motivación por la División de Oposición. El segundo motivo, en la vulneración del derecho de defensa de la demandante, tanto por la División de Oposición como por la Sala de Recurso. El tercer motivo se basaba en la infracción, por la Sala de Recurso, de las Directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI. El cuarto motivo, en un error de apreciación en cuanto a la cesión del derecho anterior.
13 En su sentencia de 24 de noviembre de 2010, Nike International/OAMI — Muñoz Molina (R10) (T-137/09, Rec. p. II‑5433; en lo sucesivo, «primera sentencia del Tribunal»), el Tribunal, en primer lugar, desestimó el primer motivo, el segundo motivo en la medida en que se refería a la resolución de la División de Oposición y el tercer motivo. En segundo lugar, estimó el segundo motivo en la medida en que se refería a la resolución impugnada y, por lo tanto, anuló dicha resolución. En consecuencia, consideró oportuno no examinar el cuarto motivo.
14 Mediante escrito presentado el 3 de febrero de 2011, la OAMI interpuso recurso de casación ante el Tribunal de Justicia con objeto de que éste anulara la primera sentencia del Tribunal General.
15 Mediante su sentencia de 19 de enero de 2012, OAMI/Nike International (C‑53/11 P; en lo sucesivo, «sentencia dictada en casación»), el Tribunal de Justicia anuló la primera sentencia del Tribunal General en la medida en que éste había estimado el segundo motivo de la demandante. Asimismo, el Tribunal de Justicia confirmó implícitamente la desestimación, por el Tribunal General, del primer motivo, del segundo motivo en la medida en que se refería a la resolución de la División de Oposición y del tercer motivo.
16 El Tribunal de Justicia también declaró que, al no haber examinado el Tribunal General el cuarto motivo de la demandante, procedía devolver el asunto al Tribunal General y reservar la decisión sobre las costas.
17 En la vista celebrada el 26 de febrero de 2014, en la que no estaba presente la demandante, se oyó el informe oral de la OAMI y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal General.
Pretensiones de las partes en el procedimiento seguido tras la devolución
18 En las observaciones presentadas tras el pronunciamiento de la sentencia dictada en casación, la demandante solicita al Tribunal que:
— Anule la resolución impugnada.
— Condene en costas a la OAMI.
19 En su respuesta, la OAMI solicita, en esencia, al Tribunal que:
— Desestime el recurso.
— Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
20 De la sentencia dictada en casación se desprende que, en el presente procedimiento de devolución, incumbe al Tribunal General examinar únicamente el cuarto motivo de la demandante, puesto que la desestimación de los demás motivos ha adquirido fuerza de cosa juzgada.
21 En su demanda, la demandante alega que la Sala de Recurso incurrió en error de apreciación al estimar que el acuerdo de cesión no demostraba que ella hubiera adquirido la marca española no registrada.
22 Considera que del acuerdo de cesión resulta que la lista de las marcas que en él se mencionan no es exhaustiva y que el objeto de la cesión lo constituyen, como se desprende del segundo considerando de dicho acuerdo, todos los derechos creados por el Sr. de Assis Moreira y por Nike, en relación con el Contrato de Jugador de Fútbol celebrado entre ellos, desde el 1 de agosto de 2003.
23 Además, en el tercer considerando del acuerdo de cesión se especifica que la oponente inicial, DL Sports & Marketing, presentó solicitudes de registro de los signos R10 y 10R. El hecho de que la contraprestación pecuniaria abonada por la demandante a DL Sports & Marketing no se refiera al valor de las marcas (que está subsumido en el referido Contrato de Jugador de Fútbol), sino únicamente a los gastos legales y de registro efectuados durante la tramitación de las marcas solicitadas corrobora, a juicio de la demandante, que el acuerdo incluye la cesión de toda forma de propiedad intelectual a favor de Nike.
24 Por consiguiente, considera que, sobre la base del contenido del acuerdo de cesión, es lógico entender que éste tiene por objeto la cesión de todos los tipos de derechos derivados de la previa relación contractual (definida en el contrato de jugador profesional), aun cuando, por razones prácticas, únicamente se identifican las solicitudes de registro.
25 La OAMI alega que el acuerdo de cesión no demuestra en absoluto que la marca española no registrada invocada figure entre las marcas adquiridas por la demandante. A este respecto, afirma que, contrariamente a lo que aduce la demandante, la cesión sólo concierne a las solicitudes de registro de marcas presentadas por DL Sports & Marketing y enumeradas en el primer considerando del acuerdo y no a todos los derechos del Sr. de Assis Moreira creados en relación con el Contrato de Jugador de Fútbol celebrado entre éste y Nike. A este respecto, manifiesta que en el acuerdo de cesión no se hace mención en ningún momento a marcas no registradas, como la que se invoca en el presente caso.
26 En primer lugar, sobre la base de los términos del acuerdo de cesión, procede señalar que el objeto de dicho acuerdo lo constituye la cesión de las solicitudes de registro que figuran en su primer considerando.
27 A este respecto, es preciso destacar, en primer término, que el primer considerando del acuerdo de cesión recoge una lista precisa y detallada de trece solicitudes de registro del signo R10 y siete solicitudes de registro del signo 10R en los Estados Unidos, Argentina y la Unión Europea. En cambio, ni en este primer considerando ni en el resto del acuerdo de cesión se hace mención a marcas no registradas. A fortiori, no existe mención alguna a la marca española no registrada.
28 Procede señalar, en segundo término, que, según el apartado 3 del acuerdo de cesión, «las marcas anteriormente citadas incluyen todas las solicitudes de registro presentadas por [DL Sports & Marketing] en relación con las marcas 10R y R10». Esta mención corrobora la conclusión de que el objeto de la cesión se limita a las solicitudes de registro.
29 En segundo lugar, es preciso examinar si, como alega la demandante, del apartado 2 del acuerdo de cesión resulta que la marca española no registrada era también objeto de la cesión.
30 Según dicho apartado, «habida cuenta de lo anterior, el cedente cede al cesionario y a sus sucesores todos los derechos, títulos e intereses relativos a las marcas anteriormente citadas, así como el fondo de comercio simbolizado por dichas marcas, incluidos los derechos de common law y otros derechos asociados a las referidas marcas, y todas las pretensiones, demandas y acciones legales que correspondan tanto en Derecho como en equidad.»
31 En primer término, procede destacar que «las marcas anteriormente citadas» a efectos del apartado 2 del acuerdo de cesión son las solicitudes de registro mencionadas en el primer considerando de dicho acuerdo.
32 En segundo término, conforme al segundo considerando del acuerdo de cesión, Nike «posee en exclusiva todos los derechos, títulos e intereses relativos a cualesquiera logos, dibujos, marcas y otras formas de propiedad intelectual» creadas por ella o por el Sr. de Assis Moreira en el marco del Contrato de Jugador de Fútbol firmado entre estos últimos. Por consiguiente, como señala fundadamente la OAMI, la expresión «todos los derechos, títulos e intereses relativos a las marcas anteriormente citadas» que figura en el apartado 2 de dicho acuerdo no puede referirse a las marcas no registradas, puesto que éstas, de existir, ya pertenecen a Nike, de modo que ésta no se las puede ceder a sí misma.
33 La demandante no puede invocar válidamente, en apoyo de su tesis, el hecho de que la contraprestación pecuniaria abonada a la oponente inicial, DL Sports & Marketing, no se refiera al valor de las marcas, que está subsumido en el referido Contrato de Jugador de Fútbol, sino únicamente a los gastos legales y de registro incurridos durante la tramitación. Para empezar, procede subrayar que dicho Contrato de Jugador de Fútbol no se había celebrado entre DL Sports & Marketing y Nike, sino entre esta última y el Sr. de Assis Moreira. Además, el hecho de que la contraprestación pecuniaria de la cesión se limitara a los gastos asociados al registro puede explicarse por lo manifestado en los considerandos segundo y tercero del acuerdo de cesión en el sentido de que Nike «posee en exclusiva todos los derechos, títulos e intereses relativos a cualesquiera logos, dibujos, marcas y otras formas de propiedad intelectual», mientras que DL Sports & Marketing se encargaba de solicitar el registro de los signos R10 y 10R. Es preciso señalar que la demandante —que, por lo demás, no estaba presente en la vista— no proporcionó más precisiones sobre la función exacta de DL Sports & Marketing.
34 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede señalar que el acuerdo de cesión no constituye la prueba de la cesión por DL Sports & Marketing a Nike de la marca española no registrada.
35 En tercer lugar, teniendo en cuenta la redacción del segundo considerando del acuerdo de cesión, el Tribunal interrogó a las partes por escrito sobre la posibilidad de que Nike hubiera poseído, durante todo el procedimiento ante la OAMI, la marca española no registrada.
36 En respuesta a la pregunta planteada por escrito por el Tribunal a este respecto, la demandante mantuvo firmemente su posición según la cual el titular de la marca española no registrada era DL Sports & Marketing antes de la entrada en vigor del acuerdo de cesión.
37 La OAMI, por su parte, respondió que resultaba imposible identificar, sobre la base del acuerdo de cesión, la naturaleza y categoría exactas de los derechos de propiedad intelectual mencionados en el segundo considerando de dicho acuerdo. En cualquier caso, la OAMI sostiene que no tenía que examinar si Nike era propietaria de la marca en cuestión desde el principio del procedimiento seguido ante ella, puesto que la oposición había sido formulada por DL Sports & Marketing y ésta había afirmado que poseía la marca en cuestión.
38 Sobre la base de los términos del acuerdo de cesión y considerando las respuestas de las partes a las preguntas escritas, procede concluir que el citado acuerdo no identifica los derechos creados por Nike y el Sr. de Assis Moreira. Por consiguiente, no cabe concluir, sobre la base del referido acuerdo, que existiera la marca española no registrada ni que la poseyera Nike antes de la entrada en vigor de dicho acuerdo.
39 Habida cuenta de todo lo anterior, procede declarar que, contrariamente a lo que alega la demandante, la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación por lo que se refiere a la definición del objeto del acuerdo de cesión.
40 Asimismo, la Sala de Recurso concluyó correctamente, en el punto 25 de la resolución impugnada, que la demandante no había probado ser la titular del derecho anterior.
41 En consecuencia, procede desestimar el cuarto motivo y, por lo tanto, el recurso en su totalidad.
Costas
42 En la sentencia dictada en casación, el Tribunal de Justicia decidió reservar la decisión sobre las costas. Por lo tanto, incumbe al Tribunal General decidir, en la presente sentencia, sobre todas las costas correspondientes a los diferentes procedimientos, de conformidad con el artículo 121 de su Reglamento de Procedimiento.
43 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla a soportar las costas de la OAMI, conforme a lo solicitado por ésta.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar a Nike International Ltd a cargar con sus propias costas, así como con aquellas en que haya incurrido la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General.
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de junio de 2014.
Firmas