Sprawa T‑10/09 RENV

Formula One Licensing BV

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego F1‑LIVE – Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy F1 oraz słowne, krajowe i międzynarodowy, znaki towarowe F1 Formula 1 – Względne podstawy odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Streszczenie – wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 11 grudnia 2014 r.

1.      Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Graficzny znak towarowy F1‑LIVE – Graficzny znak towarowy F1 Formula 1 i słowne znaki towarowe F1

[rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b)]

2.      Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Współistnienie wcześniejszych znaków towarowych – Uznanie pewnego stopnia charakteru odróżniającego krajowego znaku towarowego

[rozporządzenie Rady nr 40/94, motyw 5, art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii); dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95, art. 3 ust. 1 lit. b); dyrektywa Rady 89/104, art. 3 ust. 1 lit. b)]

3.      Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Nieznacznie odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego – Wpływ

[rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b)]

1.      W odczuciu przeciętnych konsumentów Unii Europejskiej między z jednej strony oznaczeniem graficznym F1‑LIVE, o którego rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego wystąpiono dla towarów i usług należących do klas 16, 38, 41 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, a z drugiej strony słownymi znakami towarowymi F1 zarejestrowanymi wcześniej w Niemczech dla usług należących do klasy 41, w Zjednoczonym Królestwie – dla towarów i usług należących do klas 16, 38, a także jako międzynarodowy znak towarowy wywołujący skutki w Danii, w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech i na Węgrzech dla towarów i usług należących do klas 16, 38, 41 oraz graficznym wspólnotowym znakiem towarowym F1 Formula 1 zarejestrowanym wcześniej dla towarów i usług należących do tych samych klas istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Chociaż kolidujące ze sobą znaki towarowe różnią się pod względem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym, to jednocześnie wykazują one pewien stopień całościowego podobieństwa ze względu na dodanie do zgłoszonego graficznego znaku towarowego elementu słownego występującego we wcześniejszym znaku towarowym.

W szczególności z faktu, że właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci jedynie niedokładny obraz rozpatrywanych znaków towarowych, w związku z czym wspólny im element „f1” stwarza pewne podobieństwo między nimi, a także ze współzależności poszczególnych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę – jako że rozpatrywane towary są identyczne lub bardzo podobne – wynika, iż nie można wykluczyć prawdopodobieństwa wprowadzenia konsumentów w błąd. Innymi słowy, jest prawdopodobne, że w odczuciu konsumentów rozpatrywane znaki towarowe będą ze sobą powiązane, w związku z czym konsumenci ci będą postrzegać zgłoszony znak towarowy jako wariant wcześniejszego znaku towarowego F1 ze względu na jego dosłowne odwzorowanie, a co za tym idzie – mogą pomylić jego pochodzenie handlowe.

(por. pkt 29, 30, 45, 52)

2.      Aby nie naruszyć art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, trzeba uznać, że krajowy znak towarowy, na który powołano się w sprzeciwie wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, ma pewien stopień charakteru odróżniającego.

Z tego względu nie można uznać, że element wspólny rozpatrywanym znakom jest rodzajowy, opisowy i w pełni pozbawiony charakteru odróżniającego, bez podważenia ważności wcześniejszego znaku towarowego w ramach postępowania w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, gdyż prowadziłoby to do naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

Nie ulega wątpliwości, że w sytuacji gdy sprzeciw, opierający się na istnieniu wcześniejszego krajowego znaku towarowego, został skierowany przeciwko rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i w konsekwencji również Sąd zobowiązane są sprawdzić, w jaki sposób właściwy krąg odbiorców postrzega oznaczenie identyczne ze znakiem krajowym w znaku, o którego rejestrację wnoszono, i w razie potrzeby ocenić stopień charakteru odróżniającego tego znaku.

Jednakże tego rodzaju weryfikacja nie może prowadzić do stwierdzenia braku charakteru odróżniającego oznaczenia identycznego z zarejestrowanym i chronionym znakiem krajowym, ponieważ nie byłoby to zgodne ani z zasadą współistnienia wspólnotowych znaków ze znakami krajowymi, ani też z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, interpretowanym w związku z ust. 2 lit. a) ppkt (ii) tego samego artykułu.

Takie stwierdzenie zagrażałoby bowiem krajowym znakom towarowym identycznym z oznaczeniem, które uznaje się za pozbawione charakteru odróżniającego, ponieważ rejestracja takiego wspólnotowego znaku towarowego stwarzałaby sytuację umożliwiającą pozbawienie ochrony tych znaków na poziomie krajowym. Takie stwierdzenie stałoby tym samym w sprzeczności z systemem utworzonym przez rozporządzenie nr 40/94, który – w myśl motywu 5 tego rozporządzenia – opiera się na współistnieniu znaków wspólnotowych i krajowych, mając na względzie, że ważność międzynarodowego lub krajowego znaku towarowego może zostać podważona z powodu braku charakteru odróżniającego jedynie w ramach wszczętego w danym państwie członkowskim postępowania o unieważnienie prawa do znaku na mocy art. 3 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy 89/104 i dyrektywy 2008/95 o znakach towarowych.

(por. pkt 33–37)

3.      Chociaż w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy uwzględnić charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, to stanowi on tylko jeden z elementów odgrywających rolę w ramach tej oceny. Z tego względu mimo nieznacznie odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zaistnieć w szczególności z powodu podobieństwa oznaczeń i podobieństwa oznaczonych towarów lub usług.

(por. pkt 49)