TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)
den 21 oktober 2015 (*)
”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PETCO – Det äldre gemenskapsfigurmärket PETCO – Relativt registreringshinder – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 – Vilandeförklaring av det administrativa förfarandet – Regel 20.7 c och regel 50.1 i förordning (EG) nr 2868/95 – Grund som inte utgör stöd för yrkandena – Förbud mot att döma utöver vad som yrkats av parterna (ultra petita) – Avvisning”
I mål T‑664/13,
Petco Animal Supplies Stores, Inc., San Diego, Kalifornien (Förenta staterna), företrätt av C. Aikens, barrister,
klagande,
mot
Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret), företrätt av V. Melgar och Ó. Mondéjar Ortuño, båda i egenskap av ombud,
motpart,
varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringskontorets överklagandenämnd var
Domingo Gutiérrez Ariza, Málaga (Spanien),
angående ett överklagande av det beslut som fattats av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 7 oktober 2013 (ärende R 347/2013‑4) om ett invändningsförfarande mellan Domingo Gutiérrez Ariza och Petco Animal Supplies Stores, Inc.,
meddelar
TRIBUNALEN (andra avdelningen)
sammansatt av ordföranden M. E. Martins Ribeiro samt domarna S. Gervasoni och L. Madise (referent),
justitiesekreterare: handläggaren I. Dragan,
med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 10 december 2013,
med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 11 april 2014,
efter förhandlingen den 14 april 2015,
följande
Dom
Bakgrund till tvisten
1 Petco Animal Supplies Stores, Inc., ingav den 11 juli 2011 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringskontoret i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).
2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet PETCO.
3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas bland annat av klasserna 31 och 35 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av de klasserna följande beskrivning:
– Klass 31: ”Levande djur; Djurfoder; Malt; Livsmedel och drycker för djur; Hundmat och godsaker; Kattmat och -godsaker; Små djurfoderransoner; Fiskmat; Reptilmat och fågelfröer”.
– Klass 35: ”Detaljhandelstjänster och online-butikstjänster i samband med försäljning av tillbehör för sällskapsdjur, leksaker för sällskapsdjur, mat för sällskapsdjur, och sport och sportartiklar; Marknadsföring av andras sporttävlingar och/eller evenemang, nämligen nöjen i form av musik- och teaterevenemang, utbildnings-, kultur- och medborgarevenemang och utställningar; Detaljhandelstjänster inom området för förnödenheter för djur och husdjur.”
4 Registreringsansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 2011/170 av den 8 september 2011.
5 Den 16 november 2011 framställde Domingo Gutiérrez Ariza, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009, en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor och tjänster som angetts ovan i punkt 3.
6 Invändningen grundades på nedanstående äldre gemenskapsfigurmärke i rött och vitt:
7 De varor och tjänster som det äldre varumärket avser omfattas bland annat av klasserna 31 och 35 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen och motsvarar för var och en av klasserna följande beskrivning:
– Klass 31: ”Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt”.
– Klass 35: ”Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster. Grossist- och detaljhandelstjänster, och försäljning via globala informationsnät av foder för djur, fågelfrön, pastor, fröer, färgämnen, vitaminer, mediciner, sandkorn, ägg, kosttillskott, burar, hytter, akvarier, terrarier, extrasäten, små skålar för djurfoder, dryckestråg, madrasser, barnsängar, bon, fibrer, hår, halsband, remmar, seldon, kläder, klädeskomplement, borstar, rengöringsprodukter för djur, stolpar och böcker, vattenlås, substrat, silos, matartrattar, staket, spannmål och spannmål, insekticider, insektsdödande medel, kvalsterdödandemedel, djur, växter, saxar, tänger, verktyg, äggkläckningsmaskiner, kläckningsmaskiner och leksaker”.
8 Till stöd för invändningen anfördes de registreringshinder som avses i artikel 8.1 a och b i förordning nr 207/2009.
9 Den 18 december 2012 beslutade invändningsenheten om delvist bifall till invändningen. Ansökan om registrering av det sökta varumärket avslogs i den del som den avsåg varor och tjänster i klasserna 31 och 35, med motiveringen att det förelåg risk för förväxling med det äldre varumärket.
10 Den 15 februari 2013 överklagade klaganden invändningsenhetens beslut vid harmoniseringskontoret med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009, i den del som invändningsenheten avslagit registreringsansökan för varor och tjänster i klasserna 31 och 35.
11 I inlagan som innehöll skälen till överklagandet och som ingavs till harmoniseringskontoret den 18 april 2013, yrkade klaganden även att förfarandet vid överklagandenämnden skulle vilandeförklaras. Klaganden hade nämligen, den 28 december 2012, till harmoniseringskontoret ingett en ansökan om ogiltighetsförklaring av det äldre varumärket. Nämnda ansökan registrerades under nummer 7442 C.
12 Såsom parterna preciserade under förhandlingen avslog harmoniseringskontoret ansökan om ogiltighetsförklaring av det äldre varumärket den 10 mars 2014. Beslutet om avslag överklagades och förfarandet för överklagande pågick fortfarande när förhandlingen hölls.
13 Genom beslut av den 7 oktober 2013 (nedan kallat det angripna beslutet) upphävde harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd invändningsenhetens beslut av den 18 december 2012 i den del som invändningsenheten hade avslagit registreringsansökan för ”[d]etaljhandelstjänster och online-butikstjänster i samband med … sportartiklar” i klass 35. Överklagandet ogillades i övrigt.
14 Överklagandenämnden fann att det relevanta området vid bedömningen av risken för förväxling är Europeiska unionen, eftersom det äldre varumärket är ett gemenskapsvarumärke och omsättningskretsen, vars uppmärksamhetsnivå varierar mellan att vara genomsnittlig och hög, består av den breda allmänheten och av fackmän (punkterna 11 och 33 i det angripna beslutet). Vidare slog överklagandenämnden fast att ”[d]etaljhandelstjänster och online-butikstjänster i samband med … sportartiklar” i klass 35 som det sökta varumärket avser skiljer sig från de varor och tjänster i klasserna 31 och 35 som det äldre varumärket avser. Följaktligen bedömde överklagandenämnden att invändningen mot registreringen av det sökta varumärket inte kunde bifallas med avseende på nämnda tjänster (punkterna 13–20 och 36 i det angripna beslutet). Däremot fann överklagandenämnden, vilket följer av punkterna 21–23 i det angripna beslutet, att övriga varor och tjänster i klasserna 31 och 35 som de motstående kännetecknen avser är identiska. Så var bland annat fallet med tjänsterna ”[m]arknadsföring av andras sporttävlingar och/eller evenemang, nämligen nöjen i form av musik- och teaterevenemang, utbildnings-, kultur- och medborgarevenemang och utställningar” i klass 35 som det sökta varumärket avser, å ena sidan, och tjänsterna ”[a]nnons- och reklamverksamhet” som det äldre varumärket avser, å andra sidan. I punkterna 27–29 i det angripna beslutet påpekade överklagandenämnden att de motstående kännetecknen i visuellt hänseende liknar varandra mer än genomsnittet, att de är identiska i fonetiskt hänseende och att jämförelsen av kännetecknen är neutral i begreppsmässigt hänseende. Mot bakgrund av att de varor och tjänster som de motstående kännetecknen avser är identiska, att de i visuellt hänseende liknar varandra mer än genomsnittet, att de är identiska i fonetiskt hänseende och att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga får anses vara normal, drog överklagandenämnden i punkt 35 i det angripna beslutet slutsatsen att det föreligger risk för förväxling mellan nämnda kännetecken i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, och detta även med beaktande av att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå anses vara högre än genomsnittet.
15 Överklagandenämnden bedömde att en vilandeförklaring av förfarandet vid nämnden inte var lämplig. Nämnden påpekade att enligt regel 20.7 c i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s.1), jämförd med regel 50.1 i förordning nr 2868/95, omfattas frågan huruvida förfarandet ska vilandeförklaras av nämndens utrymme för skönsmässig bedömning (punkterna 38 och 39 i det angripna beslutet). Dessutom preciserade överklagandenämnden för det första att den ansökan om ogiltighetsförklaring, som avses i artikel 52.1 b och i artikel 53.1 a, jämförda med artikel 8.1 b och artikel 8.4 och 8.5 i förordning nr 207/2009, på vilken ansökan om vilandeförklaring av förfarandet grundades, ingavs mer än ett år efter det att invändningen framställdes och efter det att invändningsenheten antog sitt beslut, och således föreföll ha till syfte att fördröja avslutandet av förfarandet. För det andra erinrade överklagandenämnden först om att det skulle prövas huruvida det vid ett första påseende finns en risk för att den äldre rättigheten kan förklaras ogiltig och att ogiltighetsförklaringen kan påverka utgången i invändningsförfarandet. Därefter angav nämnden att klaganden hade lagt ond tro hos innehavaren av det äldre varumärket samt vissa icke registrerade rättigheter till grund för ansökan om ogiltighetsförklaring. Slutligen drog nämnden slutsatsen att klaganden inte i tillräcklig mån hade förebringat objektiv bevisning för att det skulle vara motiverat med en vilandeförklaring (punkterna 37–40 i det angripna beslutet).
Parternas yrkanden
16 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
– ogiltigförklara det angripna beslutet i den del det avser ”[m]arknadsföring av andras sporttävlingar och/eller evenemang, nämligen nöjen i form av musik- och teaterevenemang, utbildnings-, kultur- och medborgarevenemang och utställningar” samt avslå invändningen såvitt den avser dessa tjänster,
– förplikta harmoniseringskontoret att ersätta rättegångskostnaderna,
– alternativt, vilandeförklara förfarandet till dess att slutgiltigt beslut antagits med avseende på ansökan om ogiltighetsförklaring nr 7442 C.
17 Harmoniseringskontoret har yrkat att tribunalen ska
– ogilla överklagandet,
– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
18 Klaganden har till stöd för sitt överklagande i huvudsak åberopat två grunder. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 och den andra grunden åsidosättande av regel 20.7 c i förordning nr 2868/95, jämförd med regel 50.1 i samma förordning.
19 Prövningen av om förfarandet vid överklagandenämnden ska vilandeförklaras föregår prövningen av om det föreligger risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Därför ska, i ett första skede, den andra grunden prövas som avser åsidosättande av regel 20.7 c jämförd med regel 50.1 i förordning nr 2868/95. I ett andra skede ska den första grunden prövas vilken avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 november 2014, Royalton Overseas/harmoniseringskontoret – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T‑556/12, EU:T:2014:985, punkt 52).
Den andra grunden: Åsidosättande av regel 20.7 c jämförd med regel 50.1 i förordning nr 2868/95
20 Klaganden har genom den andra grunden gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatt regel 20.7 c jämförd med regel 50.1 i förordning nr 2868/95. Klaganden anser att överklagandenämnden borde ha vilandeförklarat förfarandet för överklagande till dess att det fattats beslut med anledning av ansökan om ogiltighetsförklaring av det äldre varumärket som ingetts till harmoniseringskontoret. Klaganden har preciserat att eftersom överklagandenämnden har slagit fast att det föreligger risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen med avseende på de varor och tjänster i klasserna 31 och 35 som nämnda kännetecken avser och eftersom invändningen och ansökan om ogiltighetsförklaring sammanfaller i stor utsträckning, finns det risk för att det äldre varumärket kan förklaras ogiltigt. Eftersom det äldre varumärket är den enda rättighet som invändningen grundar sig på, skulle en ogiltighetsförklaring av det varumärket innebära att invändningen helt saknade rättslig grund.
21 Under förhandlingen uppmanades parterna att inkomma med sina synpunkter med avseende på frågan om den andra grunden kunde upptas till sakprövning. Om tribunalen slog fast att överklagandet kan bifallas på den grunden, skulle den nämligen döma utöver vad som yrkats av parterna (ultra petita).
22 Klaganden har i detta avseende för det första framhållit att den andra grunden ska anses vara fristående i förhållande till den första grunden, vilken ensam utgör grund för klagandens yrkande om delvis ogiltigförklaring av det angripna beslutet. Klaganden har vidare angett att det saknar betydelse om förfarandet vid tribunalen eller förfarandet vid överklagandenämnden vilandeförklaras, och att klagandens yrkande om vilandeförklaring av förfarandet vid tribunalen ska förstås som ett huvudyrkande och inte som ett alternativt yrkande, såsom klaganden angett i sina yrkanden. Slutligen har klaganden uttryckt önskemål om att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras i dess helhet.
23 Harmoniseringskontoret har erinrat om att en ansökan om ogiltigförklaring av det angripna beslutet i dess helhet inte finns med bland de yrkanden som framställts inom ramen för överklagandet och att den del av det angripna beslutet som inte ifrågasatts inom ramen för den första grunden har blivit slutgiltig med avseende på klaganden. Vidare har harmoniseringskontoret medgett att för det fall överklagandet anses kunna upptas till sakprövning såvitt avser den andra grunden, innebär det, om överklagandet vinner bifall på den grunden, att det angripna beslutet ogiltigförklaras i sin helhet.
24 Tribunalen gör i denna del följande bedömning. Det framgår av artikel 21 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som är tillämplig på förfarandet vid tribunalen enligt artikel 53 första stycket i samma stadga, och av artikel 44 i tribunalens rättegångsregler av den 2 maj 1991 att ansökan bland annat ska innehålla tvisteföremålet och sökandens yrkanden. Yrkandena ska dessutom vara klart och tydligt utformade, så att tribunalen inte dömer mindre än (infra petita) eller utöver (ultra petita) vad som har yrkats, vid äventyr att svarandens rättigheter annars träds förnär (beslut av den 13 april 2011, Planet/kommissionen, T‑320/09, REU, EU:T:2011:172, punkt 22). När unionsdomstolen ska pröva en talan om ogiltigförklaring och därvid inte får döma utöver vad som har yrkats av parterna (ultra petita), får ogiltigförklaringen inte gå utöver vad sökanden har yrkat (se beslut av den 24 maj 2011, Government of Gibraltar/kommissionen, T‑176/09, EU:T:2011:239, punkt 44 och där angiven rättspraxis).
25 Det är således endast de yrkanden som återfinns i ansökan som kan beaktas, och prövningen av om talan är välgrundad ska endast göras utifrån yrkandena i ansökan. Enligt artikel 48.2 i rättegångsreglerna av den 2 maj 1991 är det endast tillåtet att åberopa en ny grund under pågående rättegång om den föranleds av rättsliga och faktiska omständigheter som framkommit först under förfarandet. Det följer av rättspraxis att detta villkor i synnerhet avser alla ändringar av yrkandena, och att det endast är yrkanden i ansökan som kan beaktas när det inte finns några rättsliga och faktiska omständigheter som framkommit under det skriftliga förfarandet (se dom av den 26 oktober 2010, Tyskland/kommissionen, T‑236/07, REU, EU:T:2010:451, punkterna 27 och 28 och där angiven rättspraxis).
26 I förevarande fall, konstaterar tribunalen att även vid antagandet att klaganden hade velat justera sina yrkanden under förhandlingen och därvid yrka om ogiltigförklaring av det angripna beslutet i dess helhet, kan en sådan ändring inte godtas eftersom det inte har framkommit några rättsliga och faktiska omständigheter under det skriftliga förfarandet.
27 Tribunalen konstaterar således för det första att de enda yrkanden om ogiltigförklaring som återfinns i överklagandet avser att det angripna beslutet delvis ska ogiltigförklaras. Den första grunden för överklagandet utgör stöd för dessa yrkanden, såsom följer av formuleringen av yrkandena.
28 För det andra följer det av punkt 6 i det angripna beslutet att överklagandenämnden mottog en ansökan om vilandeförklaring av ”förfarandet för överklagande”, vilket innefattar klagandens hela överklagande av invändningsenhetens beslut. Överklagandenämnden ogillade, i punkterna 37–40 i det angripna beslutet, nämnda ansökan i dess helhet.
29 Om överklagandenämnden emellertid, såsom klaganden har gjort gällande inom ramen för sin andra grund, hade gjort sig skyldig till en uppenbart oriktig bedömning när den beslutade att inte vilandeförklara förfarandet för överklagande som pågick vid nämnden, ska alla bedömningar som den har gjort av om överklagandet är välgrundat, i punkterna 9–36 i det överklagade beslutet, med nödvändighet ifrågasättas. Överklagandenämnden hade nämligen inte kunnat pröva överklagandet och slå fast att klaganden delvis hade fog för sina påståenden, i punkt 36 i det angripna beslutet, med avseende på ”[d]etaljhandelstjänster och online-butikstjänster i samband med försäljning av sportartiklar i klass 35”, om den hade vilandeförklarat förfarandet såsom klaganden begärt. För det fall att beslutet att inte vilandeförklara förfarandet ogiltigförklaras, skulle överklagandenämnden dessutom i samband med att den gör en prövning i ärendet på nytt vara tvungen att vilandeförklara förfarandet för överklagande. När vilandeförklaringen sedan upphör skulle nämnden vara tvungen att beakta följderna av förfarandet för ogiltighetsförklaring av det äldre varumärket vid prövningen av om de argument som klaganden framfört mot invändningsenhetens beslut är välgrundade.
30 Härav följer att beslutet att inte vilandeförklara förfarandet inte kan åtskiljas från övriga grunder för det angripna beslutet, mot bakgrund av vilka överklagandenämnden prövade om överklagandet var välgrundat. Om överklagandet således vinner bifall på den andra grunden vilken avser beslutet att inte vilandeförklara förfarandet, skulle det innebära att tribunalen ogiltigförklarar det angripna beslutet i dess helhet och således dömer utöver vad klaganden yrkat, eftersom klaganden endast åberopat att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras i vissa delar. Överklagandet ska därför avvisas såvitt avser den andra grunden.
31 Därutöver framhåller tribunalen att det, vid antagandet att överklagandet kan tas upp till sakprövning såvitt avser den andra grunden, ska erinras om att överklagandenämnden har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning för att avgöra huruvida förfarandet ska vilandeförklaras. I regel 20.7 c i förordning nr 2868/95, som är tillämplig på förfaranden vid överklagandenämnden enligt regel 50.1 i samma förordning, illustreras detta stora utrymme för skönsmässig bedömning genom att det av denna bestämmelse följer att harmoniseringskontoret får vilandeförklara förfarandet om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligt. Vilandeförklaring är således en möjlighet som överklagandenämnden endast utnyttjar när den finner det befogat. Förfarandet vid överklagandenämnden vilandeförklaras följaktligen inte automatiskt till följd av att en part har framställt en sådan begäran vid nämnden (dom av den 16 maj 2011, Atlas Transport/harmoniseringskontoret – Atlas Air (ATLAS), T‑145/08, REU, EU:T:2011:213, punkt 69, och dom KAISERHOFF, punkt 19 ovan, EU:T:2014:985, punkt 30; se även, för ett liknande resonemang, dom av den 16 september 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/harmoniseringskontoret – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T‑342/02, REG, EU:T:2004:268, punkt 46).
32 Vidare understryker tribunalen att den omständigheten att överklagandenämnden har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning i syfte att vilandeförklara det förfarande som pågår vid den inte innebär att dess bedömning inte kan bli föremål för unionsdomstolens prövning. Denna omständighet innebär emellertid att prövningen i sak är begränsad till en kontroll av huruvida det föreligger en uppenbart oriktig bedömning eller har förekommit maktmissbruk (dom ATLAS, punkt 31 ovan, EU:T:2011:213, punkt 70, och dom KAISERHOFF, punkt 19 ovan, EU:T:2014:985, punkt 31).
33 Enligt rättspraxis är överklagandenämnden nämligen, vid utövandet av sitt utrymme för skönsmässig bedömning i frågan huruvida förfarandet ska vilandeförklaras, skyldig att iaktta de allmänna principer som gäller ett rättvist förfarande i en rättslig gemenskap. Således ska den vid nämnda utövande beakta inte bara intresset hos den part vars gemenskapsvarumärke har bestritts, utan även övriga parters intressen. Beslutet att vilandeförklara eller inte vilandeförklara förfarandet ska vara resultatet av en avvägning av intressena i fråga (dom ATLAS, punkt 31 ovan, EU:T:2011:213, punkt 76, och dom KAISERHOFF, punkt 19 ovan, EU:T:2014:985, punkt 33).
34 I förevarande fall gjorde överklagandenämnden, såsom framgår av punkt 39 i det angripna beslutet och vilket klaganden inte har ifrågasatt, bland annat en bedömning av hur stor sannolikheten är vid första påseendet att ansökan om ogiltighetsförklaring bifalls. Den bedömningen, som ledde till att överklagandenämnden konstaterade att den sannolikheten var liten, omfattas av det stora utrymme för skönsmässig bedömning som överklagandenämnden tillerkänts, och som tribunalen erinrat om i punkt 31 ovan, och den är motiverad mot bakgrund av målet att motverka att möjligheten till vilandeförklaring utnyttjas i förhalningssyfte.
35 Det kan i detta hänseende konstateras att när sannolikheten att en ansökan om ogiltighetsförklaring bifalls vid första påseendet inte anses vara stor, vilket det ankommer på överklagandenämnden att pröva, ska vid avvägningen av parternas intressen med nödvändighet den invändande partens berättigade intresse av att det utan dröjsmål fattas beslut i invändningsförfarandet väga tyngst.
36 Härav följer att det i förevarande fall inte har visats att det har förekommit någon uppenbart oriktig bedömning såvitt avser överklagandenämndens beslut att inte vilandeförklara det ärende som pågick vid den. Även om det antas att överklagandet kan upptas till sakprövning såvitt avser den andra grunden, skulle klaganden inte kunna vinna framgång med den andra grunden.
Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009
37 Klaganden har genom den första grunden gjort gällande att tjänster avseende ”[m]arknadsföring av andras sporttävlingar och/eller evenemang, nämligen nöjen i form av musik- och teaterevenemang, utbildnings-, kultur- och medborgarevenemang och utställningar” som det sökta varumärket avser, skiljer sig från tjänster som avser ”[a]nnons- och reklamverksamhet” som det äldre varumärket avser. Enligt klaganden är de motstående kännetecknen olika i visuellt hänseende. Det sökta varumärket innehåller nämligen inte något figurelement och den text som varumärket består av är inte stiliserad, medan det äldre varumärket är ett figurmärke i rött och vitt med stiliserad text. Slutligen har klaganden gjort gällande att invändningen mot registreringen av det sökta varumärket ska avslås med avseende på de aktuella tjänsterna, med beaktande av skillnaderna mellan de aktuella tjänsteslagen, skillnaderna mellan de motstående kännetecknen och omsättningskretsens höga uppmärksamhetsnivå.
38 Tribunalen gör i denna del följande bedömning. Det framgår av lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Risken för förväxling inbegriper risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.
39 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att de aktuella varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (dom av den 10 september 2008, Boston Scientific/harmoniseringskontoret – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, punkt 70, och dom av den 31 januari 2012, Cervecería Modelo/harmoniseringskontoret – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, EU:T:2012:36, punkt 23; se även, analogt, dom av den 29 september 1998, Canon, C‑39/97, REG, EU:C:1998:442, punkt 29).
40 Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten ska det dessutom göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (dom CAPIO, punkt 39 ovan, EU:T:2008:338, punkt 71; se även, analogt, dom av den 11 november 1997, SABEL, C‑251/95, REG, EU:C:1997:528, punkt 22, och dom Canon, punkt 39 ovan, EU:C:1998:442, punkt 16).
41 Vid nämnda helhetsbedömningen föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (dom av den 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringskontoret, C‑234/06 P, REG, EU:C:2007:514, punkt 48, och dom av den 23 oktober 2002, Matratzen Concord/harmoniseringskontoret – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, REG, EU:T:2002:261, punkt 25; se även, analogt, dom Canon, punkt 39 ovan, EU:C:1998:442, punkt 17).
42 Vidare ska helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de motstående kännetecknens visuella likhet, fonetiska likhet eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Det framgår nämligen av lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 – ”om det … föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem” – att den uppfattning som genomsnittskonsumenten av det ifrågavarande slaget av varor eller tjänster har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (dom av den 18 september 2012, Scandic Distilleries/harmoniseringskontoret – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, punkt 27; se även, analogt, dom SABEL, punkt 40 ovan, EU:C:1997:528, punkt 23).
43 Enligt rättspraxis ska vid helhetsbedömningen av risken för förväxling en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av det ifrågavarande varu- eller tjänsteslaget beaktas. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om (se dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, REG, EU:T:2007:46, punkt 42 och där angiven rättspraxis).
44 Överklagandenämndens bedömning av risken för förväxling mellan de motstående kännetecknen ska prövas mot bakgrund av ovanstående överväganden.
45 Tribunalen fastställer inledningsvis överklagandenämndens slutsats, i punkt 11 i det angripna beslutet, vilken klaganden för övrigt inte har ifrågasatt, nämligen att det geografiska område som är relevant vid bedömningen av om det föreligger en risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen utgörs av unionen, eftersom det äldre varumärket är ett gemenskapsvarumärke.
Omsättningskretsen
46 Tribunalen framhåller att omsättningskretsen består av personer som kan använda såväl de tjänster som det äldre varumärket avser som de tjänster som det sökta varumärket avser (se, för ett liknande resonemang, dom av den 1 juli 2008, Apple Computer/harmoniseringskontoret – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, EU:T:2008:238, punkt 23, och dom av den 30 september 2010, PVS/harmoniseringskontoret – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, EU:T:2010:419, punkt 28). Dessutom följer av fast rättspraxis att fackmäns uppmärksamhetsnivå ska anses vara hög (dom av den 15 oktober 2008, Air Products and Chemicals/harmoniseringskontoret – Messer Group (Ferromix, Inomix och Alumix), T‑305/06–T‑307/06, EU:T:2008:444, punkt 34).
47 I förevarande fall ska, såsom klaganden och harmoniseringskontoret har preciserat och som följer av det angripna beslutet (punkterna 11, 33 och 35 i det angripna beslutet), omsättningskretsen anses bestå av fackmän med en hög uppmärksamhetsnivå, såvitt avser de aktuella tjänster som de motstående kännetecknen avser.
Jämförelsen av tjänsteslagen
48 Vid bedömningen av varuslags- eller tjänsteslagslikheten ska enligt fast rättspraxis samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna respektive tjänsterna beaktas, särskilt deras art, avsedda ändamål och användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Även andra faktorer kan beaktas, som exempelvis de aktuella varornas distributionskanaler (se dom av den 11 juli 2007, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, REG, EU:T:2007:219, punkt 37 och där angiven rättspraxis).
49 Klaganden har bland annat preciserat att marknadsföring av sporttävlingar inte kan anses utgöra en tjänst som associeras med en reklambyrå och följaktligen inte kan anses omfattas av de marknadsföringstjänster som klaganden tillhandahåller och som det äldre varumärket avser.
50 Tribunalen finner i detta avseende att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den slog fast att målet med marknadsföringstjänsterna är att hjälpa tredje man att sälja varor och tjänster genom att ansvara för marknadsföringen vid deras lansering och/eller försäljning, och att nämnda tjänster har till syfte att stärka kundens ställning på marknaden så att kunden ges möjlighet att få en konkurrensfördel genom marknadsföringen. Dessutom hade överklagandenämnden fog för sin precisering i punkt 23 i det angripna beslutet att tjänster avseende ”[m]arknadsföring av andras sporttävlingar och/eller evenemang”, som huvudsakligen består i att ansvara för marknadsföringen av nämnda evenemang, normalt sett tillhandahålls av reklambyråer och omfattas av begreppet marknadsföring i vid bemärkelse.
51 Av det ovanstående följer att de aktuella tjänsteslagen som de motstående kännetecknen avser ska anses vara identiska.
Jämförelsen av kännetecknen
52 Jämförelsen ska göras genom att de aktuella varumärkena, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet. Detta utesluter inte att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke åstadkommer under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar. Det är emellertid endast när övriga beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen. Detta kan bland annat vara fallet när denna beståndsdel i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket, på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar är försumbara för helhetsintrycket (se dom av den 12 november 2008, Shaker/harmoniseringskontoret – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, REG, EU:T:2008:481, punkt 40 och där angiven rättspraxis; domen LA VICTORIA DE MEXICO, punkt 39 ovan, EU:T:2012:36, punkt 37).
53 I enlighet med rättspraxis ska, vid bedömningen av huruvida en eller flera beståndsdelar i ett sammansatt varumärke är dominerande, hänsyn framför allt tas till var och en av dessa beståndsdelars ursprungliga egenskaper jämfört med andra beståndsdelar. Vidare kan i andra hand hänsyn tas till den inbördes placeringen av de olika beståndsdelarna i det sammansatta varumärket (domen MATRATZEN, punkt 41 ovan, EU:T:2002:261, punkt 35). Ett varumärkes ordelement ska slutligen i princip anses vara mera särskiljande än dess figurelement när varumärket består av bådadera, eftersom genomsnittskonsumenten lättare refererar till den ifrågavarande produkten genom att ange namnet än genom att beskriva varumärkets figurelement (domen LA VICTORIA DE MEXICO, punkt 39 ovan, EU:T:2012:36, punkt 38; se även, för ett liknande resonemang, dom av den 18 februari 2004, Koubi/harmoniseringskontoret – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, REG, EU:T:2004:46, punkt 45).
54 Tribunalen framhåller för det första följande vad beträffar den visuella likheten. De kännetecken som ska jämföras är dels det sökta varumärket, som är ett ordmärke som endast består av ordet ”petco”, dels det äldre varumärket, som är ett figurmärke bestående av ordelementet ”petco” med stiliserade vita bokstäver på en röd oval, och som dessutom består av en cirkel ifylld med röd färg placerad under bokstaven ”t” i ”petco”. I sistnämnda cirkel återfinns ordet ”petco” två gånger skrivet med mindre vita bokstäver, på så sätt att det ord som skrivits horisontellt korsar det ord som skrivits vertikalt i höjd med bokstaven ”t”.
55 De båda motstående kännetecknen har således ordelementet ”petco” gemensamt.
56 Klaganden har gjort gällande att de motstående kännetecknen skiljer sig åt i visuellt hänseende då det sökta varumärket varken innehåller färgerna rött och vitt, eller innehåller sådan stiliserad text som det äldre varumärket.
57 Tribunalen konstaterar emellertid, i likhet med harmoniseringskontoret, att storleken hos ordelementet ”petco”, kontrasten mellan de vita bokstäverna som det består av och den röda ovalen som det skrivits på samt övriga figurelements underordnade karaktär, innebär att ordet ”petco” utgör den dominerande och särskiljande beståndsdelen hos det äldre varumärket. Övriga figurelement ska anses fylla en dekorativ funktion, bland annat eftersom det äldre varumärket har utformats på ett sätt som påminner mycket om en etiketts utformning.
58 Under dessa omständigheter gjorde överklagandenämnden inte någon felaktig bedömning när den slog fast att de motstående kännetecknen i visuellt hänseende liknar varandra mer än genomsnittet, eftersom de har ordelementet ”petco” gemensamt och den enda skillnaden består i det äldre varumärkets figurelement, vilka dock i förevarande fall i huvudsak anses fylla en dekorativ funktion (punkt 27 i det angripna beslutet). Överklagandenämnden preciserade med rätta att det följer av rättspraxis att i sådana fall där kännetecken innehåller både ord- och figurelement, ger ordelementet generellt sett ett starkare intryck på konsumenten än figurelementet (domen CONFORFLEX, punkt 53 ovan, EU:T:2004:46, punkt 45, och domen LA VICTORIA DE MEXICO, punkt 39 ovan, EU:T:2012:36, punkt 38), vilket bland annat stämmer in på det äldre varumärket i förevarande fall.
59 För det andra är det utrett att de motstående kännetecknen är identiska i fonetiskt hänseende med beaktande av att det äldre varumärkets figurelement inte uttalas.
60 För det tredje gjorde överklagandenämnden, vad beträffar den begreppsmässiga likheten, i punkt 29 i det angripna beslutet en riktig bedömning, som inte ifrågasatts av klaganden, när den slog fast att de motstående kännetecknen inte har någon särskild innebörd inom det relevanta området. Överklagandenämnden drog därav med rätta slutsatsen att en jämförelse i begreppsmässigt hänseende saknar betydelse i förevarande fall.
61 Tribunalen framhåller dock i detta avseende att genomsnittskonsumenten visserligen vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka varumärkets olika delar, men när genomsnittskonsumenten ser ett ordkännetecken delar han emellertid ändå upp det i ordelement som har en konkret innebörd för honom eller som liknar ord som han känner till (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 februari 2008, Citigroup/harmoniseringskontoret – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, EU:T:2008:51, punkt 80 och där angiven rättspraxis).
62 Tribunalen finner slutligen, i likhet med harmoniseringskontoret, att ordelementet ”petco” av en del av den engelskspråkiga allmänheten skulle kunna uppfattas som ett påhittat ord som hänför sig till det engelska ordet ”pet” med betydelsen sällskapsdjur. Detta gäller såväl det äldre som det sökta varumärket.
Risk för förväxling
63 Vad gäller helhetsbedömningen av risken för förväxling mellan de motstående kännetecknen, erinrar tribunalen om följande. Enligt rättspraxis ska omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som det sökta kännetecknet åstadkommer fastställas i varje enskilt fall, särskilt genom en analys av beståndsdelarna i ett kännetecken och av deras relativa betydelse för omsättningskretsens uppfattning. Mot bakgrund av helhetsintrycket och samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet ska därefter risken för förväxling bedömas (dom av den 8 maj 2014, Bimbo/harmoniseringskontoret, C‑591/12 P, REU, EU:C:2014:305, punkt 34). Därvid ska man även tillämpa principen om samspel mellan de faktorer som ska beaktas, såsom angetts i punkt 41 ovan.
64 I förevarande fall gjorde överklagandenämnden – mot bakgrund av att de motstående kännetecknen i hög grad liknar varandra i visuellt hänseende, att de är identiska i fonetiskt hänseende, att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga får anses vara normalhög och att de aktuella tjänsterna som nämnda kännetecken avser är identiska – en riktig bedömning när den i punkt 35 i det angripna beslutet drog slutsatsen att det föreligger risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 mellan det äldre varumärket och det sökta varumärket, och detta även med beaktande av att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå anses vara högre än genomsnittet.
65 Överklagandet kan följaktligen inte bifallas såvitt avser klagandens första grund.
66 Av det anförda följer att det kan konstateras att det inte är nödvändigt att vilandeförklara förevarande förfarande. Det saknas därvid skäl att pröva huruvida yrkandet om vilandeförklaring av förfarandet vid tribunalen, såsom det formulerats i ansökan, ska tolkas som ett fristående yrkande eller som en ansökan enligt artikel 77 i rättegångsreglerna av den 2 maj 1991.
67 Överklagandet ska följaktligen ogillas i sin helhet. Det saknas skäl att pröva huruvida klagandens yrkande om att tribunalen ska avslå invändningen kan upptas till sakprövning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 januari 2015, Copernicus-Trademarks/harmoniseringskontoret – Blue Coat Systems (BLUECO), T‑685/13, EU:T:2015:38, punkt 57, och dom av den 4 februari 2015, KSR/harmoniseringskontoret – Lampenwelt (Moon), T‑374/13, EU:T:2015:69, punkt 55).
Rättegångskostnader
68 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
69 Harmoniseringskontoret har yrkat att klaganden ska ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, ska harmoniseringskontorets yrkande bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (andra avdelningen)
följande:
1) Överklagandet ogillas.
2) Petco Animal Supplies Stores, Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 21 oktober 2015.
Underskrifter