SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (peti senat)
z dne 22. marca 2007(*)
„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti VIPS – Prejšnja nacionalna besedna znamka VIPS – Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 40/94 – Člen 74 Uredbe (ES) št. 40/94 – Načelo dispozitivnosti – Pravice obrambe“
V zadevi T‑215/03,
SIGLA SA, s sedežem v Madridu (Španija), ki jo zastopa E. Armijo Chávarri, odvetnik,
tožeča stranka,
proti
Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata I. de Medrano Caballero in G. Schneider, zastopnika,
tožena stranka,
druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT je bila
Elleni Holding BV, s sedežem v Alphen aan de Rijn (Nizozemska),
zaradi tožbe zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 1. aprila 2003 (zadeva R 1127/2000‑3) glede postopka z ugovorom med družbama SIGLA SA in Elleni Holding BV,
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (peti senat),
v sestavi M. Vilaras, predsednik, F. Dehousse in D. Šváby, sodnika,
sodna tajnica: B. Pastor, namestnica sodnega tajnika,
na podlagi tožbe, ki je bila vložena v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 13. junija 2003,
na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 3. oktobra 2003,
na podlagi ustnega postopka in obravnave z dne 14. novembra 2006
izreka naslednjo
Sodbo
Dejansko stanje
1 Družba Elleni Holding BV je 7. februarja 1997 pri UUNT vložila prijavo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena.
2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija (v nadaljevanju: prijavljena znamka), je besedni znak VIPS.
3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, so iz razredov 9, 35 in 42 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in so za vsakega izmed razredov opisani, kot sledi:
– „računalniki in računalniški programi, shranjeni na trakovih in diskih“ iz razreda 9;
– „svetovanje pri poslovodenju; iskanje podatkov v računalniških datotekah“ iz razreda 35;
– „računalniško programiranje; hotelske storitve, restavracije (obroki), kavarne“ iz razreda 42.
4 Družba Elleni Holding je v dopisu, naslovljenem na UUNT 23. aprila 1999, storitve iz razreda 42 v svoji prijavi znamke Skupnosti omejila na naslednje: „računalniško programiranje za hotele, restavracije (obroki), kavarne“. UUNT je z dopisom 26. aprila 1999 to omejitev sprejel.
5 Prijava znamke Skupnosti je bila 14. junija 1999 objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 46/99.
6 Družba Sigla SA je 14. septembra 1999 na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 40/94 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke.
7 Ugovor je temeljil na besedni znamki tožeče stranke VIPS, predhodno registrirane v Španiji, za storitve iz razreda 42 v smislu Nicejskega aranžmaja, ki so opisani kot sledi: „oskrba z živili in pijačami; restavracije, samopostrežne restavracije, kantine, bifeji, kavarniški bifeji, hoteli“ (v nadaljevanju: prejšnja znamka). Družba Sigla je tudi poudarila, da je znamka VIPS v Španiji nedvomno znana, v smislu člena 6 Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, zadnjič revidirane 14. julija 1967 v Stockholmu in spremenjene 28. septembra 1979 (Zbirka pogodb Združenih narodov, zvezek 828, št. 11847, str. 108), po „oskrbi z živili in pijačami; restavracijah; storitvah bifejev in kavarniških bifejev; izkoriščanju trgovin na drobno s potrošnimi dobrinami in darili, živili, tiskom, knjigami, audiovizualnimi izdelki, fotografskim materialom, izdelki parfumerije, izdelki za čiščenje, oblačili, igračami in opremo, in trgovinah, ki ponujajo storitve kot oddajanje filmov in razvijanje fotografij“ v smislu člena 8(2)(c) Uredbe št. 40/94. Ugovor je bil naperjen zoper vse proizvode in storitve iz prijave znamke Skupnosti.
8 Razlogi, ki jih je navedla v podporo svojemu ugovoru, so bili ti iz člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94.
9 Družba Elleni Holding je 18. februarja 2000 v skladu s členom 44(1) Uredbe št. 40/94 seznam storitev iz razreda 42, navedenih v svoji zahtevi za registracijo, omejila na „računalniško programiranje za hotele, restavracije, kavarne“.
10 Oddelek za ugovore UUNT je z odločbo št 2221/2000 z dne 28. septembra 2000 ugodil ugovoru glede storitev iz razreda 42 in ga zavrnil glede proizvodov in storitev iz razredov 9 in 35. Oddelek za ugovore je v bistvu menil, da naj kljub enakosti nasprotujočih si znakov zato, ker so storitve, na katere se nanaša prejšnja znamka, in proizvodi in storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, različni, ne bi obstajala verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Vendar pa je oddelek za ugovore menil, da bi se naj člen 8(5) navedene uredbe uporabljal za storitve iz razreda 42, ker je po eni strani tožeča stranka dokazala, da njena prejšnja znamka VIPS uživa ugled na španskem trgu in ker bi po drugi strani prijavljena znamka lahko neupravičeno izkoristila ugled prejšnje znamke ali jo oškodovala zaradi zveze, ki obstaja med dvema vrstama zadevnih storitev.
11 Družba Elleni Holding je 22. novembra 2000 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo.
12 Tretji odbor za pritožbe je z odločbo z dne 1. aprila 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), ki je bila tožeči stranki vročena 3. aprila, ugodil pritožbi družbe Elleni Holding in razveljavil odločbo oddelka za ugovore.
13 Odbor za pritožbe je v bistvu menil, da je tožeča stranka ustvarila ugled svoje prejšnje znamke v Španiji, vendar ni navedla razlogov, zaradi katerih bi prijavljena znamka neupravičeno izkoristila razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke ali jo oškodovala. Ker torej ni bilo dokaza za eno izmed predpostavk, ki nujno izhajajo iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94, navedenega člena v tem primeru ni bilo mogoče uporabiti. Poleg tega je odbor za pritožbe ocenil, da ni treba opraviti preizkusa trditev, ki jih je navedla tožeča stranka v svojih stališčih v odgovor na pritožbo družbe Elleni Holding in ki se v obravnavanem primeru nanašajo na uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, saj je navedena pritožba temeljila zgolj na členu 8(5) te uredbe in zato tožeča stranka njenega predmeta v svojih stališčih v odgovor pred odborom za pritožbe ni mogla razširiti. To bi lahko tožeča stranka naredila zgolj ob vložitvi ločene pritožbe v skladu s pravili in v roku, ki so določeni v členu 59 Uredbe št. 40/94 za delno razveljavitev odločbe oddelka za ugovore.
Predlogi strank
14 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
– razveljavi izpodbijano odločbo;
– UUNT naloži plačilo stroškov.
15 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
– tožbo glede očitka kršitve člena 8(5) Uredbe št. 40/94 zavrne;
– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
16 UUNT navaja, da očitek kršitve pravic obrambe in načela dispozitivnosti, ki izhaja iz člena 74 Uredbe št. 40/94, prepušča razumni presoji Sodišča prve stopnje brez navedbe posebnega predloga.
Pravo
17 Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja dva tožbena razloga. Prvi tožbeni razlog, naveden primarno, je izpeljan iz kršitve člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Drugi tožbeni razlog, naveden podredno, je izpeljan iz kršitve pravic obrambe in načela dispozitivnosti iz člena 74 navedene uredbe.
Prvi tožbeni razlog kršitve člena 8(5) Uredbe št. 40/94
Trditve strank
18 Prvič, tožeča stranka nasprotuje trditvi odbora za pritožbe, da naj ne bi podala trditev in predložila dokazov v zvezi z navedenimi dejstvi, in sicer s tveganjem oškodovanja, ki bi ga prejšnji znamki povzročila uporaba prijavljene znamke, ali v zvezi z dobičkom, ki bi ga slednja neupravičeno imela od prejšnje znamke. Pri tem se tožeča stranka sklicuje na izvlečke iz njenih pisnih stališč pred oddelkom za ugovore z dne 11. februarja in 17. maja 2000, pa tudi iz njenih stališč pred odborom za pritožbe v odgovor na pritožbo družbe Elleni Holding.
19 Po mnenju tožeče stranke iz teh izvlečkov izhaja, da se je njen ugovor v delu, kjer je bil utemeljen na členu 8(5) Uredbe št. 40/94, opiral na naslednje trditve: prvič, tožeča stranka naj bi dosegla priznanje svoje prejšnje znamke pri španski javnosti kot prestižne in kakovostne znamke in obstajalo naj bi tveganje, da potrošniki pozitivne „predstave“, ki so povezane s to znamko, prenesejo na proizvode družbe Elleni Holding. Drugič, tožeča stranka naj bi veliko vlagala v oglaševanje in promocijo svojih storitev z namenom širjenja in utrditve svoje znamke, kar bi torej prijavljena znamka lahko neupravičeno izkoristila. Tretjič, družba Elleni Holding naj ne bi predložila dokazov o legitimnosti uporabe prijavljene znamke. Četrtič, tveganje, da si prijavljena znamka prilasti prestiž, poznavanje in ugled prejšnje znamke, naj bi bilo povečano zaradi bližine prodajnih področij, na katere se nanašajo navedene storitve iz prijavljene znamke. Iz tega naj bi izhajalo, da so v obravnavanem primeru zahteve za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94 izpolnjene.
20 Drugič, tožeča stranka ugotavlja, kot je odbor za pritožbe ugotovil v točki 44 izpodbijane odločbe, da uporaba pogojnika v besedilu člena 8(5) Uredbe št. 40/94 („[če bi…] brez upravičenega razloga izkoristila […] ali […] oškodovala […]“) pomeni, da naj bi zgolj verjetnost, ki temelji na logičnem in izpeljanem sklepanju, zadoščala za potrditev obstoja neupravičenega izkoriščanja razločevalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke. Materialni dokaz za obstoj neupravičenega izkoriščanja namreč naj ne bi bil podan, ker izpodbijani znak še ni bil registriran. Ta pristop naj bi sprejel in obrazložil že tretji odbor za pritožbe v svoji odločbi z dne 25. aprila 2001 (zadeva HOLLYWOOD, št. R‑283/1999‑3).
21 Tretjič, tožeča stranka navaja, da je odbor za pritožbe napačno menil, da je presoja oddelka za ugovore v zvezi z obstojem tveganja iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 temeljila izključno na zvezi med storitvami, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki. Zadevno zvezo naj bi oddelek za ugovore upošteval zgolj pri preizkusu obstoja takega tveganja. Po mnenju tožeče stranke naj bi organi UUNT v verjetnosti miselnega povezovanja med proizvodi, na katere se nanašata nasprotujoča si znaka, prepoznali dejavnik, ki bi lahko povečal verjetnost neupravičenega izkoriščanja prejšnje znamke, kot je prikazala odločba št. 1219/1999 z dne 15. novembra 1999 oddelka za ugovore in v prejšnji točki navedena odločba tretjega odbora za pritožbe UUNT v zadevi HOLLYWOOD.
22 Četrtič, tožeča stranka meni, da je razlaga člena 8(5) Uredbe št. 40/94, ki jo je opravil odbor za pritožbe v obravnavanem primeru, v nasprotju z določbami členov 61 in naslednjih navedene uredbe ter s sodbo Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 1999 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (BABY‑DRY) (T‑163/98, Recueil, str. II‑2383, točka 43). V zvezi s tem tožeča stranka meni, da če odbor za pritožbe dvomi v stališče tožeče stranke, bi slednjo moral povabiti, da v skladu s členom 61(2) Uredbe št. 40/94 pojasni svoje stališče.
23 Petič in zadnjič, tožeča stranka pred Sodiščem prve stopnje izpostavlja odločbi št. 531/2000 in 621/2001 oddelka za ugovore UUNT, ki sta bili razglašeni v podobnih zadevah in potrjujeta pristop, ki ga zastopa tožeča stranka v tej zadevi v zvezi z razlago člena 8(5) Uredbe št. 40/94.
24 UUNT meni, da sta oddelek za ugovore in odbor za pritožbe pravilno ugotovila, da sta nasprotujoča si znaka enaka in da je tožeča stranka dokazala, da je njena znamka, na katero se je sklicevala v ugovoru, pridobila ugled v Španiji za „oskrbo z živili in pijačami; samopostrežne restavracije, kantine, bifeje, kavarniški bifeje“ iz razreda 42.
25 Odbor za pritožbe naj bi poleg tega upravičeno menil, da naj bi bila dokaz za dobiček, ki naj bi ga prijavljena znamka imela od neupravičenega izkoriščanja razločevalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke, ali dokaz oškodovanja, ki bi ga tej povzročila v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94, utemeljena z verjetnostjo. Vendar pa, kot je trdil tudi odbor za pritožbe, naj tožeča stranka ne bi niti v svojih stališčih z dne 11. februarja in 17. maja 2000 pred oddelkom za ugovore niti v svojih stališčih v odgovor na pritožbo družbe Elleni Holding predložila prepričljivih trditev, ki bi lahko dokazale tako tveganje. Odbor za pritožbe naj torej v obravnavanem primeru ne bi naredil napake pri analizi v zvezi z uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94.
26 UUNT priznava, da so investicije in promocijske dejavnosti, na katere se je sklicevala tožeča stranka v svojih stališčih z dne 11. februarja 2000 pred oddelkom za ugovore in ki naj bi pripeljale do razširjenosti poznavanja njene znamke, na katero se sklicuje v ugovoru, učinkovito dejstvo za dokaz ugleda te znamke. Tožeča stranka pa naj ne bi obrazložila, kako naj bi bilo to dejstvo povezano z zahtevo za registracijo, ki jo je vložila družba Elleni Holding. V zvezi s trditvijo tožeče stranke, da naj družba Elleni Holding ne bi dokazala obstoja upravičenega razloga za uporabo prijavljene znamke, je UUNT navedel, da mora tožeča stranka sama kot stranka, ki nasprotuje registraciji prijavljene znamke, predložiti objektivne dokaze, ki bi omogočili sklepanje, da se v obravnavanem primeru uporabi člen 8(5) Uredbe št. 40/94.
27 UUNT navaja, da se strinja z ugotovitvijo odbora za pritožbe, da naj zveza, ki jo je navedla tožeča stranka, med storitvami, na katere se nanašata prejšnja znamka in prijavljena znamka, sama zase ne bi bila dovolj za to, da bi bilo mogoče sklepati na obstoj tveganja neupravičenega izkoriščanja prejšnje znamke ali na njeno oškodovanje. UUNT v zvezi s tem navaja, da naj po mnenju tožeče stranke zveza med storitvami, na katere se nanašata nasprotujoča si znaka, ne bi bila dejavnik, ki bi lahko povečal verjetnost takega tveganja. Obstoj takega tveganja ni bil dokazan, tako da naj ne bi bilo vprašanja kakršnegakoli povečanja zadevnega tveganja.
28 Poleg tega naj bi omejitev družbe Elleni Holding glede storitev iz razreda 42, na katere se nanaša prijavljena znamka (glej točko 9 zgoraj) dokazala, da nima namena neupravičeno izkoristiti prejšnjo znamko in da ni verjetnosti tveganja oškodovanja, ki bi ga lahko uporaba prijavljene znamke povzročila prejšnji znamki.
29 Končno v zvezi s trditvijoUUNT končno v zvezi s trditvijo tožeče stranke, da bi jo odbor za pritožbe moral povabiti k pojasnilu njenega stališča glede obstoja navedenega tveganja, odvrača, da naj odbor za pritožbe ne bi mogel biti odgovoren za pomanjkljivosti v ugovoru tožeče stranke. Po mnenju UUNT je odbor za pritožbe v skladu s členom 74 Uredbe št. 40/94 opravil zgolj preizkus pritožbenih razlogov, ki so jih stranke navedle v postopku z ugovorom in bi kakršnokoli izpostavljanje enega izmed njih s strani odbora v zvezi z dejstvi in dokazi, ki jih stranke niso podale, lahko škodovalo interesom druge stranke in s tem pomenilo kršitev načela kontradiktornosti, ki se uporablja v postopku inter partes pred UUNT.
30 UUNT v vsakem primeru trdi, da se je družba Elleni Holding že v svoji pisni vlogi z dne 3. januarja 2001, ki je vsebovala pritožbene razloge pred odborom za pritožbe, sklicevala na neobstoj trditev tožeče stranke, ki bi lahko potrdile neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke ali njenega oškodovanja zaradi uporabe prijavljene znamke. Tožeča stranka naj zato ne bi mogla trditi, da ni bila seznanjena s trditvijo, na katero je sicer odgovorila v svojih stališčih v odgovor na pritožbo družbe Elleni Holding.
Presoja Sodišča prve stopnje
31 Prvič, treba je opozoriti, da v skladu s členom 8(5) Uredbe št. 40/94, „[o]b ugovarjanju imetnika prejšnje znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja znamka, če prejšnja znamka Skupnosti uživa ugled v Skupnosti in če ima prejšnja nacionalna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke“.
32 Besedilo zgoraj navedene določbe se sklicuje na prijavljeno znamko za proizvode ali storitve, ki niso enaki ali podobni tistim, na katere se nanaša prejšnja znamka. Vendar pa je Sodišče v okviru vprašanja za predhodno odločanje o razlagi člena 5(2) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), katere normativna vsebina je v bistvu enaka tisti iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94, razsodilo, da ob upoštevanju splošne sheme in ciljev sistema, v katerega se uvršča člen 5(2) navedene direktive, iz te določbe ni mogoče podati razlage, na podlagi katere bi bilo varstvo uglednih znamk v primeru uporabe znaka za enake ali podobne proizvode ali storitve manjše kot v primeru uporabe znaka za proizvode ali storitve, ki si niso podobne. Povedano drugače, v skladu z razlago Sodišča mora ugledna znamka uživati, v primeru uporabe znaka za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni, varstvo, ki je vsaj tako veliko kot v primeru uporabe znaka za proizvode in storitve, ki si niso podobni (sodbi Sodišča z dne 9. januarja 2003 v zadevi Davidoff, C‑292/00, Recueil, str. I‑389, točke od 24 do 26, in z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, C‑408/01, Recueil, str. I‑12537, točke od 19 do 22).
33 Zato je treba po analogiji člen 8(5) Uredbe št. 40/94 razlagati v tem smislu, da se je nanj mogoče sklicevati v podporo ugovoru, vloženemu zoper prijavo znamke Skupnosti za proizvode in storitve, ki niso enaki in podobni tistim, ki so opisani s prejšnjo znamko, in ki si niso podobni, ter zoper prijavo znamke Skupnosti za proizvode, ki so enaki ali podobni tistim prejšnje znamke.
34 Tudi iz besedila člena 8(5) Uredbe št. 40/94 izhaja, da je njegova uporaba odvisna od naslednjih pogojev: prvič, enakosti ali podobnosti nasprotujočih si znamk; drugič, obstoja ugleda prejšnje znamke, ki je bil naveden v ugovoru, in tretjič, obstoja tveganja, da bi se z uporabo prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkoristil razločevalni učinek ali ugled prejšnje znamke ali da bi prijavljena znamka slednjima škodovala. Ti pogoji so kumulativni in neobstoj enega izmed njih zadostuje, da se navedena določba ne uporabi (sodba Sodišča prve stopnje z dne 25. maja 2005 v zadevi Spa Monopole proti UUNT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA‑FINDERS), T‑67/04, ZOdl., str. II‑1825, točka 30).
35 Da bi bolje opredelili tveganje iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94, je treba navesti, da je prva naloga znamke nesporno „funkcija zagotavljanja znamke kot označbe izvora“ (glej sedmo uvodno izjavo Uredbe št. 40/94). Prav tako pa mora znamka služiti kot sredstvo za prenos drugih sporočil, med drugim v zvezi s posebnimi lastnostmi in značilnostmi proizvodov ali storitev, na katere se nanaša, ali slik in občutkov, ki jih prikazuje, kot so na primer luksuz, način življenja, ekskluzivnost, doživetje, mladost. V tem smislu ima znamka bistveno samostojno in razločevalno gospodarsko vrednost v razmerju s tisto, ki se nanaša na proizvode ali storitve, za katere je registrirana. Zadevna sporočila, ki jih prenaša zlasti ugledna znamka, ali sporočila, ki so z njo povezana, tej dajejo večjo vrednost in večje varstvo, še toliko bolj, ker je v večini primerov ugled znamke rezultat naporov in znatnih naložb njenega imetnika. Zato člen 8(5) Uredbe št. 40/94 zagotavlja varstvo ugledne znamke pred vsako prijavo znamke, ki je tej enaka ali podobna in ki bi lahko škodila njeni podobi, čeprav proizvodi ali storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, niso podobni tistim, za katere je bila registrirana prejšnja znamka.
36 Natančneje je treba v zvezi s tretjim izmed pogojev, ki so bili našteti zgoraj v točki 34, preučiti tri različne vrste tveganj, in sicer uporabo prijavljene znamke brez upravičenega razloga, ki naj bi, prvič, povzročila škodo razlikovalnemu učinku prejšnje znamke, drugič, oškodovala ugled prejšnje znamke, ali tretjič, neupravičeno izkoristila razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke (zgoraj v točki 34 navedena sodba SPA‑FINDERS, točke od 43 do 53; glej tudi, po analogiji, sklepne predloge generalnega pravobranilca Jacobsa k zgoraj v točki 32 navedeni sodbi Adidas-Salomon in Adidas Benelux (Recueil, str. I‑12540), točke od 36 do 39). V skladu s členom 8(5) Uredbe št. 40/94 za uporabo te določbe zadostuje že obstoj ene same vrste zgoraj navedenega tveganja. Tako se tretji izmed kumulativnih pogojev, ki so bili navedeni zgoraj v točki 34, razdeli v tri vrste tveganj, ki jih ta člen alternativno določa.
37 Najprej je treba v zvezi z oškodovanjem razločevalnega učinka prejšnje znamke, ki naj bi ga povzročila neupravičena uporaba prijavljene znamke, navesti, da tako oškodovanje nastane, če prejšnja znamka ni več sposobna izzvati takojšnje miselne povezave s proizvodi, za katere je registrirana in za katere se uporablja (zgoraj v točki 34 navedena sodba SPA-FINDERS, točka 43). To tveganje se nanaša na „oslabitev“ ali „postopno obvladovanje“ prejšnje znamke, razpršitev njene istovetnosti in vpliva na mišljenje javnosti (sklepni predlogi generalnega pravobranilca Jacobsa k zgoraj v točki 32 navedeni sodbi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, točka 37).
38 Vsekakor se zdi, da je tveganje oslabitve načeloma manjše, če je prejšnja znamka sestavljena iz besede z lastnim pomenom, ki je zelo razširjena in se pogosto uporablja, neodvisno od prejšnje znamke, ki je sestavljena iz zadevne besede. V takem primeru je manj verjetno, da bo prevzetje zadevne besede v prijavljeni znamki pripeljalo do oslabitve prejšnje znamke. Tako je v zgoraj v točki 34 navedeni sodbi SPA‑FINDERS (točka 44) Sodišče prve stopnje razsodilo, da zato, ker se beseda „spa“ pogosto uporablja za opis, na primer belgijskega mesta Spa in belgijske dirkalne steze za avtomobile Spa‑Francorchamps ali splošneje prostorov za vodno terapijo, kot so turške kopeli ali savne, se zdi tveganje, da bi druga znamka, ki prav tako vsebuje besedni element „Spa“, lahko škodovala razlikovalnemu učinku znamke SPA, omejeno.
39 Nato je treba v zvezi z oškodovanjem ugleda prejšnje znamke, ki bi ga povzročila uporaba prijavljene znamke brez upravičenega razloga, navesti, da škoda nastane, če javnost proizvode ali storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, dojema tako, da se stopnja privlačnosti prejšnje znamke zmanjša (zgoraj v točki 34 navedena sodba SPA-FINDERS, točka 46). Tveganje takega oškodovanja lahko nastane zlasti, če imajo navedeni proizvodi ali storitve značilnost ali lastnost, ki bi lahko negativno vplivala na podobo prejšnje ugledne znamke, ker je ta enaka ali podobna prijavljeni znamki.
40 Končno, pojem neupravičenega izkoriščanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke, ki naj bi ga povzročila uporaba prijavljene znamke brez utemeljenega razloga, vključuje primere očitnega izkoriščanja in parazitizma znane znamke ali namen izkoristiti njen ugled (zgoraj v točki 34 navedena sodba SPA-FINDERS, točka 51). Povedano drugače, gre za tveganje, da se podoba ugledne znamke ali značilnosti, ki jih slednja prikazuje, prenesejo na proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka, tako da se njihovo trženje olajša z miselnim povezovanjem s prejšnjo ugledno znamko.
41 Slednjo vrsto tveganja je treba ločiti od verjetnosti zmede iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. V skladu z ustaljeno sodno prakso obstaja verjetnost zmede, ko javnost lahko verjame, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali morebiti iz gospodarsko povezanih podjetij (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točka 25; glej tudi po analogiji sodbi Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 29, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 17). Nasprotno je v primerih iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 zadevna javnost približala oziroma vzpostavila zvezo med nasprotujočima znamkama, vendar ne da bi ju zamenjala (glej po analogiji zgoraj v točki 32 navedeno sodbo Adidas-Salomon in Adidas Benelux, točka 29). Vendar pa obstoj verjetnosti zmede ni pogoj za uporabo te določbe (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C‑251/95, Recueil, str. I‑6191, točka 20).
42 Na podlagi zgoraj navedenegaNa podlagi zgoraj navedenega bi bilo mogoče razliko med tveganjem neupravičenega izkoriščanja v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94 in verjetnostjo zmede povzeti tako: verjetnost zmede obstaja, če proizvod ali storitev, na katerega se nanaša prijavljena znamka, upoštevnega potrošnika pritegne, ker meni, da gre za proizvod ali storitev istega trgovskega izvora, kot so proizvodi in storitve prejšnje znamke, ki je enaka ali podobna prijavljeni znamki. Nasprotno pa pri prijavljeni znamki obstaja tveganje uporabe razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke brez upravičenega razloga, kadar potrošnika, ki nujno ne zamenja trgovskega izvora zadevnega proizvoda ali storitve, prijavljena znamka sama privlači in bo kupil proizvod ali storitev, na katero se ta nanaša, ker nosi znamko, ki je enaka ali podobna prejšnji ugledni znamki.
43 Drugič, treba je ugotoviti dejstva, ki jih mora ugovarjajoča stranka, imetnik prejšnje ugledne znamke, navesti v podporo razlogu za ugovor iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94.
44 V zvezi s tem je treba iopoV zvezi s tem je treba opozoriti, da je UUNT v skladu s členom 74(1), drugi stavek, Uredbe št. 40/94 v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke. Ta določba je bila obrazložena tako, da lahko organi UUNT, vključno z odborom za pritožbe, kadar odločajo v okviru postopka z ugovorom, svojo odločbo utemeljujejo samo z relativnimi razlogi za zavrnitev, ki jih je navedla zadevna stranka, in s tem povezanimi dejstvi in dokazi, ki jih je predložila ta stranka (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 23. septembra 2003 v zadevi Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Recueil, str. II‑3253, točka 32, in z dne 22. junija 2004 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, ZOdl., str. II‑1739, točka 28).
45 Vendar pa je bilo prav tako razsojeno, da naj omejitev dejanske podlage preizkusa ugovora poleg upoštevanja dejstev, ki so jih stranke v postopku z ugovorom izrecno navedle, ne bi izključila upoštevanja splošno znanih dejstev, torej dejstev, ki naj bi jih poznala vsaka oseba ali ki jih je mogoče poznati na podlagi različnih splošno dostopnih virov (zgoraj v točki 44 navedena sodba PICARO, točka 29).
46 Poleg tega je treba navesti, da cilj člena 8(5) Uredbe št. 40/94 ni preprečiti registracije vseh znamk, ki so enake ali podobne ugledni znamki. Cilj te določbe je zlasti omogočiti imetniku prejšnje ugledne znamke, da nasprotuje registraciji znamk, ki bi lahko oškodovale ali neupravičeno izkoristile ugled ali razlikovalni učinek prejšnje znamke. Pri tem je treba pojasniti, da imetnik prejšnje znamke ni zavezan dokazati obstoja dejanskega in trenutnega ogrožanja njegove znamke. Vendar pa mora predložiti dokazne elemente, ki omogočajo sklepanje prima facie na prihodnje nehipotetično neupravičeno izkoriščanje ali oškodovanje (zgoraj v točki 34 navedena sodba SPA FINDERS, točka 40).
47 Bistveni pogoj za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94 je obstoj zveze med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko. Kršitvi, ki ju določa ta določba, sta namreč, če se uresničita, posledica določene stopnje podobnosti med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko, zaradi česar ju zadevna javnost povezuje, kar pomeni, da med njima ustvari zvezo (zgoraj v točki 34 navedena sodba SPA FINDERS, točka 41). Obstoj te zveze je treba presojati celostno ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v tem primeru (glej po analogiji zgoraj v točki 32 navedeno sodbo Adidas-Salomon in Adidas Benelux, točki 29 in 30). Pri tem velja, da kolikor večja sta razlikovalni učinek in ugled prejšnje znamke, toliko prej bo mogoče ugotoviti kršitev (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 14. septembra 1999 v zadevi General Motors, C‑375/97, Recueil, str. I‑5421, točka 30).
48 Iz navedenih ugotovitev izhaja, da je ugovarjajoča stranka, ki se sklicuje na relativni razlog za zavrnitev iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94, zavezana navesti prejšnjo znamko, na katero se sklicuje v ugovoru, in dokazati njen zatrjevani ugled. Glede na ugotovitve iz zgoraj v točki 47 navedene sodbe General Motors, točka 30, ki se po analogiji uporabljajo v obravnavanem primeru, je zlasti v primeru ugovora, ki temelji na znamki, ki uživa zelo velik ugled, mogoče, da je verjetnost prihodnjega nehipotetičnega tveganja oškodovanja ali neupravičenega izkoriščanja s strani prijavljene znamke, navedene v ugovoru, tako očitna, da ugovarjajoči stranki v ta namen ni treba navesti in dokazati nobenega drugega dejstva. Vendar pa ni mogoče domnevati, da je vedno tako. Mogoče je namreč, da na prvi pogled ne kaže, da bi lahko prijavljena znamka ustvarila eno izmed treh vrst tveganj iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 za prejšnjo ugledno znamko, kljub njeni enakosti ali podobnosti s slednjo. V tem primeru je treba ugovor zavrniti kot neutemeljen, razen če je tako prihodnje nehipotetično tveganje oškodovanja ali neupravičenega izkoriščanja mogoče dokazati s pomočjo drugih dokaznih elementov, ki jih mora ugovarjajoča stranka navesti in dokazati.
49 V tem primeru je treba najprej ugotoviti, da odbor za pritožbe ni izpodbijal ugotovitve oddelka za ugovore, da naj bi bila nasprotujoča si znaka enaka. Poleg tega naj bi odbor za pritožbe zavrnil trditve družbe Elleni Holding v zvezi s tem, da tožeča stranka ni zadostno dokazala ugleda njene prejšnje znamke v Španiji in je, kot oddelek za ugovore, potrdila obstoj tega ugleda za storitve iz razreda 42: „oskrba z živili in pijačami; restavracije, samopostrežne restavracije, kantine, bifeji, kavarniški bifeji“ (izpodbijana odločba, točka 31).
50 Odbor za pritožbe je torej menil, da je tožeča stranka izpolnila dva izmed treh pogojev za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Vendar pa je menil, da tožeča stranka ni podala nobene trditve oziroma ni predložila dokaza, da je bil z uporabo prijavljene znamke izkoriščen ali oškodovan ugled prejšnje znamke (izpodbijana odločba, točka 47). V zvezi s tem je odbor za pritožbe navedel, da naj v nasprotju s tem, kar je bilo navedeno v izpodbijani odločbi oddelka za ugovore, edini upoštevni element, ki ga je v ta namen navedla tožeča stranka, to je sam obstoj zveze med storitvami, ki jih opisujeta nasprotujoči si znamki, ne bi zadoščal (izpodbijana odločba, točka 46). Zato je odbor za pritožbe menil, da je treba ugovor, ki ga je vložila tožeča stranka, zavrniti, ker ni izpolnjen eden izmed pogojev za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94.
51 Izpodbijano odločbo je zato treba razumeti v tem smislu, da odbor za pritožbe v obravnavanem primeru kljub enakosti nasprotujočih si znakov in ugledu prejšnje znamke ni uspel dokazati obstoja tveganja neupravičenega izkoriščanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke ali njunega oškodovanja z uporabo prijavljene znamke.
52 Iz tega izhaja, da je za presojo zakonitosti izpodbijane odločbe treba preizkusiti, ali je v obravnavanem primeru obstajala vsaj ena izmed treh vrst tveganj iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Pri tem preizkusu je treba najprej preveriti, ali je tožeča stranka pred organi UUNT ob zvezi, ki naj bi domnevno obstajala med storitvami, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, navedla druga dejstva, ki bi jih lahko odbor za pritožbe upošteval pri presoji zadevnih tveganj.
53 Tožeča stranka se je v svoji tožbi v zvezi s tem sklicevala na znaten trud za promocijo svojih storitev in za širjenje in utrditev svoje prejšnje znamke. Vendar je treba ugotoviti, da je to dejstvo upoštevno zgolj kot dokaz obstoja ugleda prejšnje znamke, ki jo je priznala izpodbijana odločba. Nasprotno pa naj ta promocijski trud sam ne bi mogel dokazati obstoja tveganja, da bi se z uporabo prijavljene znamke neupravičeno izkoristilo razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke ali ju oškodovalo v smislu 8(5) Uredbe št. 40/94, zato v tem primeru ni upošteven.
54 Tožeča stranka prav tako navaja, da naj bi španska javnost prejšnjo znamko prepoznavala kot „prestižno in kakovostno“. Tožeča stranka v svoji tožbi v istem smislu navaja povzetek svojih stališč z dne 11. februarja 2000 pred oddelkom za ugovore, v katerih se je sklicevala na sistematično promocijo prejšnje znamke, „povezano s kakovostjo zadevnih dobrin in storitev“. V istih stališčih je tožeča stranka tudi navedla „dokazne elemente prestiža in ugleda“ (evidence of the prestige and reputation) svoje prejšnje znamke.
55 Sodišče prve stopnje v svojih stališčih ugotavlja, da je tožeča stranka opisovala restavracije VIPS kot obrate, za katere je značilen zelo dolg delavnik (zjutraj do tretje ure), ki so odprti vse dni v tednu vključno z nedeljami in prazniki, s skoraj neprekinjeno ponudbo hrane, ki temelji na skupnem meniju v vseh restavracijah. Poleg tega je povzela več odlomkov iz člankov, ki so se pojavili v tisku ali v knjigah, iz katerih izhaja, da španska javnost dojema VIPS kot kraje, ki so v večini primerov neuradni ter namenjeni sprostitvi, posebej privlačni za mlade, kjer je mogoče kadarkoli kositi in nakupovati.
56 Poleg tega naj bi bile restavracije VIPS navedene med drugimi znanimi restavracijami s hitro prehrano, ali v nasprotju s kakovostnimi restavracijami, med drugim v naslednjih odlomkih:
– „Mogoče se sprehoditi od Moncloe do Plaze de España in na poti opazovati McDonald's-e, VIPS-e in Pan’s & Company“;
– „Kakovostna restavracija je bila skrbno izbrana za izbrane povabljene, ampak Willy Banks in Al Oerter sta želela zgolj hamburgerje. Od tedaj je minilo že precej časa, stvari pa se niso spremenile. Prejšnje leto je Maurice Greene praznoval svoj svetovni rekord s tem, da je jedel hamburgerje ob enih zjutraj v VIPS-u […]“;
– „Med restavracijami bosta tam VIPS in Burger King“.
57 Pri tem je treba navesti, da nekatere znamke restavracij s hitro prehrano sicer uživajo nesporen ugled, vendar pa, načeloma in kadar ni dokazov o nasprotnem, ne prikličejo slike posebnega prestiža ali višje kakovosti, saj je sektor restavracij s hitro prehrano veliko bolj povezan z drugimi kakovostmi, kot so hitrost ali razpoložljivost in deloma mladost, saj veliko mladih obiskuje to vrsto obratov.
58 Glede na te ugotovitve ohlapna in z dokazi nepodprta sklicevanja tožeče stranke na prestiž in „[n]a ugled“ ali na „priznano kakovost“ proizvodov in storitev, ki jih ponujajo restavracije VIPS, v njenih stališčih pred oddelkom za ugovore ne prikličejo slike prestiža ali posebne večje kakovosti, ki bi naj bila domnevno povezana s prejšnjo znamko VIPS. Zdi se, da tožeča stranka v svojih pripombah pred UUNT in v tožbi zamenjuje pojma ugleda znamke z njenim morebitnim prestižem ali njenimi posebnimi lastnostmi. Ni namreč mogoče domnevati, da vsaka ugledna znamka zgolj zaradi svojega ugleda prikliče sliko prestiža ali višje kakovosti. Iz tega izhaja, da izpodbijana odločba pravilno ni upoštevala prestiža, ki naj bil domnevno povezan s prejšnjo znamko.
59 Če je treba razumeti, da se je tožeča stranka na poseben prestiž svoje prejšnje znamke prvič sklicevala v svoji tožbi pred Sodiščem prve stopnje, bi bilo treba opozoriti, da je namen tožb pred Sodiščem prve stopnje nadzorovati zakonitost odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94 (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi Alcon proti UUNT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T‑237/01, Recueil, str. II‑411, točka 61; z dne 6. marca 2003 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (Calandre), T‑128/01, Recueil, str. II‑701, točka 18, in z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Recueil, str. II‑2251, točka 67). Ta nadzor je treba opraviti glede na dejanski in pravni okvir spora, kot je bil predložen pred odborom za pritožbe (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi Unilever proti UUNT (Tablette ovoïde), T‑194/01, Recueil, str. II‑383, točka 16, in z dne 22. oktobra 2003 v zadevi Éditions Albert René proti UUNT – Trucco (Starix), T‑311/01, Recueil, str. II‑4625, točka 70). Iz tega izhaja, da je to novo dejstvo treba zavrniti kot nedopustno, ker naj bi Sodišče prve stopnje pri svojem preizkusu prekoračilo dejanski okvir izpodbijane odločbe (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Starix, točka 73, in sodbo Sodišča prve stopnje z dne 22. junija 2004 v zadevi „Drie Mollen sinds 1818“ proti UUNT – Nabeiro Silveria (Galáxia), T‑66/03, ZOdl., str. II‑1765, točki 46 in 47).
60 Tožeča stranka na koncu navaja, da družba Elleni Holding za obstoj upravičenega razloga za uporabo prijavljene znamke ni predložila dokazov. Vendar pa je treba pri tem navesti, da je treba pred preizkusom obstoja vsaj ene izmed treh vrst tveganja, navedenih s tretjim in zadnjim pogojem za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94, logično opraviti presojo morebitnih „upravičenih razlogov“. Če se izkaže, da ne obstaja nobena izmed teh treh vrst tveganja, ni mogoče preprečiti registracije in uporabe prijavljene znamke, saj obstoj ali neobstoj upravičenih razlogov za uporabo prijavljene znamke v tem primeru ni upošteven.
61 Iz navedenih ugotovitev izhaja, da je odbor za pritožbe v svoji izpodbijani odločbi upravičeno menil, da je edini upoštevni element, na katerega se je sklicevala tožeča stranka v podporo relativnemu razlogu za zavrnitev iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94, zveza med storitvami, ki jih opisujeta nasprotujoči si znamki. Zato je treba preveriti, ali je odbor za pritožbe upravičeno menil, da ta element ne zadostuje kot dokaz za obstoj vsaj ene izmed treh vrst tveganja, opisanih zgoraj in navedenih v tej določbi.
62 Prvič, v zvezi s tveganjem, da bi bil z uporabo prijavljene znamke oškodovan razlikovalni učinek prejšnje znamke, oziroma v zvezi s tveganjem „oslabitve“ in „postopnega obvladovanja“ te znamke, kot je bilo prikazano zgoraj v točkah 37 in 38, je treba navesti, da je beseda „VIPS“ v angleškem jeziku v množini kratica VIP (v angleščini „Very Important Person“, torej „zelo pomembna oseba“), ki se zelo veliko in pogosto uporablja na mednarodni in nacionalni ravni in označuje znane osebnosti. V teh okoliščinah kaže, da je tveganje oškodovanja razlikovalnega učinka prejšnje znamke z uporabo prijavljene znamke omejeno.
63 Prav to tveganje se zdi v tem primeru manj verjetno, saj se prijavljena znamka nanaša na storitve „programiranja računalnikov za hotele, restavracije (obroki), kavarniške bifeje“, ki so namenjeni posebni in nujno veliko bolj omejeni javnosti, in sicer lastnikom navedenih obratov. Posledica tega je, da prijavljena znamka, če se dovoli njena registracija, verjetno ne bo znana z uporabo drugje kot pri tej razmeroma omejeni javnosti, kar gotovo zmanjša tveganje oslabitve ali postopnega obvladovanja prejšnje znamke preko razpršitve njene istovetnosti in vpliva na mišljenje javnosti.
64 Teh navedb pa ni mogoče izpodbijati z zvezo, ki naj bi domnevno obstajala med storitvami, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, ki jo navaja tožeča stranka. Kot je odbor za pritožbe že pravilno navedel v točki 46 izpodbijane odločbe, zadevna zveza ni upoštevna, saj naj oslabitev istovetnosti ugledne znamke ne bi bila odvisna od podobnosti proizvodov in storitev, na katere se nanaša ta znamka, s tistimi, na katere se nanaša prijavljena znamka.
65 Iz tega izhaja, da izpodbijana odločba pravilno ugotavlja neobstoj tveganja oslabitve razlikovalnega učinka prejšnje znamke z uporabo prijavljene znamke.
66 Drugič, treba je preučiti tveganje oškodovanja, ki bi ga uporaba prijavljene znamke lahko povzročila ugledu prejšnje znamke. Kot je bilo ugotovljeno zgoraj v točki 39, gre za tveganje, da miselna povezava prejšnje ugledne znamke s proizvodi ali storitvami, na katere se nanaša enaka ali podobna prijavljena znamka, pripelje do zmanjšanja vrednosti ali do oslabitve prejšnje znamke, ker imajo proizvodi ali storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, posebno značilnost ali lastnost, ki bi lahko negativno vplivala na podobo prejšnje znamke.
67 Pri tem je treba ugotoviti, da storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, nimajo nobene značilnosti ali lastnosti, ki bi lahko ustvarila verjetnost oškodovanja prejšnje znamke. Tožeča stranka ni navedla ali a fortiori dokazala nobene take značilnosti ali lastnosti. Zgolj obstoj zveze med storitvami, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, ni niti zadosten niti odločilen. Obstoj take zveze sicer poveča verjetnost, da javnost, ki se sreča s prijavljeno znamko, prav tako pomisli na prejšnjo znamko. Vendar pa ta okoliščina sama ni dovolj za zmanjšanje privlačnosti prejšnje znamke. Do takega izida lahko pride zgolj, če je dokazano, da imajo storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, značilnosti ali lastnosti, ki bi lahko morebiti škodile ugledu prejšnje znamke. Tak dokaz pa v tem primeru ni bil predložen.
68 Zato je odbor za pritožbe pravilno ugotovil neobstoj tveganja oškodovanja ugleda prejšnje znamke.
69 Končno je treba opraviti presojo tveganja, da se je z uporabo prijavljene znamke neupravičeno izkoristil razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke. Kot je bilo navedeno zgoraj v točkah od 40 do 42, je treba to tveganje razlikovati od verjetnosti zmede iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ker v primeru tveganja iz odstavka 5 tega člena javnost nujno ne zamenja nasprotujočih si znamk.
70 Pri tem je treba navesti, da se trditev – da naj bi se javnost, ki jo zadeva prijavljena znamka, nagibala k nabavi računalniške opreme, na katero se nanaša ta znamka, misleč, da izhaja oprema iz znanih restavracij VIPS ali da jih te uporabljajo – uvršča v okvir presoje morebitne verjetnosti zmede, na katero se nanaša relativni razlog za zavrnitev iz člena 8(1) Uredbe št. 40/94 in ne v tistega iz odstavka 5 istega člena. Verjetnost zmede je tožeča stranka namreč navedla v podporo svojemu ugovoru, vendar je oddelek za ugovore v izpodbijani odločbi ni preučil, kar tožeča stranka izpodbija s svojim drugim tožbenim razlogom, ki je preučen v nadaljevanju.
71 Nasprotno se lahko tveganje neupravičenega izkoriščanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke zgodi le, če zadevno javnost, ne da bi zamenjala izvor storitev, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, posebno pritegne programska oprema družbe Elleni Holding zgolj zato, ker se nanjo nanaša znamka, ki je enaka prejšnji ugledni znamki VIPS.
72 Vendar pa ne obstajaVendar pa v obravnavanem primeru ne obstaja nobeno dejstvo, ki bi lahko dokazalo tveganje, ki je navedeno v prejšnji točki. Kot je odbor za pritožbe pravilno navedel, zveza med storitvami, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, sama po sebi ne zadostuje. Za priznanje, da bi se z uporabo prijavljene znamke neupravičeno izkoristil razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke, tudi če ne bi bilo verjetnosti zmede v zvezi s trgovskim izvorom zadevnih storitev, je potreben dokaz zveze prijavljene znamke s pozitivnimi enakimi lastnostmi prejšnje znamke, ki bi lahko povzročile očitno izkoriščanje ali parazitizem s strani prijavljene znamke.
73 Ker tožeča stranka ni navedla posebnih značilnosti, ki so bile zahtevane za njeno prejšnjo znamko in ki bi lahko olajšale trženje storitev, na katere se nanaša prijavljena znamka, za same značilnosti, ki so običajno povezane z znano znamko restavracije s hitro prehrano in so navedene zgoraj v točki 57, ni mogoče šteti, da bi lahko prinesle dobiček storitvam programiranja računalnikov, tudi če so te namenjene hotelom ali restavracijam.
74 To še toliko bolj velja za storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, ki pomenijo večjo naložbo za lastnike hotelov, restavracij in drugih obratov te vrste, katerim so namenjene. Obstaja namreč majhna verjetnost, da enakost znamke, ki se nanaša na te storitve, s prejšnjo ugledno znamko pomembno vpliva na izbiro te omejene in relativno specializirane javnosti za eno ali drugo programsko opremo, ki je na voljo na trgu. Veliko bolj je verjetno, da se ta izbira opravi ob upoštevanju drugih dejavnikov, ki so bolj bistveni in odločilni, kot so stroški posamezne ponujene programske opreme, njeno delovanje ali njene zmogljivosti informacijske tehnologije.
75 Iz navedenih ugotovitev izhaja, da je izpodbijana odločba pravilno izključila tveganje, da se z uporabo prijavljene znamke neupravičeno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke.
76 Poleg tega je treba opozoriti, da tožeča stranka sama v zvezi s tremi vrstami tveganja, ki so preučene zgoraj, v svojih stališčih priznava (glej točko 21 zgoraj), da je navedena zveza med storitvami, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, namenjena zgolj „preverjanju“ obstoja tveganja iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Tožeča stranka torej priznava, da je to tveganje treba ugotoviti na podlagi drugih dejstev in ga ni mogoče potrditi ali podkrepiti z zvezo med zadevnimi storitvami. Vendar pa, kot je bilo navedeno, ta druga dejstva v obravnavanem primeru niso podana.
77 Prav tako ne drži trditev tožeče stranke, izpeljana iz člena 61 in naslednjih členov Uredbe št. 40/94 in iz zgoraj v točki 22 navedene sodbe BABY-DRY (točka 43). Sodišče prve stopnje je po eni strani v tej sodbi navedlo, da iz določb členov 61in 62 Uredbe št. 40/94 ter iz njene splošne sheme izhaja, da se odbor za pritožbe pri zavrnitvi nove utemeljitve stranke, ki je vložila pritožbo, prvič navedene na stopnji pritožbe, ni mogel omejiti zgolj na razlog, da ta trditev ni bila navedena pred organom nižje stopnje, ampak je bil zavezan bodisi odločiti o utemeljenosti tega vprašanja bodisi predložiti zadevo organu nižje stopnje. V obravnavanem primeru pa tožeča stranka, ki ni stranka, ki je vložila pritožbo pred odborom za pritožbe, sploh ne trdi, da je pred tem odborom podala novo utemeljitev, ki naj je ta ne bi upošteval.
78 Po drugi strani člen 61(2) Uredbe št. 40/94 določa da, „[m]ed preverjanjem pritožbe Odbor za pritožbe stranke tolikokrat, kolikor je potrebno, povabi, da v določenem roku predstavijo svoja stališča o odločitvah Odbora ali o vlogah nasprotnih strank“. V nasprotju s tem, kar zatrjuje tožeča stranka, ta določba odboru za pritožbe ne nalaga obveznosti povabiti stranke, naj pred njim dopolnijo svoja pisanja in dokaze.
79 Končno je treba v zvezi z odločbami organov UUNT v drugih zadevah, na katere se sklicuje tožeča stranka, navesti, da čeprav ni mogoče izključiti, da stranke navajajo take določbe zgolj z namenom, da Sodišču prve stopnje dajo navdih za razlago upoštevnih določb (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 27. septembra 2005 v zadevi Cargo Partner proti UUNT (CARGO PARTNER), T‑123/04, ZOdl., str. II‑3979, točka 68, in z dne 24. novembra 2005 v zadevi Sadas proti UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, ZOdl., str. II-4891, točka 20), pa je treba presojo zakonitosti odločb odborov za pritožbe opraviti zgolj na podlagi Uredbe št. 40/94, kot jo razlagajo sodišča Skupnosti, tako da zgolj kršitev prakse odločanja organov odbora za pritožbe UUNT z odločbo slednjega ne pomeni kršitve, ki bi lahko upravičila razveljavitev te odločbe (sodba Sodišča z dne 15. septembra 2005 v zadevi BioID proti UUNT, C‑37/03 P, ZOdl., str. I‑7975, točka 47; sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. decembra 2002 v zadevi Sykes Enterprises proti UUNT (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Recueil, str. II‑5179, točka 31; zgoraj v točki 59 navedena sodba BUDMEN, točka 61, in sodba z dne 22. junija 2005 v zadevi Metso Paper Automation proti UUNT (PAPERLAB), T‑19/04, ZOdl., str. II‑2383, točka 39).
80 Ob upoštevanju vsega navedenega je treba prvi tožbeni razlog, ki ga je navedla tožeča stranka, zavrniti kot neutemeljenega.
Drugi tožbeni razlog kršitve pravic obrambe in načela dispozitivnosti iz člena 74 Uredbe št. 40/94
Trditve strank
81 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe kršil njene pravice obrambe in načelo dispozitivnosti iz člena 74 Uredbe št. 40/94 s tem, da je zavrnil preizkus njenih trditev v zvezi z uporabo, v tem primeru, člena 8(1)(b) navedene uredbe, ki jih je navedla v svojih stališčih v odgovor na pritožbo družbe Elleni Holding.
82 Po mnenju tožeče stranke je v kontradiktornih postopkih pred UUNT prenosni učinek pritožbe pred odborom za pritožbe na podlagi člena 74 Uredbe št. 40/94 omejen z aktom pritožbe in zahtevami strank. V tem primeru naj bi iz obrazca pritožbe, ki jo je vložila družba Elleni Holding, izhajalo, da je bila pritožba vložena zoper celoto odločb, ki jih je izdal oddelek za ugovore. Poleg tega naj bi tožeča stranka v svojih stališčih pred odborom za pritožbe izpodbijala zavrnitev oddelka za ugovore, da bi uporabil člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 v zvezi s storitvami iz razreda 42, vendar naj ne bi ničesar navedla v zvezi z zavrnitvijo njenega ugovora za razreda 9 in 35.
83 Iz tega naj bi izhajalo, da naj bi bil predmet tožbe preizkus uporabe, v nasprotju s tem, kar zatrjuje tožeča stranka, člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94 glede proizvodov in storitev iz razreda 42. Morebitne napake družbe Elleni Holding, ki svoje pritožbe pred odborom za pritožbe ni omejila zgolj na zanjo neugoden del odločbe oddelka za ugovore, odbor za pritožbe ne more popraviti po uradni dolžnosti. Če bi imel slednji glede te točke dvome, bi se moral za pojasnilo obrniti na tožečo stranko, ki je vložila pritožbo v skladu s pravilom 49 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 (UL L 303, str. 1).
84 Tožeča stranka meni, da je njen položaj potrjuje odločba, ki jo je tretji odbor za pritožbe UUNT sprejel 23. januarja 2001 (zadeva R 158/2000‑3) in je bila navedena v točki 23 izpodbijane odločbe, pa tudi odločba istega odbora z dne 3. julija 2000 (zadeva R 198/1999‑3), v katerih naj bi bilo priznano, da lahko stališča tožene stranke povzročijo razširitev predmeta spora, če se stranka, ki ga je vložila, s tem strinja.
85 UUNT uvodoma navaja, da je tožeča stranka v svojih stališčih v odgovor na pritožbo družbe Elleni Holding pred odborom za pritožbe predlagala zavrnitev pritožbe in potrditev zavrnitve registracije prijavljene znamke. V podporo tej postavki predlogov je tožeča stranka navajala trditve, ki naj bi po eni strani zavrnile trditve družbe Elleni Holding glede kršitve člena 8(5) Uredbe št. 40/94 in po drugi strani potrdile, da bi se moral v obravnavanem primeru prav tako uporabiti člen 8(1)(b) navedene uredbe.
86 UUNT trdi, da ne obstaja nobena določba, ki bi drugi stranki pred odborom za pritožbe dovoljevala, da lahko v svojih stališčih v odgovor na tožbo navaja predloge ali samostojne tožbene razloge. V nasprotju s to določbo je odbor za pritožbe v tem primeru menil, da mora stranka svoja stališča, ki jim organ UUNT nižje stopnje ni v celoti ugodil, zato, da bi lahko izpodbijala del izpodbijane odločbe, s katero ji je povzročena škoda, vložiti ločeno pritožbo pred odborom za pritožbe.
87 Po mnenju UUNT naj bi bil ta položaj drugačen od tistega pred Sodiščem prve stopnje, ker lahko na podlagi člena 134(3) Poslovnika Sodišča prve stopnje stranke v postopku pred odborom za pritožbe, ki niso tožeča stranka, pred Sodiščem prve stopnje navajajo predloge za spremembo ali razveljavitev odločbe odbora za pritožbe glede točke, ki ni bila navedena v tožbi, in navajajo tožbene razloge, ki niso bili navedeni v tožbi. UUNT za primer navaja tudi nekatere določbe španskega prava z učinkom, ki je podoben tistemu iz člena 134(3) Poslovnika. Vendar pa opozarja, da odbori za pritožbe Evropskega patentnega urada z ureditvijo, ki je sorodna ureditvi Uredbe št. 40/94, sprejemajo stališče, ki je analogno tistemu, ki je bilo sprejeto v izpodbijani odločbi.
88 UUNT v zvezi s stališčem, ki ga je sprejel odbor za pritožbe, predlaga naslednje elemente analize: prvič, sklicuje se na člen 58 Uredbe št. 40/94, v skladu s katerim ima pravico do pritožbe vsaka stranka v postopku, ki jo odločba prizadene. Po mnenju UUNT bi se ob upoštevanju te določbe v tem primeru lahko pojavil dvom o dopustnosti pritožbe, ki jo je vložila tožeča stranka zoper odločbo oddelka za ugovore, če je ta ugodil njenim zahtevam. Če tožeča stranka ni bila upravičena vložiti ločene pritožbe zoper odločbo oddelka za ugovore, bi stališče odbora za pritožbe lahko ogrozilo pravice obrambe tožeče stranke, ker je bila odločba oddelka za ugovore, s katero je bilo ugodeno zahtevam tožeče stranke, razveljavljena, ne da bi odbor za pritožbe odločal o drugem razlogu, ki ga je oddelek za ugovore dokončno zavrnil.
89 Sicer pa se zdi preveč zahtevati od stranke, katere zahtevam je bilo ugodeno, naj vloži pritožbo zoper zavrnitev ene izmed njenih trditev zgolj zaradi varstva pred hipotetičnim tveganjem, da bi druga stranka, katere zahteve so bile zavrnjene, vložila pritožbo.
90 Drugič, UUNT meni, da cilj stališč tožeče stranke pred odborom za pritožbe ni bil vložitev tožbe z drugačnim predmetom, ampak zgolj nasprotovanje predlogom družbe Elleni Holding pred tem organom z namenom zmanjšati tveganje razveljavitve odločbe oddelka za ugovore. Preizkus trditve tožeče stranke o domnevni kršitvi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 naj zato ne bi mogel zajemati reformatio in pejus odločbe oddelka za ugovore.
91 Tretjič, UUNT meni, da je treba nujno preučiti stališče, ki ga je sprejel odbor za pritožbe glede prenosnega učinka pritožbe, ki je določen v členu 62(1) Uredbe št. 40/94, pa tudi glede načela dispozitivnosti iz člena 74(1) navedene uredbe.
92 Četrtič, UUNT navaja, da so v vsakem sodnem sistemu pooblastila organa višje stopnje bolj omejena od pooblastil organa nižje stopnje, pri katerih se nadzoruje zakonitost odločb. Stališče, ki ga je sprejel odbor za pritožbe v tem primeru, ki se presoja glede na določbe člena 134(3) Poslovnika, pa naj bi zajemalo, da ima Sodišče prve stopnje višja pooblastila v zvezi z določitvijo predmeta spora od pooblastil odbora za pritožbe, kar bi bilo po mnenju UUNT vsaj nenavadno.
93 Posledično, UUNTZato UUNT trdi, da drugi tožbeni razlog, ki ga je navedla tožeča stranka, prepušča razumni presoji Sodišča prve stopnje, in meni, da je treba v primeru, če bi Sodišče prve stopnje ugodilo tožbenemu razlogu, zadevo vrniti odboru za pritožbe, da ta odloči o uporabi relativnega razloga za zavrnitev iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
Presoja Sodišča prve stopnje
94 Sodišče prve stopnje uvodoma navaja, da UUNT nima potrebnega procesnega upravičenja za vložitev tožbe zoper odločbo odbora za pritožbe, vendar se obratno od njega ne more zahtevati, da sistematično brani vsako izpodbijano odločbo odbora za pritožbe ali obvezno zahteva zavrnitev vsake tožbe, vložene zoper tako odločbo, in se lahko med drugim zadovolji s prepustitvijo razumni presoji Sodišča prve stopnje, pri čemer vse utemeljitve, za katere meni, da so ustrezne, predloži za pojasnitev Sodišču prve stopnje (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2004 v zadevi GE Betz proti UUNT – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, ZOdl., str. II‑1845, točki 34 in 36; z dne 25. oktobra 2005 v zadevi Peek & Cloppenburg proti UUNT (Cloppenburg), T‑379/03, ZOdl., str. II‑4633, točka 22, in z dne 1. februarja 2006 v zadevi Dami proti UUNT – Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), T‑466/04 in T‑467/04, ZOdl., str. II-183, točki 30 in 31).
95 Nato je treba navesti, da tožeča stranka v okviru tega tožbenega razloga ob zatrjevanju kršitve njenih pravic obrambe in načela dispozitivnosti v resnici nasprotuje zakonitosti izpodbijane odločbe, ker odbor za pritožbe ni preučil razloga obstoja verjetnosti zmede nasprotne stranke, kar bi moral opraviti zaradi prenosnega učinka postopka s pritožbo. Zato je treba preveriti, ali je stališče, ki ga je sprejel odbor za pritožbe, v skladu z obveznostmi, ki jih ima v okviru svojega preizkusa odločbe oddelka za ugovore, ki je predmet pritožbe pred njim.
96 Treba je spomniti, da v skladu s členom 62(1) Uredbe št. 40/94 odbor za pritožbe po preizkusu utemeljenosti pritožbe odloči o pritožbi in da lahko pri tem „izvrši katerokoli pooblastilo v pristojnosti oddelka, ki je izdal odločbo“, kar v obravnavanem primeru pomeni, da se sam izreče o ugovoru, tako da ga zavrne ali ga razglasi za utemeljenega, s čimer potrdi ali razveljavi izpodbijano odločbo. Iz člena 62(1) Uredbe št. 40/94 torej izhaja, da mora odbor za pritožbe pri pritožbi, o kateri odloča, ponovno v celoti na novo preizkusiti pravno in dejansko utemeljenost ugovora.
97 Če odbor za pritožbe meni, da eden od relativnih razlogov za zavrnitev, ki jih je navedla ugovarjajoča stranka v svojem ugovoru, in ki mu je oddelek za ugovore v svoji odločbi ugodil, ni utemeljen, se pri novem celovitem preizkusu utemeljenosti ugovora, navedenem v prejšnji točki, od odbora za pritožbe nujno zahteva, da, preden razveljavi odločbo oddelka za ugovore, preišče tudi, ali je treba ugovoru po potrebi ugoditi na podlagi drugega relativnega razloga za zavrnitev, ki ga je navedla ugovarjajoča stranka pred oddelkom za ugovore, vendar ga je slednji zavrnil ali ga ni preiskal.
98 Iz tega v obravnavanem primeru izhaja, da je bil odbor za pritožbe – ki je ugotovil, da je oddelek za ugovore nepravilno sprejel relativni razlog za zavrnitev iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 v zvezi s storitvami iz razreda 42 –,pred razveljavitvijo odločbe organa nižje stopnje zavezan ponovno preiskati drugi relativni razlog za zavrnitev, ki ga je navedla tožeča stranka v podporo svojemu ugovoru, in sicer tistega, ki se nanaša na verjetnost zmede med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko.
99 V nasprotju s trditvijo, ki je bila navedena v izpodbijani odločbi, naj zgoraj navedeni preizkus relativnega razloga za zavrnitev zaradi verjetnosti zmede, ki ga je opravil odbor za pritožbe, ne bi razširil predmeta pritožbe, ker pritožba pred odborom za pritožbe lahko povzroči nov preizkus utemeljenosti dejstev in dokazov ugovora (glej točko 96 zgoraj).
100 Poleg tega naj bi se v tem primeru zahtevala enaka rešitev na podlagi naslednjih upoštevanj. Iz člena 8 Uredbe št. 40/94 izhaja, da relativni razlogi za zavrnitev, ki so določeni v tem členu, pripeljejo do natančno istega izida, in sicer do registracije prijavljene znamke. Zato naj bi za to, da se ugodi zahtevi ugovarjajoče stranke, naj se prijavljena znamka ne registrira, zadoščalo, da je izpolnjen en sam relativni razlog za zavrnitev izmed teh, ki so bili navedeni v okviru ugovora. V teh okoliščinah lahko oddelek za ugovore, kadar pride do zaključka, da je eden izmed relativnih razlogov za zavrnitev, ki jih je navedla ugovarjajoča stranka, utemeljen, omeji preizkus ugovora na ta edini tožbeni razlog, ki zadošča za utemeljitev odločbe, s katero je ugodeno ugovoru.
101 Gotovo ni mogoče izključiti, da se oddelek za ugovore prav tako odloči, da bo preizkusil in v danem primeru zavrnil druge relativne razloge za zavrnitev, ki jih je navedla ugovarjajoča stranka, kot je bilo to v tem primeru. Vendar pa ta del obrazložitve njegove odločbe ne pomeni potrebne podpore izreku, s katerim se ugodi ugovoru, ki je zadostno pravno utemeljen z relativnim razlogom za zavrnitev, ki je bil sprejet. Ni mogoča niti delna zavrnitev ugovora, ker je bilo v celoti ugodeno zahtevi ugovarjajoče stranke.
102 Prav tako v takem primeru ni mogoče kopičenje različnih ugovorov, ki jih je vložila ugovarjajoča stranka, ki jih je oddelek za ugovore že zavrnil po sprejetju enega izmed njih. Mnenje, da je treba vsak relativni razlog za zavrnitev, ki ga je navedla ugovarjajoča stranka, obravnavati kot ločen ugovor, naj bi bilo v nasprotju s členom 42(1) Uredbe št. 40/94, ki določa, da „[l]ahko vložijo […] ugovor […], ki temelji na tem, da znamka ne more biti registrirana po členu 8 […]“. Poleg tega shema postopka pred UUNT zahteva, da se ugovori ne kopičijo po nepotrebnem in torej nasprotuje tudi mnenju, da je ugovor, ki je utemeljen na več relativnih razlogih za zavrnitev, dejansko skupek več različnih ugovorov.
103 Prejšnje navedbe v tem primeru potrjuje izrek odločbe oddelka za ugovore, ki v točki 1 zgolj določa, da se v zvezi s storitvami iz razreda 42 ugodi ugovoru, ne da bi se skliceval na delno zavrnitev ugovora ali zavrnitev drugega ugovora glede istega razreda.
104 V teh okoliščinah se preizkus ugovora tožeče stranke v zvezi z razredom 42 ni opravil v izpodbijani odločbi, s katero se odbor za pritožbe omejuje na razveljavitev odločbe oddelka za ugovore. Ta razveljavitev je povzročila, da se je o postopku z ugovorom v delo, kjer se ta nanaša na zgoraj navedeni razred, znova odločalo in ga je bilo treba zaključiti z drugo odločbo, s katero se ta bodisi zavrne bodisi ugodi.
105 V skladu s členom 62(1) Uredbe št. 40/94 mora to drugo odločbo sprejeti sam odbor za pritožbe brez poseganja v morebitno vrnitev zadeve oddelku za ugovore. Kot je že bilo navedeno, bi bila taka vrnitev v tem primeru nedvomno odvečna, saj se je oddelek za ugovore že izrekel tudi o relativnem razlogu verjetnosti zmede. To stališče oddelka je mogoče očitno obrazložiti s skrbjo, da bi se zaradi razlogov sheme postopka preprečilo, da bi odbor za pritožbe v primeru razveljavitve njegove odločbe vrnil zadevo temu organu.
106 Ugotovitev odbora za pritožbe, da naj pogoji za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94 v obravnavanem primeru ne bi bili izpolnjeni, naj torej sama ne bi zadoščala za zavrnitev ugovora za storitve iz razreda 42. Prav tako bi moral odbor za pritožbe, da bi prišli do takega izida, sprejeti presojo oddelka za ugovore glede verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama, kar bi nujno obsegalo ponovni preizkus tega tveganja.
107 Po eni strani je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi izrecno zavrnil opravo preiskave relativnih razlogov za zavrnitev iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in zato ni sprejel ali potrdil sklepanja oddelka za ugovore glede tega razloga. Po drugi strani izrek izpodbijane odločbe razveljavlja odločbo oddelka za ugovore in ne navaja niti izida v ugovoru niti tega, da se zadeva vrne oddelku za ugovore.
108 Iz vsega, kar je bilo navedeno, izhaja, da odbor za pritožbe s tem, da ni preiskal zgoraj navedenega relativnega razloga za zavrnitev, ki ga je v ustreznem času navedla tožeča stranka in ki ga je ponovno navedla v svojih stališčih v odgovor na pritožbo družbe Elleni Holding, ni izpolnil obveznosti, ki ga zavezujejo v okviru preizkusa pritožbe.
109 Slednji je izpodbijano odločbo utemeljeval na napačni predpostavki, ker je menil, da je za tak preizkus nujno, da tožeča stranka vloži ločeno pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore. Ker ima v skladu s členom 58 Uredbe št. 40/94 pravico do pritožbe vsaka stranka v postopku, ki jo odločba prizadene, ni dopustno, da bi tožeča stranka v tem primeru vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore, zato ker naj bi se ta nanašala na registracijo prijavljene znamke za proizvode iz razreda 42. Kot je bilo navedeno zgoraj v točkah od 103 do 105, je odločba, s katero je bil sprejet ugovor in zavrnjena registracija prijavljene znamke za storitve iz tega razreda, v celoti ugodila zahtevam tožeče stranke.
110 V teh okoliščinah navedba UUNT, da med določbami Uredbe št. 40/94, ki se nanašajo na pritožbo pred odbori za pritožbe, ni določbe, ki bi bila analogna členu 134(3) Poslovnika, ni upoštevna, ker je bil odbor za pritožbe zavezan, da v okoliščinah danega primera preuči drugi relativni razlog za zavrnitev, ki je bil naveden pred oddelkom za ugovore, vendar ga je ta zavrnil, čeprav ga nasprotna stranka ni izrecno navedla v tem smislu.
111 Iz vsega zgoraj navedenega izhaja, da je treba drugi tožbeni razlog sprejeti. Treba je torej razveljaviti izpodbijano odločbo, pri čemer Sodišče prve stopnje ne sme namesto UUNT opraviti presoje relativnega razloga za zavrnitev zaradi verjetnosti zmede, ki ga mora opraviti UUNT.
Stroški
112 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.
113 V tem primeru je treba navesti, da je treba UUNT, čeprav je drugi tožbeni razlog, ki je bil sprejet, prepustil razumni presoji Sodišča prve stopnje, naložiti stroške, ki jih je priglasila tožeča stranka, ker je izpodbijano odločbo sprejel njegov odbor za pritožbe (v tem smislu glej zgoraj v točki 94 navedeno sodbo BIOMATE, točka 97).
Iz teh razlogov je
SODIŠČE PRVE STOPNJE (peti senat)
razsodilo:
1) Odločba tretjega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 1. aprila 2003 (zadeva R 1127/2000-3) se razveljavi.
2) Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) se naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila tožeča stranka.
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 22. marca 2007.